甲公司诉李某、乙公司专利权权属纠纷案——指导案例158号的理解与参照：与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造的认定

甲公司诉李某、乙公司专利权权属纠纷案 ——指导案例158号的理解与参照：与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造的认定 为了正确理解和准确参照适用第158号指导性案例，现对该指导性案例的选编过程、裁判要点、参照适用等有关情况予以解释、论证和说明。 一、案例选编过程 本案例由最高人民法院民三庭推荐，经过民三庭法官会议讨论，同意作为备选指导性案例推荐。最高法院案例指导工作办公室经讨论，认为该案例基本符合指导性案例的要求，经修改后送最高法院知识产权法庭征求意见。2020年9月2日，知识产权法庭回复同意推荐该备选案例，并就裁判要点提出相应修改建议。2020年11月20日，研究室室务会讨论原则同意推荐，建议提交审委会讨论。2021年4月20日，该案例经最高法院审判委员会民事行政审判专业委员会第373次会议讨论，同意作为指导性案例。同年7月23日，最高法院以法〔2021〕182号文件将该案例编入第28批指导性案例予以发布。 二、本案例的基本情况 （一）基本案情 丙公司（以下简称丙公司）是一家专业从事医院静脉配液系列机器人产品及配液中心相关配套设备的研发、制造、丁公司。2010年2月至2016年7月，丙公司申请了多项涉及自动配药设备和配药装置的专利。其中，丙公司于2012年9月4日申请的102847473A号专利（以下简称473专利）主要用于注射科药液自动配置。 李坚戊公司，己公司的生产、制造部门任职，庚公司签订了深圳市劳动合同、员工保密合同，辛公司生产制造部门总监，主要工作职责是负责研发输液配药机器人相关产品。李某在其任职期间，曾以部门经理名义在研发部门采购申请表上签字，并在多份加盖“受控文件”的技术图纸审核栏处签名。相关技术图纸涉及自动配药装置的沙窝复合针装配、蠕动泵输液针、蠕动泵上盖连接板实验、装配体、机械手夹爪、机械手夹抓等。此外，李某还曾以工作邮件的方式获得研发测试情况汇报，安排测试工作并对研发测试提出有关要求。根据相关邮件，李某多次参与研发方案的会议讨论。 壬公司于2013年4月17日解除劳动关系。2013年7月12日，李某向国家知识产权局申请了名称为“静脉用药自动配制设备和摆动型转盘式配药装置”、专利号为201310293690.X的发明专利（以下简称乙24公司），李某为该专利唯一的发明人。乙24公司涉及一种采用机器人完成静脉注射用药配制过程的配药装置。李某于2016年2月5日将乙24公司权癸公司（以下简称癸公司）。子公司前，并无与乙24公司所属技术领域相关的学历证明，也没有医疗器械、设备相关行业的从业经验。 丙公司于2016年12月8日向深圳市中级人民法院提起本案诉讼，请求：1.丑公司所有；2.判令李某、癸公司寅公司为维权所支付的合理开支3万元，并共同承担诉讼费用。 （二）裁判结果 深圳中院一审判决：一、卯公司为乙24公司的专利权人；二、李某、癸公司辰公司支付合理支出3万元。李某、癸公司提起上诉，广东省高级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。李某、癸公司不服，向最高法院申请再审，最高法院裁定驳回再审申请。 （三）焦点问题 职务发明制度的规则设计是否合理，直接影响专利制度激励创新的功能发挥。本案主要涉及在与职务发明有关的专利权属纠纷中，如何认定与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。 关于与职务发明创造有关的专利权权属，2020年修正的专利法第六条规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。”民法典第八百四十七条第二款规定：“职务技术成果是执行法人或者非法人组织的工作任务，或者主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件所完成的技术成果。”民法典第八百四十七条规定的职务技术成果，不仅涉及专利权或者专利申请权，也涉及植物新品种、集成电路布图、计算机软件著作权、技术秘密等其他类型的知识产权，其含义较专利法第六条规定的职务发明创造更为宽泛。根据专利法第六条、民法典第八百四十七条的规定，职务发明创造包括两类情形，一是执行本单位的任务所完成的发明创造；二是主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。 关于执行本单位的任务所完成的职务发明创造，2010年修订的《专利法实施细则》第十二条第一款规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：……退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”关于民法典第八百四十七条第二款所称的“执行法人或者非法人组织的工作任务”，2020年修正的最高法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第2条规定：“……（二）离职后1年内继续从事与其原所在法人或者非法人组织的岗位职责或者交付的任务有关的技术开发工作，但法律、行政法规另有规定的除外”。关于上述规定中“有关的发明创造”“有关的技术开发工作”的含义，实践中容易产生争议，有必要进一步明确相关法律适用。 本案裁定指出，发明创造是复杂的智力劳动，离不开必要的资金、技术和研发人员等资源的投入或支持，并承担相应的风险。在涉及与离职员工有关的职务发明创造的认定时，既要维护原单位对确属职务发明创造的科学技术成果享有的合法权利，鼓励和支持创新驱动发展，同时也不宜将《专利法实施细则》第十二条第一款规定的“有关的发明创造”作过于宽泛的解释，导致在没有法律明确规定或者竞业限制协议等合同约定的情况下，不适当地限制研发人员的正常流动，或者限制研发人员在新的单位合法参与或开展新的技术研发活动。 本案裁定依据专利法及其细则的前述规定，对如何认定《专利法实施细则》第十二条第一款规定的“有关的发明创造”进行了充分说理，明确了相关法律适用，提出了在认定有关的发明创造时，应综合考虑四个方面的因素：一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与乙24公司有关的技术信息等。二是乙24公司的具体情况，包括技术领域，解决的技术问题，发明目的和技术效果，权利要求限定的保护范围，乙24公司相对于现有技术的实质性特点，以及乙24公司与本职工作或原单位分配的任务的相互关系等。三是原单位是否开展了与乙24公司有关的技术研发活动，或者是否对有关技术具有合法的来源。四是权利人、发明人能否对于乙24公司的研发过程或者技术来源作出合理解释。 三、裁判要点的理解与说明 该指导性案例的裁判要点指出：判断是否属于《专利法实施细则》第十二条第一款第（三）项规定的与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，综合考虑四个方面的因素后作出认定。四个方面的因素，分别涉及离职员工所承担的工作或任务、乙24公司、原告主张的技术成果的来源，以及被告的抗辩，较为全面地涵盖了审理该类案件时需要考虑的各种因素，为法律适用提供了进一步的指引。 首先，关于任职期间承担的本职工作或分配的任务的具体内容。本案中，巳公司任职期间担任生产制造总监，直接从事配药设备和配药装置的研发管理等工作。午公司任职期间，曾以部门经理名义，在研发部门采购申请表上签字，并在多份与乙24公司技术密切相关且加盖有“受控文件”的技术图纸审核栏处签字。未公司内部与用药自动配药设备和配药装置技术研发有关的会议或讨论，还通过电子邮件接收研发测试情况汇报，安排测试工作，并对研发测试提出相应要求。因此，午公司承担的本职工作或分配的任务与乙24公司技术密切相关。 其次，关于乙24公司的具体情况及其与本职工作或分配任务的相互关系。第一，乙24公司涉及静脉用药自动配制设备和摆动型转盘式配药装置，其针对的技术问题是：“1.药剂师双手的劳动强度很大，只能进行短时间的工作；2.由于各药剂师技能不同、配药地点也不能强制固定，造成所配制的药剂药性不稳定；3.化疗药剂对药剂师健康危害较大。”实现的技术效果是：“本发明采用机器人完成静脉注射用药的整个配制过程，采用机电一体化来控制配制的药剂量准确，提高了药剂配制质量；医务人员仅需要将预先的药瓶装入转盘工作盘和母液架，最后将配制好的母液瓶取下，极大地减少了医务人员双手的劳动强度；对人体有害的用药配制（比如化疗用药），由于药剂师可以不直接接触药瓶，采用隔离工具对药瓶进行装夹和取出，可以很大程度地减少化疗药液对人体的健康损害。”在乙24公司授权公告的权利要求1中，主要包括底座、转盘工作台、若干个用于固定药瓶的药瓶夹、具座、转盘座、转盘传动机构和转盘电机、近后侧的转盘工作台两边分别设有背光源和视觉传感器、机器人、夹具体、输液泵、输液管、针具固定座、针具夹头、前后摆动板、升降机构等部件。 第二，丙公司于2012年9月4日申请的473专利的名称为“自动化配药系统的配药方法和自动化配药系统”，其针对的技术问题是：“医院中配制药物的方式均通过医护人员手工操作。……操作时医护人员工作强度高，而且有的药物具有毒性，对医护人员的安全有着较大的威胁”。发明目的是：“在于克服上述现有技术的不足，提供一种自动化配药系统的配药方法和自动化配药系统，其可实现自动配药，医护人员无需手动配制药液，大大降低了医护人员的劳动强度，有利于保障医护人员的健康安全。”实现的技术效果是：“提供一种自动化配药系统的配药方法和自动化配药系统，其可快速完成多组药液的配制，提高了配药的效率，大大降低了医护人员的劳动强度，有利于保障医护人员的健康安全。”473专利的说明书中，还公开了药液输入摇匀装置、卡夹部件、输液软管装填移载及药液分配装置、用于折断安甑瓶的断瓶装置、母液瓶夹持装置、母液瓶、可一次容纳多个药瓶的输入转盘等部件的具体结构和附图。申公司的473专利相比，二者解决的技术问题、发明目的、技术效果基本一致，二者技术方案高度关联。第三，丙公司提供的与李某的本职工作有关的图纸中，涉及输入模块新盖、沙窝复合针装配、蠕动泵输液针、蠕动泵上盖连接板实验、装配体、左夹爪、右夹爪、机械手夹爪1、机械手夹爪2等与乙24公司密切相关的部件，相关图纸上均加盖“受控文件”章，在审核栏处均有李某的签字。第四，壬公司有关工作人员的往来电子邮件中，讨论的内容直接涉及转盘抱爪、母液上料方案、安甑瓶掰断测试等与乙24公司技术方案相关的研发活动。因此，酉公司承担的本职工作或分配的任务密切相关。 再次，关于原单位是否开展了与乙24公司有关的技术研发活动，或者是否对有关技术具有合法的来源。本案中，丙公司在静脉用药自动配制设备领域的技术研发是持续进行的。丙公司成立于2002年，经营范围包括医院静脉配液系列机器人产品及配液中心相关配套设备的研发、制造、销售及售后服务。其在2010年2月至2016年7月期间，先后申请了60余项涉及医疗设备、方法及系统的专利，戌公司前申请，且有多项专利涉及自动配药装置。因此，亥公司在其入职前已经完成了静脉配药装置研发工作，乙24公司不属于职务发明创造的相关申请再审理由，法院不予支持。 最后，关于乙24公司（申请）的权利人、发明人能否对专利技术的研发过程或者来源作出合理解释。本案中，李某、癸公司未能对乙24公司的研发过程或者技术来源作出合理解释。根据乙24公司说明书，乙24公司涉及静脉用药自动配制设备和摆动型转盘式配药装置，共有13页附图，约60个部件，技术方案复杂，研发难度大。李某作为乙24公司唯一的发明人，甲23公司后不到3个月即以个人名义单独申请乙24公司，且不能对技术研发过程或者技术来源做出合理说明，不符合常理。而且，根据二审法院的认定，根据李某一审提交的专利搜索网页打印件及其自制的专利状况汇总表，李某作为发明人，最早于2013年7月12日申请了乙24公司以及201320416724.5号“静脉用药自动配制设备和采用视觉传感器的配药装置”实用新型专利；在此之前，本案证据不能证明李某具有能够独立研发乙24公司技术方案的知识水平和能力。 综上，最高法院审乙24公司工作期间的职务发明创造，裁定驳回了李某、癸公司的再审申请。 四、参照适用时应注意的问题 离职员工所完成的发明创造，有可能既涉及执行原所在法人或者非法人组织的工作任务，又利用了现所在法人或者非法人组织的物质技术条件。此种情况下，应当按照该自然人原所在和现所在法人或者非法人组织达成的协议确认权益。不能达成协议的，根据对完成该项技术成果的贡献大小，由双方合理分享。 杜微科；高瞳辉 最高人民法院民三庭；最高人民法院民三庭