甲公司乙公司等专利实施许可合同纠纷案

甲公司乙公司等专利实施许可合同纠纷案 最高人民法院 民事判决书 (2009)民申字第802号 申某再审人（一审被告、二审上诉人）：甲公司，住所地北京市通州区某地科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街31号院。 法定代表人：苑军，董某。 委托代理人：杨某，某律师事务所律师。 委托代理人：胡某。 被申某人（一审原告、二审被上诉人）：丙公司，住所地北京市门头沟区某地西建行北侧（恒辉写字楼）二层。 法定代表人：孙某，董某。 委托代理人：宫志强，某律师事务所律师。 委托代理人：李某。 被申某人（一审原告、二审被上诉人）：丁公司，住所地北京市门头沟区石龙工业区某地北楼。 法定代表人：王某，董某。 委托代理人：宫志强，某律师事务所律师。 委托代理人：李某。 被申某人（一审原告、二审被上诉人）：戊公司，住所地北京市门头沟区某地201室。 法定代表人：柳某，董某。 委托代理人：宫志强，某律师事务所律师。 委托代理人：李某。 己公司（庚公司）辛公司（壬公司）、丁公司（癸公司）、戊公司（子公司）专利实施许可合同纠纷一案，北京市高级人民法院于2008年12月10日作出（2008）高民终字第1384号民事判决，已经发生法律效力。2009年7月13日，丑公司向本院申某再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。 丑公司申某再审称，1、《专利技术使用合同书》所涉专利号为02200778.4的专利，原专利权人为李某、高学敏。2003年7月25日，专利权人变更为张建康和张巨海，且该专利权已经于2007年1月22日终止。2004年4月6日签订《专利技术使用合同书》时，高学敏、李诚、李长增已经不是专利权人，故高学敏、李诚、李长增在明知其不具有专利权的情况下，寅公司签订专利技术使用合同并收取使用费，构成欺诈，二审法院认定《专利技术使用合同书》有效，缺乏法律依据。2、《专利技术使用合同书》所涉专利的专利权人张建康、张巨海依法应当取得专利使用费，专利权人没有将该使用费进行转让的意思表示。2007年1月22日专利权终止后，上述专利技术已经成为公知的技术，丑公司无需承担任何使用费。请求撤销（2008）高民终字第1384号民事判决，驳回三被申某人的诉讼请求。 卯公司、辰公司、巳公司辩称，1、虽然李某、高学敏于2003年7月25日将专利权转让给张建康、张巨海，但该专利的各种转让、使用、实施等实际所有权仍然属于原专利权人，2003年6月，张建康、张巨海在变更前对此亦表示认可。而且，名义专利权人张建康、张巨海现在仍对李某、高学敏行使该专利权的行为予以认可与追认，故《专利技术使用合同书》合法有效。2、2006年7月26日，“带拖梁的组合支架”发明专利被正式授权，该发明专利的专利权人是高学敏、李某，该发明专利的内容完全涵盖了《专利技术使用合同书》中的第一项实用新型专利，丑公司应支付专利使用费。 一、二审法院经审理查明，2004年4月6日，高学敏、李诚、午公司签订了一份《专利技术使用合同书》。该合同约定：丑公司可以使用高学敏、李诚、李长增享有专利权的三项专利技术，使用期为5年。三项专利技术为：1、带托梁的组合支架，专利号为02200778.4；2、托梁同步移动的组合支架，专利号为02204903.7；3、支柱共用底盘的支架，专利号为02233267.7。丑公司使用上述专利技术制造支架，未公司付给高学敏、李诚、李长增专利技术使用费为销售额的8％，税金由高学敏、李诚、李长增承担。高学敏、李诚、李长增在产品制造过程中应进行指导服务。丑公司改动图纸要向高学敏、李诚、李长增通报，因选型不当或申公司负责，由于设计发生问题，由高学敏、李诚、李长增承担责任。专利技术使用费交货后30天内付给高学敏、李诚、李长增。高学敏、李诚、酉公司通报一次销售价格，销售价格按统一价格执行。丑公司每半年向高学敏、李诚、李长增提交一次销售清单，清单包某购买单位、架数、单价、总价、订货期、交货期，高学敏、李诚、戌公司销售合同及销售账目。 2007年6月23日，丑公司与李长增、李某又签订了一份《协议》，该协议约定，亥公司与高学敏、李诚、李长增于2004年4月6日签订的《专利技术使用合同书》，丑公司应按销售额的8％向高学敏、李诚、李长增交付专利使用费。为了方便操作，双方协商决定，高学敏、李诚、甲23公司代缴，付给高学敏、李诚、李长增的专利使用费由8％改为6.4％。其他条款不变。2008年4月8日，高学敏、李诚、李长增共同签写了《说明》，表示对该《协议》予以认可。上述合同签订后，丑公司一直未向高学敏、李诚、李长增提交销售清单，只在2007年向高学敏、李诚、李长增支付了一次专利技术使用费50万元。但高学敏、李诚、乙24公司2007年10月22日的投标文件，丙25公司近两年的销售业绩，丁26公司销售了“整体顶梁组合悬移液压支架”产品2109架。高学敏、李诚、李长增认为按照此表的记载，丑公司应向其支付专利技术使用费300余万元。 2008年1月1日，高学敏、李诚、李长增共同签写了一份《声明》，内容为：“戊27公司签署了《专利技术使用合同书》，现本人决定将该专利技术使用合同中我方的全部权利，包某但不限于请求支付使用费、主张违约金及解除或续签己28公司、辰公司、巳公司。庚29公司、辰公司、巳公司可依自己之意愿以自己的名义通过诉讼等方式主张前述权利。”2008年4月8日，高学敏、李诚、李长增在共同签署的《说明》中再次强调：“辛30公司签订《专利技术使用合同书》后，壬31公司，并给予了其应有的技术指导。丑公司早已生产出合格产品并行销海内外的事实即为证明。我方在此合同中的义务已全部完成。在此情况下，我三人将合同中我方的全部权癸32公司、辰公司、巳公司。”2008年1月16日，庚29公司、辰公司、巳公司丑公司发出了一份《通知书》，内容为：“2004年4月6日，贵公司与高学敏、李诚、李长增签署了《专利技术使用合同书》。合同签订后，贵公司未能按合同约定履行义务，虽经高学敏、李诚、李长增多次催要，贵公司仅于2007年支付技术使用费50万元，剩余的技术使用费至今未付。2008年1月1日，高学敏、李诚、李长增发表声明，将该专利技术使子33公司，同时声明，丑34公司可依自己之意愿以自己的名义通过诉讼等方式主张前述权利。基于此，丑34公司寅35公司请自收到本通知书之日起7日内提交自合同书签订之日至今的全部销售清单，并按清单支付全部技术使用费。卯36公司不能如实提交销售清单或不能支付全部技术使用费，《专利技术使用合同书》自本通知书规定的7日履行期限届满之日起解除。同时，丑34公司辰37公司承担全部违约责任的权利。”丑公司收到上述《声明》和上述《通知书》后，向高学敏、李诚、李长增寄出了两份销售业绩表，一份为2007年7月12日生成的销售业绩表，一份为2008年1月11日生成的销售业绩表。根据该两份销售业绩表，丑公司主张其应向高学敏、李诚、李长增支付的技术使用费为218.58万元。丑公司于2008年1月19日通过中国工商银行向李长增汇出了50万元的专利技术使用费。高学敏、李诚、李长增接受了此次汇款，巳38公司、辰公司、巳公司午39公司提供的未40公司的实际销售量。在一审法院审理期间，丑公司提交了2006、2007两年的销售合同、销售发票及财务记账凭证等资料。丑公司主张，截至2008年2月13日其实际销售回款额为2634.67万元，其中有外购的立柱、千斤顶、操纵阀、高压胶管等配套产品，属于非专利产品，共983.94万元，不应计入专利使用费。丑公司实际应支付高学敏、李诚、李长增专利技术使用费为105.65万元。丑公司已向高学敏、李诚、李长增支付了100万元专利技术使用费，尚欠5.65万元。庚29公司、辰公司、巳公司申41公司上述主张不予认可，酉42公司向法院提交的销售合同、销售发票等资料，经其核对，截至2007年末，丑公司与客户签订的销售合同共24份，该24份合同的销售数额共5944.6650万元，戌43公司应支付专利技术使用费380.4585万元。亥44公司已向高学敏、李诚、李长增支付的100万，丑公司尚欠280.4585万元未支付。另外，庚29公司、辰公司、巳公司甲45公司的销售额，乙46公司与客户签订的销售合同中明确记载的“整体顶梁组合悬移液压支架”产品的销售额，没有其他非专利产品在内。丙47公司所谓外购的立柱、千斤顶、操纵阀、高压胶管等产品都是制造“整体顶梁组合悬移液压支架”产品的必要配件，高学敏、李诚、丁48公司使用的三项专利技术是制造带托梁的组合支架的一个整体的技术，在双方签订的《专利技术使用合同书》戊49公司按支架的销售额来支付专利使用费，所以不能扣除所谓通用产品部分。 2008年2月13日，庚29公司、辰公司、巳公司向北京市第二中级人民法院起诉称，高学敏、李诚、午公司签订了一份《专利技术使用合同书》，丑公司却始终未能依约定按时完成上述合同义务，且恶意隐瞒销售数量，经多次催告，丑公司仅支付技术使用费100万元，对剩余应付的技术使用费至今未能给付。高学敏、李诚、李长增发表《声明》，己50公司签订的《专利技术使用合同书》庚51公司、辰公司、巳公司。庚29公司、辰公司、巳公司辛52公司发出书面通知，壬53公司在收到该通知7日内，按照合同约定履行义务，支付全部迟延履行的专利使用费，否则，前述《专利技术使用合同书》自该通知书规定的7日履行期限届满之日起解除，癸54公司未答复。故请求法院判令：1、解除专利技术使用合同；2、丑公司支付截至2007年9月的专利技术使用费395万元；3、丑公司支付因迟延支付专利技术使用费而产生的利息共9.085万元。 北京市第二中级人民法院一审认为，高学敏、李诚、午公司于2004年4月6日签订的《专利技术使用合同书》，是双方真实意思表示，符合法律规定，是有效的合同。丑公司与李长增、李某于2007年6月23日签订的《协议》是对上述《专利技术使用合同书》中某一条款的变更，虽然高学敏、李诚未在该《协议》上签字，但二人均明确表示对该《协议》条款予以认可，丑公司也无异议，故该《协议》有效。根据上述两份合同的约定，丑公司可以使用高学敏、李诚、李长增享有专利权的三项技术制造支架产品，但要向高学敏、李诚、李长增三人支付销售额的6.4％的专利技术使用费。为此，丑公司需每半年向高学敏、李诚、李长增三人提交一次销售清单。癸54公司只于2007年向高学敏、李诚、李长增三人支付了一次技术使用费50万元，对于其他合同义务并没有履行，戌43公司已构成违约。丑公司虽主张高学敏、李诚、李长增也未尽到合同义务，没有进行技术指导，癸54公司并未提供相关证据，子55公司已经按照高学敏、李诚、李长增三人享有专利权的技术制造出了合格产品并进行了销售，丑56公司主张高学敏、李诚、李长增三人没有尽到合同义务不予采信。 2008年1月1日，高学敏、李诚、李长增三人将其所享有的全部合同权利转让给了三被申某人，包某但不限于请求支付使用费、主张违约金及解除或续签合同等，还允许三被申某人以自己的名义通过诉讼等方式主张前述权利。丑公司已经收到高学敏、李诚、李长增三人转让合同权利的《声明》及三被申某人的《通知书》，故根据合同法的相关规定，认定三被申某人有权以自己的名义提起本案诉讼，丑公司寅57公司迟延给付而产生的利息。丑公司提出高学敏、李诚、李长增三人发表的《声明》是将合同的全部权利义务概括性地转让给了三被申某人，卯58公司同意，故该转让行为无效，而三被申某人不是涉案合同的当事人，涉案诉讼请求应被驳回。对此，一审法院认为高学敏、李诚、李长增三人在《声明》中已经表明其转让的是合同权利而非合同义务，合同的解除权及续约权都是合同当事人的权利，并不存在高学敏、李诚、李长增三人将全部合同权利和义务一并转让的情况，而且高学敏、李诚、李长增三人在转让合同权利时也已履行了合同义务，辰59公司提出的高学敏、李诚、李长增三人的转让无效的主张缺乏依据。 亥公司提供的其与客户签订的销售合同、销售发票、财务账册等资料，双方在销售数额上达成一致，但对应按合同约定的货款计算专利技术使用费，巳60公司实际收到的货款计算专利技术使用费发生分歧。根据涉案《专利技术使用合同书》及补充《协议》中的约定，丑公司应按其与客户签订的合同销售额的6.4％在交货后30天内支付专利技术使用费，午61公司实际收回货款后才支付专利技术使用费，戌43公司这一主张缺乏合同依据。另外，丑公司还提出在支架产品中的液压支柱、液控阀组、高压胶管等为通用产品，而非专利产品，是其外购的，不应计入销售数额内。但根据《专利技术使用合同书》的约定，丑公司使用高学敏、李诚、李长增三人享有专利权的技术制造的是支架产品，丑公司是按其制造的该支架产品的销售额以6.4％支付专利技术使用费，并没有将该支架产品拆分为专利部分和非专利部分计算专利技术使用费的约定，而且高学敏、李诚、未62公司使用的三项专利技术是制造支架的完整技术，液压支柱、液控阀组、申63公司制造支架产品不可不使用的配件，酉64公司自行制造还是外购，都要计入该支架产品的成本，戌43公司提出的此项主张不予采信。戌65公司2007年9月以后是否还有销售，亥66公司因销售支架产品所应支付的专利技术使用费，甲67公司再有销售涉案产品而应支付的技术使用费在本案中不做处理。乙68公司的核对，丙69公司在2007年9月前签订的涉案支架产品销售合同共有19份。虽然第16份合同没有签订日期，但根据交货日期可以确定合同的签订日期在2007年9月之前。对于这19份合同，丑公司确认已经履行完毕，故依据该丁70公司应支付的专利技术使用费，戊71公司已经向高学敏、李诚、李长增三人支付的100万元专利技术使用费。己72公司支付因其迟延支付专利技术使用费而产生的利息，符合法律规定。 关于解除合同的问题，丑公司虽有违约行为，但尚未导致合同完全无法履行，丑公司与客户在2007年9月以后签订的合同也正在履行中，此时解除合同会造成市场经济活动的不稳定，故对三被申某人此项请求不予支持。在合同有效存续期间，丑公司仍可继续销售合同约定的使用高学敏、李诚、李长增享有专利权的技术制造的支架产品，但合同期限届满后，丑公司在未能续约的情况下应停止使用高学敏、李诚、李长增三人享有专利权的技术。据此判决：1、丑公司庚29公司、辰公司、巳公司支付专利技术使用费1692470元；2、丑公司庚29公司、辰公司、巳公司支付因其迟延支付专利技术使用费而产生的利息；3、庚73公司、辰公司、巳公司的其他诉讼请求。案件受理费39606元，庚29公司、辰公司、巳公司共同负担9606元，丑公司负担30000元。 丑公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。 北京市高级人民法院二审认为，高学敏、李诚、午公司签订的涉案《专利技术使用合同书》，是双方真实意思表示，合法有效，双方均应依约履行。2007年6月23日签订的《协议》是对涉案《专利技术使用合同书》中相关条款的变更，亦合法有效。根据合同约定，丑公司有义务向高学敏、李诚、李长增三人支付涉案专利技术使用费，并每半年向高学敏、李诚、李长增三人提交一次销售清单。丑公司虽主张高学敏、李诚、李长增未尽到合同义务，即没有交付技术资料、没有进行技术指导，但其并未提供相关证据加以佐证，子55公司事实上已经按照涉案专利技术制造出了合格产品并进行了销售，并两次向高学敏、李诚、李长增三人支付了专利技术使用费，未对高学敏、李诚、李长增提出任何异议，可以认定高学敏、李诚、李长增三人出具的《说明》中作出的陈述是真实的。因此，丑公司以高学敏、李诚、李长增三人没有尽到合同义务拒绝继续支付涉案专利技术使用费没有事实和法律依据。 丑公司主张在支架产品中的液压支柱、液控阀组、高压胶管等为非专利产品，是其外购的，不应计入销售数额内，但根据《专利技术使用合同书》的约定，丑公司使用涉案专利技术制造的是完整的支架产品，销售的也是支架产品，合同中的销售额并未明确扣除通用产品的价值，戌43公司要求扣除通用配件的销售额部分后再计提专利技术使用费没有合同依据，不予支持。 根据合同法的规定，债权人转让合同权利不需要经过债务人同意，因此，辛74公司收到高学敏、李诚、李长增三人转让合同权利的《声明》庚29公司、辰公司、巳公司向其发出的《通知书》之时，庚29公司、辰公司、巳公司壬75公司癸76公司迟延给付而产生的利息的权利。该《声明》中关于债权的转让符合合同法的规定，已发生法律效力。庚29公司、辰公司、巳公司子77公司主张其受让的债权。合同的解除权是专属于合同当事人的权利，只能由合同当事人行使，庚29公司、辰公司、巳公司虽受让了《专利技术使用合同书》及《协议》中的债权，丑78公司并非涉案合同的当事人，无权请求解除高学敏、李诚、午公司签订的《专利技术使用合同书》及《协议》。一审法院关于不支持庚29公司、辰公司、巳公司解除合同的诉讼请求的理由虽有不妥，但不影响本案的处理结果。据此判决：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费39606元，庚29公司、辰公司、巳公司共同负担9606元，丑公司负担30000元。二审案件受理费20033元，丑公司负担。 本院经审查查明，一、二审法院查明的事实基本属实。 本院认为，本案双方当事人争议的主要问题为：1、《专利技术使用合同书》是否有效。2、实用新型专利权终止后，丑公司继续使用专利技术的行为的性质。3、计算技术使用费时是否应当扣除外购的制造专利产品所需的零部件而支出的费用。 一、关于《专利技术使用合同书》效力的问题。虽然专利技术使用合同所涉专利号为02200778.4的实用新型专利的专利权人于2003年7月25日由高学敏、李某变更为张建康、张巨海。但张建康、张巨海已于2003年6月分别声明专利技术使用合同所涉专利号为02200778.4的实用新型专利权实为高学敏、李某持有。张建康、张巨海的上述声明即以合同的方式赋予高学敏、李某许可他人实施上述专利技术的权利。故虽然高学敏、李某在签订专利技术使用合寅79公司，高学敏、李某的的行为亦不构成欺诈。而且，张巨海于2009年8月出具确认书，对高学敏、李某行使专利号为02200778.4的实用新型专利权的各种行为予以认可和追认，且在本院询问中，张建康出庭作证表示对高学敏、李某行使专利号为02200778.4的实用新型专利权的各种行为予以认可和追认。张建康、张巨海在合同签订后认可并追认上述专利技术使用合同，丑公司也依该专利技术使用合同生产并销售了相关专利产品。因此，申41公司提出的该专利技术使用合同无效的再审理由，本院不予支持。 二、关于实用新型专利权终止后，丑公司继续使用专利技术的行为的性质。本案中，涉及相同主题的发明和实用新型专利同日向国家知识产权局提出申某，实用新型专利权终止前，同日申某的相同主题的发明专利已经获得授权。高学敏、卯80公司签订专利技术使用合同，即负有维持该合同所涉专利权处于有效状态的义务，丑公司即取得合同所涉专利技术的使用权，辰81公司使用其所拥有的与合同所涉专利技术属于相同技术的另一专利权，否则将无法实现合同的目的。而且，在本案诉讼中，涉及相同技术的发明专利的专利权人高学敏、李某也明确表示，发明专利是实用新型专利权利的延续，其有权主张使用费。综上，巳82公司应当按照合同的约定支付相应的技术使用费，并无不当。 另，一件发明创造可以同时申某发明和实用新型专利。由于实用新型保护期限较短或当事人主动放弃的原因，可能产生实用新型专利权利已经不存在，但该项技术的发明专利权仍然有效；也可能发明专利权已经终止，而实用新型专利权仍然有效。因此，一项专利权的终止并不必然意味着使用该项技术不会侵犯另一项专利权的结论。戌43公司提出的实用新型专利终止后使用相关技术不应当支付技术使用费的理由，不能成立。 三、关于计算技术使用费是否应当扣除外购的制造专利产品所需的零部件而支出的费用。根据《专利技术使用合同书》的约定，丑公司使用涉案专利技术制造的是完整的支架产品，销售的也是支架产品，合同中的销售额并未明确扣除通用产品的价值，液压支柱等部件以及制造支架所用的材料均是使用专利技术所必须的，均构成生产支架产品的成本，而专利技术使用费是根据合同约定的使用专利技术所应支付的对价，与生产专利产品所耗费的成本无关，戌43公司要求扣除通用配件的销售额部分后再计提专利使用费，没有事实和法律依据，本院不予支持。 综上，丑公司的再审申某不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十一条第一款之规定，裁定如下： 午83公司的再审申某。 审判长王某2 代理审判员李某2 代理审判员罗某 二○○九年十月二十九日 书记员王某3 本案法律依据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国民事诉讼法(2007修正) 第179条 中华人民共和国民事诉讼法(2007修正) 第181条1款