甲公司（重庆）乙公司等侵犯商业秘密纠纷案——未约定商业秘密许可使用费的司法判定

甲公司（重庆）乙公司等侵犯商业秘密纠纷案 ——未约定商业秘密许可使用费的司法判定 【裁判要旨】公司合资时，一方把有形资产作为投资资本，未对商业秘密等无形资产的归属及许可使用费进行约定，丙公司使用其商业秘密，但仍不影响商业秘密保密性的认定。但是，未约定商业秘密许可使用费，丁公司无偿使用。 【案号】（2009）渝五中法民初字第299号 【案情】 原告：甲公司（重庆）。 被告：戊公司。 被告：百事（中国）己公司。 庚公司（重庆）（以下简称酉42公司）诉称，酉42公司对天府可乐配方及其生产工艺享有商业秘密权。1994年，辛公司壬公司癸公司签订合资经营合同，壬公司（以下简称壬公司）。根据合同约定，壬公司生产天府可乐饮料及浓缩液、百事系列产品等。但按照合同约定，酉42公司的出资并不包括天府可乐配方及其生产工艺这部分商业秘密。丑公司聘用了酉42公司的主要生产骨干，加之交接过程中出现疏漏，壬公司长期非法占有和使用酉42公司的天府可乐配方及其生产工艺商业秘密，生产天府可乐。2006年，寅公司持有的全部股权转让给百事（中国）己公司（以下简称百事（中国）公司），卯公司依然占有和使用属酉42公司所有的天府可乐配方及其生产工艺商业秘密，其行为侵犯了酉42公司的合法权益。百事（中国）辰公司，应当承担连带责任。原告酉42公司请求法院判决：1.确认天府可乐配方及其生产工艺商业秘密属于酉42公司所有；2.巳公司立即停止使用天府可乐配方及其生产工艺商业秘密；3.巳公司立即归还天府可乐配方及其生产工艺商业秘密的技术档案；4.巳公司和百事（中国）公司共同赔偿酉42公司损失100万元，承担诉讼费。 午公司答辩称：1.对酉42公司界定的商业秘密范围无异议，但不能证明酉42公司采取了保密措施。2.壬公司成立之前，外方股东已明确要求将包括诉争商业秘密在内的所有有关天府可未公司。相关的合资合同也明确约定，包括诉争商业秘密在内的所有天府可乐浓缩液制造技术以及酉42公司的其他所有生产和经营要素都通过整体合资、申公司中，有关天酉公司所有，酉42公司不再拥有对诉争商业秘密的权益。 被告百事（中国）戌公司基本相同。 重庆市第五中级人民法院审理查明：1981年，亥公司签订《关于研制保健饮料的技术协定书》，约定协作研制佛光牌天府可乐饮料，甲23公司研制药物浓浆，乙24公司负责香精配制和饮料配制。同年，双方另行签订补充协议，丙25公司提供部分研制经费；重庆饮料厂拥有佛光牌天府可乐的生产专利权（包括商标权），甲23公司拥有药物浓浆的生产专利权，药物浓浆只能供应重庆饮料厂，不得供应其他单位；双方对佛光牌天府可乐的有关资料负有保密责任，不得向双方之外的任何单位和个人泄露。1986年5月23日，丁26公司签订《第二代“天府可乐”合作研究生产协议修改条文》，约定天府可乐原浆工艺的权益由双方共有。为保守秘密，药料由指定人员配制。卫生部于1988年4月4日发出（88）卫防字第28号《关于正式批准天府可乐生产销售的通知》，批准生产天府可乐。生产经营中，对于天府可乐浓缩液乙料的成分、配方及其生产工艺，酉42公司成立了保密小组，在记载其内容的纸质文件的显著位置标注了“绝密”字样，相关材料保管于酉42公司的档案室，不同的部分由专人分别负责，非相关人员不得查阅。 1985年，重庆市第一轻工业局批准以重庆饮料戊27公司。同年，己28公司庚29公司政管理机关注册登记成立。1988年，经中华人民共和国轻工业部和重庆市人民政府批准，己28公司联合体基础上成立酉42公司。 1994年1月，辛30公司壬公司癸公司壬31公司。合同内容包括“酉42公司的投资为全部土地、厂房、生产设备、附属设备作价相当于7138000美元”以及合资双方对“专有资料”和“一方认为是机密或秘密的资料”负保密义务。1994年8月9日，某事务所出具验资报告书，癸32公司的资本为：土地使用权计价682759美元，房屋及建筑物计价2260710美元，机器设备计价4194531美元，合计计价7138000美元。 壬公司成立后，使用酉42公司的天府可乐配方及生产工艺生产天府可乐饮料及浓缩液。子33公司丑34公司的经营管理。寅35公司使用涉案天府可乐配方及工艺生产天府可乐饮料和浓缩液。2006年3月27日，酉42公司将其持有的全部股权（34%）以人民币1亿3千万元转让给百事（中国）公司，该项转让获得了有关部门批准。2008年10月15日，酉42公司致函百事（中国）公司，称“卯36公司合作时，我公司将所有有形、无形资产投入到了合资企业中，其结果却是……”，要求将“天府”商标及天府系列产品归还酉42公司。 【审判】 重庆市第五中级人民法院经审理认为，商业秘密的构成要件有三：一是该信息不为公众所知悉，即该信息不为其所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得；二是该信息能为权利人带来经济利益，具有实用性；三是权利人对该信息采取了保密措施。天府可乐浓缩液乙料的成分、配方及其生产工艺为天府可乐配方中的核心部分，辰37公司都是饮料生产企业，饮料配方对饮料具有决定性影响。天府可乐配方及生产工艺已经通过审验并投产，配方中的核心部分及其工艺无疑对产品的质量、品质、信誉以及是否为消费者接受具有至关重要的影响。因此应当认为，天府可乐浓缩液乙料的成分、配方及其生产工艺具有现实的或者潜在的商业价值，能为权利人带来竞争优势和经济效益，符某“能为权利人带来经济利益，具有实用性”的条件。亥公司签订相关研制协议时，都在协议中以签订保密条款的形式订立保密协议。酉42公司也就此成立了保密小组，在记载其内容的纸质文件的显著位置标注了“绝密”字样，相关材料保管于酉42公司的档案室，不同的部分由专人分别负责，非相关人员不得查阅。壬公司在使用该技术的过程中也将其视为商业秘密对待，符某“对该信息采取了保密措施”的条件。诉讼中双方也都没有提出或证明争议技术能够从公开渠道直接获取，符某“信息不为公众所知悉，即该信息不为其所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得”的条件。因此应当认为涉案技术符某商业秘密的构成要件，属于商业秘密中的技术秘密。 巳38公司的合资经营合同约定，酉42公司的投资为“全部土地、厂房、生产设备、附属设备作价相当于7138000美元”。某事务所对合资双方的出资审验后出具的验资报告书的记载没有显示酉42公司将涉案午39公司。但是，合资期间，寅35公司使用涉案商业秘密生产天府可乐，未40公司申41公司的经营，至本案纠纷发生一直没有以权利人身份明确提出异议和加以制止，酉42公司使用涉案商业秘密。合资合同没有约定涉案商业秘密的使用费用，至本案纠纷戌43公司主张过使用费，酉42公司免费使用。可见，在本案判定之前，壬公司对涉案商业秘密的使用属于合法使用，不构成侵权，亥44公司承担赔偿责任缺乏依据，法院不予支持。酉42公司提起本案诉讼，以权甲45公司使用涉案商业秘密，乙46公司协商涉案商业秘密的许可问题，其请求应予支持。壬公司应当在本判决规定的时间停止使用涉案商业秘密。壬公司停止使用涉案商业秘密后，继续持有从酉42公司获取的有关涉案商业秘密的材料已属不必要。为便于酉42公司使用涉案商业秘密和对其加以保密，壬公司应当将从酉42公司获取的涉及涉案商业秘密的材料交付酉42公司。 综上所述，依照反不正当竞争法第十条第三款，最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第9条第1款、第10条、第11条，民事诉讼法第一百二十八条的规定，法院判决：一、原告酉42公司是天府可乐浓缩液乙料的成分、配方及其生产工艺商业秘密的权利人；二、午公司于本判决生效之日停止使用天府可乐浓缩液乙料的成分、配方及其生产工艺商业秘密；三、午公司于判决生效之日起10日内返还其从原告酉42公司取得的与天府可乐浓缩液乙料的成分、配方及其生产工艺有关的资料；四、驳回原告酉42公司的其他诉讼请求。案件受理费13800元，午公司承担。 一审宣判后，双方当事人均未提起上诉，一审判决已发生法律效力。 【评析】 虽然商业秘密不同于其他知识产权形式，但是体现了作为知识产权保护基础的核心思想，即维持通过花费时间、人力和财力资源创造的信息的独占性商业使用。美国参议院在赞同制定《1996年经济间谍法》的报告中称：“在今天，丙47公司之于企业的价值一样。盗窃商业丁48公司付之一炬的损害还要大。”商业秘密是经营者知识和智慧的结晶，是企业无形资产的重要组成部分。每个企业都有自己的商业秘密。企业要生存和发展，就要千方百计地保护自己的商业秘密。保护商业秘密已成为市场经济条件下企业的头等大事。人们已经清醒地认识到，谁掌握了商业秘密，谁就能抢先占领市场；谁保护好自己的商业秘密，谁就能在激烈的市场竞争中保住自己的优势地位。在知识经济全球化和市场竞争白热化的今天，由于商业秘密是权利人通过自我保护的方式主张权利的，没有绝对的排他权，只有相对的排他权。正如美国联邦最高法院所说：“专利法起着屏障的作用，而商业秘密法则相对起着筛子的作用”。故商业秘密的法律保护就成为我国商业秘密法律范式所面临的一个现实问题。 一、商业秘密构成要件的判断标准 TRIPS第39条规定了对未披露信息的保护，这是对商业秘密在商业中的重要地位的第一次多国承认。尽管商业秘密是比较普遍的称谓，但是这一概念并不是全球通用的，不同国家对其含义的理解存在差异。为了避免引起争议，TRIPS使用了“未披露信息”这一术语。TRIPS对未披露信息的定义与世界知识产权组织《反不正当竞争示范法》第6条第3项对商业秘密的界定大同小异：“此种信息，在下列意义上属于秘密，即其作为一个整体或作为其各部分具体构造或组合，不为通常触及该信息的领域内的人们普遍知悉或者容易获得；因属秘密而具有商业价值；以及合法控制该信息的人根据情况采取了合理的保密措施。” 我国关于商业秘密的规定主要集中在反不正当竞争法中，该法第十条规定，商业秘密是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采用保密措施的技术信息和经营信息。最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》已于2007年2月1日起施行。商业秘密主要包括技术信息和经营信息。戊49公司政管理局颁布的《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》，商业秘密具体包括设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、招投标中的标底及标书内容等信息。一般认为，商业秘密具有秘密性、价值性及保密性特点，此三者缺一不可。 本案中，双方当事人对天府可乐浓缩液乙料的成分、配方及其生产工艺具有秘密性和实用性没有异议。但就商业秘密案件来说，即使被告没有对是否属商业秘密提出异议，法院也必须对商业秘密的三个要件进行审查，原告有义务举证证明其要求保护的客体具有秘密性、价值性并采取了保密措施。 （一）商业秘密具有秘密性，是指有关信息不为公众所普遍知悉和容易获得。从公开渠道可以获得的信息和无需付出一定的代价而容易获得的信息，都不构成商业秘密。这是认定商业秘密最基本的要件和最主要的法律特征，是区别于专利、商标等具有公开性的无形财产的显著特点，也是维系其经济价值和法律保护的前提条件，往往是不披露则无价（无价之宝），一旦披露也无价（一文不值）。美国法院也认为，秘密性是商业秘密各个案件的门槛问题。商业秘密的秘密性要求不高，即与普通技术水平的技术知识和技术信息保持最低限度的不相同性就可以了。 公众一般指社会上不特定的多数人，但秘密性相对的公众是指有关信息所属领域的相关人员。公众在地域范围上也具有相对性。我国与世界先进国家在科技方面存在着较大差距，某些国家早已成型甚至即将淘汰的技术，被我国企业引进之后，可能被视为先进技术，具有秘密性。而我国地域辽阔，各地经济、文化发展不平衡，有些在沿海和经济发达地区早已推广应用而公知的技术，在边远和经济欠发达地区可能还鲜为人知，成了先进技术。因此，公众的地域范围随着个案中涉及的有利益冲突的主体的性质以及地域的不同而不同。 美国判例认为，“就商业秘密保护而言，绝对的秘密性是不必要的，所有人为增进其经济利益，可以进行优先的披露，这并不破坏其必要的秘密性。”可见，商业秘密的秘密性是相对的。（1）成果鉴定不一定破坏秘密性。国家科委1994年《科学技术成果鉴定办法》第十五条第二款规定：“参加我国鉴定工作的专家应当保守被鉴定成果的技术秘密。”含有或全部属于商业秘密的技术成果完成后，按照惯例要举行成果鉴定会。按照上述规定，鉴定会属于秘密举行的会议，鉴定会的参加人员负有保密义务，符某要求的鉴定会在法律上不会破坏商业秘密的秘密性。（2）在企业内部为有关职工所知不一定破坏秘密性。如果商业秘密仅在企业内为有关职工因业务需要所知，而按企业的规章制度或劳动合同，职工对接触的商业秘密负有明示或默示的保密义务，该信息仍属于商业秘密。（3）为业务关系人所知不一定破坏秘密性。商业秘密因业务所需，被企业外部的原材料供应商、产品销售商、加工承揽商、修理商所知，只要局限于与业务开展有关的范围，即所知人在业务工作外不扩散，且按照当时当地企业的行业习惯或当事人的约定，这些外部知悉者有保密义务，那么这种知悉并不影响信息的秘密性。美国宾夕法尼亚州法院在1904年的一个判例中对商业秘密的相对性发表了精彩意见：“商业秘密的某些‘公开’是不可避免的，但这种有限目的的行为不管是将图纸交给有关人员实施还是有限制地复制，甚至有限制地‘出版’，都不构成放弃商业秘密的财产权——一扇未上锁的门，并不等于一张请路人入内的请柬。” （二）商业秘密具有价值性，是指有关信息具有现实的或者潜在的商业价值，能为权利人带来竞争优势。这是认定商业秘密的主要要件，是权利人保护商业秘密的内在动因，也是区别于理论成果的显著特点。一项商业秘密如果不能给权利人带来经济价值，也就失去了保护的意义。 需要提出的是，否定性的商业秘密，即经营者花费成本、经过挫折获得的有关反向的经营方向的秘密信息是否具有价值性，值得关注。笔者对此持肯定意见。《俄罗斯联邦商业秘密法》（2004年7月29日联邦法第98号）第3条第1项就规定，商业秘密是指在现实或者可能的情况下能够为其所有人增加收入，避免不必要的损失，保持该信息所有人在商品市场、劳务市场、服务市场上的地位或者获得其他商业利益的秘密信息。“避免不必要的损失”应该就是指否定性的商业秘密。 （三）商业秘密具有保密性，是指权利人不愿意公开，为防止信息泄漏积极采取了与其商业价值等具体情况相适应的合理的保护措施，社会公众通过一般渠道不会接触到相关信息。这是认定商业秘密最重要的要件。某种信息是否构成商业秘密，要看信息持有人是否努力去维护它不为公众所知悉的秘密状态，亦即是否采取了保密措施。“不设防的秘密就不是秘密”，商业秘密的秘密性和价值性是通过企业是否采取保密措施体现出来的。权利人采取何种保密措施反映了权利人主观权利意识的强弱，也是司法实践认定一行为是否侵犯了商业秘密的依据之一。本案中，被告的抗辩之一也是权利人没有采取保密措施，认为该信息不是商业秘密。 己50公司政管理局《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》第二条第四款规定：“本规定所称权利人采取保密措施，包括订立保密协议，建立保密制度以及采取其他合理的保密措施。”通过此规定可以看出，分析权利人是否采取了保密措施采用的是合理性标准，即权利人为了阻止商业秘密的泄露而在具体环境下采取合理的保密措施，不要求权利人采取的保密措施一定不会使商业秘密泄露。庚51公司诉克里斯托夫一案中，美国法院对合理性作了经典的表述，“我们可以要求合理的针对掠夺性眼睛的预防措施，但针插不进的堡垒是不合理的要求。……也许应当修建一般的栅栏和顶棚，以挡开投来的目光，但我们不必要求商业秘密的发明人提防不能预见、不能察觉的或不能防备的现有间谍方式。” 就保密措施而言，在主观上，所有人必须有将其作为商业秘密进行管理的意思；在客观上，必须有将商业秘密进行管理的行为和状态。从主观上来看，如果所有人都没有把技术或经营信息当作商业秘密进行管理，那么法律肯定不会将该技术或经营信息当作商业秘密来保护。客观方面应着重从以下几方面进行审查：一是有效性，要求所有人所采取的的保密措施能够发挥出相应作用。一般情况下以他人不采取不正当手段或不违反约定就难以获得该项秘密作为判断保密措施是否有效的标准。二是可识别性，要求权利人采取的保密措施，足以使全体承担保密义务的相对人能够意识到该信息是需要保密的信息。三是适当性，要求保密措施与该信息的保密需求相适应。保密措施不仅是事实行为，也是法律行为。权利人通过采取保密措施，表明了商业秘密的存在，对其进行控制从而主张权利，也使相关人员承担了不得泄漏秘密的义务，产生了创设商业秘密权的法律结果。 “在商业秘密法中，举例比定义或尝试再定义更有助益。”就本案来看，从1988年生产天府可乐开始，原告就注重天府可乐浓缩液乙料的成分、配方及其生产工艺的保密，原告为此还特地成立了保密小组，在记载其内容的纸质文件的显著位置标注了“绝密”字样，相关材料保管于原告的档案室，不同的部分由专人分别负责，非相关人员不得查阅。在公司合资中，也签订了双方对专有资料和一方认为是机密或秘密的资料负保密义务的条款。因此，原告方某府可乐浓缩液乙料的成分、配方及其生产工艺采取的保密措施是合理的，符某有效性、可识别性及适当性的条件，法院认定天府可乐浓缩液乙料的成分、配方及其生产工艺属于商业秘密是正确的。 二、自认在商业秘密民事诉讼中的认定 商业秘密作为无形资产，辛52公司合并，只需把商业秘密作价就可以注入合资后的企业中，这本身没有什么难点。壬53公司壬公司癸公司壬31公司时，约定酉42公司的投资为全部土地、厂房、生产设备、附属设备，并没有对天府可乐浓缩液乙料的成分、配方及其生产工艺如何归属作出约定。酉42公司致百事（中国）公司的函件中有“卯36公司合作时，我公司将所有有形、无形资产投入到了合资企业中，其结果却是……”，被告以此认为原告自认了把酉42公司癸54公司。 民事诉讼上的自认，指在民事诉讼中当事人一方就对方当事人所主张的事实表示承认或视为表示承认。诉讼中的自认可以免除对方举证责任，自认的事实有约束当事人和法院的法律效果。笔者认为，构成民事诉讼中的自认必须满足以下几个条件：一是自认的事实必须是明确的，可以确定的，笼统的认可不构成自认；二是自认必须是在诉讼中作出的，才能对当事人和法院产生约束力，诉讼外的承认不构成自认；三是自认的事实必须和案件中的其他证据不相冲突。自认规则可以免除诉讼有利方的举证责任，但是如果法院已经认定的证据和当事人自认的内容互相矛盾，那么就应该以法院确定的事实为准。 而本案中的情况是诉讼前酉42公司致百事（中国）公司的函件中提到了将所有无形资产投入到了合资企业中，函件并没有具体明确无形资产的内容，酉42公司庭审中也不认可函件中的事实，而且和案件中法院认可的证据验资报告书中记载的内容相矛盾。因此，酉42公司的函件不符某自认的三个条件，不构成自认。 三、侵犯商业秘密的判定标准 反不正当竞争法规定侵犯商业秘密的行为主要包括：（1）以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密。（2）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密。（3）违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。第三人明知或者应知前款所列违法行为，获取、使用或者披露他人的商业秘密，视为侵犯商业秘密。 司法实践中，判断是否侵犯商业秘密的原则为实质性相同加接触（可能性），即权利人在证明自己拥有某项商业秘密的基础上，要证明侵权人对自己的商业秘密存在某种接触（可能性），然后能够证明侵权人在经营活动中使用了接近或非常接近权利人商业秘密的技术或经营信息。最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第14条规定，当事人指称他人侵犯其商业秘密的，应当对其拥有的商业秘密符某法定条件、对方当事人的信息与其商业秘密相同或实质相同以及对方当事人采取不正当手段的事实负举证责任。己50公司政管理局《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》第五条规定：“权利人能证明被申请人所使用的信息与自己的商业秘密具有一致性或者相同性，同时能证明被申请人有获取其商业秘密的条件，而被申请人不能提供或者拒不提供其所使用的信息是合法获得或者使用的证据的，工商行政管理机关可以根据有关证据认定行为人有侵权行为。”以上规定都包含一个基本问题，侵犯商业秘密的行为一定是行为人所使用的信息没有合法或合理来源，如果有合法或合理来源，就不构成商业秘密侵权。 本案作为侵犯商子55公司对使用天府可乐浓缩液乙料的成分、配方及其生产工艺是没有异议的。丑56公司使用涉案商业秘密生产天府可乐，寅57公司申41公司的经营，至本案纠纷发生一直没有以权利人身份明确提出异议和加以制止，因此法院认为酉42公司许可壬公司使用涉案商业秘密。也就是说，壬公司使用涉案商业秘密是合法的。丑公司并没有反不正当竞争法规定的侵权行为，被告在原告起诉之前使用涉案商业秘密的行为都是合法的，不存在侵权行为。 四、本案外的思考 该案是涉及重庆的民族品牌天府可乐和国际知名饮料品牌百事可乐的技术秘密纠纷，案件受理及审理过程均受到了社会各界和新闻媒体的广泛关注。天府可乐和百事可乐技术秘密纠纷，暴露出了民族企业商业秘密保护意识不足，技术、档案被长期无偿使用。卯58公司虽未将天府可乐的配辰59公司壬公司的出资，由于其没有足够的商业秘密保护意识，巳60公司壬公司长期占有并使用该技术秘密、档案的情况下，午61公司支付任何费用，未62公司长期无偿使用其技术、档案，损害了自身的合法权益。并购国内民族品牌、与国内成熟企业合资，已成为外资快速占领中国市场、实现效益最大化的捷径。外商利用其对合资企业的控制排挤民族品牌的现象时有发生，但尚未引起足够重视，监管部门监管的缺位导致了部分民族品牌难逃被排挤甚至退出市场的命运。企业如何坚持使用自主品牌，以法律手段保护自身合法权益，仍然任重而道远。 文/杨光明；赵克 （作者单位：重庆市第五中级人民法院） 本案法律依据 科学技术成果鉴定办法(1994)[失效] 第15条2款 中华人民共和国专利法(2008修正) 己50公司政管理局关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定(98修订) 第2条4款 己50公司政管理局关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定(98修订) 第5条 中华人民共和国反不正当竞争法 第10条3款 最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释 第10条 最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释 第11条 最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释 第14条 更多