李某与窦攀专利权转让合同纠纷一审民事判决书

李某与窦攀专利权转让合同纠纷一审民事判决书 北京知识产权法院 民事判决书 (2020)京73民初326号 原告：李某。 委托诉讼代理人：许某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：熊某，某律师事务所律师。 被告：窦攀。 委托诉讼代理人：宋某，某律师事务所专利代理师。 委托诉讼代理人：邹某，某律师事务所律师。 第三人：北京大学第一医院(北京大学第一临床医学院)，住所地北京市西城区某地。 法定代表人：刘某，院长。 委托诉讼代理人：高某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王某，某律师事务所律师。 原告李某诉被告窦攀专利合同纠纷一案，本院于2020年4月8日受理后，依法组成合议庭，并追加北京大学第一医院(北京大学第一临床医学院)(简称北大第一医院)为无独立请求第三人，于2021年6月9日公开开庭进行了审理。原告李某的委托诉讼代理人许某，被告窦攀的委托诉讼代理人宋某、邹某，第三人北大第一医院的委托诉讼代理人高某、王某，到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告李某在起诉状中提起七项诉讼请求，2021年5月28日原告提交明确诉讼请求申某书，明确其第一项诉讼请求为：依法判令被告和第三人在七日内将名称为一种智能健康管理系统及方法、专利号为201510271934.3的发明专利(简称涉案专利)变更登记在原告名下，登记信息的发明人为李某，专利权人为李某。2021年6月9日庭审中，原告当庭明确放弃诉讼请求第一项“登记发明人为李某”的请求，并放弃起诉状中所列诉讼请求第四项、第五项、第六项。最终，原告确定其诉讼请求为：1.判令被告和第三人在七日内将涉案专利变更登记在原告李某名下；2.判令被告在七日内向某支付出资款五万元；3.判令被告在七日内向某支付违约金三十万元及利息，按照日利率0.1%计算，自2019年5月6日至实际付清之日止；4.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由如下：2015年4月28日，原、被告双方签署了《合作协议》，约定双方合作完成了涉案专利，不管是否通过国家知识产权局的授权备案，其专利均归双方共同共有。鉴于被告工作需要，原告同意该专利先由被告以所在单位北大第一医院作为专利权人向国家知识产权局报送申某，但发明人中须有原告。被告承诺该专利取得国家知识产权局的受理通知书后60个工作日内，被告出资人民币五万元将该专利转让给原告或原告指定的其他主体。若被告或专利所有人未能在上述期限内完成上述转让事宜，则被告须向某赔偿人民币三十万元，并按逾期天数每天支付0.1％违约金，直至上述专利实际转让给原告或原告指定的其他主体为止。合同签署后，2015年5月25日，被告所在单位北大第一医院作为专利权人向国家知识产权局报送了申某。2019年2月5日，国家知识产权局授予了涉案专利《发明专利证书》，载明发明名称为一种智能健康管理系统及方法，发明人为窦攀、李某，专利号201510271934.3。国家知识产权局授权通知书下达后，原告多次要求被告履行协议，将涉案专利转让给原告，被告却以各种理由拖延并持续使用涉案专利。至今已远远超过了合同约定的60个工作日，被告仍未出资，也未办理变更手续，被告的行为已构成违约。综上，原、被告双方签署协议是合法有效的，被告逾期转让的行为是严重违约行为，已给原告造成了包括律师费等合理费用在内的损失，同时给原告造成了不良的社会影响。因此原告为维护其合法权益，特诉至法院，恳请支持原告的诉讼请求。 被告窦攀辩称：一、窦攀为涉案专利的发明人，北大第一医院为涉案专利申某人、专利权人，窦攀无权转让涉案专利权。二、窦攀对涉案合同存在重大误解，双在协商时，甲公司乙公司(丙公司)出资五万元，窦攀协助北大丁公司，基于此，双方于2015年4月28日签订《合作协议》时，被告没有查看合同内容便签名，原告有悖于诚信原则。三、《合作协议》约定的违约金有悖于公平原则。合同违约没有给原告造成实际经济损失，《合作协议》中约定的违约金不符合填平原则，故原告主张的违约金过高。 第三人北大第一医院述称：一、《合作协议》为原告与窦攀签署的双方协议，对第三人不产生任何法律效力，原告要求转让属于北大第一医院的专利依法不应当予以支持。二、涉案专利为第三人职工窦攀在本职工作中作出的发明创造，属于职务发明，涉案专利的权利人为北大第一医院，原告的诉讼请求依法不应当予以支持。 经审理查明： 各方当事人围绕争议焦点依法提交了证据，其中原告在起诉时提交《合作协议》、发明专利证书，后提交补充证据1-3，以及电子邮件截图等证据；窦攀共提交专利权属证据、合同相关证据等相关证据；北大第一医院共提交专利权属及缴费、窦攀工作内容等证据。对于以上证据，本院依法组织了证据交换和质证，查明涉案事实如下： 戊公司法定代表人，被告窦攀系北大第一医院临床营养科职工。2015年间，原、被告开始协商专利开发相关事宜，并通过电子邮件交换意见。2015年4月28日，李某作为甲方、窦攀作为乙方签订《合作协议》，双方约定如下：1.甲乙双方合作完成了一种智能健康管理系统及方法专利，准备向国家知识产权局申某发明专利。2.甲乙双方确认上述专利不管是否通过国家知识产权局的授权备案都是甲乙双方共同所有。3.现鉴于乙方工作需要，甲方同意该专利先由乙方以乙方所在单位北大第一医院作为专利权人向国家知识产权局报送专利申某，但发明人中须有甲方。4.乙方承诺该专利取得国家知识产权局的授权通知书(以取得专利授权通知书的时间为准)后60个工作日内，乙方出资人民币五万元将该专利转让给甲方或甲方指定的其他主体。5.若乙方或专利所有人未能在上述期限内完成上述转让事宜，则乙方须向甲方赔偿人民币三十万元，并按逾期天数每天支付0.1%违约金给甲方，直至上述专利实际转让给甲方或甲方指定的其他主体时止。6.对于执行本合同发生的与本合同有关的争议各方应本着友好协商的原则解决，如果各方通过协商不能达成一致，则可依法向大兴区人民法院起诉。7.未尽事宜，双方可再协商订立补充协议。8.本协议一式肆份，双方各执两份，自双方签字(或盖章)之日起生效。 之后，北大第一医院完成了专利申某的流程，并最终获得了涉案专利权。涉案专利系名称为一种智能健康管理系统及方法，专利号为201510271934.3的发明专利，申某日为2015年5月25日，授权公告日为2019年2月5日，专利权人为北大第一医院，发明人为窦攀、李某，专利代理机构己公司。 诉讼中，原告主张其损失为：支付申某涉案专利的代理费13000元，2015年度至2019年度专利年费共计4125.5元，两次委托律师进行诉讼的费用共计25000元，支付窦攀劳务费用136000元，单位研发、改善涉案专利及宣传等产生的人财物及由此产生的潜在损失不低于100000元，窦攀以涉案专利获得个人科研绩效奖金10001.33元。 诉讼中，北大第一医院提交声明，表示《合作协议》处分了北大第一医院的财产，侵害了其合法权益，故对上述协议不予追认。北大第一医院另提交《专利转让流程》显示：专利发明人个人或课题组在科室同意批准后，向科研处提出成果转化的申某，递交《职务发明成果转化申某书》，并需要与受让方确定转化方式，确定合同价格，如果确定交易价格的方式为评估作价，需要经过第三方评估价格等内容。 另查，在本院受理的(2021)京73民初719号，李某诉窦攀、北大第一医院专利权权属纠纷一案中，庚公司于2021年11月20日出具的情况说明，辛公司认可涉案专利的发明人为李某，同意涉案专利的专利权人归李某一人所有。 此外，关于本案第三人追加的情况如下:诉讼中，原告于2020年9月14日提交追加第三人申某，称涉案专利登记在北大第一医院名下，为查明本案事实，请求追加北大第一医院作为本案第三人。2021年6月2日，窦攀提交追加第三人申某，称本案的处理结果与北大第一医院存在法律上的利害关系，申某2加北大第一医院作为第三人参加诉讼。2021年6月3日，北大第一医院提交第三人参加诉讼申某书，称因本案判决结果与北大第一医院具有直接的利害关系，故申某作为无独立请求权第三人参加本案诉讼。 以上事实，有各方当事人提交的书证及当事人陈某等证据在案佐证。 本院认为： 一、对于本案程序问题 1.对于本案案由的确定。本案原告在起诉时，以专利权转让合同纠纷为由，对被告提起诉讼。但最高人民法院在审理本案因管辖权异议上诉中，认为《合作协议》并非转让人与受让人就专利权的转让而达成的协议，故本案不应认定为专利权转让合同纠纷。但《合作协议》仍是双方围绕涉案专利的申某、署名、权属等问题作出的约定，双方间的争议亦是因履行《合作协议》而产生，故本案仍属于专利合同纠纷范畴，故最高人民法院认定本案案由系专利合同纠纷。依照最高人民法院的意见，本院对于本案案由予以相应调整。 2.对于本案第三人追加问题。诉讼中，原告、被告及北大第一医院均申某北大第一医院应作为第三人参加诉讼，对此，本院认为，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相应规定，对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立的请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。本案系专利合同纠纷，北大第一医院并非涉案《合作协议》签订方，但因《合作协议》中所涉专利，系登记在北大第一医院名下，故案件的处理结果同其存在利害关系，鉴于此，本院依据当事人的申某，将北大第一医院列为第三人参加诉讼。 二、对于本案实体问题 (一)对于本案实体法的适用问题 2020年10月17日修正的《中华人民共和国专利法》已于2021年6月1日施行；《中华人民共和国民法典》已于2021年1月1日起施行。但依据《中华人民共和国立法法》第九十三条的规定：“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”故此，本案应当适用当事人行为时的法律予以判定。鉴于本案系专利合同纠纷，涉案合同签订的时间及涉案专利取得授权的时间均在2008年12月27日修正的《中华人民共和国专利法》(简称专利法)及《中华人民共和国合同法》(简称合同法)实施期间，故本案实体问题的审理应适用上述法律。 (二)对于《合作协议》效力问题 1.对于《合作协议》第3条的效力，该条款约定“甲方同意该专利先由乙方以乙方所在单位北京大学第一医院作为专利权人向国家知识产权局报送专利申某，但发明人中须有甲方”。虽然在协议中，部分用语并不准确，但结合本案事实可知，该条款实际上是李某表示同意将涉案发明创造申某专利的权利转让给北大第一医院。对于申某专利的权利的转让问题，根据专利法第六条之规定，职务发明创造申某专利的权利属于该单位；非职务发明创造申某专利的权利属于发明人或者设计人。本案中，李某系涉案专利登记的发明人，壬公司的法定代表人，癸公司，子公司亦出具情况说明表示同意涉案专利的专利权归李某所有。故此，就李某一方而言，无论涉案专利是职务发明，还是非职务发明，李某均有权签字转让其一方所享有的权利。同时，作为《合作协议》的相对方窦攀，以及权利受让人北大第一医院均对上述权利转让无异议，且该条款已经实际履行，北大第一医院实际申某了涉案专利并取得了专利权，李某亦被登记为发明人。故此，《合作协议》第3条符合相应权利人的意思表示，亦不侵害他人合法权利，故该条款合法有效。 2.对于《合作协议》第4条效力。在该条款中，双方约定窦攀出资人民币五万元将涉案专利转让给甲方或甲方指定的其他主体。对于该条款，虽然涉案专利登记在北大第一医院名下，窦攀并非涉案专利的专利权人，无权处分涉案专利的权属，且北大第一医院并未在协议上签字，也未追认该协议，故该条款对于北大第一医院不发生效力；但上述条款仅约定窦攀的义务，并未限制北大第一医院必须同意转让，故该条款本身并未侵犯北大第一医院的合法权利。同时，因李某与窦攀在签订协议时，均明知涉案专利将登记在北大第一医院名下，故从合同目的进行解释，该条款应理解为由窦攀出资五万元，向北大第一医院申某涉案专利转让，并在北大第一医院与李某之间进行协调、沟通涉案专利转让等事宜。对于该条款是否存在重大误解或显失公平的问题，因协议第3条载明相应权利转让系“鉴于乙方(窦攀)的工作需要”，故在协议第4条中约定由窦攀出资，亦符合交易惯例，并不存在重大误解或显失公平的情况。综上，《合作协议》第4条系合同双方真实意思表示，并未侵犯他人合法权益，亦未违反强制性法律法规的规定，同时不存在重大误解及显失公平等影响合同效力的情形，故该条款有效。 同时，《合作协议》第4条约定的履行条件为“该专利取得国家知识产权局的授权通知书(以取得专利授权通知书的时间为准)后60个工作日内”，根据本案查明的事实，涉案专利的授权公告日为2019年2月5日，至原告起诉时，上述条款的履行条件已满足，但窦攀既未出资，亦未向北大第一医院提出涉案专利转让事宜，其系迟延履行合同义务，构成违约。 3.对于违约责任承担问题。根据合同法第一百零七条之规定，当事人一方不履行合同义务，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，原告亦请求判令被告和第三人将涉案专利变更登记在原告李某名下以及判令被告向某支付出资款5万元。原告该项诉讼请求虽有部分超出协议的约定，但其本质上亦是请求窦攀继续履行《合作协议》第4条。对于该条款在客观上履行可能性问题，根据北大第一医院的《技术成果及专利转让收入管理办法》及《职务发明成果转化申某书》，其允许向院外转让职务技术成果与专利，并由专利发明人个人在科室同意批准后，向科研处提出成果转化的申某，递交《职务发明成果转化申某书》，再通过协商或评估的方式确定合同价格。依据上述规定，涉案专利可以由窦攀启动专利转让程序。综上，《合作协议》第4条现处于可以实际履行的情形，故窦攀应承担继续履行的义务。对于具体履行事宜，本院将依据双方所签协议内容、合同目的解释以及原告的诉讼请求综合予以考虑，并排除原告请求中超出《合作协议》约定部分，最终予以确定。 4.对于因窦攀违约的赔偿问题，根据《合作协议》第5条，若窦攀或专利所有人未能在上述期限内完成上述转让事宜，则窦攀须向李某赔偿三十万元，并按逾期天数每天支付0.1%违约金给甲方。对此，窦攀基于违约，依法应赔偿合同相对方因其违约而造成的实际损失。对于赔偿损失的具体数额，双方虽然有明确约定，但根据合同法第一百一十四条以及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释(二)》第二十九条的相关规定，当事人约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以适当减少；约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为“过分高于造成的损失”。诉讼中，原告虽主张其存在多项损失，但其中申某专利的相关费用、专利年费、窦攀所得的劳务费用及科研绩效奖金等均非基于窦攀违约所造成的损失；其主张的潜在损失，并非基于违约行为的直接损失且原告并未提交确实充分的证据。对于本案的律师费用等损失，可以计算为窦攀违约造成的损失，但《合作协议》约定的违约金数额已过分高于造成的损失，现被告请求予以减少于法有据，故对于本案违约金数额，本院依法酌定。 综上所述，原告的诉讼请求部分成立，本院依法予以支持。依据2008年12月27日修正的《中华人民共和国专利法》第六条、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释(二)》第二十九条之规定，本院判决如下： 一、在不违背专利权人意愿的前提下，被告窦攀继续履行《合作协议》第4条(于本判决生效后六十日内执行)； 二、被告窦攀向某李某支付因迟延履行《合作协议》第4条的违约金三万元(于本判决生效后七日内执行)； 三、驳回原告李某的其他诉讼请求。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，如果被告窦攀未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息；未按本判决指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 案件受理费8139元，由原告李某负担4000元(已交纳)，由被告窦攀负担4139元(于本判决生效后七日内交纳)。 如不服本判决，各方当事人可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费，上诉于中华人民共和国最高人民法院。 审 判 长　王 东 人民陪审员　巩玟宏 人民陪审员　杜文贺 二〇二二年三月三十日 法官 助理　郑 达 书 记 员　于天娇 书 记 员　李 港 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二) 第29条 中华人民共和国合同法 第107条 中华人民共和国合同法 第114条 中华人民共和国立法法(2015修正) 第93条 中华人民共和国专利法(2000修正) 第6条 中华人民共和国民法典 中华人民共和国民事诉讼法(2021修正) 第260条 更多