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犸慕自动化科技(上海)甲公司与蓝某能科技(上海)乙公司等专利权权属纠纷一审民事判决书
上海知识产权法院
民事判决书
(2021)沪73知民初1184号
原告:犸慕自动化科技(上海)甲公司,住所地上海市奉贤区某地3幢1033室。
法定代表人:余某,执行董事。
委托诉讼代理人:蒋某,某律师事务所律师。
被告:顾某。
被告:蓝某能科技(上海)乙公司,住所地中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层。
法定代表人:方某,总经理。
上列两被告的共同委托诉讼代理人:费秋瑞,某律师事务所律师。
原告犸慕自动化科技(上海)甲公司(以下简称丙公司)与被告顾某、蓝某能科技(上海)乙公司(以下简称丁某)专利权权属纠纷一案,本院立案后依法适用普通程序,于2022年7月5日公开开庭进行了审理。丙公司的委托诉讼代理人蒋某,两被告的共同委托诉讼代理人费秋瑞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求:1.确认原告为专利号为CN208734809U、名称为“一种易于拆装的减噪拖链”的实用新型专利的专利权人;2.判令被告顾某、丁某共同承担原告的合理维权费用39,290元。事实与理由:原告2012年12月成立,主要产品为自主研发的工程塑料拖链系统。被戊公司,己公司监事,庚公司正式离职。辛公司就职期间,前期主要从事产品开发,后期兼任销售,壬公司的经营管理,癸公司的生产、管理和运营的相关商业秘密及产品技术资料。2017年6月,被告子公司,主营拖链产品。2018年5月9日,丑公司申请了“一种易于拆装的减噪拖链”实用新型专利,发明人为顾某,并于2019年4月12日获得专利授权。原告认为,寅公司保密要求,未将相关产品技术材料移交给原告,并擅自对原告内部技术方案进行更改之后申请专利,构成侵权。丑公司明知或应知被告顾某前述行为的违法性,仍以其名义申请专利,侵犯了原告的专利申请权和专利权,共同构成对原告的侵权。同时,原告认为,涉案专利属职务发明,即使不能基于两被告针对原告技术方案的侵权行为直接判定涉案专利属于原告所有,但被告顾某2公司承担的本职工作相关的发明创造,应属原告的职务发明,专利申请权及专利权都属于原告。原告为维护合法权益诉至法院,请求判如所请。庭审中,原告明确其主张涉案专利权权属的依据为,辰公司的任务所完成的职务发明创造,也即被告顾某与原告劳动关系终止后1年内作出的,与其在原告处承担的本职工作或者原告分配的任务有关的发明创造。
两被告共同辩称,1.顾某在原告处担任销售经理,并非技术研发人员,其于2017年5月从原告处离职,涉案专利系离职一年以后才做出,巳公司的职务发明;2.顾某未与原告签署过保密协议,午公司保密要求;3.涉案专利系顾某的研发成果,原告并未研发出与涉案专利类似的技术,原告也未公司的技术;4.本案系专利权属纠纷,原告主张合理费用缺乏法律依据;5.涉案专利于2018年5月申请,原告提起本案诉讼已超过诉讼时效期间。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据,本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据经审查确认的证据,本院认定事实如下:
一、涉案专利情况
名称为“一种易于拆装的减噪拖链”的实用新型专利,申请号201820684954.2,申请日2018年5月9日,授权公告日2019年4月12日,申公司,发明人为顾某。该专利权利要求为:
1.一种易于拆装的减噪拖链,其特征在于:由多个相连的拖链链节(100)和两端的接头(200)组成,每个所述拖链链节(100)又由U型侧板(10)、拖链横杆(20)和降噪模块(30)组成,所述U型侧板(10)上对称设有孔销结构(11),且所述相邻的拖链链节(100)是通过所述孔销结构(11)连接。
2.根据权利要求1所述一种易于拆装的减噪拖链,其特征在于:所述U型侧板(10)两端设有槽口(12),所述槽口(12)内设有圆柱状铰链结构(13),所述拖链横杆(20)的两端均设有配合圆柱状铰链结构(13)使用的槽口状铰链结构(21),且所述圆柱状铰链结构(13)是设置在槽口(12)的偏中心位置。
3.根据权利要求1所述一种易于拆装的减噪拖链,其特征在于:所述拖链横杆(20)的两侧均设有翼型结构(22),所述翼型结构(22)用于抵住相邻拖链链节(100)的相对转动部分。
4.根据权利要求1所述一种易于拆装的减噪拖链,其特征在于:所述降噪模块(30)安装在所述U型侧板(10)两端,所述降噪模块(30)形状为工字型,所述降噪模块(30)的材质为高回弹性橡胶、PU或TPE。
5.根据权利要求1所述一种易于拆装的减噪拖链,其特征在于:所述拖链横杆(20)一侧设有齿槽(23),所述齿槽(23)用于安装分隔片使用,所述分隔片包括普通分隔片(41)和锁紧分隔片(42)。
专利说明书中记载,本实用新型的目的是提供一种轻量化设计、便于拆装、同时配备可配降噪模块的拖链,满足实际使用要求。
二、被告顾某在原告处的相关工作情况
顾某在原告处名片显示,其系原告的拖链系统销售经理。
2021年1月12日,原告向某市静安公证处申请证据保全公证,登录outlook邮件系统:2013年10月17日,顾某向案外人发送邮件“烦请确认TO模具加工尺寸”:请根据附件表格帮忙确认TO模具的加工尺寸,以便我们对照TO样品尺寸确定修模方案,谢谢!邮件附件系产品结构图。2014年6月30日,顾某向案外人发送邮件要求对方就附件图纸产品模具报价。2016年8月30日,余某发邮件询问顾某有没有HC25反向弯曲半径R125的加工图纸,顾某当天发送该图纸给余某。
2013年8月26日,顾某向刘经理发送邮件“FW材料咨询FR犸慕自动化科技(上海)甲公司”:我们想用A3WG6做如下一个产品,一种弹性片,起缓冲阻尼作用……2013年10月17日,李勇向余某、胡爱明发送邮件“答复:MA0008-10S模具需求”,同时抄送顾某,附件为模仁部分的3D。2013年10月22日,顾某向余某发送邮件“轴心距偏差影响公式的简化”。2014年4月25日,顾某向徐晓平发送邮件“MA0031H、MA0032H、MA0035H三套模具数据及合同”,告知附件为产品数据,模具要求及合同,请查收并签章回传,并安排模具方案的设计。2014年5月5日,顾某给案外人发送“试样材料Fr犸慕”邮件,要求案外人寄送试样材料、收到材料后会尽快安排试样。
2021年1月12日,原告向某市静安公证处申请证据保全公证,登录outlook邮件系统:2016年5月16日,余某发送邮件给顾某,内容涉及附件价格清单有更新及补充、以及产品的折扣信息。2016年12月19日,顾某发送邮件《2016拜访报告》,内系excel表格,内容涉及客户名称、联系人、拜访内容,如“递送新样本,对我们拖链还是比较认可,但量不多。2017年1月8日,顾某发送余某邮件《客户2016销售统计及2017年目标》和《工作总结及下年计划》,其中包含有上海地区、江苏地区、浙江地区、广东地区目前的客户、潜在客户、联系过未见效客户等信息。2017年10月8日,顾某发送邮件“2018样本”,系锰犸拖链系统产品目录2018。
余某2017年5月21日发送邮件“销售岗位调整及后续交接”:顾某因家族事业的需要,将要淡出Mammut并最终离开,首先感谢四年多以来对于我们这个小体系的贡献。其次,我个人对于我们七八年以来的共同经历和共度的过程表示感谢。岗位调整如下:江浙沪区域由我接手,广东区域由李淼接手。其中广东区域交接期为6月30日前,主要是:①大客户的共同拜访及交接过渡,②潜在客户的交接与信息传递,③客户资料的移交--在此期间,广东区域希望可以完成1-2周的拜访;江浙沪区域的具体交接视情况顺延。过渡期的工作配合:2017年7-10月为过渡期,客户一些需求的信息整理与传递由顾某继续配合,江浙沪如有短途短时出差,尽量配合完成。在此期间,客户联系人转移至杨晨婷与我处对接。中远期计划:1)上海增加销售1人,负责江浙沪成熟客户的维护及后续新客户的开拓;2)武汉增加销售1人,并成立办事处,李淼的工作重心逐渐转移至广东;3)广东增加销售及拓展代理商,在合适的节点成立广东办事处;4)酉公司及新增配套生产线。——力争Mammut在2020年前后实现3000w的销售目标。
2021年1月19日,原告向某市静安公证处申请证据保全公证,登录outlook邮件系统:2017年6月28日,余某向顾某发送邮件“关于Mammut数据的保存与移交”中记载:首先感谢自2012年以来的努力与付出,以下请妥安排处理:1)所有产品数据(包含关键结构、细节特征的原始数模)请妥善保存,在2017年10月1日前移交——戌公司;2)对外公开数据(指发给客户的,删除细节特征的)可以保留,以备后续协助工作中使用;3)用于产品目录制作,且不含细节特征的产品数据委托你处保存;4)所有江浙沪以外的客户信息一并移交——Mammut以外,其他渠道获得的信息不受约束;5)江浙客户信息你处可留存备份,妥善保管。
2017年6月2日,顾某与余某签订股权转让补充协议,亥公司10%的股权转让给余某。
2017年6月5日,余某向顾某发送邮件“2016年7-12月提成”,涉及2016年7-12月含税销售额的提成分别为3,158、7,967、7,917、8,737、20,007、17,364,合计65,150。2017年7月4日,顾某向原告发送2017年6月报销单,其中涉及2016年提成报销18,814元和机票、出差汽油费、出差补贴,共计21,966元。同月11日,原告向某2伟支付6月报销21,966元。2017年8月10日,余某向顾某发送邮件“7月工资及社保”:7月工资及社保合计5,200,2016年提成结余41,136元。2017年8月、10月,余某向顾某发送邮件,告知2017年第1季度和第2季度的已回款金额和提成金额,其中提成金额分别为50,382和50,050。
余某与顾某的微信聊天记录显示:2018年2月6日,余某“你的社保交到3月份,工资也是跟着发到3月份吗?”顾某“对,下个月我把剩余的做报销做掉”。余某“三月份的社保已经交了,所以三月份的工资也要做,所以报销里面要减掉一个月工资”“或者就多发一个月工资作为前面的样本稿费”。
2017年10月-2018年3月间,原告陆某向顾某支付报销金额26,471、11,067、19,692.4、30,861、17,077元。中国银行国内支付业务付款回单显示:2017年7月-2018年1月,原告每月向顾某支付工资3,500元,2018年2月-2018年4月,原告每月向顾某支付工资3,500.1元。
三、其他相关事实
顾某提交了涉案专利部分建模图纸及文档。其中模具方案要求部分涉及一模二穴、含形状替换镶件和标识替换镶件、产品顶针等内容。
原告为本案支出公证费9,290元、律师费3万元。
以上事实,有原告提供的(2021)沪静证经字第93、94、186号公证书、工资发放业务付款回单、涉案专利授权文本、公证费发票、律师费发票、邮件打印件,被告顾某提交的名片、邮件打印件、股权转让协议、支付宝电子回单、微信聊天记录、专利建模图纸及文档,以及各方当事人的当庭陈述等证据在案佐证。
原告提供的多份截图,真实性无法确认,内容亦与本案缺乏关联性,本院对此不予采纳。被告顾某提供的民事判决书,与本案缺乏关联性,本院对此不予采纳。
本院认为,结合各方当事人的诉辩意见,本案争议在于涉案甲23公司处的职务发明。鉴于涉案实用新型专利申请日为2018年5月9日,本案应适用2008年修正的专利法相关规定。
根据专利法及相关实施细则的规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位,申请被批准后,该单位为专利权人。退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造属于专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造。
本案中,原告主张涉案专利技术属于被告顾某与原告劳动关系终止后1年内作出的,与其在原告处承担的本职工作或者原告分配的任务有关的发明创造。对此,本院评述如下:
首先,关某案专利技术的完成时间。原告法定代表人余某2017年5月21日发送邮件告知因被告顾某将要离职涉及的销售岗位调整及后续交接,涉及部分区域交接期为同年6月30日前,同年7-10月为过渡期;2017年6月28日,余某又向顾某发送邮件明确关于Mammut数据的保存与移交问题,其中也涉及产品数据在2017年10月1日前移交。被告顾某提供的证据也显示原告向某3付的2017年7月起的工资主要涉及之前的销售提成。然涉案专利申请日为2018年5月9日,离原告法定代表人2017年5月21日发送邮件的时间亦不到一年,原告主张该专利技术系被告顾某与原告劳动关系终止后1年内作出的,具有事实依据,本院予以支持。
其次,关某案专利技术与被告顾某在原告处本职工作的相关性。原告主张被告顾某在原告处任职前期主要从事产品研发,后期销售为主兼产品研发,被告顾某则主张其仅是从事销售工作,销售过程中能接触部分技术图纸。对此,本院认为,被告顾某提供的证据显示,乙24公司的邮件涉及《客户2016销售统计及2017年目标》和《工作总结及下年计划》,所有内容均涉及相关客户信息的总结。原告法定代表人2017年5月21日发送邮件告知因被告顾某将要离职涉及的销售岗位调整及后续交接,涉及的也是对于顾某从事的销售岗位的后续交接安排。被告顾某提供的证据还显示,原告向某3付的2017年7月起的工资涉及2016年7月-2017年6月间的销售提成。由此可见,在案证据可以显示至少2016年以来顾某在原告处的工作系销售工作,原告并未提供任何证据证明在此期间顾某从事了产品研发工作,或者原告给顾某分配了有关产品研发的工作,仅是销售人员接触产品图纸的证据并不能证明顾某的本职工作与产品研发有关。在此基础上,原告主张涉案专利技术与被告顾某在原告处本职工作具有相关性,缺乏事实依据,本院不予支持。需要说明的是,员工离职后1年内作出的与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造属于职务发明创造的制度设计,旨在充分考虑技术研发具有的连续性特点,对于从事研发工作的员工离职后利用其在原单位工作期间产生的研发构思进行后续发明创造的行为进行规制,旨在平衡保护离职人员与原单位利益,然该制度并未涉及对非研发人员离职后是否从事研发工作的规制。
据此,依照《中华人民共和国专利法》(2008年修正)第六条第一款,《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款第三项,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定,判决如下:
驳回原告犸慕自动化科技(上海)甲公司的诉讼请求。
本案案件受理费人民币782元,由原告犸慕自动化科技(上海)甲公司负担。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于中华人民共和国最高人民法院。
审 判 长 凌 崧
审 判 员 陈瑶瑶
人民陪审员 顾月琴
二〇二二年十月二十八日
法官 助理 刘 慧
书 记 员 王双燕
附:相关法律条文
本案法律依据
中华人民共和国专利法(2008修正) 第6条1款
中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第12条1款3项
中华人民共和国专利法(2000修正)
中华人民共和国专利法(2020修正) 第6条
最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释(2022修正) 第90条