甲公司侵害实用新型专利权纠纷案

甲公司侵害实用新型专利权纠纷案 湖北省高级人民法院 民事判决书 (2014)鄂民三终字第00445号 上诉人（原审原告）：黄某。 委托代理人：蔡某，某律师事务所律师。 上诉人（原审被告）：乙公司，住所地浙江省绍兴市上虞区上虞经济开发区某地。 法定代表人：章某，该公司执行董事。 委托代理人：朱某，某律师事务所律师。 上诉丙公司（以下简称丙公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服湖北省武汉市中级人民法院（2013）鄂武汉中知初字第00049号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年9月10日公开开庭审理了本案。上诉人黄某及其委托代理人蔡某，丁某的委托代理人朱某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 黄某向一审法院起诉称：其于2007年4月11日取得专利号为ZL200620098460.3，名称为“上、下安装附件带增爬套的复合绝缘子”的实用新型专利。2008年9月26日，丙公司伪造虚假“专利实施许可合同”，并在国家知识产权局登记备案，导致黄某无法许可他人实施该专利。为此，戊公司交涉，丙公司于2010年6月4日向黄某出具了“说明与承诺书”，己公司既不按其承诺与黄某签订专利实施许可合同，也不废除虚假合同和取消合同备案登记，还拒不支付专利使用费，导致黄某因无法许可他人使用上述专利每年损失专利许可使用费20万元（人民币，下同），现已逾期50个月，共损失专利许可使用费84万元。请求判令：1、丙公司停止侵权行为；2、丙公司赔偿黄某因无法正常使用上述专利而造成的损失84万元；3、丙公司承担本案全部诉讼费用。 一审法院经审理查明，2006年2月28日，黄某向国家知识产权局申请名称为“上、下安装附件带增爬套的复合绝缘子”的实用新型专利，该专利于2007年4月11日授权，专利号为ZL200620098460.3。2008年11月10日，丙公司向国家知识产权局办理涉案专利的专利实施许可合同备案手续，备案合同显庚公司实施涉案专利，许可使用期限为2008年9月26日起至2014年9月25日。 2010年6月4日，丙公司出具一份《说明与承诺书》，其内容为：“2008年9月26日，乙公司（以下简称壬公司）未经专利持有人黄某先生同意，用其四项专利（1、中空竹节式支柱复合绝缘子，专利号ZL200620157481.8；2、绝缘子安装附件全包覆型车顶复合绝缘子，专利号ZL200720083106.8；3、上、下安装附件带增爬套的复合绝缘子，专利号ZL200620098460.3；4、复合绝缘子穿墙套管，专利号ZL200620098461.8）办理了高新技术企业。为此，壬公司特作出以下说明和承诺：1、辛公司签订‘专利实施许可合同’。2、上述四壬公司编写并代黄某先生签名的，癸公司刻制的，事先没有征得黄某先生的同意，事后也未向黄某先生说明，黄某先生对此事不知情。3、壬公司未向黄某先生支付上述四项专利的专利使用费和其他任何费用，壬公司愿就此事与黄某先生进行协商，子公司编写的专利实施许可合同，重新签订专利实施许可合同，并按新的合同支付专利使用费。4、壬公司利用上述四项专利的唯一目的是办理高新技术企业享受减税政策，并未利用专利开发任何产品或打算开发产品。因此，壬公司郑重承诺，不干涉也无权干涉专利持有人利用上述四项专利与其它任何厂商的合作。5、壬公司对上述说明和承诺承担全部法律责任，解决法律纠纷的地点为专利持有人所在地。” 庭审中双方当事人确认，丙公司已于2012年8月申请撤销了涉案专利的专利实施许可合同的备案。丙公司向国家知识产权局请求宣告涉案专利无效，国家知识产权局于2013年5月16日以第20597号《无效宣告请求审查决定书》决定维持涉案专利权有效。2010年1月18日，丙公司向国家知识产权局缴纳涉案专利相关费用2125元。 另查明，丑公司未经其同意，寅公司独占实施名称为“绝缘安装附件全包覆型车顶复合绝缘子”实用新型专利（专利号：ZL200720083106.8），并在国家知识产权局进行了备案，致使黄某不能许可他人实施该专利为由，向湖北省武汉市中级人民法院提起民事诉讼，请求判决撤销合同备案手续，丙公司赔偿经济损失。2012年10月，该院以（2011）武知初字第01429号民事判决认定，丙公司的虚假备案行为侵害了黄某享有的许可他人实施专利的权利，卯公司撤销合同备案证明，并赔偿黄某经济损失20万元。黄某、丙公司均不服该判决，提起上诉。湖北省高级人民法院于2013年4月以（2013）鄂民三终字第00017号民事判决，撤销湖北省武汉市中级人民法院（2011）武知初字第01429号民事判决，辰公司赔偿黄某经济损失30万元。丙公司不服（2013）鄂民三终字第00017号民事判决，向最高人民法院申请再审，其理由为：1、有足以推翻原审判决的新证据，即巳公司签订的《合作协议书》上有黄某书写的免责条款，午公司在2010年6月4日前有侵害黄某专利权的行为，未公司不利的书证，申公司的侵权责任，书证一律作废；2、一审法院对《说明与承诺书》质证意见的记录有误，导致对该书证的认证错误；3、一、二审法酉公司（以下简称酉公司）签订的《专利实施许可合同》的效力认定不当。最高人民法院经审查认为，《合作协议书》的内容与该案没有关联性，丙公司以此主张免责的申请再审理由不能成立；《说明与承诺书》戌公司公章，丙公司对该公章的真实性并无异议，丙公司对于黄某偷盖公章的质疑未提交证据予以佐证，一、二审法院确认该证据的证据效力并无不当；一审法院到酉公司进行了调查，酉公司确认了该合同的真实性，且合同是双方当事人意思表示一致的民事法律行为，依法成立的合同受法律保护，酉公司是否有生产涉案专利的经营范围，以及其注册资金是否能够支持其受让实施专利，均与判定《专利实施许可合同》是否真实有效无关。据此，最高人民法院认定丙公司的再审申请不符合民事诉讼法规定的提起再审的情形，以（2013）民申字亥公司的再审申请。 一审法院认为，黄某是“上、下安装附件带增爬套的复合绝缘子”的实用新型专利（专利号：ZL200620098460.3）的专利权人，该专利权在其有效期内，应受法律保护。一、甲23公司的合同备案行为是否经过黄某同乙24公司的侵权责任。丙公司于2010年6月4日出具的《说明与承诺》已由生效的湖北省高级人民法院（2013）鄂民三终字第00017号民事判决和最高人民法院（2013）民申字第2115号民事裁定确认，丙25公司未能提交足以推翻《说明与承诺》的证据，丁26公司关于合同备案行为得到黄某同意的抗辩理由，缺乏事实依据，一审法院不予支持。戊27公司提交的证据包括合作协议、免责承诺及司法鉴定书等，但均未涉及涉案专利，与本案无关联性，不能作为本案认定事实的依据；二、甲23公司的合同备案行为是专利侵权行为还是专利权的妨碍行为。己28公司实施过该专利，庚29公司的合同备案行为导致其无法许可他人实施涉案专利，辛30公司的行为并不属于专利法意义上侵权行为。但专利权人获得专利权后，依法享有自己实施或许可他人实施专利的权利。壬31公司伪造了专利独占实施许可合同并进行备案，客观上产生阻却专利权人许可他人实施专利权的后果，属于对专利权的妨碍行为，该行为仍然属于民事侵权行为，丙公司应承担排除妨碍的侵权责任；三、黄某的赔偿请求能否得到支持。黄某癸32公司的侵权行为对自己造成了实际损害，子33公司因合同备案行为具体获得的利益，黄某也没有提交其他能够证明其经济损失的证据，因此黄某的赔偿请求，一审法院不予支持。戊27公司已经申请撤销合同备案，黄某关于停止侵权的诉讼请求一审法院也不予支持。综上，依照《中华人民共和国专利法》第六十条、《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决：驳回黄某的诉讼请求。一审案件受理费12133元，由黄某负担。 上诉人黄某不服一审判决，向本院提起上诉，请求：1、撤销湖北省武汉市中级人民法院（2013）鄂武汉中知初字第00049号民事判决；2、卯公司赔偿黄某专利转让费30万元；3、丑34公司承担本案一审、二审诉讼费用。事实与理由：1、湖北省高级人民法院作出并经最高人民法院确认的（2013）鄂民三终字第00017号民事判决，寅35公司的备案行为属于侵害专利权人黄某专利权的行为，本案与（2013）鄂民三终字第00017号案件侵权性质完全相同，一审法院却作出了相反判决；2、一审判决歪曲了专利法“实施专利”和“侵犯专利权”的概念，“实施专利”必须包括“用专利获得高新技术企业资格”，否则导致权属不清，使专利权人与侵权者的权益颠倒；3、一审判决违反专利法第65条，未按侵权者的实际获利赔偿。丙公司取得高新企业资质的当年便享受高新企业减税和科研补贴1462985元，而侵权时间应按4年计算。本案与（2013）鄂民三终字第00017号案件的原告与被告、侵权时间、侵权性质的内容相同，唯一不同是专利权人知道涉案专利被非法实施许可后不敢与他人另行签订授权合同，但这不影响本案参照（2013）鄂民三终字第00017号案件判决，并且（2013）鄂民三终字第00017号案件判决书确认“卯36公司签订的《专利实施许可合同》中约定的专利许可费不作为本案判赔依据”，该判决依据的是专利法第65条；4、辰37公司已经撤销专利实施许可合同的备案，因此在上诉状中删除撤销备案的诉讼请求，赔偿金额由原诉讼请求的84万元变更为参照（2013）鄂民三终字第00017号案件判赔的30万元。 丁某二审庭审中口头答辩称：1、专利实施许可合同是经过黄某同意并在黄某的协助下才完成的备案，不存在侵犯其专利权；2、巳38公司（以下简称巳38公司）之间的《专利转让合同》是双方串通伪造的，双方之间的诉讼是虚假诉讼，黄某是否支付赔偿款以及支付多少与本案无关；3、2010年8月7日以前，黄某已经作出书面承诺，午39公司的责任；4、丙公司2008年度享受外资企业减税政策，税率为12.5%，无需执行高新企业15%税率，丙25公司高新企业资格是在2008年12月5日取得，2008年当年不能享受高新企业减税政策。请求二审法院维持一审判决结果，变更一审判决认定错误的事实和理由。 丁某不服一审判决，向本院提起上诉，请求：维持一审法院的正确判决，纠正一审法院对于本案主要事实的错误认定，依法作出正确认定。事实与理由：1、黄某参加了合同备案行为，一审认定是错误的。黄某称其于20未40公司，但在此之前，申41公司一起到浙江省知识产权局办理了合同备案手续。2009年12月，黄某的涉案专利面临未交年费失效，酉42公司办理有关手续，并将国家知识产权局和武汉天元专利事务所戌43公司，丙公司将专利年费和专利失效恢复费、滞纳金等交付国家知识产权局，亥44公司，之后黄某的专利权得以维持法律效力。但一审法院并未采信相关证据，导致对本案主要事实的误判；2、甲45公司提供证据证明黄长乙46公司印章，私自在《说明与承诺书》上盖章并作为证据向一审法院起诉，这一证据属于非法证据，但一审法院错误采信此非法证据作出错误认定；3、丙47公司提交的证据，黄某从2008年9月起全程参加专利实施许可合同的备案活动，并向浙江省知识产权局提交了其身份证明和缴付专利年费的凭据，黄某参与专利丁48公司订立专利许可合同，戊49公司使用，己50公司侵犯了黄某的专利权，一审法院认定丙公司构成侵权错误。 上诉人黄某二审庭审中口头答辩称：1、其并未参与合同备案，庚51公司又未经其同意，伪造签章取消合同备案；2、丙公司没有证据证明《说明与承诺书》辛52公司的公章是虚假的。 上诉人黄某在二审举证期限内未提交新的证据。 丁某在二审举证期限内提交四组证据：第一组，国家知识产权局专利局杭州代办处启用新的备案专用章文件复印件一份，专利实施许可合同备案资料复印件一套（包括合同备案申请表、合同备案证明、专利实施许可合同、涉案专利证书），证明合同备案部分材料是黄某提供的，专利实施许可合同备案是经过黄某同意的；第二组证据，2013年2月8日夏金元无折现金取款4万元、2013年2月18日黄某无折现金存款8万元的个人业务交易单复印件两张，证明黄某伪造支付赔偿款的证据；第三组证据，2013年6月26日中国银行交易凭证复印件四张（包括结算业务申请书两张、汇兑支付往账凭证两张），证明黄某伪造支付赔偿款的证据；第四组证据，壬53公司于2009年8月17日签订的《专利转让合同》复印件一份，癸54公司之间的专利转让合同是伪造的。 子55公司提交的证据发表质证意见认为：对第一组证据的关联性不予认可，对合同备案申请表的真实性不予认可，因为合同备案申请表不是黄某本人提交，上面的签名不是黄某本人签字，对专利实施许可合同的合法性不予认可，丑56公司自己制作未经黄某同意；对第二组证据，寅57公司签订正式协议，双方是2013年3月10日签订的和解协议，李怀清是中间人，4万元的款项当时是给夏金元，交易单本应由夏金元签字，但是黄某自己签了名，后来把黄某的名字划掉改成夏金元。8万元的款项交易单与本案没有关联，此处8万元是黄某自己的存款；对第三组证据，黄某认为夏金元与李怀清之间的账目交易与其没有关系，黄某与李怀清的账目交易，是因为黄某曾找李怀清借过钱，黄某2013年6月26日归还李怀清183400元；对第四组证据，黄某对其真实性、合法性、关联性均不予认可。 丙公司提交的上述证据，结合黄某的质证意见，本院认证如下：第一组证据为专利实施许可合同备案资料及启用新的备案专用章文件，该组证据来源于国家知识产权局专利局杭州代办处，与专利实施许可合同备案具有关联性，但不能达到证明专利实施许可合同备案是经过黄某同意的证明目的；第二组证据为2013年2月8日夏金元现金取款和黄某现金存款的个人业务交易单，与本案不具有关联性，对该组证据本院不予采信；第三组证据为四份2013年6月26日的中国银行交易凭证，其中夏金元与李怀清之间的汇兑支付与本案不具有关联性，黄某与李怀清之间的汇兑支付与本案亦不具有关联性，对该组证据本院不予采信；卯58公司于2009年8月17日签订的《专利转让合同》，该证据为复印件无法与原件核对，且对方对其真实性不认可，对该组证据本院不予采信。 二审经审理查明，一审法院查明的事实属实，本院依法予以确认。 根据当事人的上诉请求、理由及答辩意见，归纳本案二审的争议焦点为：1、一审法院采信2010年6月4日的《说明与承诺书》辰59公司的合同备案行为是否经过黄某同意；2、丙公司的合同备案行为如何定性以及黄某的赔偿请求能否得到支持。针对上述焦点问题，本院评判如下： 黄某是“上、下安装附件带增爬套的复合绝缘子”实用新型专利（专利号：ZL200620098460.3）的专利权人，该专利权在有效期内，应受法律保护。 （一）关于一审法院采信2010年6月4日的《说明与承诺书》辰59公司的合同备案行为是否经过黄某同意的问题。 丙公司2010年6月4日出具的《说明与承诺书》由黄某作为证据提交一审法院，巳60公司的质证，该证据与黄某在湖北省武汉市中级人民法院（2011）武知初字第01429号案中提交的《说明与承诺书》相同，且该《说明与承诺书》已由生效的湖北省高级人民法院（2013）鄂民三终字第00017号民事判决和最高人民法院（2013）民申字第2115号民事裁定确认证明力，丙公司午61公司印章，但并无相关证据证明，因此一审法院确认2010年6月4日的《说明与承诺书》证据效力并无不当，丙公司关于一审法院采信2010年6月4日的《说明与承诺书》不当的上诉理由不能成立，本院不予支持。 未62公司上诉称其替代黄某向国家知识产权局交纳了专利年费和专利失效恢复费、滞纳金等费用，申63公司交纳了手续费，因此黄某参加了专利实施许可合同备案的问题。本院认为，丙公司提交的相关票据中只有2010年1月18日的专酉64公司，注明的申请号与涉案专利相同，己公司于2008年11月10日向国家知识产权局办理涉案专利的实施许可合同备案手续，2010年1月18戌65公司2008年11月10日的合同备案行为经过黄某同意。丙公司二审提交的专利实施许可合同备案资料，也不能证明专利实施许可合同备案经过了黄某的同意，亥66公司2010年6月4日出具《说明与承诺书》确认，丁26公司主张黄某参加了专利实施许可合同备案的上诉理由不能成立，本院不予支持。 （二）甲23公司的合同备案行为如何定性以及黄某的赔偿请求能否得到支持的问题。 《中华人民共和国专利法》第十二条规定，任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。甲67公司于2010年6月4日向黄某出具《说明与承诺书》，认可其向国家知识产权局备案的专利实施许可合同系伪造，丙公司的前述备案行为损害黄某许可他人实施其专利的权利，属于侵害专利权人黄某专利权的行为。《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款规定，行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。甲67公司不当备案行为具有主观过错，专利权人黄某的民事权益受到损害，丁26公司应当承担停止侵权并赔偿损失的民事责任。乙68公司的备案行为侵害其专利权的上诉理由成立，本院予以支持。 丙69公司取得高新企业资质每年享受高新企业减税和科研补贴1462985元，侵权时间应按4年计算，一审判决违反专利法第65条，未按侵权者的实际获利赔偿的问题。本院认为，某事务所出具的虞同会审（2009）第122号审计报告为复印件，丙公司对其真实性亦不予认可，因此本案不能丁70公司戊71公司实际获利的赔偿依据。本案己72公司的合同备案行为对其造成的实际损失，庚73公司因合同备案行为具体获得的利益，而该专利许可使用费亦无法确定，依据《中华人民共和国专利法》第六十五条“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿”的规定，本院综合考虑涉案专利的类型、侵权行为的性质和情节等因素对赔偿数额予以酌定。 本案考虑涉案专利为实用新型专利，丙公司在2010年6月4日的《说明与承诺书》中陈述利用包括涉案专利在内的四项专利的目的是办理高新技术企业享受减税政策，并未利用涉案专利开发任何产品或打算开发产品，辛74公司虚假备案四项专利的行为分别提起四起诉讼，湖北省高级人民法院（2013）鄂民三终字第0壬75公司赔偿黄某经济损失30万元，癸76公司就本案所涉专利进行虚假备案的行为赔偿黄某经济损失5万元。 综上，上诉人黄某的上诉理由部分成立，丁某的上诉理由不能成立。一审判决认定事实正确，但适用法律错误，实体处理不当，本院依法予以纠正。本案经合议庭评议，依照《中华人民共和国专利法》第十二条、第六十五条，《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、撤销湖北省武汉市中级人民法院（2013）鄂武汉中知初字第00049号民事判决； 二、乙公司于本判决生效之日起十日内赔偿黄某经济损失5万元； 三、驳回黄某的其它诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案一审案件受理费12200元，乙公司负担7320元，由黄某负担4880元；二审案件受理费5800元，乙公司负担3480元，由黄某负担2320元。 本判决为终审判决。 审　判　长　　徐　翠 代理审判员　　秦某 代理审判员　　毛某 二〇一五年一月十二日 书　记　员　　汪月琴 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第12条 中华人民共和国专利法(2008修正) 第60条 中华人民共和国专利法(2008修正) 第65条 中华人民共和国侵权责任法 第15条1款2项 中华人民共和国侵权责任法 第6条1款 中华人民共和国民事诉讼法(2012修正) 第142条 中华人民共和国民事诉讼法(2012修正) 第170条1款2项 中华人民共和国民事诉讼法(2012修正) 第253条 更多