甲公司与某某科技有限公司专利权权属纠纷一审民事判决书

甲公司与某某科技戊27公司专利权权属纠纷一审民事判决书 福建省泉州市中级人民法院 民事判决书 (2022)闽05民初1647号 原告：甲公司，住所地江苏省江阴市。 法定代表人：朱某娟，董事。 委托诉讼代理人：董某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：方某，某律师事务所律师。 被告：某某科技戊27公司，住所地福建省泉州市晋江市。 法定代表人：许某力，董事兼总经理。 委托诉讼代理人：苏某，某律师事务所律师。 第三人：坎某。 委托诉讼代理人：董某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：方某，某律师事务所律师。 第三人：杨某双。 第三人：施某雁。 委托诉讼代理人：苏某，某律师事务所律师。 乙公司(以下简称“某甲公司”)丙公司(以下简称“某乙公司”)专利权权属纠纷一案，本院于2022年8月15日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。某甲公司、坎某的共同委托诉讼代理人董某，某乙公司、施某雁的共同委托诉讼代理人苏某到庭参加诉讼。第三人杨某双经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，不影响本案审理。本案现已审理终结。 某甲公司向本院提出诉讼请求：一、请求确认第三人坎某、杨某双参与发明的名称为“某某机”、专利号为201921594某某号的实用新型专利属于职务发明创造，某甲公司、某乙公司对该专利共同享有专利权。二、丁公司戊公司为制止侵权而支付的律师费10500元。三、己公司承担。事实与理由：一、名称为“某某机”、专利号为201921594某某号的技术的实际发明人是本案的坎某、杨某双、施某雁，庚公司当时的法定代表人兼股东，辛公司当时的员工，壬公司的实际控制人。坎某、杨某双参与涉案专利技术发明的行为是职务行为。某甲公司是一家以各种机械设备及其配件的制造、加工、癸公司，坎某在2018年8月1日至2020年7月27日期间，子公司的法定代表人兼持股50%的股东；辛公司的机械工程师。2019年5月至2019年9月期间，因考察到当时市场上织物印染工序中清洗技术的不足，坎某、杨某双与施某雁一起，丑公司所掌握的技术条件，共同发明了涉案专利技术，某甲公司主要负责研发工作，坎某、杨某双为履行职务共同参与了发明设计。涉案专利技术发明成功后，寅公司的许可，卯公司的名义在2019年9月24日自行向国家知识产权局提出实用新型专利申请，授权公告日期为2020年7月24日。二、某甲公司认为，坎某、辰公司任务而参与完成发明的涉案专利技术属于职务发明创造，职务发明创造巳公司。三、两个以上单位或者个人合作完成的发明创造，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人，申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。午公司人员共同完成的涉案专利技术，专利的申请权依法应该属于双方，未公司名义对涉案技术提出专利申请的行为，申公司对涉案技术的专利申请权，某甲公司酉公司侵权所花费的律师费，戌公司承担。 某乙公司辩称，一、关于坎某的身份问题。(一)在完成发明创造过程中，坎某只负责组织工作、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。(1)案涉专利与第三人坎某的法定代表人的职务，某丙公司的生产经营，与案涉的专利的研发没有关联性；亥公司提供的证据第7页，2019年6月21日提交的文件名为“浩沙皂洗固色水洗机管道要求”，按照字面理解，坎某所发的并非是案涉专利的设计思路，甲23公司对案涉专利所提出具体愿望或条件，希望做到或实现的技术，是对其技术方案作出的一种指示。(2)在案证据不足以推定坎某承担研发任务；乙24公司的法定代表人，在与施某雁的沟通中，主要是负责案涉专利的组织工作。某甲公司提交的涉案专利研发的过程也从反面佐证了涉案专利技术主要由施某雁提出相关要求，再由坎某交付给工程师设计整理，丙25公司的本职工作无关。坎某对涉案专利技术方案的实质性特点并不能提供技术启示，其仅仅是依照施某雁的指示和要求，组织工人对案涉专利方案进行简单加工，没有对专利技术方案提出实质性作用，主要工作内容是负责组织案涉专利项目的推进，并未对案涉专利提供有效技术方案。(二)丁26公司的法定代表人，同时也是某乙节能科技(深圳)戊27公司(以下简称寅79公司)的法定代表人，己28公司存在特定关联关系具有双重身份，故无庚29公司辛30公司的职务行为。在此情形下，某甲公司应提供证据证明其与第三人施某雁有合作研发案涉专利的合意，壬31公司职务发明创造的认定。2019年8月26日，癸32公司达成了一致意见，子33公司一致，丑34公司的法定代表人，亥公司提交的证据材料可知，施某雁于当天向坎某个人账户转账70万元，寅35公司成立。在此期间，坎某和施某雁依旧就案涉专利沟通改进中。从案涉实际行为看，在坎某与施某雁的合作中，坎某主要是以恒星股东的身份参与沟通，且寅79公司实际支付了设备的购买费用、差旅费等。在此情形下，某甲公司应提供证据证明其与第三人施某雁有合作研发案涉专利的合意，壬31公司职务发明创造的认定。二、关于参与涉案专利诉争专利是否为坎某、卯36公司处的职务发明。辰37公司的主要物质技术条件完成的涉案发明创造。(1)本案物质条件来看，某甲公司并无用于涉案专利研发的专门资金投入；(2)涉案专利较现有技术改进的主要创新在于加入了“超声波滚筒的内侧壁上安装多个呈环形分布的超声波振子”，从物质条件的使用来说，某甲公司的现有证据不足以证明其为涉案专利的研发提供了主要物质条件。(3)退一步讲，即巳38公司物质技术条件，但其于2019年8月8入职，入职不足一个月就作出涉案发明创造，不符合技术开发的一般规律和常理，午39公司主张涉案专利是职务发明创造不能成立。三、关于诉争专利申请权的问题。专利申请权作为私权利，发明创造的所属单位或个人有权对其发明创造的专利申请权进行转让处分。判断发明人与单位之间工作关系的性质，应当约定优先，在没有约定的情况下，才需要根据双方所实施的实际行为和结果进行综合判断。2019年9月24日，某某科技戊27公司以专利权利人名义，向国家知识产权局提交诉争专利申请。2020年7月24日诉争专利获得授权公告，发明人为：付春林、王忠、胡波、施志雄、施毅然。某甲公司主张坎某2019年8月1日至2019年9月4日将设计图纸发给施某雁属于履行职务行为的职务发明没有事实和法律依据，未40公司。基于前述理由，施某雁对其发明创造的专利申请权进行转让处分，不涉及国家、社会公共利益，并未违反法律、行政法规的强制性规定，也未违法公序良俗，应依法有效，应受法律保护。申41公司全部诉讼请求。 酉42公司的起诉意见。 杨某双未作答辩。 戌43公司的答辩意见。 双方当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，对于双方对真实性均无异议的证据，本院对真实性予以确认，本院将审查关联性、合法性并直接用以认定本案事实。对于双方争议的事实和证据，本院认定如下： 对于某甲公司提供的坎某出具的说明，某乙公司、施某雁对真实性提出异议，本院认为该证据系第三人坎某出具的书面说明，属于第三人陈某，故本院将依法审核其他证据确定该陈某的内容是否真实，不再单独作出认定。 对于某乙公司提供的证据(2020年1月工资表及转账记录)，某甲公司、坎某对真实性提出异议且认为与本案不具有关联性，本院经审查认为，该证据无法体现工资发放的主体，本院对该证据不予确认。 对于某乙公司提供的证据(坎某的报销费用明细)，某甲公司、坎某认为真实性无法确认，且时间均在案涉专利申请日之后，与本案专利申请权纠纷无关。本院经审查认为，关于坎某身份的问题，亥44公司成立时担任相关职务并持有相应股份，至于坎某参与涉案发明创造的研发活动应当如何认定的问题，本院将在下文详述。 根据双方当事人的陈某和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2019年6月初至2019年9月24日，甲45公司法定代表人坎某、乙46公司工程师杨某双共同商讨研发“超声波除油水洗机”，施某雁提供“超声波除油水洗机”机械设备的设计思路及设计需求，坎某、杨某双具体负责“超声波除油水洗机”机械设备的设计细节落实及设计图纸绘制，各方通过微信聊天、现场碰面等形式进行设计细节的沟通与联系，最终确定相应的阶段性研发成果以及机器设备成品的制造。合作过程中，施某雁与坎某、杨某双未约定研发成果的专利申请权及专利权归属，也未就研发费用等具体细节进行书面约定。 就详细的部分研发细节而言，2019年6月6日15时35分，坎某将涉案机器的结构示意图发送给施某雁。同年6月21日17时29分坎某将“浩沙皂洗固色水洗机管道要求”手写手绘图发送给施某雁，同年6月22日10时13分，坎某将“ＳＮＤ058-200Ｌ型水洗联合机管路示意图”“ＳＮＤ058-200Ｌ型水洗联合机”(流程示意图)的设计图纸发送给施某雁。同年8月1日，坎某将“ＳＮＤＣＳＢ-240Ｒ超声波除油水洗机”的流程示意图设计图纸发送给施某雁。丙47公司的企业名称。2019年8月8日起，施某雁与坎某讨论超声波振子的具体实施方式，包括振子数量、排列方式、辊筒槽数量等，并要求坎某与工程师进一步研究落实方案。2019年8月9日16时41分，坎某将“ＳＮＤＣＳＢ-220Ｒ(除油水洗机3)”的图纸方案发送给施某雁，同日22时25分，坎某向施某雁发送了“ＳＮＤＣＳＢ-220Ｒ(超声波除油水洗机流程图)”，8月11日19时43分，坎某向施某雁发送了“ＳＮＤＣＳＢ-220Ｒ(超声波除油水洗机流程图)(1)”，丁48公司的企业名称。同年8月12日，施某雁向坎某提出今天的研发重点在于两个槽与机体的如何连接以及具体连接方式，保证让蒸汽不会外泄，要求坎某和工程师研究具体设计方案。同日，坎某将超声波振子的排列方式需求告知杨某双，要求杨某双出具振板及振子的具体可行实施方案。同年8月22日，坎某向施某雁发送了“振板(1)(1)”“外切圆Ｄ637辊筒(2)”设计图纸。其中“振板(1)(1)”戊49公司，“外切圆Ｄ637辊筒(2)”己50公司的企业名称。 2019年9月24日，某乙公司向国家知识产权局申请了案涉申请号为201921594某某号的“某某机”实用新型专利。2020年7月24日该专利获授权公告。经比对，该专利申请的说明书中体现的附图2、附图3为坎某发送给施某雁“振板(1)(1)”的设计图纸中体现的图样一致。涉案实用新型专利与施某雁、坎某、杨某双同一时间段进行研发设计的“超声波除油水洗机”属于同一发明创造，与(2022)闽05民初1646号中涉及的专利申请号为2019109058015的发明专利中的产品部分属于同一发明创造。某乙公司未否认坎某参与了涉案发明创造的研发活动，但认为坎某从事的工作并未对发明创造的实质性特点作出创造性贡献，仅属于只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人。某乙公司、施某雁在答辩中自认该发明创造系庚51公司后，由某乙公司向国家知识产权局申请。 坎某于2018年8月1日至辛52公司的法定代表人，壬53公司的股东。2019年7月8日，某甲公司与杨某双签订《员工聘用合同》，该合同为劳动合同性质，合同约定杨某双于2019年8月癸54公司的机械工程师，子55公司承接设备要求设计、绘制机械图纸，选型零部件。对设备运行中出现的机械问题提出解决方案，确保设备正常运行。 2019年8月26日，癸32公司达成了一致意见，子33公司一致，丑34公司的法定代表人，坎某持股30%、某乙公司的法定代表人许某力持股70%。丑56公司、某乙公司、坎某、施某雁、杨某双、寅79公司均未对本案发明创造的研发事项及专利申请事项进行约定。 本院认为，本案涉及专利权权属纠纷，应当先确定涉案专利实际上的发明人，才能进一步确定专利权的归属。《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条规定，专利人所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。本案中施某雁对涉案发明创造提出了设计思路以及具体需求及愿望，并对具体技术方案进行指示。坎某、杨某双根据施某雁的思路、需求、指示对发明创造进行图纸绘制、设计等工作。当坎某、杨某双将设计方案反馈给施某雁时施某雁会根据发明创造的具体要求提出修改意见，并让坎某、杨某双进行进一步完善。期间，坎某也会对杨某双具体如何绘制图纸进行指示和探讨(比如超声波振子的排列方式等)。由此可以看出，坎某、杨某双承担的工作，特别是涉案发明创造设计图纸的绘制，直接体现对技术方案的具体安排和设计，属于能够解决相应技术问题、满足相关技术需求的创造性劳动及贡献。当然，在共同研发的过程中，施某雁对于技术需求的问题解决同样为坎某、杨某双的图纸设计等工作提供了创造性的思路及见解。故应当认定施某雁、坎某、杨某双三人均对发明创造的实际性特点作出了创造性贡献，三人作为发明人共同完成了涉案发明创造。某乙公司辩称坎某仅是属于只负责组织工作、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，对此本院认为，某乙公司或者施某雁并非直接提供设计图纸要求某甲公司就图纸进行机械设备的生产，寅57公司对图纸进行设计，而图纸的设计本身就涉及发明创造的技术方案的具体安排，涉及技术方案中技术特征的具体设计，卯58公司法定代表人坎某参与研发活动的行为并非属于只负责组织工作、单纯为物质技术条件的利用提供方便，或者仅是辅助工作。辰59公司的该抗辩意见本院不予采纳。 《中华人民共和国专利法》第六条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。本案坎某、杨某双参巳60公司员工，在某甲公司担任相应职务，在于施某雁沟午61公司的企业名称，某甲公司是专门从事机械设备制造、加工、未62公司，具有设计案涉机械设备的参考技术资料等物质技术条件，涉案发明创造亦属于机械设备，故应当认定为坎某、申63公司的物质技术条件，酉64公司的工作任务进行了涉案发明创造的研发活动。因为参与发明创造的各方均未约定技术成果及专利申请权的归属，根据《中华人民共和国专利法》第八条的规定，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人。戌65公司和施某雁认亥66公司所有，而坎某、杨某双参与涉案发明创造的行为属于职务行为，甲67公司。乙68公司申请后已获得国家知识产权局授权公告。午39公司丙69公司、某乙公司共有，本院予以支持。丁70公司提出“戊71公司时间短即研发了涉案发明创造，不符合技术开发的一般规律”的抗辩，己72公司的任务参与涉案发明创造的研发过程，入职时间短并不能作为其未参与的有效抗辩，辰59公司的该抗辩不予采纳。某乙公司庚73公司的法定代表人，辛74公司辛30公司的职务行为的抗辩，本院认为，壬75公司、施某雁、寅79公司、某乙公司均未对涉案发明创造的合作研发事项进行约定，癸76公司并未成立，且实际投入技术研发工作的参与人坎某、子77公司的设计图纸，丑78公司的工作任务。本案亦未有证据证明双方达成合寅79公司，且施某雁亦未经合作方许可单独转让了案涉专利申请权并实际向国家知识产权局提出了专利申请，卯80公司辰81公司巳82公司的职务行为不予采纳。 某甲公司午83公司应支付其为本案支出的律师费10500元。对此，本院认为，本案因专利权权属纠纷系确权纠纷，而非侵权纠纷，不宜适用《中华人民共和国专利法》第七十一条关于侵权人应当赔偿权利人为制止侵权行为所支付的合理开支的规定，未84公司自行负担，本院对该诉讼请求不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国专利法》第六条、第八条，《中华人民共和国专利法实施细则》第十三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款规定，判决如下： 一、确认坎某、杨某双参与发明的名称为“某某机”、专利号为201921594某某号的实用新型专利属于职务发明创造，甲公司、某某科技戊27公司对该实用新型专利共同享有专利权； 二、申85公司的其他诉讼请求。 案件受理费62.5元，由某某科技戊27公司负担。(胜诉方同意败诉方直接向其支付诉讼费，预缴的诉讼费用不再予以退回，酉86公司应于本判决戌87公司支付其应负担的诉讼费用62.5元。) 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。 本案法律文书生效后，负有履行义务的当事人须依法按时主动向权利人履行生效法律文书所确定的义务，逾期未履行的，应在申请执行立案后七日内如实向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，本裁判文书送达后，即视为当事人已知悉执行通知内容。如违反本条款之规定，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、限制高消费、罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审 判 长 杨金顺 审 判 员 陈美雅 审 判 员 黄玮鹏 二〇二二年十二月八日 法官助理 黄 熠 书 记 员 王金亮 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国专利法》 第六条执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。 非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。 利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。 第八条两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。 《中华人民共和国专利法实施细则》 第十三条专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。 本案法律依据 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第13条 中华人民共和国专利法(2020修正) 第6条 中华人民共和国专利法(2020修正) 第71条 中华人民共和国专利法(2020修正) 第8条 中华人民共和国民事诉讼法(2021修正) 第67条1款