甲公司不服上海市专利管理局专利处理决定案

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：(1999)沪高行终字第1号 审理法官： 吴某 李某 袁某 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 上海市高级人民法院 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 权责关键词： 无效 行政判决 第三人 证据不足 听证 // 甲公司不服上海市专利管理局专利处理决定案 【案情】 原告（上诉人）：甲公司。 被告（被上诉人）：上海市专利管理局。 第三人（被上诉人）：上海航标厂。 第三人：张某。 第三人：张某2。 第三人：陈某。 第三人：王某和。 第三人张某原为第三人上海航标厂（下称航标厂）副厂长，主管技术管理工作，1993年12月调离航标厂，乙公司（丙公司）副总经理；丁公司经理，主要从事航标电子产品设计及研制工作，1995年3月辞职，戊公司总工程师；第三人王某和原在航标厂技术科从事航标电气的设计和研制工作。1993年7月19日辞职，戊公司设备部经理；第三人陈某原为航标厂总工程师室副主任，己公司副经理，1994年4月14日辞职，戊公司生产部经理。 1990年1月2日，航标厂向交通部科学技术发展基金会提出《申请1990年度交通部科学技术发展基金会科技项目的报告》，申请研制低功耗、长寿命内河航标灯项目，该项目预定达到下列目标：1．定向单体光源——固体灯，2．定向光阵——固体光阵，3．低功耗、长寿命内河航标灯。在该报告附件中明确张某2为项目组长。后该项目未被批准。1990年10月31日，航标厂将研制成功的单体光源——全集光超高光效发光二极管向中国专利局申请实用新型专利，设计人为张某2、薛明。1992年1月15日取得90215418．4的专利（下称二极管专利）。 1993年12月8日，庚公司辛公司委托，研制铁路信号灯，并于1994年1月7日完成由19枚LL20单体红色定向光源排列组合而成的定向灯样机试验。在研制过程中，张某提出用单体固体光源根据不同需要组成光阵的构思；王某和提出灯座、水密节、O型橡皮圈、面板玻璃、压圈的设计方案并负责具体电路、结构设计；张某2对设计方案提出修改意见，进行技术指导；陈某负责具体方案的实施。庚公司遂于1994年8月26日向中国专利局申请“高效固体光源信号器”实用新型专利（下称信号器专利），设计人为张某2、张某、王某和、陈某。该专利申请于1996年1月3日被授权，专利号为94239263．9。其技术特征为可根据不同场合，利用单体全集光超高光效固体光源组成不同形式光阵，利用光阵构成信号器，提高光源的总体发光强度，其优点是低功耗、高可靠、长寿命，适用于航海、航空、铁路、公路、矿井等信号灯。航标厂对信号器专利权归属产生异议，向上海市专利管理局（下称市专利局）申请调处。市专利局于1998年12月30日作出沪专法字（98）第03号处理决定，认定19枚LL20定向灯包含了信号器专利的全部技术特征，因此信号器专利发明创造完成日为1994年1月7日。据此，王某和与张某参与设计的信号器专利技术是在离开航标厂不到一年的时间内作出的与其在航标厂从事的工作有关的发明，而张某2、陈某在信号器专利技术完成时仍是航标厂职工。根据《中华人民共和国专利法》第六条第一款、《中华人民共和国专利法实施细则》第十条第一款第一项、第三项等规定，市专利局作出信号器专利权归航标厂持有的决定。庚公司不服诉至法院。 壬公司诉称：第一，虽然航标厂曾经提出过研制低功耗、长寿命内河航标灯项目，但该项目从未获得批准，未能正式立项进行研制。原告提供的证人吴玲珍（系项目申请书中列明的项目助理）称其未参加研制低功耗、长寿命内河航标灯工作，也不知道航标厂申请二极管专利一事。张某、王某和、陈某也从未被分配从事有关研制任务；第二，二极管专利属张某2与薛明的非职务发明，信号器专利应与航标厂无关；第三，低功耗、长寿命内河航标灯与高效固体光源信号器具有不同技术开发构思及作用；LL20×19定向灯未包括高效固体光源信号器全部技术特征，对信号器发明创造完成于1994年1月7日质疑。 被告市专利局辩称：第一，航标厂在提出立项申请后，于1990年10月31日向中国专利局申请单体光源——二极管专利，从而完成低功耗、长寿命内河航标灯项目单体光源的研制工作；第二，低功耗、长寿命内河航标灯是由全集光超高光效发光二极管组成的固体光阵航标灯，而高效固体光源信号器也是由全集光超高光效固体光源组成不同形式光阵的信号灯，二者均为包括全集光超高光效固体光源、固体光源组成的光阵及用该固体光阵作为发光体的信号器，并应用于航海、铁路、公路等；第二、根据1998年10月6日王某和（LL20×19定向灯试验人之一）陈述笔录可知LL20×19定向灯已经包含了高效固体光源信号器的全部技术特征，信号器专利设计完成日为1994年1月7日，是在张某、王某和离开航标厂一年内完成的，与张某2等四人在航标厂承担的本职工作或者原单位分配的任务有关。 第三人航标厂意见同被告。第三人张某2等四人意见同原告。 一审法院经审理认为：专利处理决定并未认定航标厂的立项申请获得批准，癸公司以立项未获批准为由，否认航标厂研制低功耗、长寿命内河航标灯并完成单体光源研制工作的事实，依据不足；信号器专利的技术特征在于可根据不同场合的需要利用单体全集光超高光效固体光源组成不同组合形式的光阵，与预定达到的单体光源——固体灯、定向光阵——固体光阵、低功耗、长寿命内河航标灯的技术特征基本相同，二者均可应用于航海、铁路、公路等。庚公司称两者具有不同技术开发构思及应用依据不足；根据LL20×子公司认为LL20×19定向灯未包括高效固体光源信号器的全部技术特征依据不足；信号器专利技术完成时，设计人张某、王某和离开航标厂不满一年，张某2、陈某尚未离开，且信号器专利技术与四位设计人在航标厂承担的本职工作或任务相关，应当属于执行航标厂任务完成的职务发明创造，申请专利的权利属于航标厂。综上，一审法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十三条第一款，《中华人民共和国专利法实施细则》第十条第一款第一项、第三项，第十五条第一款，参照《专利管理局处理专利纠纷办法》规定，判决维持上海市专利管理局1998年12月30日沪专法字（98）第03号处理决定。 原告不服一审判决，上诉称：第一，航标厂曾出具证明承认二极管专利是张某2、薛明的非职务发明，专利权属和发明的性质不是同一概念。虽然二极管专利属于航标厂，但性质应为非职务发明。该专利归航标厂并不能证明航标厂已进行过项目的开发研制工作。航标厂虽申请立项研制“低功耗、长寿命内河航标灯”，但立项未被批准，也没有开展研制工作，更没有向张某2等四人下达设计任务。市专利局处理决定认定信号器专利权归航标厂，原审法院判决维持该处理决定属认定事实不清。第二，信号器专利与二极管专利具有不同技术特征，两者发光光源所采用的原理和材料不尽相同。第三，信号器专利的技术特征涉及定向灯的具体机械结构，丑公司于1994年1月7日完成该技术方案依据不足。寅公司的物质条件完成的，原审判决在评定专利权归属上，适用法律错误。 第三人张某2述称：二极管专利虽是以单位名义申请，但该专利是其非职务发明，且从专利批准至今，每年的专利年费均由其缴纳。由于交通部未批准单位的立项申请，没有研究经费下拨，单位也不愿投入资金，故该项目系其自行研究。 二审法院经审理认为：航标厂于1990年向交通部科学技术发展基金会申请立项研制低功耗、长寿命内河航标灯项目，其中主要包括定向单体光源、定向光阵，并任命张某2为项目组长，但因该立项申请未获批准，尽管此后航标厂分别在《91年科技新产品工作会议纪要》、《上报85“通达计划”可行性报告》中明确，要将研制低功耗、长寿命航标灯作为该厂“85”期间主要科研项目，也只能证明航标厂有开展研制该项目的意向。市专利局认定航标厂实际进行研制的主要事实依据是该厂于1990年10月31日向中国专利局申请并获授权的二极管专利。虽然二极管专利权属于航标厂，但该专利属性仍未明确。专利权归属与发明创造的职务或非职务属性不是同一概念，非职务发明创造的设计人可以通过赠与、转让等方式，将自己个人的发明创造，以单位的名义申请专利。庚公司提供证据证实1992年航标厂已出具证明承认二极管专利是张某2、薛明的非职务发明创造，以表明两设计人不是执行本单位的任务或主要利用本单位的物质条件完成二极管专利发明。市专利局否定该发明专利的非职务发明性质，并未提供相应证据，其以该发明专利作为航标厂进行“低功耗、长寿命航标灯”研制工作成果的事实依据显然证据不足。况且，立项申请未获批准，市专利局又未提供充分证据证明航标厂开展了研制工作，申请报告附件所列张某2任项目组长的事实不能作为该项目小组实际成立并开展研制工作的证据。 虽然张某2等四人在航标厂的工作都与技术有关，但市专利局未能举证证明航标厂将研制“低功耗、长寿命内河航标灯”项目交付他们完成，也未能举证证明他们的本职工作就是从事系争专利所涉技术的开发研究。且市专利局在答辩中已承认，张某、王某和在信号器专利中的贡献，不是其本职工作，但又认定与他们的本职工作相关，对此，却未能提供证据。至于信号器专利的技术特征与航标厂所要立项研制的科研项目将要达到的技术特征是否相同，因在构思研究中的技术，其技术特征本身不确定，故尚无法确认。 二审法院认为市专利局认定第三人张某2等四人设计完成的信号器专利属航标厂的职务发明创造，事实不清，证据不足。其将信号器专利权确认由航标厂持有，原审法院维持处理决定均属不当。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第二项第一目、第六十一条第三项之规定，判决撤销一审行政判决及专利处理决定，市专利局应在收到判决书之日起3个月内重新作出处理决定。 一审判决书：上海市第一中级人民法院（1999）沪一中行初字第1号。 一审法院合议庭组成人员 审判长：宇晓华；人民陪审员：周向林、凌耀松。 二审判决书：上海市高级人民法院（1999）沪高行终字第1号。 二审法院合议庭组成人员 审判长：吴某；代理审判员：李某、袁某。 ,男，【评析】 《中华人民共和国专利法》第六条规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造，申请专利的权利属于该单位；非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人.”《中华人民共和国专利法实施细则》第十条规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退职、退休或者调动工作后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造.”本案关键在于如何理解以上规定. 虽然航标厂持有二极管专利，系二极管专利的专利申请人，但由于非职务发明的设计人可以将申请专利的权利赠与或转让，所以航标厂作为二极管专利的专利申请人的事实不能得出二极管专利系该厂职务发明的必然结论.鉴于航标厂曾出具二极管专利系非职务发明的证明和本案第三人张某2缴纳二极管专利年费等事实，市专利局以该厂持有二极管专利就笼统地认定信号器专利与张某2等人在该厂的工作有关属认定事实不清，况且信号器专利与二极管专利具有不同技术特征，其技术特征较之二极管专利更为复杂，市专利局仅以航标厂系二极管专利权人就将整个具有更为复杂技术特征且具有独立性的信号器专利完全调处给该厂不当. 航标厂在有关申诉复查听证中提供1987年12月24日“低功耗、长寿命航标灯”项目费用申请表和1988年1月5日施工通知书以证明曾经投入费用开发该项目，但通知单上写明施工期限是1988年1月至1989年12月，难以证明航标厂在获得二极管专利之后进行过研制系争信号器专利技术的工作，且该证据在一、二审均未提供，时间长远，不仅难以认定航标厂对二极管专利进行过实质性投入，而且航标厂在一、二审中也没有提供证明其进行研制的充分证据，就更难以证明该厂对系争信号器专利技术进行过实质性研制.而航标厂在原审提供的有关《立项申请报告》、《会议纪要》、《可行性报告》等也只能证明开展研制该项目的意向，市专利局未对航标厂是否有过实质性的、连续性地开展研制工作进行调查取证，仅以《立项申请报告》等证据判定该厂进行了项目研制开发，并将信号器专利调处给该厂属认定事实不清、证据不足. 不能仅根据张某2等人所担任职务的特殊身分就认为他们所进行的任何研究工作都与本职工作有关或都是他们的本职工作.《专利法实施细则》第十条关于“本职工作”的规定应结合具体情况分析，不能机械理解，技术人员在业务领域内也有可能从事一些业余的个人研究工作.市专利局在二审答辩中也承认张某、王某和在系争信号器专利中的贡献不是他们的本职工作，但又仅凭张某为技术副厂长，王某和在技术科工作的身分而认定他们的贡献与本职工作有关依据不足；同时，《专利法实施细则》第十条规定的“单位分配的任务”应理解为现实有效的任务，而不是已被搁置的任务，张某2虽为“低功耗、长寿命内河航标灯”项目申请报告中列明的组长，但没有充分证据证明该项目开展过实质性工作并一直在延续.市专利局对项目开展情况并、未调查清楚.另外，本案四位第三人各自职务及本职工作不同，各自研制行为是否属于原单位本职工作或任务有关的职务行为的情况也不尽相同，所以应具体分析，综合判断信号器专利的最终归属.原二审判决市专利局重新作出处理决定是正确的. 通过申诉复查查明系争信号器专利已于1999年12月17日由国家知识产权局专利局专利复审委员会决定宣告无效.航标厂未对该行政决定提起有关诉讼. 综上，二审法院以认定事实不清、证据不足为由撤销一审判决及被诉具体行政行为并判决市专利局重新作出处理决定是正确的. 本案法律依据 中华人民共和国专利法(1992修正) 第6条1款 中华人民共和国专利法实施细则[失效] 第10条1款1项 中华人民共和国专利法实施细则[失效] 第10条1款3项 中华人民共和国行政诉讼法 第53条1款 中华人民共和国专利法实施细则[失效] 第15条1款 中华人民共和国行政诉讼法 第54条1款2项1目 中华人民共和国行政诉讼法 第61条1款3项