甲公司与汪丛明实用新型专利实施许可合同纠纷上诉案——被许可人对专利独占许可前侵权行为的诉权

甲公司与汪某实用新型专利实施许可合同纠纷上诉案 ——被许可人对专利独占许可前侵权行为的诉权 【裁判要旨】专利独占许可实践中，专利权人授权被许可人对许可合同签订前发生的侵权行为单独提起诉讼，该授权主要系依附于专利独占许可关系，非单纯的诉权转让行为。基于专利独占许可特殊的排他性质，结合对知识产权司法保护领域相关法律精神的理解与适用，被许可人经专利权人明确授权，可以依据专利独占许可合同约定就许可合同签订前发生的侵害专利财产性权益的行为单独提起诉讼。 【案号】一审：（2017）皖01民初275号　二审：（2018）皖民终3号 【案情】 原告：甲公司。 被告：汪某。 2011年10月19日，乙公司（以下简称乙公司）“万向轮安装支架”实用新型专利权。2016年12月16日，乙公司作为许可方，丙公司就许可实施“万向轮安装支架”实用新型专利签订专利实施许可合同，约定许可期限至2019年12月16日，许可方式为独占实施许可，许可方授权被许可方对许可合同签订前及许可期间内发生的任何第三方侵害上述专利权的行为，享有单独提起诉讼及向专利管理部门请求查处等权利。 甲公司曾就汪某向某儿童用品厂出售生产木制摇床产品所需的零部件“夹板翻转式万向轮”的行为，以汪某及某儿童用品厂为被告向某省合肥市中级人民法院提起侵犯“一种木制摇床”实用新型专利权民事诉讼。该案审理过程中，该法院依甲公司申请，于2016年4月赴汪某经营的五金配件厂调取了其当时正在生产的万向轮产品。诉讼中，甲公司当庭将汪某出售给某儿童用品厂及该法院调取的“夹板翻转式万向轮”丁公司“万向轮安装支架”专利技术特征进行了比对。经比对，被控侵权产品技术特征与涉案“万向轮安装支架”专利技术特征完全相同。 甲公司认为，戊公司“万向轮安装支架”实用新型专利权，故其向法院起诉请求：1.判令汪某立即停止生产、销售侵犯“万向轮安装支架”实用新型专利权的侵权产品；2．汪某立即收回并销毁已经生产的“万向轮安装支架”侵权产品，销毁用于制造侵权产品的模具；3．汪某赔偿其经济损失10万元及合理支出3万元。 【审判】 安徽省合肥市中级人民法院经审理认为，涉案“万向轮安装支架”己公司缴纳了专利年费，该专利为有效专利，应受法律保护。甲公司为“万向轮安装支架”实用新型专利的独占实施许可使用权人，系该专利权的利害关系人，其作为原告对侵害专利权的行为提起诉讼主体适格。根据查明的事实，可以认定汪某生产和销售的“夹板翻转式万向轮”产品技术特征与涉案“万向轮安装支架”专利全技术特征完全相同，落入了涉案专利权的保护范围，构成对涉案专利权的侵害，遂判决：一、汪某于判决生效之日立即停止生产和销售侵害“万向轮安装支架”实用新型专利权产品；二、汪某于判庚公司经济损失3万元；三、辛公司其他诉讼请求。 汪某不服一审判决，上诉称：甲公司非本案适格主体。1．诉讼制度设置系国家对司法资源的合理配置，不允许以私人任意转让的方式予以变更。诉权作为程序性权利具有公法性质，作为公法的裁判请求权不可转让。诉权与实体权利相联系，诉权转让会导致判决承担主体即实体权利义务主体的改变。2．涉案专利独占许可的实体性权利与诉权期间不一致，乙公司壬公司以其自身名义对许可前的侵权行为单独提起诉讼应属无效。本案侵权行为发生在2015年12月10日之前，侵权行为发生时，甲公司对涉案专利不享有任何实体及程序性权利。故上述授权应属无效，甲公司非本案适格主体，请求二审法院辛公司的起诉。 甲公司辩称：1．诉权并非一概不可转让，诉权的取得既可来源于法律规定，亦可来自于权利人的授权。诉权与实体权利义务主体可以分离，如公益诉讼、知识产权领域被许可人以其自身名义提起诉讼等。即诉权可以通过法律规定取得，亦可以依实体权利义务主体的授权取得。我国专利法并未排除或禁止专利权人授予排他许可、普通许可的被许可人的诉权。2．乙公司壬公司对许可前的侵权行为单独提起诉讼系双方真实意思表示，不违反法律的强制性规定。专利法第六十条规定，侵犯专利权引起纠纷的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院提起诉讼。最高人民法院《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》（以下简称《专利司法解释》）规定有权提起诉前停止侵犯专利权行为的利害关系人包括专利实施许可合同的被许可人，并明确独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请。3．民事诉讼法规定起诉条件之即原告与本案有直接利害关系，是指原告对案件享有诉讼利益。甲公司依据合同约定享有涉案专利的实施许可权，其经授权对许可前、许可期间发生的侵权行为有权单独提起诉讼并获得利益，其系与本案具有直接利害关系的适格原告。 安徽省高级人民法院经审理认为，甲公司基于涉案专利实施许可及授权行为，系上述专利利害关系人。专利法第六十条规定侵犯专利权引起纠纷的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉；《专利司法解释》第1条规定提出诉前停止侵犯专利权行为申请的利害关系人包括专利实施许可合同的被许可人，并明确独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请。据此，甲公司作为涉案专利独占实施许可的被许可人，依法享有相应的诉权。 癸公司对涉案专利独占许可合同签订前发生的侵害专利权的行为能否单独提起侵权之诉。本案中，甲公司对汪某提起的专利侵权之诉，主要涉及该专利的财产性权益，未涉及人身权等不可转让性权利。乙公司壬公司以其自身名义对专利实施许可前发生的侵权行为单独提起诉讼，该授权非单纯的诉权转让行为，主要依附于专利独占实施许可关系。汪某侵害涉案专利权的行为虽发生在许可合同签订之前，但基于专利独占许可特殊的排他性质，甲公司作为专利利害关系人并经专利权人明确授权，对许可合同签订前发生的侵害该专利财产性权益行为单独提起侵权之诉，不违反法律禁止性规定，亦未损害他人合法权益，其系本案适格主体。遂判决驳回上诉，维持原判。 【评析】 关于知识产权被许可人的诉权问题，一直以来在学术及实务界广为探讨。在商标权及植物新品种权领域，有关司法解释对三类（独占、排他、普通）许可使用权人的诉权作出了具体规定。在专利权领域，根据专利法第六十条及《专利司法解释》第1条的相关规定，结合对知识产权司法保护领域相关法律精神的理解与适用，被许可人经专利权人明确授权，对许可期间内发生的侵权行为提起诉讼，在实践中并无障碍。然而，对独占许可使用权人能否就许可合同签订前发生的侵权行为单独提起诉讼的问题，应在把握专利独占许可使用权性质的基础上，结合知识产权司法保护领域相关法律精神进行综合评判。 一、专利独占许可使用权的特征及性质 专利独占实施许可，通常是指专利权人作为许可人，与被许可人通过签订合同的方式，授权被许可人在规定的范围内享有对合同规定的专利技术的使用权，许可人或任何第三方都不具有同时在该范围内对该专利技术的使用权，被许可人在一定范围内独占使用该专利并按合同约定向专利权人支付使用费。该种许可使用方式具有很强的排他性，因为专利权人在规定的时间及地域范围内，不能许可任何第三方使用该专利，有时甚至自己亦不得使用。 关于专利独占许可使用权的性质，在学术界亦存在一定的分歧。在美国，通说认为专利许可权是由合同法创设，专利许可权系一种债权；德国学界将专利许可使用权分为普通许可使用和排他许可使用，并强调排他许可使用的准物权性；日本通说认为独占许可使用权具有类似物权的效力。我国对专利许可使用权的属性定性较模糊，但在实践中，诸多观点均可独占及排他专利许可使用权是具有物权化的债权，其性质上类似于用益物权，在某种层面上其亦具有绝对权和对世权的特征。从上述权利属性角度分析，专利独占许可使用权人基于许可使用权的类用益物权性质，其亦享有相应的诉权。 二、知识产权司法保护领域关于诉权的立法创新 传统当事人适格理论认为，诉权主体必须与实体权源相对应，实体权益主体和诉权主体需统一，两者不可分离。但在实践中，诉讼担当突破了传统当事人适格理论，强调在一定情形下，即使不是实体权利主体，也可以基于诉的利益，对他人的实体权利行使诉权。知识产权司法保护领域相关司法解释的制定，凸显了对传统诉权理论制度的创新，如知识产权普通许可权人的诉权以及著作权领域的集体管理组织的诉权等。 在商标权及植物新品种权领域，普通许可的被许可人经权利人明确授权，可就侵权行为提起诉讼，特别是最高人民法院《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第6条规定“依法成立的著作权集体管理组织，根据著作权人的书面授权，以自己的名义提起诉讼，人民法院应当受理。”该规定突破了诉权必须依附于实体权利的传统理念，从法律的层面赋予了著作权集体管理组织独立的诉讼主体地位，系对传统诉权理论的突破与创新，在知识产权司法保护领域具有重要意义。 三、专利权人授权独占许可使用权人就许可前发生的侵害专利财产性权益的行为单独提起诉讼的合法性及合理性分析 知识产权作为智力成果创造者的专有性权利，其专有性及排他性始终在立法和司法领域中被强调。评判本案专利独占许可使用权人是否享有诉权，应在把握专利独占许可使用权的权利属性的基础上，结合知识产权司法保护领域相关法律精神，以整体、联系及发展的思维去理解与适用。专利法及相关司法解释规定了独占许可使用权人相应的诉权，但均未对独占许可使用权人行使诉权的期间作出限制性规定。 关于独占许可使用权人经专利权人明确授权，能否对独占许可合同签订前的侵权行为单独提起诉讼。该问题存在两种情形：一是侵权行为延续至独占实施许可期内。该种情形下，因侵权行为的延续，致使被许可人在许可期间内的相关权益受损，被许可人作为利害关系人可以单独提起侵权之诉。二是侵权行为未延续至许可期间。此种情形下，经专利权利人明确授权，被许可人就许可前发生的侵害专利财产性权益的行为可以单独提起诉讼。理由如下：1．基于专利独占许可及授权行为，被许可人系该专利的利害关系人。如前所述，专利独占许可使用权具有极强的排他性质，在某种层面上其亦具有类用益物权性质，亦可衍生相应的请求权。2．专利权人对被许可人的上述授权，系依附于独占实施许可关系，不同于单纯的诉权转让行为。该授权行为在某种层面上亦可理解为专利权人对其专利在一定期间内产生的财产权益的管理与处分权的一种让与。3．被许可人提起的侵权之诉，主要涉及该专利财产性权益，未涉及人身权等不可转让性权利；上述授权不违反法律的强制性规定，亦未损害他人合法权益。 实践中，基于专利独占许可特殊的排他性质，在独占实施许可期间，相关专利资料亦会根据需要，或移交至被许可人，且被许可人在相关区域内更有利于发现侵权行为。基于从诉讼效率、权利救济时效角度出发，专利权人授权被许可人对许可前发生的侵权行为单独提起诉讼，更有利于维护其专利权益。另外，如前所述，知识产权司法保护领域亦存在一些诉讼担当的情形。从诉讼担当角度出发，本案专利独占许可使用权人经专利权人明确授权，对许可前发生的侵害该专利财产权益的行为单独提起诉讼，亦符合知识产权司法保护领域相关法律精神。综上，子公司基于专利独占许可使用关系，经专利权人书面授权，其就汪从明上述侵害涉案专利财产权的行为单独提起诉讼，符合知识产权司法保护领域相关法律精神，其系本案适格主体。 刘志；胡四海 安徽省高级人民法院二审{审判长}；安徽省高级人民法院 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第60条 中华人民共和国合同法 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定 第1条 最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 第6条 本法院同类案例 丑公司寅公司等实用新型专利许可合同纠纷上诉案 卯公司与陈绍军实用新型专利实施许可合同纠纷案 辰公司与方亮实用新型专利实施许可合同纠纷上诉案 ©北大法宝：（www.pkulaw.com）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有产品和服务。 法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？
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