甲公司发明专利实施许可合同纠纷上诉案

裁判规则 关键词：意思表示,履行情况,违约,专利实施许可 核心问题：1.依解释后的意思表示及在案证据可知专利使用人就实际履行情况已尽告知义务的，不构成违约 裁判要点：合同对其中违约责任的意思表示未做具体约定及解释的，可以合同性质及期限等进行解释 合同双方对发明实施许可合同中长期未实施专利的违约责任意思表示未作具体约定及解释的，可依据涉案专利的性质、授权使用期限及使用人实施合同专利需进行准备工作的合理期限等因素进行解释。根据对长期未实施专利的解释，并结合使用人与专利权人之间的聊天记录等证据，可知使用人在合同签订后即根据实际履行专利实施情况向专利权人告知放弃涉案专利项目的，使用人已履行通知义务且不满足合同对于该项违约责任的约定，使用人不构成违约。 （北大法宝编写） 刘某乙公司发明专利实施许可合同纠纷民事二审民事判决书 中华人民共和国最高人民法院 民事判决书 (2021)最高法知民终1944号 上诉人(原审原告)：刘某。 被上诉人(原审被告)：乙公司。住所地：浙江省金华市武义县某地东南工业区。 法定代表人：吕某，该公司执行董事兼经理。 委托诉讼代理人：林某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：林某2，某律师事务所律师。 上诉人丙公司(以下简称丙公司)发明专利实施许可合同纠纷一案，不服江西省南昌市中级人民法院于2021年8月20日作出的(2021)赣01知民初68号民事判决向本院提起上诉。本院于2021年11月8日立案后，依法组成合议庭，并于2021年12月28日询问当事人，上诉人刘某，丁公司的委托诉讼代理人林某、林某3庭参加询问。本案现已审理终结。 刘某上诉请求：1.撤销原审判决，改判支持刘某原审诉讼请求；2.本案一审、戊公司承担。事实与理由：(一)双方签订的《专利技术实施许可合同》(以下简称涉案合同)第五条违约责任约定“乙方逾期或长期未有实施本专利的，应当及时通知甲方，并予以正当解释，征得甲方认可。乙方逾期未实施本项专利的且未予解释，影响甲方专利技术授权提成收益的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方赔付五倍授权费的违约金。”涉案合同专门约定，己公司逾期或长期未能实施该专利，应当及时通知刘某，并予以正当解释，征得刘某认可。涉案合同履行过程中，丙公司长期未实施本专利，既没有取得刘某认可，也未给出合理解释。反而是刘某积极询问相关研发事宜，丙公司才告知项目被搁置及原因，庚公司的解释，辛公司。(二)丙公司停止实施涉案专利，并非因其研发能力、生产设备、制作工艺、渠道推广等因素，而是考虑成本问题，主动放弃研发项目，导致长期无法生产出合格的产品，涉案合同并未自行变更为普通实施许可合同。(三)原审法院认为刘某对丙公司的违约没有明确提出反对意见不是事实。二审询问时，壬公司支付技术指导费50000元、差旅费5000元、诉讼律师代理费6000元，癸公司承担的诉讼请求。 丙公司辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。涉案合同未能正常履行系因客观存在的困难，丙公司也进行了告知和解释，刘某并未提出异议，应按涉案合同第5.4条约定解决双方争议，子公司不存在违约行为，无需承担赔偿责任。 刘某向原审法院提起诉讼，原审法院于2021年3月22日立案受理。刘某起诉请求：1.丑公司向刘某赔付授权费的违约金200000元、支付技术指导费50000元、支付差旅费5000元；2.丑公司承担律师费6000元；3.寅公司承担。事实与理由：2018年8月20日，刘某带着其卯公司路演，辰公司的高度认可。经过半年的洽谈，双方于2019年1月就户外便携式气动雾化炉签订《专利技术实施许可合同》。涉案合同约定：丙公司在签订协议后一次性支付专利技术国内独家授权费40000元，丙公司以实施专利技术所产生的利益提成，按季度支付，巳公司利用本专利技术开发生产所有产品营销纯利润30%的权利。己公司逾期或长期未能实施该专利，应当及时通知刘某，并予以正当解释，征得刘某认可。丙公司逾期或长期未能实施该专利未予解释，影响刘某专利技术授权提成收益的，刘某有权单方面解除合同，午公司赔付五倍授权费的违约金。合同签订后，未公司研发生产，对技术上的问题详细解答，申公司为其提供技术指导。2020年8月，酉公司研发产品迟迟未能完成，戌公司才被告知暂时没有做类似产品的打算。此时涉案合同已经履行一年半之久，丙公司的行为导致刘某无法获得专利技术授权提成，严重损害刘某合法权益。根据双方签订的合同约定，丙公司的行为已严重违约，应赔偿刘某所有损失。 丙公司原审辩称：1.丙公司不存在违约行为。涉案合同签订后，丙公司依约履行了付款义务，及时进行了立项研发，后因研发过程中遇到难以解决的困难、无法调和的矛盾，无法进行量产。包括：①涉案专利重要部件“取暖节能气嘴”人工焊接良品率低，而机械臂焊接良品率稍高，但压货成本过高，且容易堵塞，市场化后用户使用成本过高；②手动部件多且联动性差，操作过于复杂，用户学习成本过高，体验感差；③专利技术只有一个电机气泵连接电池，没有电路保护措施，对油罐的加压打气没有任何的自控与安全干预措施，安全性与可靠性堪忧。丙公司将涉案技术市场化过程中遇到的困难及时向刘某进行告知，并已得到刘某认可，刘某不能以涉案合同第五条第(3)亥公司的违约责任，而应自动适用第五条第(4)项，即涉案合同自行变为普通实施许可合同，双方均不存在违约行为。2.丙公司两份“便携式气动雾化炉”专利申请是正常的企业行为，申请时间均为2018年10月18日，早于涉案合同的签订时间，并且两份专利的技术发明点主要为“压力监测装置”，与涉案专利解决的技术问题、实现的技术效果并不相同，因此，丙公司并不存在恶意。3.刘某的索赔请求与事实相背、于法无据。第一，刘某主张的200000元违约金没有事实与法律依据。涉案合同签订后，丙公司及时进行了立项研发，也将遇到的困难及时向刘某进行告知，并已得到刘某认可，不存在违约行为。如果法院审理后认为丙公司存在违约行为，丙公司已经支付前期费用且专利产品没有实际生产销售的情况下，200000元的违约金约定过高。第二，根据合同约定，双方确认有现场技术支持的必要后，先一次性支付50000元费用，再进行现场技术指导。双方既没有进行必要性确认，丙公司也没有事先支付，并且刘某的技术指导基本通过微信的方式进行，包括最重要的第一次技术交接，也是通过微信视频的方式。第三，刘某并没有证据证明其支出了5000元差旅费，更没有证明相关差旅费与本案相关。第四，丙公司并未违约，刘某也没有证据证明其支出了6000元律师费。庭审时，丙公司补充意见如下：2019年9月24日，丙公司的工作人员秦余与刘某有一个联系记录，丙公司已经告知刘某研发过程中遇到的困难，明确放弃这个项目。刘某如有损失应当为时间利益，在独占许可期间无法授权其他人研发使用，甲23公司在协议签订之后的六个月已明确告知刘某放弃项目，已经履行了告知义务。丙公司认为六个月的研发期限是合适的，发现困难之后也及时告知刘某，保障了刘某的利益，涉案合同第五条第(4)乙24公司原因无法生产出合格的产品或长期无法产生利润收益，本合同自行变为普通实施许可合同，刘某有权向第三方许可实施本合同技术。关于律师费问题，因为庭前没有收到律师费发票，如果法院认为丙公司应承担相应的责任，由法院酌定。 原审法院认定事实如下： 2016年11月30日，刘某向国家知识产权局申请专利号为ZL20161107XXXX.6号、名称为“户外便携式气动雾化炉”发明专利(以下简称涉案专利)，授权公告日为2018年8月24日。 2019年1月14日，刘某(甲方)丙公司(乙方)签订涉案合同，约定的主要内容有：“甲方将ZL20161107XXXX.6号发明专利独家授权给乙方，授权期限2年(自2019年3月1日-2021年3月1日止)，甲方联系人为刘某，乙方联系人为张晓宇。一、乙方向甲方支付该项专利权实施使用费及支付方式。1.技术秘密使用、远程技术支持费免除，如需甲方现场技术支持，则支付甲方50000元，在确认有必要前，一次性支付甲方；2.专利技术国内独家授权费40000元，在本协议生效前，一次性支付甲方；3.专利许可实施使用费为利润收益分成，双方确定乙方以实施专利技术所产生的利益提成，按季度支付，甲方享有乙方利用本专利技术开发生产所有产品营销纯利润30%的权利，为了补贴乙方实施本专利技术产品的前期推广投入，自本合同生效，12个月之后开始计算收取。……五、违约责任。1.由于甲方未交专利年费而导致专利权失效，甲方应返还授权使用费，并支付乙方数额五倍的违约金；2.甲方逾期一个月未交付技术资料，并提供远程技术支持，乙方有权单方面解除本合同。甲方应返还授权费，并支付数额为五倍的违约金；3.乙方逾期或长期未有实施本专利的，应当及时通知甲方，并予以正当解释，征得甲方认可。乙方逾期未实施本项专利且未予解释，影响甲方专利技术授权提成收益的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方赔付五倍授权费的违约金；4.非甲方原因，因乙方研发能力、生产设备、制作工艺、渠道推广等因素，长期无法生产出合格的产品，或长期无法产生利润收益，本合同即自行变为普通实施许可合同，甲方有权向第三方许可实施本合同技术。……”合同签订后，丙公司向刘某支付了40000元授权费，丙25公司交付了样品及技术资料，丁26公司进行了立项研发。戊27公司停止研发，双方发生争议，刘某诉至原审法院。 另查明：产品研发过程中，己28公司的张晓宇和秦余有多次的微信聊天记录，与张晓宇的聊天记录有：“2019年3月19日，张晓宇：他们是不是还没给你打钱？刘某：打了钱收到了。2019年4月2日，刘某：忙吗，项目研发部有没有什么进展消息，这一个星期了，没动静，是不是有了什么好的创意灵感，设计思路。张晓宇：上周我们还碰了下思路，他们基本理清楚了，应该在做样。2019年9月17日，刘某：一转眼大半年了，气化炉开发进展怎么样了，还顺利没，这么久了也没人理我，看来是挺顺利的，你们准备开发几个产品出来。张晓宇：庚29公司没办法批量，产品那边讲，之前低估了难度，测试打样周期太长，手做和产品距离很大，咱们自己做自由度大很多。刘某：是的，其实最大的难度就在那个截流阀上油气同管，要花点心思，其他的也不难；还有就是那分火片，背面的小孔要有恪手感，缓冲气流，不然分火片用不了多久就会烧红，热量就往下走了，底部炉头就会很烫。2020年5月1日，刘某：我们的项目进展的怎么样了，研发的如何了。张晓宇：现在那个项目有几个暂时解决不掉的，压后了。刘某：这一晃都这么久了，这是要放弃的节奏吗？有什么问题说出来我来想办法解决，大不了再改版就是了，也没听你们说遇到啥大难题。张晓宇：手工跟量产有区别。2020年6月7日，刘某：正式通知你们，明年合约到期后合作要取消了，两年时间一晃都快过了，你们无法生产，我也没办法，只能提前打算，另找下家。张晓宇：好的。2020年7月12日，刘某：你们打算启动项目不？我都给你们张罗好了，代工厂也找好了，你们只需按我的思路设计好产品就可以了，打算启动的话，我们就续约，续约后，我会亲自过来一趟。2020年7月13日，张晓宇：这事我跟老板说了，他说等两天，见面聊，辛30公司。2020年7月16日，刘某：怎么样，兄弟有没有什么好消息告诉我。2020年7月17日，张晓宇：跟老板沟通了一下，就算了吧，还是找合适的人做吧。刘某：如果确定要放弃，那这个机会就留给别人了，你们老板没有长远眼界，那也没办法。” 与秦余的聊天记录有：“2019年3月25日，秦余：刘总，样品寄出了的话，单号发给我。刘某：收到后请查看下有无破损，再签收。2019年4月8日，秦余：刘总，这个预热管，你使用了这么长时间会不会堵，或者有没有堵的经历，因为这个管子的孔径比较小，长时间使用特别是牌号较低的汽油，管子里面很容易积碳，然后就堵上了。刘某：不会堵的，别看它小，使用的时候里面有气压流动，所以它不积碳不堵塞；我使用了两年没出现过堵塞的情况，除非是油料很脏，将油针堵塞，因为油针孔比较小；使用完成后，我们是先关油阀，再断电断气，所以火力熄灭后它还有气压喷出，所以不存在积碳堵塞的情况。秦余：好的，我们这边结构优化了下，准备先用我们目前有的炉子改装做个样品先测试，没问题了就可以小批量产进行大量样本测试了。2019年9月24日，刘某：有什么状况进展，或是问题，随时沟通，不要客气，听张总说之前有些低估了难度。秦余：你好，原来是想在我们的炉子上直接改的，但目前是不好量产，很多结构要重新做开模加测试时间上花费以及需要投入的也比较多，就暂停了。刘某：目前项目暂停了吗？什么时候再启动项目呢，试试这个一体的，简单好设计，立马就能量产；分体的就那油阀要花点心思，油气同管。秦余：油阀都简单，主要是燃烧器的结构，气化管量产焊接不好弄，这个对折的方式良品率很低，要量产的话只能把整个燃烧器的结构改掉。刘某：这么点问题就难倒了，现在你们是不是打算放弃这个项目。秦余：目前是的。刘某：那以后还有可能启动吗，有技术上的难题为什么不早与我沟通呢。秦余：会的，这个项目想法还是很好的，壬31公司那边精力有限，现在有其他的项目要做，如果重新设计结构简化工艺实现量产的话投入会很大，要反复打样做成品测试。刘某：样品只是说明它的工作原理，研究透了它的工作原理，想怎么设计都是没问题的。秦余：样品基本都是手工加工的，要量产很多工艺要更改，特别是气化管，太细了，弯折以及焊接都是个问题。2020年8月9日，刘某：癸32公司还是在杭州，把定位发给我，我正在这边出差，我等会过来。秦余：今天休息，没人上班。刘某：那我先过来，有事商讨，正好我在这边出差，见一面。张晓宇在你们厂里还是在杭州。秦余：我们在杭州，你来过的。” 原审法院认为：己28公司于2019年1月14日签订的《专利技术实施许可合同》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按照合同约定履行各自义务。围绕着本案当事人的诉辩主张，本案的争议焦点在于，1.丙公司是否违约，是否应承担违约金200000元；2.刘某主张的技术指导费50000元、差旅费5000元以及律师代理费6000元是否有依据。 关于争议焦点1，子33公司于2020年8月才告知没有做类似产品的打算，单方面暂停并放弃专利转化产品项目，未获得刘某认可，构成违约。原审法院认为，根据涉案合同第五条第3项的约定，丙公司逾期或长期未实施涉案专利且未予解释的，应赔付刘某五倍授权费的违约金。本案中，涉案合同签订之后，丙公司向刘某支付了授权费40000元，对涉案专利技术进行了立项研发，并于2019年9月24日告知刘某因无法量产项目暂停，刘某未提出反对，之后刘某确有为重启项目而作出努力，甲23公司并未同意重启项目，且在丑34公司合同到期后要取消合作，其要另找下家，寅35公司于2020年8月才告知暂停项目，卯36公司赔偿五倍授权费的违约金，没有依据，原审法院不予支持。根据涉案合同第五条第4项的约定，辰37公司研发能力、生产设备等因素导致长期无法生产出合格产品的，涉案合同自行变为普通实施许可合同。考虑到专利技术市场化有一定困难和风险，存在很大的不确定性，涉案专利之前也没有量产的案例，该条款就是双方对专利市场转化存在困难时如何保护双方权利所作出的约定，因此，本案应适用该条约定解决双方的争议。 关于争议焦点2，原审法院认为，巳38公司确认需刘某现场技术支持，才支付50000元技术指导费，而根据双方的聊天记录，午39公司商讨事宜，未40公司邀请，也不是来做技术支持，故对50000元技术指导费，原审法院不予支持。至于差旅费及律师代理费，双方合同中并未对此进行约定，刘某的主张没有事实和法律依据，原审法院亦不予支持。 综上，依照《中华人民共和国民法典》第四百六十六条、第五百零二条、第八百六十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》(2017年修正)第六十四条第一款的规定，判决如下：驳回刘某的诉讼请求。案件受理费5215元，由刘某负担。 本院二审期间，双方当事人均未向本院提交新证据。 原审法院查明的事实清楚，本院予以确认。 本院认为，申41公司的答辩意见，本案争议焦点在于依据涉案合同第五条第3项约定，丙公司是否构成违约以及是否应当赔偿200000元的违约金。 涉案合同第五条第3项约定“乙方逾期或长期未有实施本专利的，应当及时通知甲方，并予以正当解释，征得甲方认可。乙方逾期未实施本项专利且未予解释，影响甲方专利技术授权提成收益的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方赔付五倍授权费的违约金”。除此以外，涉案合同未对“逾期或长期”的含义作出具体约定。根据《中华人民共和国民法典》第一百四十二条第一款以及第四百六十六条第一款的规定，有相对人的意思表示解释，应当按照所使用的词句，结合相关条款、行为的性质、习惯以及诚信原则，确定意思表示的含义。因此，对“逾期或长期”意思表示的解释，应当结合涉案专利的性质、授权两年的期间、实施合同需要打样测试以及利益分成从合同生效后一年以后才计算等情形来进行解释。据此，“逾期或者长期未实施专利”的合理时间范围可以界定在合同签订后一年至许可合同届满之日即2020年1月14日至2021年3月1日这个期间内未实施专利。因此，酉42公司是否存在2020年1月14日至2021年3月1日这个期间内逾期或者长期未实施涉案专利的情形，且是否能够给出合理解释。 戌43公司是否存在2020年1月14日至2021年3月1日这个期间内逾期或者长期未实施涉案专利的情形。亥44公司的张晓宇、秦余的微信聊天记录：甲45公司已经在做样，2019年9月17日张晓宇称手做产品无法批量、产品存在难度、测试打样周期太长。该两条微信记录证明了丙公司在授权期限开始后一个多月即已经着手对专利产品进行做样，且其后生产遇到了困难，且，刘某并没有提供相反证据，乙46公司在合同签订后在合理期限内已经开始着手实施涉案专利。 戌43公司未继续实施涉案专利，能否给出合理解释的问题。根据本案事实，丙47公司秦余回复刘某的微信证实，因为不好量产、需要重新做开模、需要投入比较多的原因，丙公司目前要放弃该项目。在刘某没有提供相反证据的情况下，上述微信记录证实，丙公司未继续推进实施涉案专利，主要原因系由于该单位研发能力、生产设备、制作工艺不足等原因，无法生产出合格产品，丁48公司即告知刘某放弃该项目，因此，根据涉案合同第五条第4项的约定，戊49公司明确表示不再实施涉案专利起自行由独占许可变更为普通许可。 综上所述，根据涉案合同约定和实际履行情况，丙公司并不存在逾期或者长期未实施涉案专利、也不存在不实施专利且未解释原因的违约情形；丙公司告知放弃该项目时，涉案合同专利独占实施许可合同性质即已终止并变更为普通许可合同性质，丙公司根据诚信原则也已经履行了通知的义务。刘某主张根据涉案合同第五条第3项己50公司赔付五倍授权费合计200000元的违约金的上诉请求，没有事实及法律依据，本院不予支持。 综上，刘某的上诉请求不能成立，应予驳回；原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民法典》第一百四十二条第一款、第四百六十六条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费5215元，由刘某负担。 本判决为终审判决。 审 判 长 原晓爽 审 判 员 詹靖康 审 判 员 张本勇 二〇二二年三月十七日 法官助理 林 伟 书 记 员 汪 妮 本案法律依据 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第64条1款 中华人民共和国民法典 第142条1款 中华人民共和国民法典 第466条1款 中华人民共和国民法典 第502条 中华人民共和国民法典 第862条 中华人民共和国民事诉讼法(2021修正) 第177条1款1项