全文
甲公司、甲、乙专利权权属纠纷案
——乙公司副总裁离职创业后申请的专利归谁：谈“职务发明”引起的专利权属纠纷
一、裁判要旨
1、我国专利申请过程中对登记的发明人并不做实质性审查，因此可能存在登记的发明人并非实际发明人的情形。在此情况下，人民法院在判断涉案发明创造是否属于职务发明时，应当结合实际发明人身份，根据相关法律法规判断是否属于职务发明。
2、判断是否为“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的职务发明创造”，主要考虑涉案发明创造所涉及的技术领域与原单位的任务或提供的物质技术条件之间的“相关性”。该判断标准不同于发明专利侵权判断的审理思路，无需将申请专利的技术与原单位的任务或提供的物质技术条件涉及使用的技术进行比对，从而判断两者是否为同一技术，更无需鉴定两者的同一性。
3、对负有举证证明责任的当事人提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实存在。
二、案件基本情况
丙公司主要从事电容屏触控、TFT-LCD显示驱动&控制、指纹识别及Force Touch（压力触控）方案的研发，被丁公司，负责包括电容式触摸控制、指纹识别技术研发工作，戊公司高级副总裁职务，己公司的研发部门。2015年3月，被告二甲向原告提出离职。庚公司（涉案专利登记的权利人）。原告发现在2015年9月，以被告一为申请人，第三人乙为发明人申请了涉案专利。丙公司辛公司为被告一、甲为被告二、乙为第三人向某提起因职务发明引起的专利权权属纠纷。
被告一和被告二的抗辩重点是：涉案专利技术是通过专利（技术）壬公司C公司，癸公司签署的专利技术转让协议、子公司出具的发票。
第三人乙提交了大学毕业证书、丑公司的劳动合同和社保记录，寅公司的工作经历用以证明自己有研发能力，卯公司工作期间已经开始进行涉案专利的技术研发，辰公司后，巳公司，午公司工作。同时第三人乙还提交了苹果公司、未公司申请的几篇相关专利和手写的技术研发手稿，用于证明涉案专利技术是在自己有相关技术背景的前提下通过参考苹果公司、未公司的在先专利技术得到。涉案专利没有技术含量，属于现有技术方案的简单叠加，申请涉案专利的目的是为了申请国家高新技术企业和领取政府的专利资助。为了进一步证明涉案专利技术方案可以参考现有技术及公知常识得到，被告一和第三人还提交了鉴定机构出具的司法鉴定意见书。
三、本案的难点
难点1：如何证明涉案专利文件中署名的而且是懂涉案专利技术的发明人并非真实的发明人；
难点2：如何证明涉案专利技术的转让方并非涉案专利的真实权利人；
难点3：申公司离职的副总裁甲才是涉案专利技术的真实发明人；
难点4：申公司酉公司戌公司的物质技术条件与涉案专利技术的相关性；
难点5：如何应对被告以涉案专利技术方案源于现有技术的抗辩。
四、我们代理原告解决本案难点的举证思路
（一）如何证明涉案专利文件中署名的而且是懂涉案专利技术的发明人乙并非真实的发明人？
我们思考的举证思路是：从涉案专利技术方案入手进行分析，判断涉案专利文件中署名的发明人乙是否有能力对涉案发明创造的实质性特点做出创造性贡献，同时主张对于涉案专利文件中署名的发明人乙是否是真实发明人的举证责任应该亥公司和涉案专利文件中署名的发明人乙，甲23公司。
确定了举证思路后，我们开始着手准备证据，要想证明涉案专利文件中署名的而且是懂得涉案专利技术的发明人乙并非真实的发明人，非当事人基本拿不到直接证据。所以，乙24公司丙25公司，研发涉案专利技术尚需要投入上千万元的研发费用、上百位研发工程师、需要专用的研发设备、需要投入大量的研发时间经过反复测试和修改才能取得部分研发成果并申请与涉案专利技术相关的专利，而涉案专利文件中署名的发明人乙仅凭一人且在没有任何研发投入、研发设备的情况下，在大学毕业近20年从未申请过一篇专利的情况下，却在2015年9月23日一天时间内申请了包括涉案专利在内的33篇涉及指纹识别的芯片专利，显然不具有合理性的角度进行举证。
（二）如何证明涉案专利技术的转让方也并非涉案专利的真实权利人？
我们思考的举证思路是：第一、涉案专利技术转让方的员工是否有能力对涉案发明创造的实质性特点做出创造性贡献；第二、涉案专利技术转让方是否有能力和是否投入了研发涉案专利技术的资金、时间、人员和设备用于获得涉案专利技术方案；第三、涉案专利技术转让方与受让方是否存在某种关系，从而虚构了专利（技术）转让协议？
明确了举证思路后，我们从涉案专利技术属于芯片领域的高科技核心技术出发，举证证明研发涉案专利技术需要投入高额的研发费用、大量研发人员、专用的研发设备、并需要投入大量的研发时间经过反复测试和修改才能取得部分研发成果。同丁26公司成立时间距申请涉案专利的时间不足一年，公司人员不足10人、注册资金仅为100万，而且实缴资金为0元，从而证明涉案专利技术转让方及其员工都不可能拥有研发涉案专利技术的能力。
同时我们戊27公司己28公司（涉案专利登记的权利人）存在关联关系的证据，例如，庚29公司辛30公司壬31公司的公司信息、C公司工癸32公司子33公司的社保联系人和财务负责人等等。用于证明涉案专利技术转让方与受让方存在关联关系，虚构了专利（技术）转让协议。
当我们收集到这些证据后，我们认为，使法官相信涉案专利技术的转让方也并非涉案专利的真实权利人是能够证明的。
（三）申公司离职的副总裁甲才是涉案专利技术的真实发明人？
我们思考的举证思路是：第一、丑34公司中只有甲有能力对涉案发明创造的实质性特点做出创造性贡献；第二、寅35公司离职的副总裁甲是涉案专利的实际受益人；第三、卯36公司离职的副总裁甲不署名涉案专利的发明人担心什么？规避什么？
确定了举证思路后，我们开始着手准备证据。辰37公司中只有甲有能力对涉案发明创造的实质性特点做出创造性贡献，巳38公司午39公司的人员社保，未40公司成立时间距申请涉案专利的时间不足半年，虽然注册资金有8000万，但实缴资金为0元，B公司没有能力在短期内研发涉案专利技术。B公司人员的社保显示，B公司的工作人员也不多，B公司的这些人员也没有能力在短期内研发涉案专利技术。同时，我们着重强调涉案专利技术属于芯片领域的高科技技术，申41公司丙25公司，研发涉案专利技术尚需要投入上千万元的研发费用、上百位研发工程师、需要专用的研发设备、需要投入大量的研发时间经过反复测试和修改才能取得部分研发成果并申请与涉案专利技术相关的专利。酉42公司主管研发部的高级副总裁，戌43公司亥44公司已经取得的所有研发成果，甲45公司中只有甲有能力在短期内申请包括涉案专利在内的大量芯片领域专利，甲才是涉案专利技术的真实发明人。
乙46公司离职的副总裁甲是涉案专利的实际受益人。丙47公司的工商内档资料显示，丁48公司戊49公司96.5%的股权，己50公司的绝对控制人。
庚51公司离职的副总裁甲不署名辛52公司壬53公司签署了保密协议和竞业限制协议，甲为了规避保密义务、竞业限制义务和/或职务发明义务才不署名涉案专利的发明人。
（四）申公司酉公司戌公司的物质技术条件与涉案专利技术的相关性？
我们思考的举证思路是：第一、癸54公司在甲离职前已经取得了哪些与涉案专利相关的研发成果；第二、子55公司戌公司物质技术条件的情况；第三、如何证明与涉案专利技术的相关性？
关于执行本单位任务或者主要利用本单位的物质技术条件我们只需要举证证明甲具备其一即可。但是，我们认为该组证丑56公司的职务发明很重要。我们需要多角度全方位并尽可能多的提交证据证明该待证事实。
寅57公司执行本单位任务的证据，卯58公司的多次沟通，辰59公司作为发明人申请的与涉案专利技术相关的专利、巳60公司研发部负责人签署的对于研发人员完成与涉案专利技术相关研发成果的多份绩效考核表、午61公司研发人员就与涉案专利技术相关方案进行讨论和修改的电子邮件、未62公司副总裁身份接受媒体采访的公开新闻稿，申63公司确定的与涉案专利技术相关的研发方向和相关技术的优缺点和甲在离职邮件中汇报了他负责的与涉案专利技术相关的研发项目完成情况等证据，酉64公司执行本单位任务的情况。
戌65公司亥66公司在甲离职前已经取得的与涉案专利相关的部分研发成果的证据，我们认为是存在关联关系的。我们的举证思路是，首先，甲67公司在甲离职前已经取得的与涉案专利技术相关的研发成果有哪些？再进一步证明，巳60公司乙68公司的这些研发成果，丙69公司已经取得的研发成果（物质技术条件）用于申请涉案专利。我们开始着手收集证据，找到了例如：A公司开发涉案专利技术项目的立项报告、A公司已经完成的部分技术的原理说明和工作模式说明、A公司研发部内网服务器存储的与涉案专利相关的电路图等研发成果、A公司研发人员之间讨论与涉案专利相关技术的多份电子邮件。丁70公司在甲离职前已经取得了大量与涉案专利相关的研发成果。
在这些证据中，戊71公司物质技术条件申请涉案专利的证据，这个证据的举证和说明需要更进一步细化和聚焦与涉案专利技术方案的相关性，甚至相同性。在庭审前，我己72公司研发部内网服务器存储的电路图，我们发现该电路图与涉案专利公开的电路图的技术方案实质上是完全一致的，只是涉案专利公开的电路图做了布图结构上的形式调整，使得两份图从形式上看是有区别的，为了更充分的证明两份图技术方案的一致性，我们委托专利局专利检索中心出具了一份报告，该报告的结论性意见是两份电路图技术方案完全一致。在庭审中，为了防止我们提出的其他一致性技术方案被被告以并非涉案专利核心技术点进行回避，我们的策略是要求被告和发明人乙首先明确并固定涉案专利的核心技术要点，然后再从我们提交的大量证据中找到与其已经明确并固定涉案专利的核心技术要点相一致的部分，并作出相关证据与涉案专利核心技术要点的一致性说明，以便于法官更清楚的识别两者的相关性。我们之所以要花费大量时间和精力作出技术要点的一致性说明，也是担心法律规定的“技术相关性”没有明确量化的标准而影响案件的结果。
虽然，庚73公司戌公司的物质技术条件中包括的技术与涉案专利的核心技术的一致性进行了准备，但我们仍然担心，如果法官按照专利侵权的审理思路评价“相关性”将对原告不利。为此，我们还需要就“相关性”的尺度搜集一些证据，以便于审判向有利于原告的方向发展。确定了这个思路后，我们开始搜集在先的判例，特别是最高人民法院关于职务发明权属纠纷的判例，我们发现最高院的判例中关于“相关性”的认定尺度是“技术领域相关即可认定相关，无需比对技术方案的一致性”，当找到这些证据后，对于该案的胜诉我们已经有了相当的把握。并将找到的十余份最高人民法院判例作为证据提交，同时将上述最高院判例中关于“相关性”的说明单独摘录整理成一份“相关性”的尺度判断表格供法官参考。
（五）如何应对被告以涉案专利技术方案源于现有技术的抗辩？
在代理这个案件时，我们也研究了其他法院的相关判例，特别是上海法院的一份判例，在该判例中，被告以权属争议专利属于现有技术作为抗辩，最后，上海法院以权属争议专利属于现有技术为由没有支持原告的诉讼请求。在本案中，以防被告提出同样的抗辩策略，我们提交了另外一份江苏省高级人民法院的判例，该判例中论证了作为专利权权属纠纷,并非专利侵权纠纷,辛74公司作为被诉的涉案专利权人,在本案纠壬75公司的诉讼请求,使法庭相信系被告研发了上述技术,应当享有涉案专利权,癸76公司却要求认定该专利技术为现有技术,试图使自己的专利权归于无效,该主张与其专利申请行为之间存在着矛盾之处。子77公司通过一定的投入而研发成功的发明创造,则很难想象其自愿放弃技术成果和法律赋予的权利，反而更使人相信其很可能并非该技术成果的研发人或所有人。我们认为江苏省高级人民法院的判例的论证思路是非常正确的。同时，为了使主审法官更进一步确信，本案被告的恶意程度，丑78公司戌43公司寅79公司尚未起诉、尚未保全的专利列表。
五、法院的判决
法院归纳的争议焦点：一、乙是否是涉诉发明创造实际发明人；二、卯80公司处职务发明创造。
关于争议焦点一：
法院认为：辰81公司起诉要求确认涉案发明创造属于职务发明的案件，但是由于我国专利申请过程中对登记的发明人并不做实质性审查，因此可能存在登记的发明人并非实际发明人的情形。在此情况下，人民法院在判断涉案发明创造是否属于职务发明时，应当结合实际发明人身份，根据相关法律法规判断是否属于职务发明。
法院认为午83公司提交的证据可以证明乙的学习经历和工作技术背景对涉案专利无实质性帮助。同时，法院还认为：在乙认为其是实际发明人的情形下，按照举证责任分配规则，乙应当举证证明其对涉案发明创造作出创造性贡献。而乙未能提交证据证实其在涉案发明创造的技术方案形成过程中做了哪些具体的创造性工作，故本院依法确认乙并非涉案发明专利的实际发明人。
关于争议焦点二：
法院认为，巳82公司处职务发明创造，需要考虑如下三个要素：
首先，A公司是否为甲的“本单位”。午83公司提交的证据可以证明：未84公司相关技术研发项目，能够接触到相关技术研发信息。B公司是涉诉发明创造的专利申请人，申85公司的控股股东，与涉诉发明创造专利申请利益直接关联。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零八条第一款规定，甲是涉诉发明创造的实际发明人具有髙度可能性，本院依法认定甲是涉诉发明创造的实际发明人，A公司是专利法意义上甲的“本单位”。
其次，涉诉专利是否是甲执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。在发明专利权属纠纷案件中，判断是否为“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的职务发明创造”，主要考虑涉案发明创造所涉及的技术领域与原单位的任务或提供的物质技术条件所涉及的技术是否属于相关联技术领域，即涉案发明创造与原单位的任务或提供的物质技术条件之间的“相关性”。该判断标准不同于发明专利侵权判断的审理思路，无需将申请专利的技术与原单位的任务或提供的物质技术条件涉及使用的技术进行比对，从而判断两者是否为同一技术，更无需鉴定两者的同一性。
最后，酉86公司一年内作出。按照《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条的规定，职工在退休、调离原单位或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造为职务发明。发明创造不可能一蹴而就，为了保护原单位的已有投入和可实现利益的流失，法律规定了一年期限的规定。本案中，戌87公司离职日期为2015年3月6日，B公司申请涉诉专利的时间为2015年9月23日，不足一年时间，因此符合职务发明所要求的时间条件。
综上，法院判决：亥88公司。
六、笔者的一些思考和建议
1、员工从原单位离职后申请专利可能面临因职务发明而导致专利被原单位拿回的风险。
在“大众创业、万众创新”的时代背景下，甲89公司去创业或为了谋乙90公司丙91公司申请大量专利，丁92公司的竞争优势，这种行为往往会引起法律纠纷。很多离职人员和/或原单位只知道在原单位工作期间，申请的专利可能属于职务发明，专利申请权和/或专利权属于原单位，对于该员工离职后一定时间内申请的专利也可能属于原单位的职务发明往往不清楚。专利法实施细则第12条已经明确规定：“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造属于原单位的职务发明，专利申请权和/或专利权属于原单位。本案中，原告通过专利权属纠纷向某提起诉讼以维护自身权利，通过这个案件可以为自身合法权利受到侵害，还不知道可以通过专利申请权和/或专利权属纠纷拿回属于自己专利的原单位提供参考，也为离职人员可能涉及侵害原单位职务发明的行为敲响了警钟。
2、对于侵犯原单位职务发明的行为，原单位可以拿起法律武器保护自身合法权益，将本应属于本单位的发明创造拿回来。
戊93公司，己94公司的发展和提升竞争力至关重要，很多研发型企业也越来越重视技术研发和创新，为此投入了大量的人力和财力，因为技术研发周期长、费用高、投入大，所以，研发过程往往异常艰辛，要通过不断的投入、攻坚和试错才能慢慢积累些研发成果。但是，随着研发人员的离职创业或被竞争对手挖角，这些离职人员往往会带走原单位尚未申请专利的核心技术，庚95公司申请专利以彰显自己的价值和谋取不正当的竞争优势，而且，这些离职人员所从事的工作往往都是和原单位存在竞争关系，甚至利用在原单位掌握的技术挖角原单位的客户，抢夺原单位的市场份额，给原单位造成了或大或小的损失。通过本案，笔者建议，对于这种将原单位研发成果用其他主体名义申请专利，侵犯原单位职务发明的行为，原单位一定要拿起法律武器保护自身合法权益，将本应属于自己的发明创造拿回来。如若放任不管，这种不良的示范效应一旦形成，将会有更多的员工前赴后继的进行效仿，原单位将彻底丧失技术竞争优势，甚至面临衰退和死亡。
3、原单位拿回专利后，辛96公司还可能面临专利侵权风险。
通过专利申请权和/或专利权纠纷拿回本应属于原单位的职务发明是维护权利人合法权益的第一步，原单位在拿回专利权后还可以根据侵权方的壬97公司发起专利侵权诉讼，以进一步制止侵权方使用专利技术谋取不正当竞争优势。在实践中，癸98公司往往会将自己生产、销售的产品所涉及的技术申请专利，申请专利的技术方案和保护范围和其生产、销售的产品是一样的，所以，原单位在拿回专利权后，子99公司专利侵权，丑100公司停止侵权产品的生产、销售、许诺销售侵权行为，寅101公司赔偿经济损失。通过专利侵权诉讼，卯102公司承担赔偿责任、辰103公司的发展，甚至巳104公司。
4、辛96公司面临专利权属纠纷，担心败诉后专利权被原单位拿回，选择向专利局提出放弃或撤回（已经公开，尚未授权）涉案专利，使该专利技术沦为公知技术，任何人都可以免费使用，如何解决？
首先，我们建议原单位在提起专利权属纠纷的同时向某提出对涉案专利的保全申请，通过法院向专利局发函中止涉案专利的审查，避免涉案专利被恶意放弃或撤回；原单位也可以在拿到法院对于专利权属案的受理通知书后直接向专利局依据专利审查指南的规定提出申请；
其次，要密切关注保全申请的时限，及时进行续封。特别要注意避免起诉一批专利，仅就已经起诉的专利采取保全措施，而遗留另一批专利待前案终审胜诉后再进行起诉。尚未起诉的专利因为没有法院出具的专利权属纠纷案的受理通知书后，专利局不会进行保全，法院也不会进行保全，这就给涉案专利上“登记的权利人”（专利局对于专利证书登记的申请人是否是合法的权利人不做实质审查）遗留了“恶意”放弃或撤回（已经公开，尚未授权）相关专利的可能。
5、案件证据收集、庭前准备的重要性。
在因职务发明引起的专利申请权和/或专利权纠纷中，如果在职人员或离职人员直接署名为涉案专利的发明人，只是通过非原单位作为专利的申请人去申请专利，对于这类案件原告的举证责任往往是比较简单的。还有一些案件，在职人员或离职人员做了些防范措施，将自己的亲属、父母或子女署名为发明人，而这些署名的发明人根本不懂涉案专利的技术，对于这类案件原告的举证责任往往也不难。本案之所以难办，是因为涉案专利中署名的发明人也是懂涉案专利技术的人员，而且涉案午105公司直接申请，未106公司作为专利的申请人，通过专利转让的方申107公司，这就给原告代理律师增加了非常大的举证难度，特别是被告事前已经做了非常周密的准备和布局，原告很难拿到直接证据证明被告的侵权行为，在这种情况下，对于原告的举证责任将非常重，需要原告提交大量证据，而且这些证据要相互印证，使主审法官在原告证据优势基础上形成内心确信，利用《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十三条：“双方当事人对同一事实分别举出相反的证据，但都没有足够的依据否定对方证据的，人民法院应当结合案件情况，判断一方提供证据的证明力是否明显大于另一方提供证据的证明力，并对证明力较大的证据予以确认。”的高度盖然性原则进行判决。本案中，作为原告代理律师，我们提交了30多份，1400多页的证据，申请了多份公证和鉴定机构出具的证据，参加了很多次庭审，相关证据说明、质证意见、技术相关性比对意见、代理意见等200多页。所有的投入和付出，在拿到胜诉判决的那一刻都是值得的。