甲公司（乙公司）丙公司发明专利实施许可合同纠纷一审民事判决书

甲公司（乙公司）丙公司发明专利实施许可合同纠纷一审民事判决书 山东省济南市中级人民法院 民事判决书 (2018)鲁01民初2503号 原告：甲公司（乙公司），住所地山东省淄博市。 法定代表人：荣博，总经理。 委托诉讼代理人：王某。 委托诉讼代理人：刘某，某律师事务所律师。 被告：丙公司，住所地重庆市。 法定代表人：梁某，董某。 委托诉讼代理人：刘某2，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：权力智，某律师事务所实习律师。 丁公司（乙公司）（以下简称己公司）戊公司（以下简称辰37公司）专利实施许可合同纠纷一案，本院于2018年11月2日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。己公司的法定代表人荣博及其委托诉讼代理人王某、刘某，庚公司的委托诉讼代理人刘某2、权力智到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 己公司向本院提出诉讼请求：1、被告向某支付专利许可使用费800万元；并赔偿逾期付款的损失534750元。2、诉讼费用由被告承担。庭审中，原告明确逾期付款的损失的计算依据为，以310万元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率（年利率4.35%）自2016年1月1日计算至2018年10月18日。事实及理由：2013年7月，辛公司、罗世荣签订《壬公司协议书》，癸公司即被告。协议书第四条声明、承诺及保证条款第（二）项各方特定的权利义务约定，原告将相关专利以排他实施许可的方式许可给被告生产、销售高压电能表，子公司生产、销售高压电能表所产生的年销售收入金额的5%提取（每年6月30日预付50%，12月30日结清当年应提许可使用费）。专利许可使用费提取总额达800万元时不再计提，时间不超过5年。同时协议书第十四条约定，被告在成某224个月内至少实现销售2000台套高压电能表，否则，原告有权要求提高专利使用费提成标准。如被告在24个月内未实现销售2000台，期满被告应按2000台产值提成给原告专利许可使用费。被告于2013年11月28日成某2，原告依约将专利权许可被告使用，被告已投入生产使用，并已销售专利产品高压电能表，售价高达201367.52元/台，但被告至今未向某支付任何专利许可使用费，违反了双方约定，严重侵害了原告的合法权益。 庚公司辩称，1.原告拟许可给被告使用的部分专利是否存在以及权属存疑。此外ZL200510012796.3号专利并非生产高压电能表所需，而是生产制作高压电能表的设备所需专利，这个设备被告已经另行向某购买，不应当纳入专利有偿许可使用的范畴。2.根据合资协议书及其补充协议的约定，就专利许可使用事宜，原告应当与被告另行签订许可协议，但是原告至今未与被告签订。被告没有参与该两份协议的签订，该两份协议不能直接成为原告和被告之间的合同。因此，原告不能直接以合资协议书及补充协议的约定内容来要求被告支付专利许可使用费。3.原告并没有完全履行作为专利许可一方的义务。假定基于上述合资协议书及其补充协议认定原告与被告已形成专利许可合同关系，但是，原告至今没有向被告交付其声称已许可被告使用的专利技术资料，包括图纸、生产工艺等，没有提供其他技术支持，更没有按照合资协议书第十条第1款的约定向被告委派负责生产及技术的副总经理，导致被告不可能正常充分地使用专利技术，被告只能通过自行解构和研究，试制了个别涉及专利的产品。4.假定上述合资协议书及其补充协议有关专利许可的内容可直接适用于原告与被告，则关于专利许可费的计提标准，也应该以补充协议的约定为准。补充协议第二条明确约定：乙方所有的或乙方实际控制人所拥有的专利，丑公司签订许可协议，其提成比例按专利产品销售金额的5%办理计提，提成时间不超过五年。该补充协议签订于合资协议书之后，因此，关于专利许可合同的签订及许可费的计提，应当以该补充协议的约定为准。5.合资协议书第十四条第2款，并非无条件保证在被告设立后24个月内至少实现2000台高压电能表的销售。该约定的前提是原告确保零部件正常供应。但是到目前为止，原告根本没有供应零部件，只供应了20余套半成品。原告之所以没有供应零部件，其原因原告很清楚，合资协议约定的高压电能表，被告根本不可能批量生产、销售。整个合资事项是建立在原告对其他股东的误导基础上。首先，高压电能表的核心功能是计量，而且主要是拟用于国家电网对于用电人的电能计量和结算，根据《中华人民共和国计量法》的规定，对社会公用计量标准器具，实行强制检定。检定必然需要国家有关部门审核通过的检定规程。签订合资协议时，原告告知其他股东，高压电能表的检定寅公司在制定，该标准很快就会通过国家有关部门审核。但事实上，该检定规程至今未通过审核，根据原告在另一案件中所举证据和原告的说法，该检定规程在2018年卯公司报送到国家标准化管理委员会，至今尚未通过审核。因此，在没有检定规程的情形下，该高压电能表只能作为单位内部计量考核用或科研使用，不能形成批量销售市场。被告从2013年11月设立至今已经五年多，但主营业务额只有20余万元，而且该业务是属于一个研发事项，其中提供了一台涉及了少部分专利的产品，该业务的20余万元款项并非如原告诉称的是专利产品的价款，而是研发费用和研发报酬。此外，根据合资协议书第四条第（二）款第7项的约定，原告应确保被告能正常生产、销售专利产品。如上所述，由于该产品没有相应的检定规程，导致该产品不能作为计量器具实现正常的批量销售，这属于产品本身技术方面的问题，原告显然没有尽到确保能正常销售专利产品的义务。基于此因素，以及原告还存在未及时按约提供生产设备、未正常供应零配件、未委派技术副总等情形，所以被告未能在成某224个月内销售2000台高压电能表，与原告具有密切关联，原告现要求按照2000台高压电能表来计提专利许可费，是不符合合同约定，也不符合公平原则的。综上，被告认为，原告的诉讼请求与事实不符，无相应的法律依据。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。经庭审质证，本院对当事人真实性无异议的证据记载的内容予以确认，对于其证明力及当事人提出的关联性异议，本院将在说理部分予以评析。根据庭审举证、质证和认证情况，结合当事人的陈述，本院认定如下事实： 2013年7月，辰公司（甲方）己公司（乙方）、罗世荣（丙方）签订《壬公司协议书》。协议书约定：一、合作前提：甲方系中央直属在渝军工企业，具有丰富的企业管理经验与市场开发能力以及很强的资金实力；乙方以技术为依托，并具备丰厚的技术资源、技术人才资源优势；丙方具有行业资源和市场拓展等优势。据此，甲、乙、丙三方经过充分的可行性论证和调研，一致同意为使“高压电能表"及系列产品尽快实现大批量产业化，为实现该目标三方同意合资成立“巳公司"（暂定名，以下简称子公司）。……三、注册资本及认缴。2、甲、乙、丙三方各自出资形式及金额如下：（1）甲方以货币资金一次性投入1530万元，子公司中占51%的股权。（2）乙方以货币资金分期投入1170万元，子公司中占39%的股权。（3）丙方以货币资金一次性投入300万元，子公司中占10%的股权。四、声明、承诺及保证条款。（二）各方特定的权利与义务：……2、乙方愿将持有的有效专利权以及系列专利产品，在本协议约定区域内（暂定：四川省、云南省、贵州省、重庆市、湖南省。午公司具有其他市场资源和产品质量优良时，未公司开放其他市场）申公司生产、销售高压电能表（许可内容以许可协议为准），子公司生产、销售高压电能表所产生的年销售收入金额的5%提取，（每年6月30日预付50%，12月30日结清当年应提许可使用费）。专利许可使用费提取总额达800万元时不再计提。专利权名称和专利权证书号如下： 序号 专利名称 专利号 备注 1 高压电能计量装置计量性能的整体检定、测量方法 200510012796.3 发明 2 一种用电流法测量高压电压的方法及其装置 200610070578.X 发明 3 传感器式高压电能计量方法 200710014037.X 发明 4 电流法高压电压传感器 200620161235.X 实用新型 5 传感器式高压电能计量表 200720019883.6 实用新型 6 无接点传感式电流表 200720017635.8 实用新型 7 组合式传感器 200820187754.2 实用新型 8 I/P电压取源装置 200820187888.4 实用新型 9 V/P电压取源装置 200820187888.5 实用新型 10 顶针式取电压装置 201030634621.8 外观设计 11 顶针式取电压装置 201020624363.X 实用新型 3、子公司成某2，视产品生产和市场拓展情况，为避免同业竞争和建立良好的市场秩序，乙方不得在本协议约定区域内许可任何第三方（酉公司等其他任何形式）戌公司业务相同或相似的经营活动或许可生产、销售相同的专利产品。……6、子公司在生产、销售专利产品过程中，在原专利产品基础上发明的新专利产品，不构成侵犯原专利权人（乙方）的专利权（提成未满800万元时，仍须继续提成），其生产新专利产品是否调整原专利使用费的提成标准等事宜，届时三方本着诚信原则另行协商处理。7、乙方承诺：亥公司能有长远、持续发展，应提供生产专利产品的技术支持，甲23公司能正常生产、销售专利产品。愿意将高压电能表的系列产品及新技术、乙24公司使用，其专利许可使用费届时三方另行协商处理。8、丙25公司成某2三个月内，亥公司提供生产高压电能表的专用设备，其价格按市场价格购买（丁26公司另签协议）；戊27公司能生产出合格产品。……十、经营管理机构。1、子公司设立经营管理机构，己28公司日常经营管理工作。……生产（技术）副总经理由乙方委派……十四、其他。2、子公司成某2，其市场区域初期主要立足重庆市场，尽快辐射周边市场和开拓西部市场或协商开拓更广的市场，庚29公司设立后，且乙方确保零部件正常供应的前提下，子公司在24个月内至少实现销售2000台套高压电能表。否则，乙方有权要求提高专利使用费提成标准。午公司在24个月内未实现销售2000台，辛30公司应按2000台产值提成给乙方专利使用许可费（因乙方原因导致除外）。……5、本协议经三方当事人或委托代理人签字并加盖公章后成立。同时，鉴于甲方系中央企业，本壬31公司批复（获批后甲方应向乙方提供批复的复印件）同意后生效，本协议生效后各方开始履行协议约定义务。如未获批准原件全部退回乙方。 2013年11月23日，上述三方签订《壬公司协议书（补充协议一）》（以下简称补充协议）载明：甲、乙、丙三方于2013年7月签订了《壬公司协议书》（以下简称合资协议），现就《合资协议》癸32公司（以下简称申公司）专供专用设备的事项，特作如下明确约定：一、《合资协议》于子33公司（丑34公司）批复（船重规［2013］1098号）同意，现按《合资协议》的约定各方正式履行协议义务。二、乙方所有的或乙方实际控制人所拥有的专利，丑公司签订许可协议，其提成比例按专利产品销售金额的5%办理计提，提成时间不超过五年。三、生产设备、检测设备、生产线设计建设、生产能力建设培训等问题，由乙方负责总承包组织建设，确保顺利投产和生产。专用设备见清单一览表，寅35公司签订合同为准。……五、专用设备的采购、生产线建设等交易，乙方仍应本着诚实信用的原则，提供能够充分支撑价格的相关材料，说明其价格的合理性和可行性，避免违规、违纪等行为。……九、本协议经三方当事人或委托代理人签字并加盖公章后随《合资协议》生效而生效，生效协议对各方当事人均具有法律约束力。十、原《合资协议》辰公司于2013年8月进行了名称变更，变更后的名称为：卯36公司。 2013年11月28日，辰37公司注册成立，经营范围包括传感式高压电能表、电力设备生产等。2013年12月31日，庚公司（定作方）巳38公司（承揽方）签订《传感器式高压电能表生产、检测设备及生产线安装承包合同书》，约定由承揽方为被告承建传感器式高压电能表生产线，包括生产和检测设备的设计、制造、安装、调试，合同总款项为10417171元，付款方式为电汇，于合同生效后一次性付清，合同第八条验收项中载明“该批设备所生产的产品为国内首创，没有国标，午39公司的企业标准，因此该批设备未40公司的企标即为合格产品"。2014年1月6日，被告将合同总款项10申41公司账户。2014年12月6日，巳38公司（供方）庚公司（需方）签订《购销合同》，巳38公司向被告提供包括传感器式高压电能表半成品20套（3340元/套，其中10套包胶，10套喷胶，已装好架子，可直接浇注）在内的货物一宗，价值126263.47元。名为【邮箱已隐去】的电子信箱邮件往来显示，巳38公司庚公司注册成某2就有关设备、技术资料、供货及专利许可使用费等问题进行持续的联系沟通。其中，2015年1月外派人员出勤统计表显示，2015年1月3日至14日，巳38公司派往被告处技术人员4人。2015年1月12日，浇注、包胶试生产小结会会议纪要显示，被告仍缺少装模、喷胶的工艺作业指导书，浇注系统需要改善，铣床存在漏油问题，老化线接线压线、高低温老化室室内接线安装、流水线工作台P某某通信计量单元、铁芯测试台未安装及调试。2015年1月13日，酉42公司发函称“按贵司2014年12月18日制定的前卫计保后续工作计划、安排要求，在贵司人员精心组织和指导下，目前已按计划完成了装模、浇注、铣底、包胶等工序的试生产。另外，由于杨主任有其他重要工作安排，测试设备、高压老化线、高低温老化室等安装调试工作暂时未开展"。2015年1月28日，戌43公司出具《验收报告》，载明：被告（需方）于2亥44公司（供方）订购《VRC120-2000III环氧树脂真空浇注设备》1套与《环氧树脂真空浇注设备用填料吨解袋、干燥、输送、加料装备》1套。该套设备于2014年5月16日完成了设计、制造工作。于2014年7月24日完成安装、调试工作，于2014年7月25日完成空载验收工作。并于2015年1月9日-2015年1月23日进行了3批试生产。现双方认为该设备各系统配置及参数满足要求，设备备件、资料齐全，供方已对需方操作维护人员进行了培训，双方同意设备正式通过验收。2015年6月19日，重庆市质量技术监督局向被告颁发制作计量器具许可证，计量器具名称为传感器式高压电能表，型号CGDS-12N，有效期至2018年6月18日。2015年7月27日，重庆市质量技术监督局向被告颁发计量标准考核证书，载明被告的高压电能表标准装置考核合格，有效期至2019年7月26日。 2015年10月8日，甲45公司（甲方）与被告（乙方）签订《技术开发（委托）合同》，约定由甲方委托乙方研究开发新一代高压电能表项目，技术目标包括提交基于法拉第磁光效应的新一代全光纤电流传感器的高压电能表整体设计方案1份、适用于新一代电流传感器的计量单元电路设计方案1份和基于光电电流传感技术的新一代高压电能表计量平台1套，研究开发经费和报酬总额为235600元。2016年5月27日，甲45公司向被告出具总额为188480元的增值税专用发票二张，备注显示含新一代高压电能表1套。 2018年5月24日，被告的第四次股东会会议纪要载明：乙46公司丙47公司设立目的是为了生产、销售“高压电能表"及系列产品，并尽快实现大批量产业化，但由于国家政策的原因与市场需求的变化，公司成立4年来，购买了大量设备，但公司仅试挂高压电能表7只、仅销售了高压电能表1只，公司设立之目的显然不能实现，丁48公司并清算。因原告（持股39%）缺席，股东会议未形成有效决议。2018年8月13日，卯36公司向重庆市渝北区人民法院提起诉讼，要求解散被告，案号为（2018）渝0112民初18090号。卯36公司在该案的诉状、庭审及证据目录中提出“自被告成某来仅销售高压电能表1套，因国家未出台该高压电能表的相应检定规则及检定设备等原因，国家电网采购目录中未纳入该高压电能表，公司设立之目的在相当长的一段时间内不能实现"“被告2013年-2015年度、2017年-2018年度主营业务为0元。2016年主营业务收入为201367.52元"。 另查明，原告注册成立于1996年3月22日，2004年戊49公司己50公司（乙公司）。庚51公司的名义签订涉案《壬公司协议书》及《补充协议》。涉案《壬公司协议书》中第8项专利号“ZL200820187888.4"对应的专利名称应为“I/P电流取源装置"，第9项专利名称“V/P电压取源装置"对应的专利号应为“ZL200820226486.0"，第10、11项专利权人为“单博雅、荣潇、甲公司"。 巳38公司注册成立于2006年1月13日，法定代表人荣博与原告法定代表人系同一人。原、辛52公司与原告属于关联企业。 2014年12月11日，巳38公司壬53公司签订订货合同，约定向其销售型号为CGDT-12N的传感器式高压电能表77套（单价为31000元）。2015年3月23日，巳38公司壬53公司出具的山东增值税专用发票显示销售的传感器式高压电能表为6套，总价为186000元。 2018年9月25日，全国电工仪器仪表标准癸54公司作为主笔单位承担的《高压电能计量设备检验装置》国家标准（计划号：20142415-T-604），通过了行业审查，已形成报批稿，于2018年9月报送国家标准化管理委员会。 本院认为，根据双方的诉辩意见，本案的争议焦点为：一、子55公司股东，与其他两位股东在设立被告时所签订的《壬公司协议书》及《补充协议》丑56公司是否具有约束力。二、如果上述合资协议书及补充协议有关专利许可的条款适用于被告，则被告向某支付专利许可使用费的标准和数额应如何确定。 关于第一个争议焦点，根据《中华人民共和国合同法》第三十六条规定，法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。本案中，涉案《壬公司协议书》及《补充协议》是各方当事人的真实意思表示，其内容未违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同。上述协议生效后，包括原告在内的三方合同相对人注资成立被告。被告成某2，寅57公司与被告就有关设备、技术资料、供货及专利许可使用费等问题进行持续的联系沟通，并为被告建设传感器式高压电能表生产线、提供传感器式高压电能表零部件。被告于2015年获得重庆市质量技术监督局颁发的制作计量器具许可证和计量标准考核证书，被告的高压电能表标准装置考核合格，并且，被告依靠原告相关专利技术与他人签订《技术开发（委托）合同》，销售了高压电能表。因此，虽然上述协议约定“原告承诺与被告签订许可协议"而未签订，但是该约定更大程度上是为保障被告能够获得原告的相关专利许可，在涉案协议关于专利许可使用方面的约定得到了全面履行的情况下，本院认为被告成某2已经实际接受并享有了合同权利，应认定系对上述协议的确认，被告应受《壬公司协议书》及《补充协议》的约束向某履行相关义务。 关于第二个争议焦点，本院认为《补充协议》的签署日期虽晚于《壬公司协议书》，但《补充协议》第九条载明“本协议经三方当事人或委托代理人签字并加盖公章后随《合资协议》生效而生效"，并且其中关于专利许可使用费计提标准的约定与《壬公司协议书》中约定的内容无冲突，《补充协议》系对《壬公司协议书》的补充而非变更，被告向某支付专利许可使用费的标准应按照两份协议书的约定共同确定。具体标准应为：专利许可使用费按被告生产、销售高压电能表所产生的年销售收入金额的5%提取（每年6月30日预付50%，12月30日结清当年应提许可使用费），专利许可使用费提取时间不超过5年，总额不超过800万元。在被告设立后，且原告确保零部件正常供应的前提下，被告在24个月内至少实现销售2000台套高压电能表。否则，原告有权要求提高专利使用费提成标准。如被告在24个月内未实现销售2000台，期满应按2000台产值提成给原告专利使用许可费（因原告原因导致除外）。 根据《中华人民共和国计量法》第九条规定，县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全保护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。本案中，《壬公司协议书》第7项约定，原告承诺为被告能有长远、持续发展，应提供生产专利产品的技术支持，确保被告能正常生产、销售专利产品。被告自成某来仅销售高压电能表1套，卯58公司（51%股权）在（2018）辰59公司解散纠纷一案的诉状、庭审及证据目录中提出“因国家未出台该高压电能表的相应检定规则及检定设备等原因，国家电网采购目录中未纳入该高压电能表，公司设立之目的在相当长的一段时间内不能实现"。全国电工仪器仪表标准化巳60公司作为主笔单位承担的《高压电能计量设备检验装置》国家标准于2018年9月报送国家标准化管理委员会，还未正式通过审查。本院认为，卯36公司对于被告自成某来仅销售高压电能表1套主要原因的表述符合法律规定，能够得到印证，具有高度可能性，本院予以采信。原告作为涉案高压电能表行业内的经营者，午61公司巳38公司作为主笔单位起草《高压电能计量设备检验装置》国家标准，对于检定过程的现实必要性、检定规则及检定设备装置国家标准制定的复杂性、长期性和不可控性都应当是明知的，在此之前，涉案高压电能表难以在许可区域内得到大规模应用及批量化生产。原告在《壬公司协议书》第7项明确承诺对被告“能正常生产、销售专利产品"负有保证义务，未62公司巳38公司作为主笔单位起草的《高压电能计量设备检验装置》国家标准能够及时通过的保证。并且综合现有证据，自2013年11月28日被告注册成立至2015年7月27日重庆市质量技术监督局向被告颁发计量标准考核证书，被告完全具备生产质量合格产品能力，设备采购、安装、调试、人员培训等阶段长达20个月，申63公司巳38公司履行合同义务有瑕疵，存在不及时和质量问题。同时，《壬公司协议书》中约定的第10、11项专利权人为“单博雅、荣潇、甲公司"，原告并非唯一专利权人。综上，本院认为原告存在违约行为，未“确保被告能正常生产、销售专利产品"，原告应自行承担对于被告未在自成立起的24个月内销售2000台套高压电能表的法律后果，不能按被告销售2000台高压电能表的产值提成专利许可使用费。另，《壬公司协议书》约定的800万元系原告按被告生产、销售高压电能表所产生的年销售收入金额的5%提取专利许可使用费的上限，而非原告要求被告支付许可费的依据，原告要求被告支付800万元专利许可使用费不符合约定。 被告2016年主营业务收入为201367.52元。原、被告对被告于2016年销售高压电能表1台没有异议，但对高压电能表的销售价格有异议。本院认为，被告2016年的销售收入中除了包含有高压电能表1套外还包含两份设计方案，不能直接作为被告销售高压电能表的收入，按照原告提交的证据显示原告销售一台高压电能表的价格为32000元，参照该价格，被告应支付给原告专利许可使用费1600元，并赔偿原告逾期付款损失。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第三十六条、第六十条、第一百零七条、第一百一十一条、第一百二十条规定，判决如下： 一、戊公司于本判决生效酉64公司（乙公司）支付专利许可使用费1600元并赔偿逾期付款的损失（按照中国人民银行同期贷款利率4.35%，以1600元为基数自2017年1月1日计算至2018年10月18日）； 二、戌65公司（乙公司）的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费71543元，丁公司（乙公司）负担70000元，戊公司负担1543元。财产保全申请费5000元，戊公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。 审判长　李某 审判员　李某2 审判员　庄某 二〇一九年七月二日 书记员　杜某 本案法律依据 中华人民共和国合同法 第107条 中华人民共和国合同法 第111条 中华人民共和国合同法 第120条 中华人民共和国合同法 第36条 中华人民共和国合同法 第5条 中华人民共和国合同法 第60条 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第253条 中华人民共和国计量法(2018修正) 第9条 更多