香河县气管炎哮喘医院与孟庆云专利使用费纠纷上诉案

香河县气管炎哮喘医院与孟某专利使用费纠纷上诉案 河北省高级人民法院 民事判决书 (2010)冀民三终字第70号 上诉人（原审被告）：香河县气管炎哮喘医院。 法定代表人：张某2，该院院长。 委托代理人：张某，某律师事务所律师。 委托代理人：耿某，某律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：孟某。 委托代理人：孙某，某律师事务所律师。 委托代理人：任某，某律师事务所律师。 上诉人香河县气管炎哮喘医院（以下简称哮喘医院）因与被上诉人孟某专利使用费纠纷一案，不服河北省石家庄市中级人民法院（2009）石民五初字第00226号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。哮喘医院委托代理人张某、耿某，孟某以及委托代理人孙某、任某2庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 原审法院查明，孟某自1984年任哮喘医院前身卫生院的院长，1999年任期结束后，又被返聘任院长二个聘期直至2007年10月。孟某于2001年2月19日向国家知识产权局申请ZL01104033.5（一套治疗缓解期肺心病的药物）、ZL01104034.3（一套治疗缓解期慢性支气管炎的药物）、ZL01104035.1（一套治疗支气管哮喘的药物）、ZL01104036.X号（一套治疗肺气肿的药物）四项发明专利，国家知识产权局于2004年2月4日授予孟某上述四项申请相应的发明专利权。孟某又于2004年4月27日向国家知识产权局申请ZL200410009047.0号（一套治疗支气管扩张的药物）发明专利，经国家知识产权局审查后于2006年2月15日授予发明专利权。 2007年10月份，孟某第二个聘期期满后未被续聘。香河县审计局受县政府委托，对孟某2002年10月26日至2007年10月26日任哮喘医院院长期间经济责任进行了离职审计。审计结果认为：“孟某同志被聘任为香河县气管炎哮喘医院院长职务期间，在安平经济开发区投资兴建了面积24936平米的新医院，购置了CT、彩超、全自动生化仪、高压氧舱等医疗设备100多台，2个万级手术室，备有中心制氧、集中供氧系统、监控系统、微机管理系统和大型发电系统等配套设施。该院先后被授予了‘河北省百佳医院’和‘全国治疗哮喘病明星医院’等多项荣誉称号，孟某本人也荣获了‘河北省十佳院长’、‘第三届河北省十大优秀发明者’、‘廊坊市劳动模范’等多项荣誉，并获得了5项专利。孟某个人发明专利按《中华人民共和国专利法实施细则》第六章第七十五条规定，2002年至2006年应按实现利润2%提取的专利使用费54.09万元未提取。2005年政府奖励孟某‘县长特别奖’2万元未领取，计入医院收入。……孟某同志离任时单某2固定资产4945.66万元，比任职初单某2固定资产总额272.04万元，增加了4673.62万元，增加17.18倍，实现了国有资产的保值增值”。 孟某曾在受聘任期间，于2006年2月24日经有关部门批准生产芪蛤止哮胶囊（原制剂名称气哮六号胶囊）、平肝补肾胶囊（原制剂名称气哮二号胶囊）、补气益心胶囊（原制剂名称气哮四号胶囊）、玉凤补肾胶囊（原制剂名称气哮一号胶囊）。在哮喘医院当年所提交的申请生产上述四种制剂的申报材料中，明确载明：玉凤补肾胶囊处方已经申请了专利，专利号为01104034.3；平肝补肾胶囊处方已经申请了专利，专利号为01104036.X；补气益心胶囊处方已经申请了专利，专利号为01104033.5；芪蛤止哮胶囊处方已经申请了专利，专利号为01104035.1。上述专利号正是孟某诉争四项发明专利号。 哮喘医院病人病历、续注册申报胶囊文件、经公证后的哮喘医院网络信息等证据证明，哮喘医院在孟某2007年10月26日离职后，继续生产芪蛤止哮胶囊、平肝补肾胶囊、补气益心胶囊、玉凤补肾胶囊使用于该院医疗诊疗中。 原审法院另查明，孟某支付因维权调查公证费1000元、律师费60000元，共计61000元。 原审认为，本案的争议焦点是：一、涉案五项专利之专利权的归属；二、哮喘医院是否使用了孟某专利。如若使用了其专利，专利使用费应该如何计算；三、哮喘医院是否实施了侵害孟某名誉权、肖像权的行为。 关于争议焦点一，孟某提交的涉案五项专利的专利证书、专利说明书、权利要求书、登记薄副本、缴费凭证，足以证明其是涉案五项专利的合法专利权人。哮喘医院申报胶囊时明确说明系使用孟某已经获得之发明专利申报，故涉案专利不属职务发明。哮喘医院出示的为涉案专利缴纳费用的票据不能证明职务发明的主张。虽然董树江是ZL01104033.5（一套治疗缓解期肺心病的药物）、ZL01104034.3（一套治疗缓解期慢性支气管炎的药物）、ZL01104035.1（一套治疗支气管哮喘的药物）、ZL01104036.X号（一套治疗肺气肿的药物）四项发明专利记载的众多发明人之一，但是发明人不等于专利权人，哮喘医院此项辩称并不影响专利权人的认定及专利权益的归属。 关于争议焦点二，香河县审计局接受政府的委托，依照法律和职权，对孟某在2002年至2007年聘任期间的所有哮喘医院收入、支出凭证所记载之经营收入、支出及利润总额做出全面离职审计。此项审计启动、进行及结果，均具有公权力审计机关的高度权威性及证明力。但孟某以此作为请求哮喘医院支付期间专利使用费的理据不足，因为，一是孟某在被聘任期间，没有就专利技术使用的问题进行过约定；二是在此期间，孟某没有向哮喘医院提出过支付使用费的要求；三是在此期间，孟某已经明知哮喘医院在使用其专利技术，而没有明确提出反对，故而应当认为是孟某默许同意哮喘医院使用。孟某事后再向哮喘医院主张此权利，缺乏事实依据和法律依据。 根据国家药品行政管理机构的规定，中成药在规定的有效期届满后，需进行再注册。孟某离职后，哮喘医院在气哮一号胶囊（玉凤补肾胶囊）、气哮二号胶囊（平肝补肾胶囊）、气哮四号胶囊（补气益心胶囊）、气哮六号胶囊（芪蛤止哮胶囊）四种药品有效期届满后，又进行了再注册，并仍继续使用的气喘一号胶囊（玉凤补肾胶囊）、气哮二号胶囊（平肝补肾胶囊）、气哮四号胶囊（补气益心胶囊）、气哮六号胶囊（芪蛤止哮胶囊）四种药品，该四种药品正是分别基于孟庆【车牌已隐去】4033.5、ZL01104034.3、ZL01104035.1、ZL01104036.X号专利，且未经孟某的同意，故构成侵犯孟某的专利权。因此，哮喘医院对孟某离职后未经其同意而使用专利技术的行为，应当支付专利使用费。 关于哮喘医院要求对审计结果报告中涉及专利部分的内容进行延伸审计的主张，因在香河县审计局的“关于《香河县气管炎哮喘医院关于对孟某专利相关事项进行进一步审计的请示》的答复意见”中已明确表示进行延伸审计的前提为孟某同意，然而，孟某明确提出“不同意”。因此“延伸审计”的前提条件不存在，且根据相关审计法律法规的规定，香河县审计局无权再做“延伸审计”，故对哮喘医院“延伸审计”的主张不予支持。 最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十九条第二款规定：被诉侵犯专利权行为发生在2009年10月1日以前且持续到2009年10月1日以后，依据修改前和修改后的专利法的规定，侵权人均应承担赔偿责任的，人民法院适用修改后的专利法确定赔偿数额。因孟某离职后的损失、哮喘医院所获得的利益、专利许可使用费均难以确定，故综合考虑本案涉案四项专利均属医药方面发明专利、哮喘医院不经同意使用长达近三年以及孟某离职前五年内经审计医院平均利润在600万元以上等实际情况，原审法院酌定哮喘医院给予孟某每项专利使用费50万元，四项专利共计200万元。 关于争议焦点三，哮喘医院是否侵害孟某的名誉权、肖像权、荣誉权等问题，属于另外法律关系，不宜一案审理，可另案诉讼。 综上，原审法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第十二条、第五十六条第一款、《中华人民共和国专利法》（2008年12月27日）第六十五条、最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十二条之规定，判决：一、香河县气管炎哮喘医院于本判决生效之日起10日内向孟某支付专利使用费200万元；二、香河县气管炎哮喘医院在未取得孟某专利实施许可前，不得继续使用孟某专利；三、香河县气管炎哮喘医院于判决生效之日起10日内向孟某支付因维权调查公证费、律师费，共计61000元；四、驳回孟某的其他诉讼请求。案件受理费37285元，由孟某负担13997元，哮喘医院负担23288元。 原审判决后，哮喘医院不服，向本院提起上诉，请求撤销河北省石家庄市中级人民法院(2009)石民五初字第00226号民事判决第一、二、三项内容，改判驳回被上诉人全部诉讼请求并由被上诉人承担本案一审、二审诉讼费。上诉主要理由为：一、一审判决认定专利权益归属错误。涉案发明专利系上诉人单某名技术骨干在本职工作中，利用上诉人单某2的物质技术条件共同完成之发明，该发明专利归属权应归上诉人。二、上诉人的医疗行为并未使用涉案专利。药品续注册文件不能取代《专利权利要求书》成为确认专利保护范围的依据，一审判决以此认定上诉人使用了涉案专利依据不足。三、上诉人在被上诉人提起专利申请日之前即已使用现有诊疗技术方案，即使被上诉人申某利，上诉人继续现有范围内之医疗行为也并不构成专利侵权。四、一审判决认定上诉人支付专利使用费错误，且认定专利使用费数额200万元没有法律依据。五、一审判决认定上诉人支付被上诉人“因维权调查公证费、律师费共计61000元”错误，没有法律依据。 孟某主要辩称：一、关于职务发明还是个人发明的问题。哮喘医院一直没有提交任何属于职务发明的有效证据。孟某在离职前一直是主任医师，自己获得了五项专利，都是国家知识产权局经过审查后授予的，且一直缴纳年费处于有效期内，县政府对孟某的审计报告中也认可了专利权人是孟某。上诉人称是多名技术骨干一起发明没有事实依据，发明人中除了董树江，其他人都是孟某的亲属，专利是2001年申请的，而董树江是2002年才获得的妇产科副主任医师。另外发明人不等于专利权人，本案申某利都附有实施例，每一个都是孟某本人附上的。二、哮喘医院侵犯了孟某的专利。首先，上诉人使用的胶囊2005年注册时审批表里明确注明“本处方胶囊已授予专利”，该专利号与孟某的专利完全一致。其次，申报材料里的证明文件和外标签上明确注明了专利号，也正是孟某的专利。2009年是2005年的再注册，应该也是依据孟某的专利。最后哮喘医院在处方、剂量等方面也相同，炮制方法都是常规制作方法，所谓的不同只是做了几种少许剂量的变换，构成等同，专利和药品的不同也只是不同的叫法。三、关于先用权的问题，上诉人一直没提交任何证据。新闻和报道都是对孟某的报道。专利的公开日是2001年，不符合先用权。先用权也不能是本人的使用。因此不能构成先用权。四、关于使用费问题，一审认定的200万元是四项药物发明专利的总和，将近7年的时间一项50万不算高。另外6万的律师费也是按照最低标准收取的，综上，上诉人的上诉不能成立，希望二审能依法驳回。 本院经审理查明事实与原审一致，本院予以确认。 本院认为，本案二审争议焦点为：一、孟某是否为涉案发明专利的专利权人；二、哮喘医院是否使用了涉案专利；三、哮喘医院如果使用了涉案专利，其对涉案专利的使用是经许可后的合法使用还是侵权，即本案的性质是专利许可使用费纠纷还是专利权侵权纠纷；四、如果是专利许可使用费纠纷，哮喘医院是否应当支付专利使用费以及使用费数额应是多少。 关于涉案发明专利的归属问题。专利权的归属应当以国家知识产权局颁发的专利权证书及其副本上的记载为准，本案所涉及的专利权号为ZL01104033.5、ZL01104034.3、ZL01104035.1、ZL01104036.X等四项专利的专利权证书所记载的专利权人均为孟某，因此应当认定孟某为本案所涉四项专利的合法专利权人，哮喘医院该项上诉理由不能成立，本院不予支持。 关于哮喘医院是否使用了涉案专利的问题。哮喘医院用于医疗的玉凤补肾胶囊、平肝补肾胶囊、益气补心胶囊以及芪蛤止哮胶囊等四种胶囊，由该院于2005年向河北省食品药品监督管理局申请注册医疗机构制剂，在其提交的申请资料中明确注明：“本处方为本院的多年临床经验方，并且已经申请了专利，专利号为…”,该四种胶囊所注明的专利号与孟某在本案中涉及的四项专利一一对应。由此可见，哮喘医院在2005年申请医疗机构制剂时确实使用了孟某的专利。另外根据国家食品药品监督管理局2005年6月22日颁布的《医疗机构制剂注册管理办法》（试行）第三十条、三十一条的规定，目前哮喘医院所用的四种胶囊只是2009年在原申请到期后的再注册，其处方应与原注册相同，因而可以认定哮喘医院目前所用胶囊使用了孟某的涉案专利，哮喘医院该项上诉理由不成立，本院不予支持。 关于哮喘医院对涉案专利的使用是经许可后的合法使用还是侵权以及本案的性质是专利许可使用费纠纷还是专利权侵权纠纷的问题。孟某在2007年离职之前，长期在哮喘医院担任院长，在其任职期间，哮喘医院利用其个人专利申请了玉凤补肾胶囊、平肝补肾胶囊、益气补心胶囊以及芪蛤止哮胶囊等四种胶囊，由此可以认定孟某知晓并同意哮喘医院使用其个人专利用于医院日常诊疗。另外孟某在任职期间没有任何证据表明曾向哮喘医院索要过专利使用费，其在离职后香河县审计局出具的审计报告中明确其应提取54.09万专利使用费的情况下也未提取，从这些情况可以看出孟某在任职期间同意哮喘医院使用其专利，而其本人并无需支付专利使用费的意思表示。关于孟某离职后哮喘医院能否继续使用其专利的问题。哮喘医院在本案所涉四种胶囊初始申请注册就使用涉案专利，孟某对此明知，也未限制使用的期限，同时考虑到社会公众利益和对中医药的保护应用，孟某离职后请求哮喘医院停止使用的主张不应得到支持，原审认定哮喘医院侵犯孟某的专利权不妥，应予纠正。孟某在原审中第一项诉讼请求为哮喘医院支付其专利使用费，而非赔偿侵权损失，因此本案的性质应当是专利许可使用费纠纷而不应认定为专利权侵权纠纷。综上，原审法院对本案案由的确定不妥，适用法律错误，应予纠正。 关于哮喘医院在孟某离职后是否应当支付专利使用费以及使用费数额的问题。孟某在任职期间因其个人利益和医院的利益是一致的，所以其没有收取专利使用费的意思表示，但其离职后要求哮喘医院支付专利使用费并无不可，故哮喘医院应当支付相应的专利使用费。关于使用费的数额，考虑到孟某的四项涉案专利均为发明专利，具有较强的实用价值，根据孟某离职前哮喘医院年平均利润在600万元以上的实际情况，原审法院酌定哮喘医院支付孟某每项专利使用费50万元，四项专利合计200万元并无不当，应予维持。 由于本案是专利许可使用费纠纷而不是专利侵权纠纷，哮喘医院关于“先用权”的上诉理由不成立，本院不予支持。根据法律规定专利侵权纠纷中权利人可以要求侵权人承担合理的维权费用，而专利许可使用费纠纷并没有相关的规定，因此本案的合理维权费用应由孟某自己承担，其主张由哮喘医院承担没有依据，不应支持。原审判决哮喘医院支付合理维权费用61000元不当。 综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（三）项之规定，判决如下： 一、维持石家庄市中级人民法院（2009）石民五初字第00226号民事判决的第一项、第四项，即“香河县气管炎哮喘医院于本判决生效之日起10日内向孟某支付专利使用费200万元”、“驳回孟某的其他诉讼请求”； 二、撤销石家庄市中级人民法院（2009）石民五初字第00226号民事判决的第二项、第三项，即“香河县气管炎哮喘医院在未取得孟某专利实施许可前，不得继续使用孟某专利”、“香河县气管炎哮喘医院于本判决生效之日起10日内向孟某支付因维权调查公证费、律师费，共计61000元”； 如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一审案件受理费37285元，由孟某负担17453元，香河县气管炎哮喘医院负担19832元。二审案件受理费37285元，由孟某负担1103元，香河县气管炎哮喘医院负担36182元。 本判决为终审判决。 审　判　长　　陈振杰 审　判　员　　张守军 代理审判员　　张　岩 二0一0年十二月二十二日 书　记　员　　李　天 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第11条1款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第12条 中华人民共和国专利法(2008修正) 第56条1款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第65条 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 第19条2款 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 中华人民共和国专利法(2000修正) 中华人民共和国民事诉讼法(2007修正) 第153条1款3项 更多