黄甲公司专利纠纷上诉案

黄甲公司专利纠纷上诉案 广东省高级人民法院 民事判决书 (2017)粤民终2402号 上诉人(原审被告):黄某有。 上诉人(原审被告):张某。 上诉人(原审被告):黄某2。 上诉人(原审被告):黄某3。 四上诉人共同委托诉讼代理人：胡某，某律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：乙公司，住所地广东省广州市天河区某地1栋202房。 法定代表人：阎旻，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：王某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：吕某，某律师事务所律师。 上诉人黄某有、张某、黄某2、黄某3因与丙公司（以下简称甲公司）专利权权属（专利号：ＺＬ20141067××××.6，以下简称诉称专利）纠纷一案，不服广州知识产权法院（2015）粤知法专民初字第889号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年9月21日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人黄某有、张某及四上诉人共同委托诉讼代理人胡某，丁某的委托诉讼代理人王某、吕某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 上诉人黄某有、张某、黄某2、黄某3上诉请求：1.撤销一审判决，戊公司全部诉讼请求；2.本案一、己公司承担。主要事实和理由：（一）《确认函》和《股东协议》均确定了黄某有、张某、黄某2、庚公司的专有技术为“钙基催化脱硫剂”及“水泥高效助磨剂”，上诉人辛某。（二）诉争专利与“新型干法水泥生料易烧增效剂制备及其使用方法”并非同一技术，两者在名称、说明书摘要、权利要求、发明内容、实施方式等处均存在不同。（三）诉争专利与“新型干法水泥生料易烧增效剂制备及其使用方法”不具备关联性。1.诉争专利是上诉人十数年知识与经验积累而成的发明；2.《确认函》和《股东协议》壬公司，上诉人癸公司申办的是“新型干法水泥生料易烧增效剂制备及其使用方法”；3.子公司的资金、零部件、原材料等条件，诉争专利不属于职务发明，甲公司也没有证据证明诉争专利属职务发明；4.截至2014年12月3日，甲公司未对诉争专利进行试产试用或者技术鉴定、成果转化、中试等；5.2014年8月24日，丑公司，出具了“原所有签约自今日起废止”的《声明》，寅公司股东段力引、阎旻等人的签字同意，故上诉人2014年11月24日向国家知识产权局提交专利申请时，黄某有已不在雇佣期内。（四）上诉人没有违反《确认函》和《股东协议》的约定，卯公司赔偿3万元没有事实依据。 甲公司二审中答辩称：1.甲公司依据《确认函》和《股东协议》的约定取得“钙基催化脱硫剂”及“水泥高效助磨剂”专有技术，辰公司技术顾问，巳公司产品生产及研发工作。午公司，并以此技术申请名为“新型干法水泥生料易烧增效剂制备及其使用方法”的专利，未公司决定将专有技术作为商业秘密保护，故未提起专利申请。2.诉争专利仅是对涉案专有技术的原料进行了简单替换，技术效果相同，本质上与涉案专有技术相同。且即使两者存在区别，诉争专利也是对专有技术的改进，根据《股东协议》和《技术顾问聘用协议》的约定，申公司的相关专有技术进行利用、升级酉公司。3.一审判决黄某有、张某、黄某2、戌公司3万元，事实认定和法律适用正确。综上，黄某有、张某、黄某2、黄某3的上诉请求应予驳回。 甲公司向一审法院提出诉讼请求，请求判令：1.确认ＺＬ20141067××××.亥公司所有；2.黄某有、张某、黄某2、戌公司经济损失100万元及合理支出10万元；3.黄某有、张某、黄某2、黄某3承担本案全部的诉讼费用。诉讼过程中，甲公司变更诉讼请求1为“确认专利号为ＺＬ20141067××××.甲23公司所有”。 一审法院认定事实：2014年1月14日，黄某有、张某、黄某2、乙24公司、丙25公司出具《确认函》，确认将“钙基催化脱硫剂”及“水泥高效助磨剂”专有技术（由黄某2、黄某有、张某、黄某3研发）丁26公司，戊27公司25%的股权，其中黄某有持有13%股权，张某持有12%股权，其他研发人不持有股份。甲公司对“钙基催化脱硫剂”及“水泥高效助磨剂”专有技术享有完全知识产权，可视情况决定以上述专有技术申请或不申请专利。黄某有、张某、黄某2、黄某3对此不持任何意义，并承诺不会就上述专有技术申请专利。 2014年3月7日，甲公司成立，股东包括黄某有、张某与案外人段力引、贺文良等人。2014年3月11日，黄某有、张某与案外人段力引、贺文良等签订《股东协议》，约定由各股东就开发、利用并推广“燃煤潜能聚合剂”“钙基催化脱硫剂”及“水泥高效助磨剂”等相关专有技术，己28公司；黄某有、张某提供“钙基催化脱硫剂”“水泥高效助磨剂”专有技术，庚29公司对专有技术及日后研发过程中研制出的专有技术申请专利；黄某有、张某以专有技术出资，作价250万，辛30公司25%的股权；除署名权外，黄某有、张某不再享有对上述专有技术的知识产权及相关权益，同时放弃对该相关专有技术申请专利的权利；黄某有、壬31公司的研发团队，申公司的相关专有技术进行利用、升级，研发癸32公司；黄某有、子33公司就相关专有技术（包括现投入合作的专有技术及日后研制出的新的专有技术）申请专利。 此后，甲公司表示黄某有、丑34公司交付了“新型干法水泥生料易烧增效剂制备及其使用方法”专有技术，发明人为黄某有、张某、黄某2、黄某3，该技术涉及水泥生料加剂节能减排的低碳技术领域，技术方案的主要内容为：“1.新型干法水泥生料易烧增效剂制备及其使用方法，其特征在于由以下重量百分比含量的物质组成：粉煤灰或炉渣粉（当中的任何一种）2%～6%；氧化镧1%～5%；氧化铕1%～4%；碱式碳酸镁2%～6%；高锰酸钾4%～5%；氧化钒5%～11%；氧化锰2%～5%；氢氧化锂1%～3%；滑石粉3%～7%；重晶石粉11%～19%；腐植酸钠9%～21%；磷酸钠4%～8%；亚硝酸钠24%～34%。2.按照权利要求1所述，其实施方法特征在于由表1所列原料名称、重量百分比含量的具体实施方式，以及表2对原料功效所作的进一步说明……。3.按照权利要求2所述，其制备方法特征在于该方法的操作要求及工艺装备方案选择（1）将本剂的组成物按表1中的重量百分比配料，分别依次计量加入混合机内；（2）开动混合机将所加物料拌和均匀，制得粉体生料易烧增效剂经斗式提升机入散装罐储存，以便用散装罐车装送用户。4.根据权利要求3所述，其使用方法特征在于该方法的操控配置、剂量控制及科学管理：（1）在原料配站旁设置生料易烧增效剂散装罐，通过散装罐底下的电子皮带秤经传感器变频调速计量，以粉料形式均匀地添加入生料磨磨头皮带中，并对其剂/料实行同步联网，集中控制；（2）重量比为生料质量的0.03%，测流量按生料磨台时产量每分钟每吨5克计；（3）以人为本，用剂科学；磨头掺配，计量准确。低温快烧，富氧操作；防控结皮，处置果断。”黄某有、张某、黄某2、黄某3未答复一审法院上述技术资料是否为履行合同移交的资料，亦未答复一审法院为何移交该技术资料给甲公司。 2014年11月24日，黄某有、张某、黄某3向国家知识产权局申请名为“新型干法水泥窑用节能增效易烧剂的制备及使用方法”的发明专利，申请公布日为2015年4月1日，申请号为201410678556.6，发明人为黄某有、张某、黄某2、黄某3。该项发明专利申请已于2016年11月9日获得公告授权，专利号为ＺＬ20141067××××.6。该专利涉及水泥生料加剂节能减排的低碳技术领域，权利要求内容为：“1.一种新型干法水泥窑用节能增效易烧剂的制备方法，其特征在于：由以下重量份数组分组成：粉煤灰或炉渣粉2～6份；氧化铕1～5份；氧化铋1～4份；碱式碳酸镁2～6份；高锰酸钾4～5份；氧化钛5～11份；碳酸钠2～5份；氢氧化锂1～3份；滑石粉3～7份；重晶石粉11～19份；腐植酸钾9～21份；磷酸三钾4～8份；硝酸钠24～34份；其制备方法是：a、将本剂的组成物按表1中的重量百分比配料，分别依次计量加入混合机内；b、开动混合机将所加物料拌和均匀，制得粉体节能增效易烧剂经斗式提升机入散装罐储存，以便用散装罐车装送用户。2.如权利要求1所述的一种新型干法水泥窑用节能增效易烧剂的制备方法，其特征在于各组分最佳重量份数比为：……3.一种用权利要求的方法制备的新型干法水泥窑用节能增效易烧剂的使用方法是：a、在原料配站旁设置节能增效易烧剂散装罐，通过散装罐底下的电子皮带秤经传感器变频调速计量，以粉料形式均匀地添加入生料磨磨头皮带中，并对节能增效易烧剂、生料实行同步联网，集中控制；b、节能增效易烧剂加入的量为生料重量的0.02%～0.30%，测流量按生料磨台时产量每分钟每吨加入3克～5克计。” 甲公司认为涉案专有技术与诉争专利的技术方案实质上一致，诉争专利技术方案是涉案专有技术方案的后续升级成果，两者间存在微小差异，寅35公司。黄某有、张某、黄某2、黄某3认为涉案专有技术与诉争专利的技术方案的配方不同，技术侧重点不同，两者并不一致。 在本案审理过程中，黄某有、张某、黄某2、黄某3出具承诺函，卯36公司。黄某有、张某、黄某2、黄某3表示该承诺函并非真实意思表示，双方曾就本案纠纷进行协商，但未能最终达成协议。甲公司表示双方曾达成协议，但因涉及其他问题，而未能履行协议。甲公司辰37公司就涉案专有技术申请专利，巳38公司想以商业秘密方式保护涉案专有技术，未向代理机构缴费，亦未申请专利，现黄某有、张某、黄某2、黄某3申请的诉争专利公开了技术方案，午39公司的商业利益。甲公司确认黄某有、张某、黄某2、黄某3未使用诉争专利，但不知是否有许可其他人使用。甲公司表示其为本案支出的维权费用包括公证费3000元、律师费10万元，但提交的公证费、律师费发票与（2015）粤知法专民初字第890号案提交的发票相同。 一审法院认为，本案为专利权权属纠纷。根据查明的事实及双方的诉辩意见，本案的争议焦点为：一、甲公司收到的“新型干法水泥生料易烧增效剂制备及其使用方法”专有技术是否为黄某有、张某、黄某2、未40公司的专有技术；二、申41公司所有；三、酉42公司所有，黄某有、张某、黄某2、戌43公司相应经济损失。 （一）亥44公司收到的“新型干法水泥生料易烧增效剂制备及其使用方法”专有技术是否为黄某有、张某、黄某2、未40公司的专有技术的问题。甲公司表示黄某有、丑34公司交付的“新型干法水泥生料易烧增效剂制备及其使用方法”甲45公司的专有技术。黄某有、张某、黄某2、乙46公司的专有技术应为“燃煤潜能聚合剂”“钙基催化脱硫剂”及“水泥高效助磨剂”。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零八条第一款规定，对负有举证证明责任的当事人提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实存在。甲公司证明其收到“新型干法水泥生料易烧增效剂制备及其使用方法”专有技术的情况下，黄某有、张某、黄某2、黄某3既未明确“燃煤潜能聚合剂”“钙基催化脱硫剂”及“水泥高效助磨剂”的技术方案，亦未答复一审法院甲公司收到的“新型干法水泥生料易烧增效剂制备及其使用方法”专有技术是否为履行合同移交的资料，也未答复一审法院为何移交该技术资料给甲公司。故一审法院采信“新型干法水泥生料易烧增效剂制备及其使用方法”专有技术即为黄某有、张某、黄某2、未40公司的专有技术。 （二）丙47公司所有的问题。依据《股东协议》，甲公司有权对涉案专有技术及日后研发过程中研制出的专有技术、相关专有技术（包括现投入合作的专有技术及日后研制出的新的专有技术）申请专利。涉案专有技术和诉争专利记载的发明人均为黄某有、张某、黄某2、黄某3，均涉及水泥生料加剂节能减排的低碳技术领域，经对比，涉案专有技术和诉争专利在增效易烧剂的制备方法上的原料大部分相同，使用方法基本一致，两者具备很强的关联关系。而黄某有、张某、黄某2、丁48公司后，在短时间内发明与涉案专有技术无关技术的可能性非常小。戊49公司所有，在没有相反证据的情况下，一审法院采信黄某有、张某、黄某2、黄某3所研发的与涉案专有技术具备很强己50公司所有，庚51公司所有。 （三）关于黄某有、张某、黄某2、戌43公司相应经济损失的问题。甲公司表示黄某有、张某、黄某2、黄某3擅自公开诉争专利技术，造成其商业秘密被公开，午39公司的商业利益，应当承担赔偿责任。对此，一审法院认为，甲公司未提交充分证据证明涉案专有技术为商业秘密，辛52公司的专有技术也并非是完全相同的技术，甲公司提交的证据并不足以证明诉争专利技术的公开能公开“新型干法水泥生料易烧增效剂制备及其使用方法”专有技术，因此，甲公司认为黄某有、张某、黄某2、黄某3公开其商业秘密没有依据。此外，双方对诉争专利的权属存在争议，甲公司也未举证证明黄某有、张某、黄某2、黄某3使用或许可他人使用了诉争专利技术，甲公司据此要求黄某有、张某、黄某2、黄某3赔偿经济损失没有依据，一审法院不予支持。但是，黄某有、张某、黄某2、壬53公司所有的诉争专利技术以自己的名义申请专利，癸54公司支出了相应的维权费用，应当予以适当赔偿。结合黄某有、张某、黄某2、黄某3的主观恶意程度，一审法院酌定黄某有、张某、黄某2、子55公司合理支出3万元。 综上，一审法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决：一、确认专利号为ＺＬ20141067××××.6、名称为“新型干法水泥窑用节能增效易烧剂的制备及使用方法”丑56公司所有；二、黄某有、张某、黄某2、黄某3于判决寅57公司3万元；三、卯58公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费14700元，甲公司负担12700元，由黄某有、张某、黄某2、黄某3负担2000元。 二审庭审中，辰59公司一审提交的“新型干法水泥生料易烧增效剂制备及其使用方法”档案袋的内容与黄某有、张某、黄某2、黄某3一审提交的巳60公司申请专利的“新型干法水泥生料易烧增效剂制备及其使用方法”发明专利请求书的内容相同，并一致确认后者为黄某有、张某、黄某2、庚公司移交的专有技术。除该事实外，一审法院查明的相关事实属实，本院予以确认。另查明以下事实： 1.诉争专利说明书【0015】与涉案专有技术说明书中均记载：“正是因为诸多次要金属元素的加入，提高了生料CaCO3的分解速率，可以使体系共熔温度有所降低，有的还可降衍液相粘度，无疑对熟料矿物的形成是有益的。同时金属元素固溶到熟料矿物中，可以使矿物的岩相结构稍有改变，增加矿物晶体的缺陷，提高矿物活性。” 2.涉案专有技术的说明书记载：“也正是因为剂中多种催化剂的协同作用，不仅能固硫脱硝，而且能使干法窑炉的煤粉燃烧产生了质的飞跃，为节煤尽可能降低氧的离解能和炭的活化能，给炭被氧化成二氧化碳‘焓变’创新一条上述‘两能’消耗较低的途径。” 3.在《股东协议》中，第五条“股东各方权利义务”中关于黄某有、张某的权利义务第8、9条约定，黄某有、午61公司的研发团队，未62公司（甲公司）的相关专有技术进行利用、升级。研发癸32公司。黄某有、申63公司就相关专有技术（包括现投入合作的专有技术及日后研制出的新的专有技术）申请专利。 本院认为，本案为专利权权属纠纷。综合各方的诉辩意见，本院归纳二审的争酉64公司所有，戌65公司承担赔偿3万元的责任。 甲公司在本案中主张诉争专利与黄某有、亥66公司的专有技术（以下简称入股专有技术）构成相同，即使两者存在区别点，诉争专利亦是黄某有、甲67公司之后对涉案专有技术的升级，而据《股东协议》中关于黄某有、乙68公司的相关专有技术进行利用和升级的约定，丙69公司。基于二审中双方均确认以黄某有、张某、黄某2、黄某3一审提交的巳60公司申请专利的“新型干法水泥生料易烧增效剂制备及其使用方法”发明专利请求书的内容作为黄某有、亥66公司的专有技术的事实，故本案二审首先要审查诉争专利与入股专有技术是否构成相同技术的问题，其次是审查诉争专利是否为涉案合同所约定的入股专有技术的“升级”技术。 （一）关于诉争专利与入股专有技术是否构成相同技术的问题。经二审当庭比对，黄某有、张某、黄某2、黄某3认为二项技术方案存在以下不同：1.名称不同。前者为增效剂，侧重节能减排，后者为易烧剂，侧重改善生料易烧性。2.说明书摘要不同，二者原料不同，且前者无制备方法，后者有制备方法。3.权利要求书不同。前者不同原料氧化镧、氧化钒、氧化锰、腐植酸钠、磷酸钠、亚硝酸钠，占原料总数的1/2，且无最佳重量份数比；后者不同原料氧化秘、氧化钛、碳酸钠、腐植酸钾、磷酸三钾、硝酸钠，占原料总数的1/2，有最佳重量份数比，且加入量占生料的比重较前者低约20%，权利要求也较前者少1项。4.说明书不同。前者表1有具体实施例3种，表2原料功效涉及催化、固硫、脱硝、消烟等几方面；后者具体实施方案有4种，表2原料功效涉及活化、易磨、优质、提产等几方面。甲公司则主张：1.入股专有技术与诉争专利的名称上的差异只是将易烧增效剂换成了增效易烧剂，二者名字实质相同；2.确认二者在组分上的不同，但这一差别不会导致效果的不同，理由是微量金属元素的加入是用于提高分解速率，二者只是对相同效果的金属元素进行了简单替换，且比重相同。3.诉争专利的权利要求1是由入股专有技术的权利要求1和3合并得来，并将入股专有技术的权利要求4改成了权利要求3。同时，诉争专利在涉案专有技术3个实施例的基础上增加了1个，前3个实施例仅是微量元素存在个别差异。对此本院认为，入股专有技术与诉争专利的名称不同，且其具体组分亦存在区别。二者虽均由13个组分组成，但其中有6个组分不同，分别是入股专有技术的组分氧化镧、氧化钒、氧化锰、腐植酸钠、磷酸钠、亚硝酸钠与诉争专利的组分氧化秘、氧化钛、碳酸钠、腐植酸钾、磷酸三钾、硝酸钠,上述不同组分的总比重在各自总组分中占比达到1/2，表明两项技术方案中的原料名称或者比重多达50%的不同。丁70公司所主张的氧化物金属离子的替换，入股专有技术还使用了碳酸钠、磷酸三钾、硝酸钠这些组分，与诉争专利使用的磷酸钠、亚硝酸钠的组分完全不同。因两项技术方案的说明书中均未明确记载具体各组分的化学反应方程式及其所起的作用和原理，故没有证据显示入股专有技术与诉争专利只是金属氧化物中金属元素的简单替换而不会导致化学反应结果的不同。而且，从两项技术方案说明书的具体实施方式的图表内容看，诉争专利的原料功效包括活化、增氧、易烧、易磨、优质、提产、膨松和缓蚀，但入股专有技术的原料功效包括催化、增氧、易烧、固硫、脱硝、消烟、膨松、缓蚀，两者功效上的区别亦进一步印证了组分的不同势必带来实际功效上的差异。入股专有技术的说明书中还记载：“也正是因为剂中多种催化剂的协同作用，不仅能固硫脱硝，而且能使干法窑炉的煤粉燃烧产生了质的飞跃，为节煤尽可能降低氧的离解能和炭的活化能，给炭被氧化成二氧化碳‘焓变’创新一条上述‘两能’消耗较低的途径。”这也证明了金属元素催化物在涉案专有技术中所发挥的作用还有固硫和脱硝，这是诉争专利所没有的功效。因此，就上述比对结果而言，本院认为诉争专利与入股专有技术具有实质性的区别，二者不构成相同的技术方案。甲公司本案提供的证据不足以支持其有关两项技术方案构成相同技术方案的主张，而黄某有、张某、黄某2、黄某3的上诉主张有理，本院予以支持。 （二）关于诉争专利是否为涉案合同所约定的入股专有技术的“升级”技术的问题。根据《股东协议》第五项第二款第8条、第9条的约定，黄某有、张某应负责组建研发团队，申公司的相关专有技术进行利用、升级；研发癸32公司；戊71公司就相关专有技术（包括现投入合作的专有技术及日后研制出的新的专有技术）申请专利。本院考虑到黄某有、张某当时是以一项具体技术入股，且结合《股东协议》的其他条款内容分析，该条中“日后研制出的新的专有技术”应解释为黄某有、己72公司物质技术条件在该项入股技术的基础上研发出的新技术，而不宜扩大解释为黄某有、庚73公司之后研发出来的全部技术。根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”甲公司若要主张依据《股东协议》的约定，诉争专利是研发团队对入股专有技术辛74公司，则应当举证证明诉争专利与入股专有技术的不同组分是黄某有、壬75公司之后组建研发团队，癸76公司物质技术条件，对涉案专有技术进行研究升级所取得的成果。子77公司提交的证据来看，未能证明黄某有、丑78公司之后组建研发团队，寅79公司提供的物质技术条件，并对入股专有技术进行了实质性的改进后，获得诉争专利这一研发成果。卯80公司应当承担举证不能的法律后果。因此，辰81公司有关诉争专利是对黄某有、张某的入股专有技术的升级技术的主张不予支持。 综合上述分析，巳82公司的举午83公司。一审法院对此认定错误，本院予以纠正。同时，因诉争专利与入股专有技术并非同一技术，黄某有、张某、黄某2、黄某3将诉争专利技术申请专利合法合理，未84公司的权益，故一审判定黄某有、张某、黄某2、戌公司合理维权费用3万元亦没有事实和法律依据，本院对此予以纠正。 综上所述，黄某有、张某、黄某2、黄某3的上诉请求成立，本院予以支持。依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、撤销广州知识产权法院（2015）粤知法专民初字第889号民事判决； 二、申85公司的诉讼请求。 本案一审案件受理费14700元，乙公司负担；本案二审案件受理费550元，乙公司负担。黄某有、张某、黄某2、黄某3已向本院预交二审案件受理费550元，由本院予以退回。乙公司应在本判决生效之日起五日内向本院缴纳二审案件受理费550元。 本判决为终审判决。 审判长　　张某2 审判员　　肖某 审判员　　叶　丹 二〇一七年十二月八日 法官助理王雪 书记员陈某 本案法律依据 中华人民共和国侵权责任法 第2条 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释 第108条1款 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释 第90条 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第170条1款2项 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第253条 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第64条1款