甲公司实用新型专利实施许可合同纠纷一案一审民事判决书

甲公司实用新型专利实施许可合同纠纷一案一审民事判决书 上海市第一中级人民法院 民事判决书 (2016)沪01民初103号 原告（反诉被告）：殷某。 委托诉讼代理人：郁苏宁，某律师事务所律师。 被告（反诉原告）：乙公司，住所地上海市浦东新区某地902B室。 法定代表人：须仁福，董事长。 委托诉讼代理人：孙某，某律师事务所律师。 原告（反诉被告）殷某与被告（反诉原告）乙公司（以下简称甲公司）实用新型专利实施许可合同纠纷一案，原告于2013年3月11日向江苏省南京市某地区人民法院提起诉讼，本案后历经移送至本院处理。本院于2013年11月27日立案受理后，于2014年9月24日作出（2013）沪一中民五（知）初字第209号民事判决。被告不服，提起上诉。上海市高级人民法院以“原审法院判决认定基本事实不清"为由，于2016年3月28日裁定撤销原审判决，发回本院重审。本院于2016年4月19日立案后，依法另行组成合议庭，于同年5月18日、8月2日两次召开庭前会议，期间，被告提起反诉，本院依法合并审理。本院于2016年9月12日公开开庭进行了审理，原告的委托诉讼代理人郁苏宁和被告的委托诉讼代理人孙某均到庭参加了诉讼。因案情复杂，本案经本院院长批准，依法延长审理期限六个月，被告亦曾向本院申请延期审理。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。 丙公司支付其自2003年7月至2012年12月的专利使用费共计人民币（币种下同）4,407,366.20元。事实和理由：殷某系实用新型专利“一种旋液射流粗粒化组合油水分离器"和“一种水力旋液分离浮油自动收集排油组合装置"的专利权人。2003年12月23日，甲公司召开董事会，会议确定殷丁公司使用，甲公司按照每个合同额的6%向殷某支付专利费。戊公司一直未向其支付，故诉至法院。 己公司辩称：1、涉案专利名义上属于殷某，庚公司缴纳，辛公司是实质权利人。2、甲公司已全额支付了2003年-2008年的专利使用费。3、殷某主张按合同总额的6%计算专利使用费与事实不符，与专利无关的合同不需要提取专利使用费，且要以回款80%为提取专利费的条件。4、殷某起诉时间为2013年3月，故其所主张的2011年3月以前的专利使用费已超过诉讼时效。5、殷某自2006年起违反双方独占实施许可的约定，构成违约，不应再向其支付专利使用费。故请求驳回殷某的诉讼请求。 壬公司提起反诉，请求判令反诉被告殷某返还其自2003年至2008年期间已支付的专利费2,170,000元，以及专利申请费和年费26,155元。事实和理由：癸公司（以下简称癸公司）子公司（以下简称子公司），丑公司甲公司经营范围有重合，且有证据证明其生产与涉案专利相关的订单，故殷某违反了独占实施许可的约定。 反诉被告殷某辩称：其从未授权他人使用，没有违反独占许可的约定，癸公司寅公司的多数股东设立，卯公司的许可，而且，甲公司的诉请已超出诉讼时效。辰公司的反诉请求。 双方当事人围绕诉讼请求提交了证据。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。甲公司提交了收条、2004年度分配方案、甲公司巳公司工作会议纪要及殷某、蒋某、午公司财务结算清单，以证明其在2004年-2007年期间向殷某支付了专利使用费。虽然殷某对该等证据真实性不予认可，但因其在之前的审理中已对上述证据所证明的事实进行了确认，故本院对该等证据仍予以采信。甲公司还提交了2009年至2012年专利业务数据统计表，未公司销售合同回款情况，殷某对其中部分统计数据提出异议，申公司提交相应财务凭证，双方就异议部分达成一致，本院依据双方当事人修改后的数据统计信息以及财务凭证确认相关回款事实。 2016年9月12日庭审中，殷某申请证人杨某出庭作证，酉公司催讨专利费。甲公司认为，戌公司在劳动报酬方面存有纠纷，其证言证明力较弱，且证言内容空泛，缺乏证明力。本院认为，证人杨某陈某内容为“亥公司办公室看到殷某与张某吵架"，但对吵架的内容称“记不太清楚了"，其证言并不能证明催讨事实，故不予采信。 另外，殷某还提交了如下证据：1、陈某2书面证词，甲23公司使用涉案专利；2、两份专利证书（专利号分别为ZL200920073303.0、ZL200920073302.6），乙24公司未使用涉案专利；3、法人印章交接书，以证明殷某在20丙25公司经营管理。甲公司提交了如下证据：1、支付专利申请费用及专利年费的财务凭证，以证丁26公司支付；2、甲公司劳动合同书、公司员工保密协议、补充协议书、任免决定书、请假条、印章使用申请单，戊27公司日常经营管理。本院认为，上述证据与本案待证事实并无关联性，故均不予采信。 依据上述认定证据以及双方当事人陈某，本院认定如下事实： 殷某系名称为“一种旋液射流粗粒化组合油水分离器"（专利号：ZL02264922.0）、“一种水力旋液分离浮油自动收集排油组合装置"（专利号：ZL02264921.2）两项实用新型专利的专利权人，专利申请日均为2002年6月21日，授权日分别为2003年5月14日、2003年7月16日。 甲公司成立于2001年1月2日，经营范围包括：废水净化设备、废油再生净化设备的安装维修，机电产品、仪器仪表、五金、船舶配件、纺织品、通信设备（除无线）、计算机软件、钢材、建筑材料、涂料、塑料制品的销售。己28公司股东，曾于2001年-庚29公司法定代表人。 2003年11月5日，甲公司召开第四次全体股东会，主持人为殷某，参加人员为殷某、林某1（因故缺席，委托林某2代表）、须仁福（因故缺席，委托殷某代表）、蒋某、林某2、王某、张某、黄某（因故缺席，委托王某代表）。会议纪要载明：“……四、殷某董事长是罐中罐技术和油水分离器技术的专利拥有者，全体股东本着尊重知识产权和保护专利人的合法利益的原则，一致同意给予殷某同志每个合同额的6%作为专利费，辛30公司是以上两个专利的唯一合法使用者，专利费的结算以每一合同额到位80%以上时结算，壬31公司成立之后的合同额开始执行……" 2003年12月23日，甲公司召开董事会，主持人为张某，参加人员为殷某、须仁福、蒋某、林某2、张某。会议纪要载明：“……10、癸32公司第四次股东会议纪要决议，殷某董事长是罐中罐技术和油水分离器技术的专利拥有者，辛30公司是这两项专利的唯一合法使用者，同意给予殷某董事长每个合同额6%的专利费。同意殷某董事长提出的把该部分资金作为‘科技发展基金和奖励基金’的意见，资金所有和支配全权归殷某董事长。" 2004年3月17日，殷某出具收条，子33公司股东会议决议收到2003年专利技术费总计30万元。 2005年1月31日，甲公司董事会、股东会形成2004年度分配方案，并于2005年2月1日兑现。其中殷某金额为19万元，备注一栏载明：“专利费24万元，交公司5万元，作奖励基金。"殷某在分案方案上注明：“同意支付上述奖金。已收到上述专利费共计：壹拾玖万元正。" 2006年1月22日，甲公司召开股东会，主持人为殷某，参加人员为须仁福、殷某、张某、林某2、蒋某。会议纪要载明：“……同意年终分配的方案、专利费用提取方案和调整员工工资的方案……同意蒋某经理所作2005年度财务结算报告……" 2007年3月8日，殷某、张某、丑34公司财务结算清单上签字确认：“寅35公司卯36公司发放2006年度奖金和专利等用费，共计1,000,000元（壹佰万元），张某发放（签收）……" 落款时间为2008年1月18日的《2007年度奖金分配方案》载明：“1、殷某按专利6%应为55万元，其中10万元作奖励基金，张某、蒋某每人3万元，林某2、杨某每人2万元。2、以上奖金分配春节前一次性兑现。"殷某于当日在该文件上签字表示同意。2008年1月31日，殷某签字确认收到45万元奖金。 落款时间为2008年1月18日的《2008年度奖金分配方案》载明：“殷某按专利6%应为60万元，其中8万元作奖励基金，张某、蒋某每人3万元，林某2、杨某每人1万元。以上奖金分配春节前一次性兑现。"殷某于2008年12月在该文件上签字表示同意。殷某并签字确认收到52万元奖金。 2012年1月16日，甲公司辰37公司股东分红、绩效奖金和专利费分配方案，涉及股东殷某、张某、蒋某、须仁福，其中殷某分红24万，奖金、专利费26万，签收栏注明张某代，旁边还注明“2012年1月17日汇￥51.1万"。张某还于2013年5月3日在分配方案下注明：“2012年1月17日上午九时许，巳38公司将2011年度的分红和专利费打给殷某指定账户，一次性汇款伍拾壹万壹仟元整，其中股东分红贰拾肆万元，专利费贰拾陆万元，年终其他补贴壹万壹仟元。详见中国银行行内汇款付款通知。"殷某确认收到该年度专利使用费，只是金额不足。 另查明： 2010年，甲公司当年所签订的涉及专利业务的合同中，有3份合同货款全部收回，金额共计为1,807,000元，午39公司未40公司签订的合同，该合同除包括专利产品DYF-10型油水分离器1台（金额为82,000元）外，还包括QAF-15型气浮装置1台（金额为80,000元）和SBR-15型生活污水处理装置及配套1套（金额为185,440.20元）；甲公司2010年以前所签订的涉及专利业务的合同中，有5份合同在2010年回款达到80%以上，合同金额共计为2,113,000元，午39公司申41公司于2009年9月28日签订的合同，该合同包括分离器1台（金额为264,701.50元）、分离器配件2,229千克（金额为67,298.50元）和钢管7,091千克、钢板23,497.53千克（金额共计193,000元）。甲公司在庭审中陈某，钢管、钢板的作用为固定专利设备。 2011年，甲公司当年所签订的涉及专利业务的合同中，有3份合同货款全部收回，金额共计为1,474,000元；甲公司2011年以前所签订的涉及专利业务的合同中，有8份合同在2010年回款达到80%以上，合同金额共计为6,716,000元。 2012年，甲公司自2012年1月1日起至同年6月20日期间所签订的涉及专利业务的合同中，2份合同货款全部收回，金额共计为1,627,000元；甲公司2012年以前所签订的涉及专利业务的合同中，有10份合同在2012年回款达到80%以上，合同金额共计为6,960,550元，午39公司酉42公司戌43公司于2011年11月7日签订的合同，双方当事人一致确认，就该合同按1,450,000元结算。 再查明： 2006年8月22日，癸公司设立，殷某任董事长、法定代表人。发起人为陈某1、殷某、喻某、蒋某、张某等5人。该公司设立时的经营范围为：环保工程设备研发、设计、生产，废水、废气、净化工程的设计、承包，废水、废气、废弃物的净化处理设备的生产制造，机电产品、仪器仪表、五金、船舶配件、纺织品、通信设备（除无线电）、计算机软件、钢材、建筑材料、涂料、塑料制品的销售。庭审中，亥44公司设立甲45公司法定代表人。2008年12月29日，该公司股东变更为殷某、殷永政父子二人。 2007年3月6日，癸公司（甲方）甲公司（乙方）签订《工程项目施工图设计技术咨询服务协议书》，约定：为了优质完成山东A厂区含油污水处理两个系统的施工图设计工作，甲方特委托乙方在完成上述施工图设计工作过程中承担技术咨询服务，全部技术咨询费用共计27万元。乙46公司支付了该笔费用。2009年2月6日，甲公司丙47公司签订《丙47公司岚桥码头污水处理站设备的制造及安装总承包合同补充协议》，约定：丁48公司癸公司于2008年5月29日签订的“丙47公司岚桥码头污水处理站设备的制造及安装总承包合同"，戊49公司改制，含油污水处理设备制造、己50公司，庚51公司，由其完成原签订的总承包合同。2009年2月15日，癸公司甲公司签订《关于“丙47公司岚桥码头污水处理站设备的制造及安装"合同执行方更改的协议》，约定“丙47公司岚桥码头污水处理站设备的制造及安装总承包合同"甲公司完成，癸公司在码头污水处理站设计、项目洽谈运作以及合同签订过程中所发辛52公司壬53公司。 2007年3月10日，癸公司（甲方）甲公司（乙方）签订《签订执行合作协议书》，约定：乙方同意将经过近两年跟踪、落实、确定的“榆林军港含油污水处理站"项目分包合同以甲方的名义与项目总包方签订，在对外执行分包合同过程中所发生的费用均由乙方负责承担，无论亏损和盈利均由乙方负责，且项目完工结算后，由乙方按分包合同总额的5%款项作为项目运作管理费用一次性支付给甲方。2007年3月16日，癸公司癸54公司签订《海军91458部队榆林港含油污水处理站工程配套设备安装合同书》。 2007年8月9日，癸公司子55公司丑56公司签订《麻斜港含油污水处理站站内工程配套设备供货安装合同书》，寅57公司提供合同要求的工程配套设备，包括WS-Ⅱ-30水力旋液组合分离装置和DYF-15A油水分离器等。 2007年8月20日、21日，卯58公司辰59公司开具增值税专用发票，发票所载货物名称为WS-II型浮油收集器。 落款时间为2008年3月10日的《巳60公司癸公司之间理顺关系、界定经营范围、确定活动规范等事宜备忘录》载明：“1、乙公司（以下简称丁公司）午61公司（以下简称戊49公司）未62公司。申63公司自开办至目前持续亏损，根据殷某董事长的请求，酉64公司董事会讨论同意，确定从2008年3月起，殷某董事长不再参与丁公司的管理工作，但仍须负责技术工作。乙公司的全部管理和经营活动主要由张某总经理、蒋某副总经理负责。戌65公司总经理，但必须保证对丁公司的市场开拓和经济利益不得受到损害……5、受国家知识产权保护的WS-II型水力旋液分离浮油自动收集排油组合装置（专利号：ZL02264921.2）和DYF-A型油水分离器（专利号：ZL02264922.0）两项专利技术产品丁公司是唯一合法拥有的，涉及该两项技术产品的设备设计、生产、制造的全过程必须由丁公司负责。戊49公司可以亥66公司名义承接以上两项产品的销售运作，但要及时向丁公司通报使用项目的具体情况，并由丁公司完成设备设计、生产、制造……"甲67公司落款处由张某、蒋某签字，未加盖印章。癸公司处由殷某签字，未加盖印章。 2009年7月12日，卯58公司癸公司开具增值税专用发票，发票所载货物名称为WS-II型浮油收集器。 2011年7月20日，癸公司（定作方）乙68公司（制作方）签订《加工定作合同》，定作产品为DYF-60A油水分离器。 2014年1月16日，甲公司向上海市东方公证处申请对相关网页进行证据保全公证。在地址栏输入www.qdhuanbao.com，进入该网址页面，丙69公司丁70公司，戊71公司简介显示：“目前，国内80%以上的含油污水处理工程，己72公司配套的‘除油器’和‘罐中罐’等专利技术产品。"公司实绩显示：“我公司专业技术人员参与、指导、组织完成的工程实绩如下：1.1DYF-A型系列油水分离器用户实绩：1.1997.5巴基斯坦木扎法戈电厂DYF-50型（50立方米/小时）2台;2.1998.10苏州B厂DYF-10型（10立方米/小时）1台……67.2008.庚73公司酸性装置DYF-60A型（60立方米/小时）1台。1.2WS-Ⅱ型系列旋液分离浮油自动收集排油组合装置用户实绩：1.2002.辛74公司WS-Ⅱ-200型（200立方米/小时）2台；2.2003.3中石油吉林C厂WS-Ⅱ-200型（200立方米/小时）1台……55.2008.9抚顺XX集团酸性水装置除油WS-Ⅱ-60型（60立方米/小时）1台"等内容。壬75公司。上海市东方公证处为此出具（2014）沪东证经字第968号公证书。 又查明： 子公司于2000年3月17日设立，发起人为殷某和陈某2，经营范围为：环保工程设备、机电产品、仪器仪表、五金配件、船舶配件、化工原料（除危险品）、纺织品、通信器材（除无线）、钢材、建筑材料、油漆、涂料、塑料制品、食用农产品的销售，贸易经纪及代理（除拍卖），环保工程设备、机电产品的维修服务（除特种设备）。2010年2月2日，殷某与陈仲凯签订《股权转让协议》，癸76公司的股权转让给陈仲凯。 2005年3月9日，子公司甲公司致函，函中载明：“我公司鉴于与张泾压力容器厂的长期合作关系，在二零零四年十二月接收壹台20立方米/小时油水分离器的订单后，即委托该厂生产制造。子77公司与张泾压力容器厂的有关许可证生产协议，丑78公司寅79公司表示歉意。为保证在今后的经营活动中避免再次产生上述情况，卯80公司所持有的油水分离器及罐中罐等专利产品的销售……" 2005年7月11日，子公司甲公司出具承诺书，载明：“我公司于2004年12月销售的油水分离器产品设备，辰81公司拥有的受知识产权保护的专利权。为保证在今后的经营活动中杜绝再次发生上述情况，卯80公司所持有的油水分离器及罐中罐专利产品的销售……" 本院认为，根据专利证书记载，原告殷某系涉案两项实用新型专利的专利权人。己公司以其缴纳专利申请费和年费为由主张自己为实质权利人并无法律依据，本院不予支持。涉案两项实用新型专利申请日均为2002年6月21日，有效期至2012年6月20日届满。在专利权有效期内，专利权人的合法权益受到法律保护。本案中，巳82公司股东，2003年，午83公司以股东会、董事会会议纪要的形式就涉案专利权独占实施许可达成了合意，该专利权独占实施许可合同合法有效，双方当事人均应恪守。 结合双方当事人诉辩意见，本案的主要争议焦点为：1、专利使用费的支付是否以销售合同回款达到80%以上为条件；2、殷某有无违约行为；3、殷叶未84公司要求返还专利使用费是否已超出诉讼时效。 首先，对于涉案专利使用费的支付条件，甲公司2003年11月5日股东会会议纪要限定为“以每一合同额到位80%以上时结算"，2003年12月23日董事会会议纪要并无相关内容。本院认为，申85公司的权力机构，是公司意志的形成机关，酉86公司意志的执行机关。殷戌87公司之间建立专利权实施许可合同关系，应以股东会会议纪要为准。殷某以董事会会议纪要为据主张专利使用费无结算条件，并无法律依据，本院不予支持。涉案专利使用费的结算应当以专利产品销售合同回款达到80%以上作为条件，计算基数为合同约定的产品销售额。 其次，关于殷某是否违约，主要涉及到亥88公司甲89公司使用。本院认为，癸公司处，乙90公司使用涉案专利技术的情况下，丙91公司就殷某的许可行为承担举证责任。对此，甲公司丁92公司销售专利产品等情节进行举证，戊93公司作为独立的法人，其行为并不能与股东殷某的行为混同，故据此尚不能证明殷某存在许可行为。子公司处，在案证据显示，子公司己94公司庚95公司的专利权。子公司既已承认侵权，说明其并未取得专利权人授权使用。况且，子公司两份函件的落款日期分别为2005年3月9日、2005年7月11日，辛96公司在2005年已知权利受侵害，但直至本案审理中才主张权利，已超出诉讼时效，丧失胜诉权。综上，甲公司以殷某违约作为不支付专利使用费的抗辩事由尚缺乏事实依据，亦无权要求殷某返还已支付的专利使用费。 再次，关于殷某主张的专利使用费是否已超出诉讼时效。本院认为，本案中，双方当事人在实际履行专利权独占实施许可合同的过程中形成了定期之债。第一，双方并未就支付专利使用费的时间作出明确约定。虽然2003年11月5日股东会会议纪要载明以每一合同额到位80%以上时结算，但对于每一份销售合同而言，回款能否达到80%是不确定的，故该会议纪要仅是对结算条件的约定，而非结算时间。第二，双方已形成一年结算一次专利使用费的交易惯例。在案证据显示，2004年3月17日，殷某收到2003年专利技术费30万；2005年1月31日，甲公司形成2004年度分配方案，并于2005年2月1日兑现；2006年1月22日，甲公司召开股东会，会议纪要载明同意专利费提取方案；2007年3月8日，甲公司股东殷某、张某、壬97公司财务结算清单，确认2007年2月12日发放2006年度奖金和专利等用费100万；2008年1月18日，殷某签字同意2007年度奖金分配方案；2008年12月，殷某签字同意2008年度奖金分配方案；2012年1月16日，甲公司辰37公司股东分红、绩效奖金和专利费分配方案。由此可见，双方当事人签订了一个总的专利权独占实施许可合同，在实际履约过程中，大致是每年第一季度结算上一年度的专利使用费，形成定期之债。 殷某关于专利使用费的诉讼请求系基于定期之债，该债权请求权应当适用2年的普通诉讼时效，故其在起诉日两年前的债权，已超出诉讼时效，不应再享有胜诉权。具体而言，殷某于2013年3月11日提起诉讼，主张专利使用费，故其2011年3月11日之前的债权已超出诉讼时效。由于双方形成了在每年第一季度结算上年度专利使用费的惯例，因此，2011年3月底之前，双方应结算2010年度的专利使用费，据此，殷某在本案中可获支持的专利使用费应为2010年度、2011年、2012年度回款额达到80%以上的专利产品销售合同计提6%的专利使用费，计1,241,853元[计算方式：（1,807,000+2,113,000）X6%+（1,474,000+6,716,000）X6%+（1,627,000+6,960,550）X6%]。癸98公司仅于2012年支付殷某奖金、专利费26万元，故还应向殷某支付专利使用费981,853元。殷某对于目前尚未达到结算条件的专利产品销售合同可在结算条件成就后另行主张权利。 综上所述，在本案本诉部分，由于殷某的诉讼请求部分超出诉讼时效，在其未过诉讼时效的债权部分，甲公司确未足额支付专利使用费，故本院予以部分支持。在反诉部分，在案证据不足以证明殷某违约，辛公司的反诉请求于法无据，应予驳回。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第三百四十六条之规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）乙公司应于本判决生效之日起十日内向原告（反诉被告）殷某支付专利使用费人民币981,853元； 二、驳回被告（反诉原告）乙公司的反诉请求。 子99公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案本诉案件受理费人民币42,059元，保全费人民币5,000元，共计人民币47,059元，由原告（反诉被告）殷某承担人民币18,287元，被告（反诉原告）乙公司承担人民币28,772元；反诉案件受理费人民币24,369元，由被告（反诉原告）乙公司承担。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。 审　判　长　　胡震远 人民陪审员　　陈荣祥 代理审判员　　孙　倩 二〇一七年七月十日 书　记　员　　印　铭 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。 二、《中华人民共和国合同法》第六十条第一款 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 …… 三、《中华人民共和国合同法》第一百零七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 四、《中华人民共和国合同法》第一百零九条 当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 五、《中华人民共和国合同法》第三百四十六条 专利实施许可合同的受让人应当按照约定实施专利，不得许可约定以外的第三人实施该专利；并按照约定支付使用费。 本案法律依据 中华人民共和国民法通则(2009修正) 第135条 中华人民共和国合同法 第107条 中华人民共和国合同法 第109条 中华人民共和国合同法 第346条 中华人民共和国合同法 第60条1款 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第253条