甲公司乙公司发明专利实施许可合同纠纷一审民事判决书

丙公司乙公司发明专利实施许可合同纠纷一审民事判决书 江苏省连云港市中级人民法院 民事判决书 (2016)苏07民初198号 原告：甲公司，住所地浙江省杭州市萧山区经济技术开发区都市阳光广场4幢1单元1302室。 法定代表人：郭某，执行董某2、总经理。 委托诉讼代理人：曹某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：金某，某律师事务所律师。 被告：乙公司，住所地江苏省连云港市连云港开发区久和国际新城12号楼一单元301室，现住所地江苏省连云港市大浦工业开发区某地。 法定代表人：白某，董某。 第三人：丁某，住所地香港德辅道中189号李宝椿大厦10楼1002室。 法定代表人：刘某，董某2。 委托诉讼代理人：徐某，某律师事务所律师。 第三人：戊公司，住所地香港湾仔骆克道53-55号恒泽商业大厦5楼。 法定代表人：茅丽芳，董某2。 委托诉讼代理人：徐某，某律师事务所律师。 己公司(以下简称丙公司)庚公司(以下简称庚公司)发明专利实施许可合同纠纷一案，本院于2016年12月13日立案后，依法适用普通程序进行了审理。辛公司壬公司癸公司、白杰专利权权属纠纷由浙江省杭州市中级人民法院立案受理，本案必须以该专利权权属纠纷案件的审理结果为依据，本院于2017年4月18日依法裁定本案中止诉讼。因浙江省杭州市中级人民法院作出(2017)浙01民初227号《民事裁定书》，子公司撤回起诉，本案恢复审理。2017年12月4日，丑公司寅公司(以下简称寅公司)、丁某(以下简称丁某)提出的《参加法庭审理申请书》，拟以第三人身份参加本案诉讼。卯公司丁某的申请，辰公司丁某作为第三人参加本案诉讼。本院于2018年1月3日公开开庭进行了审理。巳公司委托诉讼代理人曹某，午公司法定代表人白某，未公司丁某共同委托诉讼代理人徐某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 巳公司向本院提出诉讼请求：1、申某午公司于2013年2月7日签订的《专利实施许可合同》于2016年12月2日解除；2、判令被告立即停止使用原告的发明专利“一种气固相反应制备氯磺化聚乙烯的方法”的生产与实验行为；3、判令被告赔偿原告经济损失人民币100万元；4、本案诉讼费用由被告承担。庭审中，巳公司明确其第2项诉讼请求为：被告立即停止使用原告的发明专利“一种气固相反应制备氯磺化聚乙烯的方法”。 事实和理由：巳公司系“一种气固相反应制备氯磺化聚乙烯的方法”发明专利的专利权人，于2013年2月6日由国家知识产权局授权公告。2013年2月7日，原告与被告签订《专利实施许可合同》，同意被告无偿实施该专利，独占许可时间为2013年2月7日至2018年3月7日。合同第八条约定“被许可方应当在本合同有效期内缴纳专利年费，以维持本项专利的有效性”，但被告并未依约缴纳。由于被告违约，酉公司经营现状，不能达到原告的期望，无法实现该专利应有的社会与经济价值，致使原告决定收回专利实施权利，撤销无偿实施许可。因此，原告于2016年12月2日向被告送达《撤销无偿实施许可、解除专利实施许可合同通知书》(以下简称《解除合同通知书》)，要求被告在收到本通知书后五日内，停止实施该专利，但被告至今仍在使用该专利进行生产与实验，侵犯原告的合法权益。 午公司戌公司的全部诉讼请求。 未公司丁某共同述称，午公司亥公司(以下简称亥公司)甲23公司丁某，于2008年4月作为股东共同成立的中外合资企业。庚公司主要乙24公司生产、经营、发展的核心。丙25公司的董某兼总经理，白某、郭某(丁26公司法定代表人)戊27公司的董某2，郭某是白某的妻子，白某是两个人的女儿，白某、己28公司仅有的两名股东。白家一方利用特殊庚29公司辛30公司名下，在白家一方与两名第三人以及第三人委派的董某2徐某、茅丽芳、壬31公司控制权产生争议的情况下，为实现独癸32公司倒闭进而由白家独占专利权的目的，恶意提起本案的诉讼。从本案诉争的核心证据也就是《专利实施许可合同》看，该许可合同是为了申报高新企业的需要而制作的虚假文件资料，事后随着时间的发展，子33公司，以及白某、白某在本案之前的举证及开庭过程中作了虚假的陈述。丑34公司丁某申请法庭结合相关事实追究原告及白家一方恶意诉讼的法律责任，在查明事实的基础上，驳回原告的诉讼请求，寅35公司占有60%股份的股东合法权益。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 本院认定事实如下： 2008年5月14日，连云港经济技术开发区管委会以连开复字［2008］078号《卯36公司的批复》，辰37公司巳38公司寅公司在连云港开发区合资设立“午39公司”,原则同意依法签订的合资合同、企业章程，同意委派的董某2会及监事会成员。 未40公司成立于2008年6月13日，申41公司，2009年10月28日变更为现企业名称，原法定代表人白某变更为现法定代表人白某。亥公司、丁某、寅公司共同出资成立，公司的注册资本为500万美元，公司经营范围包括氯化聚乙烯橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶的生产，酉42公司自产产品及技术进出口业务。公司的章程载明：戌43公司的投资总额为1000万美元，亥44公司(甲方)出资200万美元，占出资40％，丁某(乙方)寅公司(丙方)各出资150万美元，各占出资额的30％；戌43公司设董某2会，甲45公司最高权力机构；乙46公司的一切重大事宜，重大事宜需经出席董某2会的全体董某2一致同意方可作出决议，丙47公司的重要规章制度，决定聘用总经理和其他高级职员，戌43公司合同、章程修改，其他应由董某2会决定的重大事宜等。董某2会由7名董某2组成，其中甲方委派3名董某2，乙方委派2名董某2，丙方委派2名董某2。设董某一名，董某由甲方委派，董某、董某2任期四年，期满后继续委派可以连任。丁48公司的法定代表人。董某2会例会每年召开一次，经三分之一以上的董某2提议，可以召开董某2会临时会议。董某2会会议由董某召集主持。董某在董某2会开会前十五天书面通知各董某2，写明会议内容、时间和地点。出席董某2会议的法定人数为全体董某2的三分之二，不够三分之二人数时，其通过的决议无效。戊49公司委派白某为被告董某，郭某、白某为董某2会董某2，寅公司委派徐某、茅丽芳为董某2会董某2，丁某委派刘某、朱某为董某2会董某2。 2013年2月6日，国家知识产权局授予了“一种气固相反应制备氯磺化聚乙烯的方法”发明专利。该专利的申请日为2011年1月13日，专利号为ＺＬ20111000××××.3，发明人为白某，己50公司。目前该专利为有效专利。 2013年2月7日，巳公司(许可方)午公司(被许可方)签订《专利实施许可合同》，许可专利名称为一种气固相反应制备氯磺化聚乙烯的方法(专利号为ＺＬ20111000××××.3)。许可方式为独占许可，许可时间为5年以上，自2013年2月7日至2018年3月7日，使用费为0元。合同第七条：后续改进的提供与分享。在合同有效期内，任何一方对合同技术所作的改进应及时通知对方；‚有实质性的重大改进和发展，申请专利的权利由合同双方当事人约定，没有约定的，其申请专利的权利归改进方，对方有优先被许可的权利；ƒ属双方共同作出的重大改进，申请专利的权利归双方所有，另有约定的除外。第八条：专利有效性的维护。被许可方应当在本合同有效期内缴纳专利年费，以维护本项专利的有效性。如由于被许可方过错致使本项专利权终止的，被许可方应当支付许可违约金或赔偿损失。第九条：违约及索赔。对被许可方：被许可方拒付使用费的，许可方有权解除合同，要求返回全部技术资料，并要求赔偿其实际损失。‚被许可方违反合同的保密义务，致使许可方的技术秘密泄露，许可方有权要求被许可方立即停止违约行为，赔偿损失。2015年6月9日，该《专利实施许可合同备案证明》在国家知识产权局进行了备案登记，专利实施许可合同备案号为2015320000408。审理中，丙公司、庚公司庚51公司、寅公司提出的“涉案《专利实施许可合同》为申报高新企业需要，签订时间是倒签”的说法均予以认可，并确认实际签订时间是2015年。 2016年12月1日，巳公司午公司发送《解除合同通知书》，内容为：2013年2月7日，辛52公司无偿实施该专利，并签订《专利实施许可合同》一份，独占许可时间为2013年2月7日至2018年3月7日。但是，壬53公司的经营现状，不能实现该专利之应有社会与经济价值，且《专利实施许可合同》第八条约定“被许可方应当在本合同有效期内缴纳专利年费，以维持本项专利权的有效性”，癸54公司未依约缴费。因此，我公司决定收回该专利使用权、撤销无偿实施许可、解除专利实施许可合同。子55公司于收到本通知书后五日内，停止实施该专利。否则，本公司将依法保护自己的合法权益。 2016年12月11日，丑56公司总经理徐某签名的《关于<> 2寅57公司董某白某就上述《回复函》发送给白某、茅丽芳、刘某的邮件中称：今收到徐某《回复函》,因为此事非常重要，而这份函仅能代表徐某本人的意愿，并不是董某2会的意见，徐某并未与董某2会做任何沟通。所以，我方不同意在此函上盖章。另外，徐某仅为金泰达的总经理，没有权利代替法人代表做对外声明、函件。 2016年12月25日，庚公司董某2茅丽芳、徐某、卯58公司董某提出《关于提议召开董某2会临时会议的通知》，辰59公司章程第16条的规定，提议商议本案诉讼代表人/代理人，巳60公司进行诉讼及提起相关程序。2016年12月27日，庚公司董某白某向各位董某2发送《午61公司董某2会的通知》，称：未62公司章程规定，通知各位董某2于2017年1月11日上午九时三十分在连云港市公安局新东派出所召开。另，申63公司酉64公司发明专利实施许可合同纠纷一案,戌65公司实施该专利用于生产经营属实，亥66公司支付任何费用，甲67公司要求收回，本公司无权拒绝。因此，乙68公司法定代表人依职权出庭，当庭口头如实陈述案情，无需委托代理律师出庭答辩，丙69公司不必要的费用支出。丁70公司未能召开董某2会，未形成董某2会决议。 审理中，戊71公司法定代表人身份参加本案诉讼，并表示同意解除《专利实施许可合同》，确认解除的时间为2016年12月2日。 巳公司提交己72公司董某白某签名的《情况说明》，该说明中称“本公司实施该专利用于生产经营属实，庚73公司支付任何费用，甲67公司要求收回，本公司无权拒绝……”。丙公司辛74公司在收到其发出的《解除通知书》后，仍在继续使用其专利技术进行生产。 另查明，午公司壬75公司的法定代表人是白某，癸76公司的法定代表人是郭某，股东为郭某、白某，郭某系白某的母亲，白某系白某的父亲，白某与郭某系夫妻关系，子77公司的原法定代表人，丑78公司董某2。 本院认为，本案的争议焦点为：一、丙公司庚公司签订的《专利实施许可合同》的效力；二、午公司是否违反《专利实施许可合同》，构成违约；三、专利实施许可合同是否应当于2016年12月2日解除；四、原告要求被告停止使用涉案专利及赔偿原告经济损失100万元是否成立。 一、寅79公司庚公司签订的《专利实施许可合同》的效力 卯80公司、寅公司陈述称，本案争议的《专利实施许可合同》的签订时间系为申报高新企业需要而倒签的时间，系虚假材料，故本案诉讼系虚假诉讼，辰81公司的起诉。本院认为，本案《专利实施许可合同》的签订时间虽系倒签，但不足以证明其是无效合同，进而得出本案是虚假诉讼的结论。原、被告双方签订的《专利实施许可合同》是双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律法规的禁止性规定，应确认为合法有效。原、被告双方应在上述合同约定和法律规定的范围内享有权利、承担义务，任何一方不履行约定的义务或履行义务不符合要求，都要承担相应的合同责任。 二、巳82公司是否违反《专利实施许可合同》构成违约 巳公司午83公司违反合同第八条的约定，即被告应当在合同有效期内缴纳专利年费，以维持专利的有效性。未84公司未按合同约定缴纳专利年费，申85公司支付。午公司认可酉86公司自行缴纳，庚公司未缴纳过专利年费。卯80公司、寅公司称是原告缴纳后再要求被告报销。巳公司对第三人的述称不予确认，认为根本没有这说法。本院认为，依据合同法及相关法律规定，合同解除包含两种情形，即约定解除合同和法定解除合同。首先，本案双方所签合同约定了合同解除条件，即被许可方(庚公司)拒付使用费的，许可方(丙公司)有权解除合同。而本案双方合同中约定的使用费为0元，故不存在被许可方拒付使用费这一情形。合同第八条约定，被许可方应当在本合同有效期内缴纳专利年费，以维持本项专利权的有效性。如由于被许可方过错致使本项专利权终止的，被许可方应当支付许可方违约金或赔偿损失。根据查明的事实，戌87公司自行缴纳，午公司作为被许可方未按合同约定缴纳专利年费，亥88公司构成违约，但该违约并不构成根本违约，且该违约亦不符合涉案合同约定的解除合同的条件。甲89公司以违约为由解除涉案合同的主张不能成立，本院不予支持。其次，本案审理期间，被告法定代表人白某明确表示同意解除《专利实施许可合同》，并确认合同于2016年12月2日解除。本院认为，乙90公司章程的规定，甲45公司最高权力机构，戌43公司合同、丙91公司重大事宜，需经出席董某2会的全体董某2一致同意方可作出决议。本案《专利实施许可合同》丁92公司戊93公司重大事宜，即是否同意解除合同应有董某2会决议。巳公司向被告发送《解除通知书》后，时任被告总经理徐某向原告出具的《回复函》己94公司不产生任何法律效力，不同意解除合同。被告法定代表人白某收到徐某《回复函》后，认为仅能代表徐某本人的意愿，并不是董某2会的意见。庚95公司收到《解除通知书》后，并未就是否同意解除《专利实施许可合同》形成董某2会决议，故本案不符合双方当事人协商一致的情形。再次，辛96公司所举证据，壬97公司具有我国合同法第九十四条规定之法定解除情形。据此，丙公司对涉案合同无约定解除和法定解除情形下，癸98公司要求确认原被告双方于2013年2月7日签订的《专利实施许可合同》于2016年12月2日解除等诉讼请求不应予以支持。 综上，巳公司的诉讼请求无事实和法律依据，应予以驳回。依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十三条、第九十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下： 子99公司的诉讼请求。 案件受理费13800元，己公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，上诉于江苏省高级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费(开户银行：中国农业银行南京山西路支行，帐号03×××75，汇款后将汇款凭证复印件交本院随卷移送)。 审 判 长　忻 越 审 判 员　林 龙 审 判 员　刘 宁 二〇一八年一月三十一日 法官助理　寇运龙 书 记 员　刘明朗 法律条文及上诉须知附录 一、法律条文 (一)《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： (一)因不可抗力致使不能实现合同目的； (二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； (三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； (四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； (五)法律规定的其他情形。 (二)《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 二、上诉须知 根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下： 当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。 上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报江苏省高级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。 本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。 本案法律依据 中华人民共和国合同法 第94条 中华人民共和国合同法 第8条 中华人民共和国合同法 第60条 中华人民共和国合同法 第93条 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第64条 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第164条 诉讼费用交纳办法 第22条 诉讼费用交纳办法 第48条 更多