福兴达科技实业（深圳）甲公司乙公司专利纠纷案——专利纠纷民事诉讼原告适格的判断

福兴达科技实业（深圳）甲公司乙公司专利纠纷案 ——专利纠纷民事诉讼原告适格的判断 【裁判要旨】专利侵权行为发生在专利权转让（许可）之前、无证据证明侵权行为持续在转让（许可）之后，原专利权人（转让人、许可人）为适格原告，受让人（被许可人）不是适格原告。受让人（被许可人）单独提起诉讼的，原告主体不适格，法院不予受理。若已经受理，经法官释明仍坚持单独提起诉讼的，裁定驳回起诉。 【案号】（2005）深中法民三初字第556号 【案情】 原告：福兴达科技实业（深圳）甲公司。 被告：丙公司、丁公司戊公司。 2004年1月14日，己公司取得了名称为“一种网络随身听”的实用新型专利。该专利申请日为2003年2月27日，授权公告日为2004年1月14日，专利号为ZL03239830.1。 2004年4月12日，深圳市公证处受专利权人癸公司的委托，庚公司购买被控侵权产品MP3播放器的过程，并当场公证封存了被控侵权产品1只，辛公司出具的增值税发票1张，发票上载明“新科MP31个，金额人民币799元”。 2004年6月7日，国家知壬公司的请求，出具了涉案专利符合新颖性、创造性的实用新型专利的检索报告。 2004年12月3日，原告福兴达科技实业（深圳）甲公司癸公司签订了一份专利权转让合同，约定原告福兴达科技实业（深圳）甲公司承担涉案专利的一切权利和义务。2004年12月31日，原告福兴达科技实业（深圳）甲公司办理了专利权转让登记手续，取得了涉案专利权。 另，子公司戊公司提交了深圳市增值税专用发票、商品报告表、增值税应税（货物）或劳务销货清单，证明销售的被控侵权产品名称为新科MP3播放器。 【审判】 深圳市中级人民法院经审理认为，我国合同法规定，当事人采用合同形式订立的合同，自双方当事人签字或者盖章时起生效，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。我国专利法规定，转让专利权的，当事人应当订立书面合同，向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告，专利权的转让自登记之日起生效。原告福兴达科技实业（深圳）甲公司丑公司签订专利权转让合同之日为2004年12月3日，原告取得专利权之日为2004年12月31日，而被控侵权产品购买之日为2004年4月12日。原告取得专利权之后，被告是否继续侵权，原告未举证证明。专利权的享有、行使均须依法进行。鉴于原告起诉之日为2005年5月26日，原告在起诉状中亦称被告的行寅公司的专利权，故深圳市中级人民法院认为，原告起诉主体资格不适格。根据合同法第三十二条、第四十四条，专利法第十条第一款、第三款，民事诉讼法第六十四条第一款，第一百四十条第一款第（三）项、第二款，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第2条之规定，裁定如下：驳回原告福兴达科技实业（深圳）甲公司的起诉。 本案裁定后，原、被告双方均服判，未上诉。本裁定已经发生法律效力。 【评析】 本案涉及两个关键点：如何判断专利纠纷民事诉讼中原告适格？专利侵权行为发生在专利权转让之前，无证据证明专利权转让后侵权人持续侵权，如何判断原告是否适格？ 一、专利纠纷民事诉讼中原告适格的判断思路 专利纠纷诉讼包括专利民事诉讼和专利行政诉讼，专利民事诉讼有专利侵权诉讼、专利权属诉讼、专利合同诉讼。本案评析仅涉及专利纠纷民事诉讼。 专利纠纷民事诉讼中的原告适格问题，也是当事人适格问题。所谓当事人适格，又称正当当事人或者合格当事人，是指“当事人就特定的诉讼，有资格以自己的名义成为原告或被告，因而受本案判决约束的人”。对于特定的诉讼可以自己的名义起诉并受判决约束的人，称为正当当事人，当事人诉讼主体适格。适格当事人就具体的诉讼以原告或者被告身份进行诉讼的权能，称为诉讼实施权。诉讼实施权的直接基础目前大致有“管理权说”、“处分权说”、“诉的利益说”等，但根据我国民事诉讼法的规定，诉讼实施权的直接基础采用“诉的利益说”，更能实现司法解决纠纷的功能，体现当事人设计制度的合理性。我国民事诉讼法第一百零八条规定，起诉必须符合下列条件：原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。根据民事诉讼法关于起诉条件的规定，具有诉讼实施权的人必须是适格的当事人，适格当事人必须与诉的利益有直接利害关系。这里的诉的利益可以分为两种，一种是私人的诉的利益，一种是公益的诉的利益。私人的诉的利益是最常见的，任何公民、法人、其他组织，认为自己的诉的利益受到侵犯，都可以请求司法救济。公益的诉的利益，如我国民事诉讼法第十五条规定：“机关、社会团体、企事业单位对损害国家、集体或者个人民事权益的行为，可以支持受损害的单位或者个人向人民法院起诉。”权利的行使与保障不是无条件的，不是任意主体的起诉都能被法院受理。只有与诉的利益有直接利害关系的公民、法人和其他组织，才能成为启动诉讼程序的主体。 那么如何判断原告与诉的利益有直接的利害关系？或者说，司法实践中如何判断专利纠纷民事诉讼中的原告是否适格呢？笔者认为大致可以归纳以下判断思路： 首先，原告是否具有诉讼权利能力。诉讼权利能力是指当事人能够以自己独立的行为行使诉讼权利、承担诉讼义务的资格。判断原告是否具有诉讼权利能力，是判断专利纠纷民事诉讼中原告主体是否适格、原告是否是专利纠纷民事诉讼中的正当当事人的前提或称之为关键点。原告是否具有诉讼权利能力，重点要审查原告是否合法存续。合法存续的，具有诉讼主体资格，原告适格，是正当当事人；未合法存续的，不具有诉讼主体资格，原告不适格，是非正当当事人。司法实践中对原告适格的判断，大致应把握如下三点：1.原告提交证据证明其是法人的或其他组织的，法院仍应进一步查明目前是否仍具有法人资格，是否仍属于民事诉讼法规定的其他组织，原告法人名称、法人住所地等有无变更等。是企业法人的，审查企业营业执照和企业登记资料；是事业法人的，审查政府编制委员会的批准文件，事业单位编码；是机关法人的，审查其能否对外独立享有民事权利，承担民事义务；是其他组织的，根据民事诉讼法第四十九条、最高人民法院《关于适用民事诉讼法若干问题的意见》第40条规定予以审查。2.原告提交证据证明其是公民（自然人）、个体工商户、个人合伙、个人独资企业的，法院仍需进一步查明公民（自然人）的户籍所在地、经常居住地是否明确、有无变更，公民（自然人）是否仍具有完全民事诉讼行为能力，具有完全民事诉讼能力的公民是适格原告。3.原告提交的证据证明其是涉外、涉港澳专利权利人的，法院仍需进一步查明原告提交的授权委托书、法定代表人身份证明书、企业注册登记资料是否齐全，以证明原告主体是否适格。原告仅提交授权委托书、法定代表人身份证明书，但未提交企业注册登记资料的，因该涉外、涉港澳企业诉讼主体是否存续、有无变更缺乏证据证明，原告主体是否适格处于不确定状态，法院应在限定原告举证期限并补齐相关证据的基础上确定原告主体是否适格。 其次，原告起诉时主体是否适格。原告是否适格，应根据争议的实体法律关系来判断，司法实践中大致应把握如下几点：1.专利侵权诉讼中，专利权人或者专利权被许可人、专利权合法继承人等利害关系人为适格原告。2.专利权许可后引发的侵权纠纷中，独占使用许可合同的被许可人可以作为适格原告；排他使用许可合同的被许可人可以和专利权人一起作为共同适格原告，也可以在专利权人不起诉的情况下，由被许可人单独作为适格原告；普通使用许可合同的被许可人经专利权利人明确授权，可以作为适格原告；未明确约定转让（许可）的具体权利是独占的或排他的或普通的，受让人（被许可人）与转让人（许可人）为共同适格原告。3.专利权、专利申请权转让合同诉讼中，因专利代理机构不是转让合同的当事人，不是适格原告。4.发明专利临时保护期使用费诉讼中，专利权人或合法继承人为适格原告。5.专利申请权、专利权权属诉讼中，职务发明的，法人或者其他组织为适格原告；非职务发明的，发明人或者设计人为适格原告；合作发明或者设计的，合作各方为适格原告；委托发明或设计的，除另有协议的以外，完成发明或者设计的法人、其他组织或者个人为适格原告；共同发明或者设计的，共同发明人或设计人为共同适格原告。6.职务发明人、设计人奖励、报酬诉讼中，发明人、设计人为适格原告。7.发明人、设计人资格纠纷中，发明人、设计人为适格原告。8.诉前申请停止侵权、财产保全案件中，专利权人或者被许可人、专利财产权利的合法继承人等利害关系人为适格申请人（相当于适格原告地位）等。 二、专利侵权行为发生在专利权转让之前，如何判断原告是否适格 司法实践中常出现这样两种情形：第一种情形，专利侵权行为发生在专利权转让之前，但无证据证明侵权人持续侵权；第二种情形，专利侵权行为发生在专利权转让之前，但侵权行为持续在专利权转让之后。上述两种情形下，司法实践中提起诉讼的主体大致有：原专利权人、现专利权人、原专利权人与现专利权人共同提起诉讼。这里涉及一个共性问题——谁是适格原告？是原专利权人，还是现专利权人？亦或原专利权人与现专利权人共同适格？如现专利权人提起诉讼，法院应否主动追加原专利权人为共同原告？ 对此问题司法实践中存在分歧，一种意见认为，对以上两种情形的专利侵权诉讼，法院均应依职权主动追加原专利权人为适格原告。另一种意见认为应区别对待，第一种情形下的专利侵权诉讼，法院不应依职权主动追加原专利权人为共同适格原告，现专利权人起诉的，裁定不应受理，现专利权人坚持起诉的，裁定驳回起诉；第二种情形下的专利侵权诉讼，法院应依职权主动追加原专利权人为共同原告。理由是：1.充分尊重当事人的诉讼处分权。诉权的行使是当事人对自己诉权的处分，当事人有选择起诉与不起诉之权，也有提起诉讼与放弃诉讼之权；2.充分尊重原专利权人的真实意思表示。第一种情形下的专利侵权诉讼，如本案中原专利权人明知侵权行为存在，并将所获取的侵权证据交付现专利权人提起诉讼，表明原专利权人的真实意思是不愿介入由现专利权人提起的诉讼活动之中，如法院主动追加原专利权人为共同原告，并不符合原专利权人的真实意愿；3.有利于从根本上妥善解决专利侵权纠纷。第二种情形下的专利侵权诉讼，虽侵权行为发生在专利权转让之前，但因侵权行为持续到专利权转让之后，原专利权人、现专利权人的专利权均因持续侵权行为受到侵害，此种情形下如因现专利权人单独提起诉讼而启动了诉讼程序，法院主动追加原专利权人为共同适格原告，有利于从根本上解决专利侵权问题，切实保护专利权人的合法权益。 三、专利权转让时间与诉权约定对判断原告适格之意义 专利权转让合同是合同的一种形式，专利权转让合同双方就转让合同的主要条款达成合意，专利权转让合同成立。但如前所述，专利权转让合同成立与专利权转让合同生效不在同一时间点。专利权转让的生效时间对判断适格原告的意义在于：侵权行为发生在专利权转让登记之日前，原专利权人为适格原告；侵权行为发生在专利权转让登记之前，持续在专利权转让登记之日后，原专利权人和现专利权人为共同适格原告；侵权行为发生在专利权转让登记之日后，现专利权人为适格原告。 合同约定对判断原告适格的意义在于：1.侵权行为发生在专利权转让登记之日前，无证据证明被告持续侵权，原专利权人为适格原告。但因可能存在持续侵权情形，为保护现专利权人免受即发侵害，合同可以约定原专利权人与现专利权人可以共同提起诉讼（该约定必须明确、具体，分专利权转让之前诉权的行使主体和专利权转让之后诉权的行使主体两种情形），根据共同提起诉讼的合同约定，原专利权人与现专利权人为共同适格原告。但如合同约定不明（未约定专利权转让之前诉权的行使主体和专利权转让之后诉权的行使主体两种情形），仅约定承担一切权利义务，鉴于现专利权人对专利权转让之前的行为不具有任何权利，故法院应认定专利转让合同对专利权转让之前的诉权未作任何约定，现专利权人不是适格原告。2.侵权行为发生在专利权转让登记之前，持续在专利权转让登记之后，原专利权人和现专利权人为共同适格原告。但合同如约定现专利权人可以单独提起诉讼的，现专利权人为适格原告。3.侵权行为发生在专利权转让登记之日后，现专利权人为适格原告。此种情形因专利转让，使得专利权的主体发生变更，原专利权人不再拥有专利权，现专利权人依法获得专利权，成为专利权人，原专利权人已不具有任何实体权利。 文/钱翠华 （作者单位：广东省深圳市中级人民法院） 本案法律依据 中华人民共和国合同法 第32条 中华人民共和国合同法 第44条 中华人民共和国专利法(2000修正) 第10条1款 中华人民共和国专利法(2000修正) 第10条3款 最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定 第2条 中华人民共和国民事诉讼法 第108条 中华人民共和国民事诉讼法 第140条1款3项 中华人民共和国民事诉讼法 第140条2款 更多