盛某与原子能出版社等侵犯商标权纠纷上诉案——通用名称商标的侵权判定规则

盛某与原子能出版社等侵犯商标权纠纷上诉案 ——通用名称商标的侵权判定规则 【裁判要旨】当注册商标为通用名称时，在商标侵权判定方面需要考虑如下几个问题：第一，被诉侵权商标是否通过指示、描述等方式对注册商标构成商标合理使用；第二，被诉侵权商标与注册商标是否使用在相同或者类似的商品类别上；第三，被诉侵权商标与注册商标是否容易使相关公众对商品来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定联系，从而构成商标近似。 【案号】（2011）黄民三（知）初字第172号；（2011）沪二中民五（知）终字第96号 【案情】 甲公司政管理总局商标局申请注册了“（图略）”文字商标，2009年被核准注册，并指定颜色（绿色），核定使用服务项目为第41类的培训、函授课程、组织文化或教育展览、安排和组织专家研讨会、提供在线电子出版物、加副标题、录像带录制、教育。2010年，盛某在其编著的培训教材《回字格写字楷书（图略）》中使用了该注册商标。2010年12月，原子能出版社出版发行了由东方教育公司编写的《伴你成长作业本语文一年级（下）》一书。该书封面上方印有“伴你成长”字样，在其右下方注有中文简体“作业本”三字，“作业本”字体为楷体白底紫色空心字并略带有紫色阴影。原告发现后遂以该书使用的“作业本”侵犯其注册商标为由，将与该书有关的三个被告诉至法院。 【裁判】 上海市黄浦区人民法院经审理认为，“作业本”作为表述学生教辅练习用品，经过长期、大量地行业内使用，已经成为该种商品的通用名称。三被告并未单独使用该名称，而是将其作为涉案书籍名称的一部分向相关公众说明该商品本身的用途、功能，并非指示商品的来源或者生产者，并非商标法意义上的商标使用行为。并且，即便从商标使用的角度看，原告和被告商标使用的商品类别并不相同，不会造成相关公众的混淆，原告又无法证明其商标为驰名商标，因而被告对“作业本”的使用不构成侵权。法院遂判决驳回原告诉请。 原告不服一审判决，提起上诉。上海市第二中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。 【评析】 本案主要反映了这样一个法律问题：当注册商标为某类商品的通用名称时，应该遵循怎样的商标侵权判定规则？ 一、通用名称的定义与判定标准 通用名称是指某类产品或者服务的名称，包括行业标准内的规范名称和商业实践中约定俗成的别称、简称、俗称、雅称等，一般属于同业竞争者共有。{1}由于通用名称属于共用名称，因此通用名称仅能标示商品或者服务的种类，而无法起到类似商标那样指示商品或者服务来源地的功能。例如“福尔马林”是甲醛通用名称、“优盘”是便携式存储器通用名称，“PDA”是掌上电脑通用名称。正是由于通用名称这种共有财产的性质，{2}使得消费者仅凭通用名称无法明确商品来源。通用名称如被少数经营者垄断，将大大增加消费者选购商品的搜索成本，{3}因此法律禁止将通用名称以商标注册的形式私有化。我国商标法第十一条第一款规定：“下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）缺乏显著特征的。” 我国现行法律对通用名称的认定并无明文规定，法律实践中的认定依据主要来自以下几个方面：（一）国家标准和行业标准；（二）同行业经营者约定俗成、普遍使用的名称和专家意见；（三）专业工具书、辞典等公开出版物中记载的内容等。{4}本案中，“作业本”究竟是不是一个通用名称呢？据法庭调查，从2001年到2011年间，上海教育出版社、龙门书局、江苏人民出版社、浙江教育出版社、语文出版社、电子工业出版社、北京教育出版社等多家出版社出版发行了多种封面含有“作业本”字样的教辅书籍。这一事实充分表明，“作业本”这一词汇作为表述用于学生练习这一特点、用途的商品名称已经长期地、大量地被行业内使用，因此，“作业本”构成该行业内商品的通用名称。 二、通用名称注册商标的种类 尽管商标法对通用名称在商标注册上作出了限制，但在我国核准注册的商标中仍然存在着大量的通用名称。究其原因，可以分为两种基本情形： （一）在此类商品上注册了彼类商品的通用名称作为商标。 由于商标法第十一条第一款的中“通用名称”针对的主要是该名称所对应的商品，因此，如果将该通用名称在非对应的商品类别上注册，则不属于商标法禁止的范围。原因在于，通用名称是相对的，当它的使用环境脱离原有的商品类别时就会失去通用性，只要具有足够的显著性，就完全可以注册为其他商品的商标。例如，“苹果”属于一类水果的通用名称，不能在苹果及其相关水果制品的商品上注册为商标，但是可以在笔记本电脑上获得商标的注册；再如，本案中的“作业本”也具有较强的通用名称的性质，但是当它被注册为涉及培训、函授课程、组织文化或教育展览、安排和组织专家研讨会等的服务商标时，由于在此类服务上具有显著性，因而可以获得商标注册。 （二）在同类商品上已经获得第二含义的通用名称。 第二含义商标，是指商品的通用名称、图形、产地等叙述性文字、图形或其组合经过长期独占使用后，产生了原叙述性含义以外的新含义，从而演变成具有标示商品特定来源地的一种特殊商标，{5}如“两面针”（原料）、“商务通”（通用名称）、“泸州”（产地）等。商标法禁止通用名称注册为商标的原因在于其没有特定指向而缺乏商标的显著性，但在经营者长期独占使用的前提下，如果通用名称因此获得了足够的显著性——建立了与自身商品的唯一联系，就获得了受到商标法保护的第二含义。因此我国商标法第十一条第二款规定，仅表示本商品通用名称的标志经过使用取得显著特征，便于识别的，可以作为商标注册。与第（一）种情形相比，此类情形商标的显著性属于使用获得，本质上属于通过经营劳动将公共领域的共有资源转化为私有权利，所投入的资本和付出的劳动明显低于凭空创造出的臆造商标，因此在法律保护上也并不完整。这一点在商标法实施条例第四十九条中得到了体现：“注册商标中含有本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”换言之，这条规定为商标上合理使用通用名称提供了一个法定免责理由。 三、通用名称与商标侵权判定 对于涉及通用名称的商标侵权案件，侵权判定规则仍然是商标法第五十二条第（一）项的规定，即未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，构成对注册商标权的侵犯。可以看出，我国商标法的侵权判定规则包含三个要素：在商品上进行商标意义上的使用；在同一种或者类似商品上使用；使用的商标与注册商标相同或者近似。相应地，对类似案件的裁判也大体考虑以下三个要点： （一）是否构成商标法意义上的使用？ 根据商标显著性的强弱，可以将商标分为五类：臆造商标，即杜撰的文字所组成的无特定含义的商标，如“柯达（Kodak）”（相机）；随意商标，即商标组成词汇与商品无明显联系，如“苹果”（电脑）；暗示商标，指商标组成词汇与商品之间具有某种暗示的联系，如“健力宝”（饮料）；描述性商标，即商标组成词汇是对商品质量或特征的直接描述，如“甜味”（矿泉水）；通用名称商标，即由某类商品通用名称所组成的商标。{6}以上五类商标中，除了臆造商标的词汇是由商标创设者完全独创外，其他商标都是由公有领域的普通词汇甚至描述性词汇构成，这就使得这些商标并不足以使得商标权人彻底垄断该商标词汇，当他人在经营活动中以善意、正当的方式使用这些普通词汇或者描述性词汇时，不视为对商标权的侵犯。例如，凤凰自行车制造商可以在其广告词中合理使用“永久”一词：“凤凰自行车是您永久的朋友”，而不视为对永久牌自行车商标权的侵害。一般认为，以下两种情形构成对商标的合理使用而不构成侵权： 1.指示性使用。指示性使用是指仅为指明产品、服务的种类而使用他人的商标。乙公司、丙公司招牌上使用“奔驰”、“本田”的汽车商标，主要目的是表明该店的相关服务项目，并非为了搭便车，一般也不会导致相关消费者的混淆和误认，因此应当排除在商标侵权的范围之外。必须指出的是，在此种情形下，丁公司的经营范围与注册商标的关系，应直接使用叙述性文字，如“本店销售本田汽车零部件”、“本店维修奔驰汽车”等，且字体应保持一致，不得突出使用商标部分。{7} 2.描述性使用。描述性使用是指叙述性使用，即仅在一般叙述意义上合理使用他人注册商标，如说明产地、成分和服务的特征等。{8}由于叙述性商标本身属于叙述、说明事物特征或者地理名称的词汇，因此即使他人加以商业化使用，只要具有合理理由，商标权人就无权阻止。例如，“熏衣草”商标的所有人无权禁止含有薰衣草成分的“心心相印”手帕纸外包装上使用“薰衣草”字样。例如，本案中的“作业本”，作为相应行业内的通用词汇，主要表示用于学生练习的练习本和教材的配套用品，并且被告也没有对其单独使用，而是在“伴你成长”这个名称后使用，主要是向相关公众说明商品本身的用途、功能，而非指导商品来源或生产者。在这种情况下，相关公众不会将其当成商标而造成混淆。 事实上，明确“作业本”属于对注册商标的描述性使用后，就可以对本案作出不构成侵权的结论。但是，为了获得更为充分的理由，也为了更好地研究侵权判定规则的要素，可以进一步依据本案对其他两个因素展开分析。 （二）是否构成同一种或者类似商品？ 除了驰名商标以外，构成商标侵权的前提就是要在同一种或者类似商品上使用。类似商品，依据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第11条的规定，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。本案中，“作业本”注册商标的核定使用商品的范围是第41类的培训、函授课程、组织文化或教育展览、安排和组织专家研讨会、提供在线电子出版物、加副标题、录像带录制、教育等服务项目上，而被告“作业本”使用的商品主要是供学生使用的教辅书籍。显然，两类商品（服务）的生产部门各异，销售渠道不同，消费对象有别，并不具有明显的联系，不会造成相关公众对二者来源上的误认，因而不会造成混淆，因此，并不构成相同或者类似商品。 （三）是否构成商标相同或者近似？ 在商标近似的判定原则中，存在混淆说和近似说。混淆说将混淆可能性作为商标构成近似的判定标准，在各国商标法和国际公约中都有明确规定。例如《欧共体商标条例》第8条和第9条规定，除在相同商品上使用相同商标应推定混淆存在之外，在相同或类似商品上使用相同或近似商标时，除非存在混淆的可能，不应驳回商标注册申请或认定构成商标侵权。{9}与混淆说针锋相对的近似说认为，商标侵权应重点考察商标标识本身，即应考察标识本身的属性，如外观、呼叫、含义等是否构成近似，换言之，应以标识本身为准，是否会导致消费者混淆商品的来源不是应该考虑的主要方面。{10}从我国现行商标法第五十二条的规定可以看出，我国商标法并未采纳混淆可能性作为商标侵权判定标准，而是和日本一样在商标侵权标准上主要采用近似说。由于该规定过于偏重对注册商标符号本身的保护，而对商标所代表的商誉关注不足，该商标保护被有的学者称为“符号保护”。{11} 要真正制止商标侵权，首先要区分商标法意义上的商标近似和物理符号上的商标近似。商标标识本身的属性，如外观、呼叫、含义等是否构成近似，只是商标作为静态符号本身是否构成相似。但是，商标在商业使用上是动态的，是与消费者的认识以及所代表的商誉相联系的，因此，商标符号意义上的相似性只是为商标法意义上的商标近似提供了一种可能性，当商标在商业使用上不会使消费者产生混淆时，物理符号上的商标近似并不必然导致商标法意义上的商标近似。例如，在汽车类商品上使用的韩国现代汽车商标（图略）和日本本田汽车商标（图略）,虽然在符号外形上非常相似，但由于两种商标都形成了稳定的消费群体，并且由于汽车类的消费者注意力水平较高，不会产生混淆。由于彼此不存在市场利益的不当损害，因此两个商标并不构成商标法意义上的近似。总之，商标近似首先是一个法律概念即商标法意义上的近似，而不仅仅是一个事实概念，从制止商标侵权的目的是制止市场混淆的前提出发，只有构成混淆的近似，才能构成商标侵权中的近似，而不仅仅是商标各要素在事实上的近似。{12} 为了克服前文所述的单纯的商标近似静态符号保护的局限，最高人民法院将世界通行的混淆可能性作为判断要素引入商标近似的判断，通过混淆可能性来解释商标近似和类似商品，从而将近似说判断标准改造为趋于科学的混淆性近似判断标准。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中规定，商标近似，是“易使相关公众对商品来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系”。这一标准表明，“商标法意义上的商标近似，不仅是指被控侵权商标与他人注册商标在外观方面的相似，还意味着必须易于使相关公众产生混淆。这种特殊的内涵就是商标法意义上的商标近似，即一种混淆性近似”。{13} 因此，是否造成相关公众的混淆、误认是认定商标是否构成近似的前提条件。本案中，如前文论述，由于使用“作业本”的双方生产部门各异，销售渠道不同，消费对象有别，并不具有明显的联系，不会造成相关公众对二者来源上的误认，因而不会造成混淆，因此不构成商标近似。并且，即使从静态的符号对比而言，两个“作业本”的商业标识也存在较大区别：注册商标中的“作业本”为繁体绿色，而被告所使用的“作业本”则是楷体白底紫色空心字并略带紫色，二者在字体与颜色上均存在较大的视觉差别，即使单纯从静态对比上也不会导致相关公众的混淆和误认。 文/袁博 （作者单位：上海市第二中级人民法院） 本案法律依据 中华人民共和国商标法(2001修正) 第11条1款 中华人民共和国商标法(2001修正) 第11条2款 中华人民共和国商标法(2001修正) 第52条1款1项 中华人民共和国商标法实施条例 第49条 最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 第11条