甲公司等专利实施许可合同纠纷上诉案

甲公司等专利实施许可合同纠纷上诉案 江苏省高级人民法院 民事判决书 （2006）苏民三终字第0101号 上诉人（原审被告）杨某2。 委托代理人杨某3，某律师事务所律师。 委托代理人黄某，乙公司董事长。 被上诉人（原审原告）丙公司，住所地江苏省徐州市金山桥开发区。 法定代表人任某和，该公司董事长。 委托代理人杨某4，该公司经理。 委托代理人朱某，某律师事务所徐州分所律师。 被上诉人（原审被告）牛某。 被上诉人（原审被告）吕某2。 上诉人杨某5丁公司（以下简称丁公司）、牛某、吕某利实施许可合同纠纷一案，不服江苏省徐州市中级人民法院（2005）徐民三初字第0021号民事判决，向本院提起上诉。本院于2006年7月3日受理后，依法组成合议庭，于2006年10月10日公开开庭审理了本案。上诉人杨某6其委托代理人杨某3、黄某，戊公司的委托代理人杨某4、朱某，被上诉人牛某、吕某3庭参加诉讼。本案现已审理终结。 一审法院查明： 2005年2月26日，丁公司与杨某2、牛某、吕某2签订了《专利实施许可合同》及合同附件，约定三被告将其拥有的“利用汽车电子防抱死系统进行防盗的装置”和“ESP汽车电子稳定系统等科研成果”己公司实施。合同有效期限为自签订之日至2043年2月6日。关于技术资料的交付，合同约定：自合同生效后60个工作日，许可方向被许可方交付合同第三条所述的全部技术资料，即附件A中所示的全部资料，由公司统一归档保存。技术资料的交付方式和地点为：许可方将全部技术资料清单以面交方式递给被许可方，互派代表签字验收，交付地点为被许可方所在地。费用及支付方式约定为：以利益共享，风险共担为原则，被许可方占65%，许可方占35%；在其他地区生产、销售，许可方占30%，被许可方占70%。该条第二款约定：每年度结算一次，以转帐或现金方式支付。所获利益的税金各自承担。合同还对参与实施许可的责任和验收标准、技术秘密的保密事项、技术后续改进的提供与分享等事项做了约定。 合同附件A列举了15项专利（或科技成果）名称，第1至第14项为杨某2掌握的技术，其中第1至第5项为杨某2拥有专利权的专利技术，第15项为牛某、吕某2掌握的技术。合同签订后，牛某、吕某2只将自己掌握的第庚公司。 双方签订专利实施许可合同后，杨某2、牛某、辛公司的董事。自2005年3月开始，壬公司名义对外签订了12份买卖合同，癸公司支取了部分款项，子公司购买了货物。杨某2所丑公司（以下简称丑公司）寅公司出具了收据，收据的事由有的为借款，有的为暂借款。 另查明，丑公司是杨某2、牛某、吕某2三人共同设立，杨某2为法定代表人。2004年5月18日，卯公司乙公司（以下简称乙公司）协议，共同投资设立中外合资企业，名称为“丙公司”，签订合同后双方开始做筹备工作，辰公司的新帐号，双方各投资30万元。同年9月26日，卯公司、乙公司、丑公司三方对上述协议又签订了一份补充合同，巳公司、丑公司和黄某。午公司设立未成，卯公司于2未公司。2005年2月2申公司与三被告签订的。 一审法院认为： 2005年2月26日签订的专利实施许可合同是当事人的真实意思表示，不违反国家法律法规的规定，应为有效。合同约定许可方的合同义务主要是交付技术资料和对被许可方实施技术进行指导，被许可方的义务主要是按销售额的百分比将产品利润作为专利实施许可的费用支付给许可方。因许可方负责交付资料的人员牛某、吕某2证实杨某2掌握的技术及其所拥酉公司，杨某2也不能提供交付资料的收条或其他手续，故杨戌公司的抗辩理由，不予支持。双方合同约定实施的技术为15项，除了1项技术为牛某、吕某2所掌握外，其余14项全为杨某2的技术，尤其是享有专利权的五项技术均为杨某2拥有，不予交付这部分技术资料，属于严重的违约行为。另外，亥公司因其他事宜发生纠纷，诉至公安部门，导致双方矛盾加深，造成了继续履行合同的困难。对于合同的履行，法院无法强制当事人履行，所以本案的专利实施许可合同以解除为宜。 双方在签订专利实施许可合同这一行为中，杨某2与牛某、吕某2二人为许可人，丁公司为被许可人，双方之间是专利实施许可的法律关系。而在专利实施许可合同签订后，甲23公司的董事，乙24公司之间还存在另外一个法律关系，即雇佣的法律关系。杨某2对外签订合同买货是受到雇主委托而实施的行为，专利实施许可合同对双方基于这种雇佣法律关系所产生的权利义务无约定。因此，雇佣法律关系与专利实施许可系两个法律关系，双方因雇佣法律关系所产生的纠纷属一般合同纠纷，不属知识产权案件审理范围，应另案诉讼。另外，丙25公司第二个诉讼请求的标的额不符合中级法院一审案件的立案标准，依据最高人民法院关于一审案件级别管辖的有关规定，一审法院已依法向当事人进行了释明，丁公司请求将这一部分诉讼请求移送有关法院处理，应予采纳，按法律规定移送有管辖权的基层法院审理。 丁公司关于解除双方专利实施许可合同的诉讼请求予以支持。丁公司在庭审中要求将返还货物变更为要求杨某2赔偿损失的问题，因该变更诉讼请求是在举证期限届满后，丁公司要求赔偿损失的内容与其第二项诉讼请求的内容相同，第二项诉讼请求一审法院将指令其他法院审理，丁26公司要求赔偿损失的请求不予处理。 据此，该院依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第四款之规定，判决：一、戊27公司与杨某2、牛某、吕某2之间的《专利实施许可合同》；二、己28公司返还牛某、吕某2二人已经交付的技术资料。案件受理费800元由杨某2负担。 杨某诉称： 1、一审判决认定杨某2没有按约履行专利技术资料的交付义务，与事实不符。首先，涉案专利实施许可合同于2005年2月26日签订后，2005年5月17日的董事会决议中明确责成牛某、吕某2于5月2庚29公司存档。因此，牛、吕为移交技术文件的责任人，而不是杨某2，责任不在杨某2。其次，丁公司及牛某、吕某2等不按董事会决议规定的时间及方式办理技术文件移交，而是采取了私自拷贝、窃取技术资料的非法行为，违约在先。丁公司在专利技术资料交付的期限内，暗地里以高薪并许诺聘牛某、辛30公司副总经理等职务，壬31公司两台电脑里存储的全部技术资料拷贝后进行删除、销毁，无偿地窃取了杨某2的专利技术资料。杨某2已于2005年5月18日向公安机关报案，两台电脑亦封存在公安机关作为证据待查。牛某、吕某2二人虽为一审共同被告，但在专利实施许可合同签订后已被收买，癸32公司领导人，丁公司已形成利益共同体，一审法院不应以二人的证词作为认定杨某2违约的依据。再次，牛某、子33公司的原副总经理和主要的技术负责人，丑34公司的全部技术资料和科研成果，而不是一审法院认定的两人只掌握其中的一项技术。这些专寅35公司，牛、吕二人不具有专利技术的所有权资格。他们的真正目的是窃取杨某2专利技术，然后解除合同，以逃避和免除将来支付技术收益。 2、一审法院将丁公司的两个诉请割裂开来，只判解除合同，将所谓的购物款项指令下级法院处理不妥。丁公司的第二项诉请即要求杨某2返还采购物资及资金问题，本来就与第一项诉请专利实施许可合同没有任何关系，也不是同一个法律关系的内容。资金是依据2004年5月18日签订的《中外合资经营合同》中合资各方共同投入的合资企业前期筹备资金，卯36公司没有任何关系，与专利实施许可合同也没有任何关系，此部分资金问题只能由合资各方依据《中外合资经营合同》的约定去处理。至于杨某2受托签定的12份采购合同，丁公司并未支付采购资金给杨某2，辰37公司为此垫付了38.7万元的货款。既然一审法院没有审清这部分资金的性质、来源及去向，巳38公司的此项诉讼请求与涉案专利实施许可合同系两个法律关系，则一审法院应该依法驳回丁公司的此项诉请，而不应指令或移送下级法院审理，一审法院的做法与相关法律程序不符。请求二审法院：撤销一审判决，依法改判继续履行合同。一、二审诉讼费由被上诉人承担。 丁公司答辩称：1、午39公司交付合同约定的技术资料的事实和证据。丁公司未40公司，因杨某2拒绝交付约定的技术资料，申41公司各项筹建工作均已中断，公司注销的手续正在办理之中，故杨某2要求继续履行合同已不可能。2、关于牛某、吕某2、杨某4是否窃取杨某2专利技术的行为，可以由警方依法查处，或者由杨某2以侵犯知识产权为由向其另行起诉，与本案中杨某2是否已交付专利技术是两个事实。3、牛某拷贝技术资料的行为是按约履行合同的行为，不存在也没必要去“窃取“，后来牛某、吕某2之所以未酉42公司，是因为杨某2反悔并阻挠牛、吕二人交付。4、一审法院将杨某2要求返还相关购物款项的诉讼请求移送基层法院审理并无不当。请求二审法院驳回上诉，维持原判。 牛某答辩称：戌43公司电脑中的技术资料作破坏性销毁，只是将台式电脑中的技术资料拷贝到手提电脑中保存，虽然其后将台式电脑中的技术资料作删除处理，但技术资料本身仍保存在手提电脑中，并没有销毁。他以前也是将手提电脑天天带回家，不能说是窃取行为。手提电脑在他那里保管两天后被杨某2要了回去，他亥44公司。对附件A中所列的技术，他只负责电路，机械部分很少，甲45公司夏秋菊、沈培荣掌握的，沈培荣掌握手工图纸，夏秋菊负责处理电子版本的机械图以及机械加工工艺方面的资料。夏秋菊在派出所的询问笔录中亦表明其掌握ABS技术的机械部分图纸。除此之外，乙46公司的答辩意见。 吕某2答辩称：丙47公司无法干下去，丁48公司去工作，戊49公司收买。他只负责附件A中第8项即电子式汽车气压制动防抱死装置的软件开发。 本案二审的争议焦点为：1、杨某2是否已经按约履行了技术资料的交付义务及涉案合同是否应当解除。2、一审法院将丁公司要求杨某2返还采购物资及资金的诉讼请求移送基层法院审理是否符合法律规定。 当事人二审中举证、质证及认证情况： 1、杨某2提供了三组新的证据：第一组证据为徐州市公安局信息网络安全监察处（以下简称徐州公安局网监处）针对牛某使用的台式电脑所作的《电子证据检查工作记录》及被删除电子证据目录，己50公司的专利技术，并将电脑中存储的庚51公司的事实。第二组证据为杨某2申请本院从徐州云龙公安分局黄山派出所（以下简称黄山派出所）调取的杨某2的辛52公司4名员工夏秋菊、李光明、金继刚、乔辉所作的询问笔录，证明杨某4、牛某、壬53公司的技术资料进行拷贝并删除原资料，从而证明牛某、癸54公司。第三组证据为牛某以AB子55公司签订的合同及会议纪要，证明牛某掌握ABS专利技术。 丁公司对第一组和第二组证据的真实性没有异议，但认为该证据并不能达到杨某2的证明目的。牛某对第一组、第二组和第三组证据的真实性均没有异议，但认为第一组、第二组证据并丑56公司；第三组证据中他签订的两份合同中所指的ABS技术是指涉案合同附件A中的第十五项即电子汽车气压制动防抱死装置，他只掌握ABS技术的硬件部分，包括气压和液压，而不包括附件A中的全部技术。 2、丁公司提供的新证据为：该公司向徐州市对外经济贸易合作局申请注销的《报告》及该局针对该报告所作的暂不同意注销的回函，寅57公司已无法正常运作，继续履行合同已不可能。 卯58公司提供上述证据的真实性没有异议，但认为牛某、辰59公司的技术人员，巳60公司已经得到了技术，午61公司所称未得到技术。 本院认为，对双方当事人提供的上述新证据的真实性，因对方当事人均不持异议，本院亦予以确认。对于上述新证据的认证意见，本院将在裁判理由中予以具体分析。 本院二审查明： 1、二审中，除杨某2对一审认定的牛某、吕某2只掌握附件A中第15项技术的事实有异议外，对一审查明的其他事实，各方当事人均不持异议，本院亦予以确认。 2、2005年2月26日的《专利实施许可合同》第三条约定：（1）许可方向被许可方提供本合同“附件A”中的全部技术资料文件，同时提供为实施“附件A”而必须的工艺流程文件；提供设备清单，用于制造产品；并提供实施本合同“附件A”所涉及的技术秘密及其它技术资料文件。（2）许可方及其技术骨干在合同生效后，由被许可方根据国家劳动法规签订劳动合同书，作为被许可方聘任的技术骨干直接参与产品实施工作。被许可方在同等条件下优先录用许可方推荐的现有员工。 合同附件A有两份，一份为列有9项技术成果名称的手写稿，另一份为列有15项技术成果名称的打印稿。两份附件A中所列的主要技术成果内容基本一致，且均含有专利技术和非专利技术，其中的专利技术及已申请专利尚未获得专利权的技术均为杨某2所拥有。对此，各方当事人均没有异议。 杨某2二审庭审中认为附件A打印稿系双方谈合资合同时所提供，涉案《专利实施许可合同》的附件应以手写稿为准。同时，各方当事人一致认可，手写稿附件A中1、2、3、4、5、8项技术均与ABS技术相关联，第6项“遥控制动离合油路开关汽车防盗器”与ABS技术无关。 3、2005年5月17日，丁公司召开董事会并形成董事会决议，该决议第1条载明：自即日起招聘员工并优先从现有员工中聘任，5月17日向员工发放“丁公司招聘员工登记表”，已填表的员工，未62公司签订劳动合同。第2条载明：技术资料的交付由牛某、吕某2负责整理，申63公司存档。第7条载明：杨某2先生在太极、酉64公司的专利入股，由其负责退股处理，戌65公司的法律责任，等等。杨某2、牛某、亥66公司董事参会并在该决议上签字。 4、徐州公安局网监处出具的《电子证据检查工作记录》中显示：牛某使用的台式电脑中被删除的文件目录中含有名为“EDS技术资料”、“ABS系统可靠性设计说明”、“ABS防抱制动系统简介”、“ABS实验数据接收及显示程序”、“汽车气制动ABS机械部分”、“防盗锁检验项目”、“防盗锁生产计划”、“油量计外壳”、“油量传感器示意图”等文件。杨某2认为上述文件中包括了手写稿附件A中所列的1－8项的技术内容，不包括第9项即汽车轮胎压力报警控制器；牛某认为上述文件中只包括手写稿附件A中的第6、7项的电路技术部分（不包括软件部分）和第8项技术内容，不包括第9项技术。 杨某2在二审庭审中述称，牛某、吕某2掌握着附件A中的主要技术资料，甲67公司其他员工手中。 各方当事人一致认可，乙68公司工作之前，丙69公司担任副总经理和总工程师，吕某2负责软件开发，丁70公司的股东及总经理。 4、夏秋菊在黄山派出所的询问笔录中述称：2005年5月18日前，牛某、戊71公司解散了，己72公司应聘、签合同。他庚73公司召开的大会，辛74公司的资料拷贝一份，再把原电脑里的资料都删除。会后，牛某又交待让他把ABS机械部分图纸的资料拷贝并删除原资料。但他没有按牛某的要求去做。 李光明在黄山派出所的询问笔录中述称：壬75公司负责计算机网络硬件、技术资料、软件编程等技术管理工作。他庚73公司召开的大会，会议内容是任命牛某、癸76公司的副总经理，子77公司已经不存在，己72公司工作。丑78公司的资料拷下来，该删的删。开会之前，牛某、吕某2也跟他讲过，让他把电脑里的技术资料拷下来再删除。但他没有这样做。 金继刚在黄山派出所的询问笔录中述称：寅79公司的员工，他庚73公司的职工大会。卯80公司的总经理（杨某4）辰81公司不存在了，巳82公司工作，同时，把原单位的资料、图纸等该带来的带来，不能带来的删除销毁。午83公司的要求去做。 乔辉在黄山派出所的询问笔录中述称：壬75公司负责软件开发。他庚73公司召开的大会，杨某4在会上说，让他们回去之后把电脑上的资料全部删除，他没有删，因为他认为这不是他应该做的。 本院认为： （一）现有证据不能证明杨某2已按约履行了技术资料的交付义务 首先，根据2005年2月26日《专利实施许可合同》的约定，作为许可方的杨某2负有交付附件A所列的相关技术资料及相关工艺流程、设备清单等文件资料的义务。杨某2二审庭审中亦认可根据约定应由其本人交付技术资料，同时其述称2005年2月17日的董事会决议之所以约定由牛某、吕某2负责整理交付技术资料是因为牛、未84公司负责技术工作。因此，尽管董事会决议约定由牛、吕两人负责整理交付技术资料，但这只是对原《专利实施许可合同》约定的技术资料的具体交付方式和具体执行人的明确和细化，并不是对交付义务人的变更，不能因此免除杨某2作为合同许可方应承担的技术资料交付义务。 其次，杨某2认为其已按约履行技术资料交付义务的主要依据在于，既然存有技术资料的手提电脑在牛建申85公司，酉86公司上班，故可以肯定牛某已将戌87公司。本院认为，杨某2的上述主张不能成立。理由是：1、该主张仅仅是杨某2的一种推测，缺乏相关证据佐证，不能采信。2、即使上述推测能够成立，根据徐州公安局网监处出具的《电子证据检查工作记录》和杨某2二审庭审中关于牛某、吕某2只掌握附件A中的主要技术资料，亥88公司其他员工保管和掌握的陈述，应认定牛某手提电脑中并不包括附件A中的所有技术资料（至少缺少第9项及夏秋菊、李光明等员工保存的技术资料部分），杨某2据此亦不能证明其已按约交付了全部技术资料。 第三，杨某2关于根据夏秋菊等4名员工在黄山派出所的陈述，可以证明其按约履行技术资料交付义务的上诉理由亦不能成立。因夏秋菊等人的陈述只能证明杨某4、牛某、甲89公司的技术资料进行拷贝并删除原资料这一事实，并不能证明员工已实际将技术资料拷贝并交付给牛某或吕某2，更不能证明牛某、乙90公司。相反，夏秋菊和李光明在陈述中明确表示没有按照杨某4和牛某的要求进行拷贝和删除。因此，杨某2凭借4名员工的陈述证明其已履行交付义务的主张，不能成立。 综上，杨某2提供的上述证据并不能证明丙91公司丁92公司收到该技术资料。另，杨某2关于牛某、吕某2掌握了合同附件A中除第9项技术以外的全部技术资料的主张，因与其二审庭审中的陈述相矛盾，不予采信。 （二）涉案《专利实施许可合同》应当予以解除 丁公司与杨某2等三人签订《专利实施许可合同》的主要目的是获取并实施杨某2的专利技术生产专利产品，但由于杨某2作为专利技术的拥有者和技术许可方，一直未能按照合同约定交付全部技术资料，戊93公司迄今为止都未能实施该专利技术生产出产品，丁公司据此请求法院判令解除双方的《专利实施许可合同》，符合法律规定。一审判决解除合同并无不当，应予维持。 （三）一审法院将丁公司关于要求杨某2返还采购物资及资金的诉讼请求移送下级法院审理，并无不当 丙25公司要求杨某2返还采购物资及资金的诉讼请求与涉案《专利实施许可合同》系两个不同的法律关系，杨某2对此亦予以认可，且由于该项诉讼请求的标的额不符合一审法院一审案件的级别管辖规定，一审法院据此决定将丁公司的该项诉讼请求移送有管辖权的基层法院审理，并无不当。同时，丙25公司的该项诉讼请求不属于一审法院的管辖范围，一审法院亦未对此进行全面审理，故杨某2关于一审法院应当驳回丁公司该项诉讼请求的上诉主张，缺乏法律依据，不予支持。 综上所述，杨某2的上诉请求和理由缺乏事实和法律依据，不能成立。一审判决认定基本事实清楚，适用法律正确，应予维持。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费800元，由杨某2负担。 本判决为终审判决。 审　判　长　吕　娜 代理审判员　施某 代理审判员　陈某 二○○六年十月二十日 书　记　员　王方玮 本案法律依据 中华人民共和国合同法 第60条 中华人民共和国合同法 第94条 中华人民共和国民事诉讼法 第153条1款1项