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原告刘某与被告烙某克密封系统（上海）甲公司（以下简称乙24公司）职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案
上海市第一中级人民法院
民事判决书
(2012)沪一中民五(知)初字第179号
原告刘某。
被告烙某克密封系统（上海）甲公司。
法定代表人R。
委托代理人陈某，某律师事务所律师。
委托代理人张某，某律师事务所律师。
原告刘某与被告烙某克密封系统（上海）甲公司（以下简称乙24公司）职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷一案，本院于2012年8月30日受理后，依法组成合议庭，于2012年10月17日、11月15日、2013年8月20日进行了三次公开开庭审理。原告刘某、乙公司的委托代理人陈某到庭参加了三次诉讼，乙公司的委托代理人张某到庭参加了前两次诉讼。本案现已审理终结。
原告刘某诉称：原告申某2名称为“一种用于电缆密封的框架”（专利号为ZL200920157061.3）的实用新型专利，该专利后经法院判决[案号为（2011）沪一中民五（知）初字第54号]，丙公司所有。现原告就该专利依法主张职务发明创造发明人、设计人的奖励、报酬。被告未经原告许可，将该丁公司（以下简称丁公司）使用并生产出专利产品，销售给中国广东核电集团（以下简称中广核集团）应用于核电站项目中。原告认为，涉案专利能够替代传统的电缆接头，价值巨大，原告作为该专利的发明人应获得巨额奖励报酬，而被告却一直未向某支付任某用，故诉至法院，请求法院判令：1、被告向某支付职务发明创造发明人、设计人的奖励费用人民币200万元（以下币种相同）；2、被告向某支付职务发明创造发明人、设计人的报酬不少于7,200万元，具体数额以涉案专利评估价值的30％计算为准；3、被告今后每年6月30日向某支付涉案专利产品当年销售利润的10％。
乙公司答辩称：1、原告提起本案的诉讼时效起算日应不迟于涉案专利授权日，现在已经超过了2年诉讼时效；2、原告在被告处工作期间，戊公司的规章制度，未经被告同意私自以自己的名义将被告的专利申某为己有，己公司的合法利益，该侵权行为不应产生合法的权益；3、涉案专利为被告研究团队的集体成果，原告只是该团队成员之一，不能一人独享奖励；4、被告已经以岗位津贴的方式向某支付了涉案专利的奖励；原告再要求额外的奖励没有事实和法律依据；5、庚公司、中广核集团三方的合作项目发生在涉案专利授权日之前而非专利有效期内，原告主张报酬缺乏法律依据；6、被告自己并未实施涉案专利，辛公司使用涉案专利也未收取专利许可费，因此，其并未因为涉案专利获得任何收益，不应向某刘某支付任何报酬；7、原告多次干扰被告及其客户的正常经营，本案亦属于原告的恶意诉讼。
原告为证明其主张，向本院提交了以下证据材料：
1、涉案专利说明书的附图及涉案专利研发时原告绘制的图纸，证明涉案专利是由原告研发；
2、庚公司签订的订单，证明被告将涉案专利无偿授权给案外人使用1年零4个月；
3、被告在（2011）沪一中民五（知）初字第54号案件中提供的部分证据材料，包括被告员工与客户来往的邮件、产品需求表及产品报价等附件，以及案外人李振万提供的证人证言及核电站安装使用涉案专利产品的照片，证明涉案专利产品已大量应用于中广核集团的核电项目，且市场价值巨大；
4、（2011）沪一中民五（知）初字第54号、（2012）沪高民三（知）终字第53号民事判决书，证明被告在之前的专利权属纠纷案件的一审和二审中均明确表示愿意支付奖励报酬因此才胜诉，但被告至今仍未支付；
5、案外人胡默尔连接器系统（上海）甲公司关于不锈钢电缆接头产品的报价单、壬公司关于铜电缆接头产品的报价单以及原告自行制作的收益计算说明，证明原告的职务发明专利是能够替代电缆接头产品的更好的产品，被告所获得收益巨大；
6、癸公司开模具生产的涉案专利产品实物样品2个，证明涉案专利产品既然已开模具生产样品，必定具有巨大的需求和使用量。
经质证，被告对原告提供的第1组证据真实性予以确认，但认为涉案专利是由被告的研发团队共同研发，原告最终绘制了涉案专利的电脑图纸。对原告提供的第2组证据真实性予以确认，但不认可原告的证明内容，该证据是关于密封模块的订单；事实上，子公司生产涉案专利框架产品，丁公司则向被告定购与专利框架产品相匹配的模块产品进行组合后提供给案外人中广核集团；订单签署时被告还不知道原告已将涉案框架产品私自申某2专利，订单签署日早于涉案专利授权日。对原告提供的第3组证据中截取的被告在之前的权属纠纷案件中提供的证据材料真实性予以确认，但不认可原告的证明内容，原告将被告在之前的权属纠纷案件中提供的证据材料进行断章取义的选择性截取，这些材料中的邮件仅能反映被告曾某广核集团就相关业务进行过磋商，并不能证明交易的实际发生，更无法证明涉案专利产品的使用量及价值；此外，一部分关于模块产品和另外型号的框架产品的报价与涉案专利并无关联，原告自己关于涉案专利框架产品模具及样品的询价也不能作为涉案专利框架产品在工业化生产时的实际价格参考。至于案外人李振万提供的证人证言及核电站安装使用涉案专利产品的照片则不能确认其真实性。对原告提供的第4组证据真实性无异议，但不认可原告的证明内容，判决书中无法看出被告承诺支付原告任某用，涉案专利被认定为职务发明创造进而确定其归被告所有是基于法律的规定。对原告提供的第5组证据真实性、关联性均不予认可，原告的收益计算完全没有事实和法律依据，其列举的不同材质的电缆接头与涉案专利框架产品不是一种类型的产品，不具有可比性；事实上，被告的密封模块产品才是能够替换传统的电缆接头的产品，涉案专利是用来固定模块产品的外部框架，原告是在偷换概念。对原告提供的第6组证据真实性、关联性均不予认可，丑公司开模具后的样品，即使是也与被告无关，另外样品的生产和大量的工业生产也不具有可比性。
被告为证明其主张，向本院提交了以下证据材料：
1、（2011）沪一中民五（知）初字第54号、（2012）沪高民三（知）终字第53号民事判决书，证明原告曾某2被告处担任研究开发工作，本案涉及的专利系被告主持研发的职务发明，原告擅自将被告主持研发的技术申某专利的行为是侵权行为；
2、原、被告双方签署的《劳动合同》及其附件《公司入职登记表》、《保密协议》、《承诺函》、《员工手册》，证明被告关某务发明的归属和奖励有完整的制度和申报程序，且原告知晓这些制度；被告已经以岗位津贴的方式向某支付了充分奖励；
3、涉案专利权利要求书及说明书、被告制作的涉案专利的分析说明，证明涉案专利撰写水平低，且与被告拥有的在先技术方案相比创新程度有限，因此价值也有限；
4、原告之前针对被告的起诉书以及和解建议、原告给被告客户发送的电子邮件、对原告在天涯网等网站上发布的恶意中伤被告的网帖进行证据保全的公证书、寅公司的工商档案资料及对其网站进行证据保全的公证书，证明原告擅自将被告主持研发的涉案专利申某为自己所有之后，以专利权人的身份起诉被告，对被告及其客户进行敲诈勒索，还在网上对被告进行商业诋毁，卯公司，以被告的技术从事经营活动，故原告提起本案诉讼属于恶意诉讼。
5、被告在（2011）沪一中民五（知）初字第54号案件中提供的部分证据，包括被告员工与客户来往的邮件、产品需求表及产品报价等附件，证明原告将被告在之前的权属纠纷案件中提供的证据材料进行断章取义的选择性截取，被告向某2提供完整的版本。
经质证，原告对被告的第1组证据的真实性予以认可，但认为自己申某涉案专利是对自己权利的保护。对被告的第2组证据的真实性予以认可，但认为岗位津贴不是职务发明的奖励。对被告的第3组证据的真实性予以认可，但不认可涉案专利创新程度低及价值低的说法。对被告的第4组证据中的起诉书、和解建议、电子邮件、辰公司巳公司网页的公证书真实性予以认可，但认为与本案不具有关联性；对第4组证据中的关于原告在天涯网等网站上发布的恶意中伤被告的网帖的公证书真实性不予认可，原告从未发布过这样的网帖。对被告提供的第5组证据予以认可。
结合双方当事人的上述举证、质证意见，本院认证如下：
原告提供的第3组证据中的案外人李振万提供的证人证言及核电站安装使用涉案专利产品的照片，因被告对其真实性不予确认，且无法证明原告拟证明的事实，本院对此不予采纳。原告提供的第5组证据中的两份报价单涉及的产品与涉案专利产品并非同类产品，其价格也无法作为本案的参考依据，与本案不具有关联性，故本院不予采纳；而原告自行制作的收益计算说明为原告陈某2，不属于证据，本院亦不予采纳。被告提供的第3组证据中的被告制作的涉案专利的分析说明为被告陈某2，不属于证据，本院不予采纳。被告提供的第4组证据中的关于原告在网上发帖诋毁被告的公证书因无法确认确为原告所发布，且与本案不具有关联性，本院不予采纳；寅公司的工商档案资料及对其网站进行证据保全的公证书与本案不具有关联性，本院不予采纳。原告、被告提供的其他证据中的部分内容与本案具有关联，本院予以采纳，但对其证明内容，本院将结合本案实际情况进行综合判定。
本案审理中，本院午公司对涉案专利框架产品的生产情况进行调查，丁公司于2013年3月向本院出具关于涉案专利框架产品的生产数量及销售价格的书面说明及表格一份，未公司于2009年下半年开始生产涉案专利框架产品并供应给中广核集团，后因刘某的威胁接中广核集团通知减少乃至停止生产、销售涉案专利框架产品。截至2010年9月，共生产、销售涉案专利框架产品206个，金额为31,540元。申公司提供的书面说明及表格的真实性不予认可，且认为与本案也不具有关联性；本案应通过涉案专利的市场价值评估来确定原告应取得的报酬。乙公司认为上述书面说明中关于整个事件发展的过程是真实的，但书面说明及表格中关于涉案专利框架产品的生产数量及销售价格，因具体生产、酉公司及中广核集团之间，戌公司对此无法确认。本院认为，癸公司提供的书面说明及表格反映了涉案专利框架产品的生产、销售过程，且能够与本案其他证据以及原、被告双方的陈某2相吻合；至于涉案专利框架产品的生产、销售数量、金额，原、被告虽不予确认，但未提出相反证据予以反驳，亥公司提供的书面说明及表格予以采纳。
基于本院确认和采用的证据，查明以下事实：
2008年8月18日，甲23公司签订期限自2008年8月18日至2011年8月17日止的劳动合同，合同约定：乙24公司聘用刘某在生产与物流部门担任产品研发经理职务，每月支付刘某税前基本工资人民币7,200元以及产品研发与技术支持总监级经理岗位津贴3,600元；丙25公司工作期间，丁26公司提供的物质条件而产生的各项知识产戊27公司。
2009年5月，乙24公司与案外人中广核集团、丁公司就中广核集团承建的辽宁红沿河核电站项目进行合作。为解决该项目中核电盘柜中电缆的密封问题，乙24公司负责研发适合项目现场要求的用来固定密封电缆的模块的框架，并指派刘某绘制了该框架的图纸。框架研发完成后，按照中广核集团的要求，己28公司进行生产，同时，乙24公司庚29公司，丁公司将密封电缆的模块与固定模块的框架搭配组装后销售给中广核集团。2009年8月20日，乙24公司丁公司签署订单，辛30公司壬31公司生产上述固定模块的框架，丁公司癸32公司的23组产品（1组产品由1个压紧单元、1个润滑脂、8个蓝色橡胶模块组成），金额总计为5,081.85元。乙24公司子33公司之间仅有此一笔订单。
2009年5月31日，刘某将上述固定模块的框架向国家知识产权局申某名称为“一种用于电缆密封的框架”的实用新型专利，2010年5月19日，国家知识产权局就上述申某授予了刘某实用新型专利权（即涉案专利，ZL200920157061.3）。该实用新型专利权利要求书载明：“1、一种用于电缆密封的框架，其特征在于：一个带有法兰边的三面封闭的壳体结构，中间挖空来放置密封模块；一边开口构成一个甬道可以让弹性压紧块通过；一个盖板与弹性压紧块粘接在一起；用若干个螺丝将盖板和壳体结构上的螺纹连接起来；甬道的下面有个凸起的台阶，可以将密封模块托住；上面的台阶根据模块的大小在模块位置中间断开，仅保留一小部分。”丑34公司依照中广核集团要求研发的固定模块的框架申某为实用新型专利的行为，乙24公司称并不知情。
2010年8月16日，乙24公司与刘某解除劳动合同，理由为其严重违反保密义务、不竞争义务、禁止双重就职、寅35公司的知识产权和商业秘密，卯36公司的利益冲突的相关规定等。
2010年11月2日，辰37公司的马瑞利发送电子邮件，巳38公司离职，午39公司做电缆密封件等产品，未40公司是否愿意进行投资。申41公司酉42公司丁公司提起侵权诉讼。2010年11月18日，刘某戌43公司丁公司向我院提起诉讼。2011年1月11日，乙24公司针对刘某向我院提起诉讼即（2011）沪一中民五（知）初字第54号案件，亥44公司所有。同日，甲45公司丁公司的案件向我院提出撤诉申某，我院裁定准许了其申某。2011年7月2日，刘某向（2011）沪一中民五（知）乙46公司的委托代理人陈某律师提出和解建议，丙47公司向其支付2,000万元专利使用费或者投资5,丁48公司。2012年4月25日，我院就（2011）沪一中民五（知）初字第54号案件作出一审判决，戊49公司所有。乙24公司不服该判决，向上海市高级人民法院提起上诉。上海市高级人民法院于2012年7月17日判决维持了原判决。
在本案的审理过程中，乙24公司己50公司庚51公司、中广核集团进行专利侵权的威胁和骚扰，辛52公司的高管离职，丁公司已经停止生产涉案专利框架产品，中广核集团也停止使用涉案专利框架产品。
另查明，癸公司已生产、销售涉案专利框架产品206个，金额为31,540元。
2013年5月13日，我院就涉案专利壬53公司进行资产评估；同年5月15日，癸54公司以涉案专利产品的销售价格未体现该专利所附加的超额收益，该专利发明成本无法物化，市场无相似专利成交案例参照导致评估人员无法测算该专利的市场价值为由退回了评估委托。我院随后再子55公司进行资产评估，同年7月2日，丑56公司以涉案专利与现有专利相比专利的技术分成率无法确定，不能合理分割出涉案专利的超额收益，无法对涉案专利未来的投资规模、市场销量、经济寿命、利润情况作出判断为由再次退回了评估委托。
本院认为，根据《中华人民共和国专利法》第十六条之规定，被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。本案中，原、被告双方曾就名称为“一种用于电缆密封的框架”（专利号为ZL200920157061.3）实用新型专利权属纠纷诉至法院，经法院判决后认定，该实用新型专利属于职务发明创造，寅57公司所有，而刘某为该专利的发明人，上述判决已生效。根据本院查明的前述事实，卯58公司实施生产相关专利产品。因此，刘某现以辰59公司主张相应的奖励及报酬，于法有据，本院应予支持。
乙公司认为，原告刘某提起本案的诉讼时效起算日应不迟于涉案专利授权日，现在已经超过了2年诉讼时效。对此本院认为，虽然涉案专利的授权日为2010年5月19日，但当时刘某仍是该专利的权利人，直至2012年7月17日（2012）沪高民三（知）终字第53号民事判决生效后，巳60公司所有，此时原告刘某作为涉案专利的职务发明创造发明人、设计人，午61公司主张奖励和报酬。因此，本案的诉讼时效起算日不应为涉案专利的授权日。原告刘某于2012年8月30日提起本案诉讼，未超过2年诉讼时效期间，乙公司的此项抗辩理由不能成立，本院不予采纳。
乙公司认为，原告刘某在被告处工作期间，戊公司的规章制度，未经被告同意私自以自己的名义将被告的专利申某为己有，己公司的合法利益，该侵权行为不应产生合法的权益。对此本院认为，原告刘某曾以自己的名义将工作期间的职务发明创造申某未62公司依据专利法的相关规定支付职务发明创造的发明人相关奖励、报酬的阻却事由。因此，乙公司的此项抗辩理由不能成立，本院不予采纳。
乙公司认为，涉案专利为被告研究团队的集体成果，原告只是该团队成员之一，不能一人独享奖励。对此本院认为，乙公司在本案中并未提出证据证明还有其他人对涉案实用新型专利技术方案的完成作出了创造性的贡献。即使他人认为其对涉案实用新型专利技术方案的完成作出了创造性的贡献，为该实用新型专利的共同发明人，应享有相应的获得奖励、报酬的权利，申63公司拒绝支付原告刘某根据法律规定应当取得的奖励、报酬的理由。因此，乙公司的此项抗辩理由不能成立，本院不予采纳。
乙公司认为，其已经以岗位津贴的方式向某支付了涉案专利的奖励，原告刘某不应再要求额外的奖励。对此本院认为，根据前述查明的事实，在原告刘某工作期间，乙公司每月支付其产品研发与技术支持总监级经理岗位津贴3,600元，该津贴并非针对涉案专利的特别奖励。因此，乙公司的此项抗辩理由不能成立，本院不予采纳。
酉64公司向某刘某支付的奖励的具体数额，根据《中华人民共和国专利法实施细则》第七十七条之规定，被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励的方式和数额的，对于一项实用新型专利，应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人最低不少于1,000元的奖金。本案中，考虑到涉案专利为实用新型专利，该专利已转化为使用于核电站电缆密封、固定项目中的现实产品，戌65公司支付给原告刘某的奖励数额为10,000元。
酉64公司向某刘某支付的报酬的具体数额，根据《中华人民共和国专利法实施细则》第七十八条之规定，被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的报酬的方式和数额的，在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%，作为报酬给予发明人或者设计人，或者参照上述比例，给予发明人或者设计人一次性报酬；被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从收取的使用费中提取不低于10%，作为报酬给予发明人或者设计人。本案中，亥66公司与案外人中广核集团、丁公司共同合作的辽宁红沿河核电站项目。甲67公司研发，但实施该专乙68公司。现有证据表明，丁公司共生产、销售涉案专利框架产品206个，金额为31,540元。本院根据现已查明的涉案专利产品所产生的收益，参考现行法律关某务发明报酬的提取比例，结合涉案专利产品现已停止生产、销售的事实，丙69公司支付给原告刘某的报酬数额为3,000元。
原告刘某认为，涉案专利能够替代传统用于密封电缆的电缆接头。对此本院认为，根据本案查明的事实，涉案专利是一种框架，其作用在于固定用于密封电缆的密封模块而非直接密封电缆，密封电缆的应为内嵌于该框架的密封模块。因此，对原告刘某的此项主张，本院不予认可。
原告刘某认为，由于涉案专利市场价值巨大，乙公司向某支付职务发明创造发明人、设计人的报酬应不少于7,200万元，具体数额以涉案专利评估价值的30％计算为准，根据其估计，最终数额预计为3亿元。对此本院认为，民事诉讼的参加人应当提供能够证明其主张的客观证据材料，并且根据现行法律规定提出合理、适当的诉讼请求。本案中，原告刘某关某务发明报酬数额的计算并无事实和法律依据，本院将涉案专利两次委托资产评估机构进行评估亦均被退回。在此情况下，本院仅能依据现有证据就已查明的涉案专利产品生产、销售的数量、收益来确定原告刘某应当获得的报酬数额。丁70公司或案外人有其他实施涉案专利的行为，仍可就新发现的事实主张合理的报酬。
至于原告刘某关于要求被告今后每年6月30日应向其支付涉案专利产品当年销售利润的10％的诉请，因法院无法对未发生的事实进行裁决，故对原告刘某的该项诉请，本院不予支持。
乙公司认为，庚公司、中广核集团三方的合作项目发生在涉案专利授权日之前而非专利有效期内，原告主张报酬缺乏法律依据。对此本院认为，根据戊71公司、中广核集团三方的合作项目在涉案专利授权日前就已结束。癸公司仅是没有进一步生产、销售涉案专利产品的行为，但并无证据证明其已生产、销售的206个专利产品没有应用于案外人中广核集团的项目中。因此，乙公司的此项抗辩理由不能成立，本院不予采纳。
乙公司认为，其未实施涉案专利，己72公司使用涉案专利也未收取专利许可费，因此，其并未因涉案专利获得任何收益，不应向某刘某支付任何报酬。对此本院认为，根据前述查明的事实，乙公司确未自己实施涉案专利，庚73公司实施，辛74公司直接获得了专利许可费。但本院同时也注意到，乙24公司壬75公司实施有一定条件，癸76公司子77公司生产的密封电缆的模块，并将模块与其实施涉案专利技术而生产出来的框架产品组装后，一并销售给中广核集团。因此，乙公司事实上是基于涉案专利的许可实施而获得了相应的商业收益，只是该收益未以专利许可费的形式予以体现。因此，乙公司的此项抗辩理由不能成立，本院不予采纳。
综上所述，依照《中华人民共和国专利法》第十六条、《中华人民共和国专利法实施细则》第七十七条第一款及第七十八条之规定，判决如下：
一、被告烙某克密封系统（上海）甲公司于本判决生效之日起10日内支付原告刘某职务发明奖励人民币10,000元；
二、被告烙某克密封系统（上海）甲公司于本判决生效之日起10日内支付原告刘某职务发明报酬人民币3,000元；
三、驳回原告刘某其余诉讼请求。
被告如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费人民币411,800元，由原告刘某负担人民币410,000元，被告烙某克密封系统（上海）甲公司负担人民币1,800元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。
审 判 长郑军欢
代理审判员易 嘉
人民陪审员耿晓光
二○一三年十月二十一日
书 记 员刘晓静
本案法律依据
中华人民共和国专利法(2008修正) 第16条
中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第77条1款
中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第78条
中华人民共和国民事诉讼法(2012修正) 第253条