张某与国家知识产权局专利复审委员会因发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：(2017)京行终3556号 审理法官： 谢某 袁某 王某 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 北京市高级人民法院 审结日期：2017.08.21 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 权责关键词： 证明 维持原判 // 张某与国家知识产权局专利复审委员会因发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 北京市高级人民法院 行政判决书 (2017)京行终3556号 上诉人（原审原告）张某。 被上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区某地银谷大厦。 法定代表人葛某，副主任。 委托代理人芦秋敏，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 委托代理人曹某，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 上诉人张某因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2015）京知行初字第5598号行政判决，于法定期限内向本院提出上诉。本院于2017年7月19日受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 北京知识产权法院认定，涉案专利系201010126365.0号，名称为“温室气体（GHG）太阳能吸收装置以及用GHG提高太阳能吸收效率的方法”发明专利申请（简称本申请），申请人为张某。针对本申请，国家知识产权局原审查部门以本申请相对于对比文件1以及本领域公知常识不具备《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第三款规定的创造性为由，驳回了本申请。张某不服向国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）申请复审。专利复审委员会经审查，作出第92555号复审决定（简称被诉决定），决定维持国家知识产权局原审查部门作出的驳回决定。张某不服并提起诉讼，请求撤销被诉决定。 北京知识产权法院认为，本申请权利要求1不具有突出的实质性特点和显著的进步。由于张某认可权利要求2-5的附加技术特征为公知常识，故对被诉决定关于在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，权利要求2-5亦不具有创造性的认定予以确认。 北京知识产权法院依据2014年修正的《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回张某的诉讼请求。 张某不服原审判决并向本院提起上诉，请求撤销原审判决及被诉决定。其主要上诉理由是：本申请具有创造性，符合专利法规定的授权条件。 专利复审委员会服从原审判决。 经审理查明：本申请系201010126365.0号，名称为“温室气体（GHG）太阳能吸收装置以及用GHG提高太阳能吸收效率的方法”的发明专利申请，申请人为张某，申请日为2010年3月18日，公开日为2011年9月21日。 2012年4月26日，国家知识产权局原审查部门就本申请发出第一次审查意见通知书，其中记载：“由于本次审查意见通知书针对的审查文本存在上述修改超范围和不清楚的缺陷，故本次审查意见通知书暂未对权利要求的新颖性和创造性进行审查（不代表审查员认同权利要求1-4的新颖性和创造性）。作为本通知书的附件，对比文件1（DE10161085A1，参见说明书摘要、说明书附图，其中，太阳能集热器的封闭内腔9中充满温室气体）、对比文件2（CN2432528Y，参见说明书第1页第3段至第2页最后一段、附图1-4）、对比文件3（CN2630749Y，参见说明书第1页倒数第2段至第3页倒数第2段、附图1-2）均公开了一种利用温室气体提高太阳能吸收效率的太阳能吸收装置和方法，供申请人进一步了解相关现有技术和修改权利要求。” 2013年1月14日，国家知识产权局原审查部门就本申请发出第二次审查意见通知书。 2013年11月25日，国家知识产权局原审查部门以本申请相对于对比文件1以及本领域公知常识不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性为由，作出驳回决定，驳回了本申请。 驳回决定所引用的对比文件1为2003年6月18日公开，公开号为DE10161085A1的发明专利申请文件。对比文件1（参见说明书第[0008]-[0012]段、说明书附图）公开的装置包括箱体2和盖板7；箱体2由隔热材料制成，如塑料；盖板7由透明材料制成，如玻璃；二者之间通过粘合剂8密封，从而形成封闭内腔9，封闭内腔9中充满温室气体；所述温室气体能吸收太阳光的热量，提高该太阳能吸热装置的吸热效率；箱体2由底板3和边墙4组成，其中底板3包括元件3’和元件3”，元件3’和元件3”之间形成换热介质流道6；底板3可以涂成深色或黑色；同时对比文件1提到（参见说明书第[0002]段），该装置可以用于生产热水、和/或加热建筑等等。 张某对上述驳回决定不服，于2014年3月6日向专利复审委员会提出了复审请求，未修改权利要求书。经形式审查合格，专利复审委员会于2014年4月4日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中坚持原驳回理由。随后，专利复审委员会成立合议组对本案进行审理。合议组于2014年7月2日向张某发出复审通知书。张某于2014年8月14日提交了意见陈某书，并修改了权利要求书。合议组于2014年12月10日再次向张某发出复审通知书，并由于地址错误，于2015年2月28日重新向张某发出上述复审通知书。张某分别于2015年4月11日、2015年4月12日两次提交了意见陈某书，并两次修改了权利要求书。张某于2015年4月12日修改的权利要求书内容如下： “1、一种新的利用温室气体吸热构件提高太阳能热利用效率的方法，其特征在于，通过使用一种“温室气体吸热构件”(简称“吸热构件”或“构件”)，来建造或改进各种各样的太阳能装置。 2、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所使用的“吸热构件”是一种内部充满温室气体，具有一定容积的，并具有一定受光面积或接收热辐射面积的密闭容器。 3、根据权利要求1或2所述的吸热构件，其特征在于，吸热构件是由不同硬度的透光玻璃或塑料制作的不同形状的盒子。如说明书附图1所示，是一种特定的长方形的盒子。 4、根据权利要求1或2所述的吸热构件，其特征在于，吸热构件是一种内部充满温室气体的软包装的袋子，其材质是透光性能好的塑料薄膜，如说明书附图2所示。 5、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，可以使用吸热构件直接用于建造利用太阳能的建筑物，如附图4所示的干燥室，附图5所示的太阳能热风发电装置等。” 专利复审委员会经审查，于2015年7月6日作出被诉决定，认定： 一、关于审查文本 本审查决定所针对的文本为：张某于2015年4月12日提交的权利要求第1-5项、说明书第1-2页，于2014年8月14日提交的说明书附图图1-5、说明书摘要、摘要附图。 二、关于专利法第二十二条第三款 1、权利要求1要求保护一种利用温室气体吸热构件提高太阳能热利用效率的方法，对比文件1公开了一种太阳能吸收装置，并公开了一种利用温室气体提高太阳能热利用效率的方法，通过充满温室气体的装置，来建造或改进各种各样的太阳能装置。权利要求1与对比文件1的区别在于使用“温室气体吸热构件”。基于上述区别，本申请实际解决的技术问题是方便温室气体的储存、运输以及便于将其运用到不同的场合。 然而，对比文件1已经公开了利用温室气体吸收太阳能，以提高太阳能吸收装置的吸收效率，在此基础上，考虑到为了方便温室气体的保存、运输、以及防止温室气体在使用到太阳能吸收装置中时发生泄漏（例如，直接充在对比文件1中的太阳能吸收装置的腔9中，很可能从腔9中泄漏到大气中），以及为了便于将吸热的温室气体用于所需的不同吸热场合，而将温室气体密闭充满于一个吸热构件中，这是本领域技术人员根据本领域的技术知识能够想到的常规设计，无需付出创造性劳动。 可见，在对比文件1的基础上结合本领域的公知常识以获得该权利要求所要求保护的技术方案，对本技术领域的技术人员来说是显而易见的，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点，因而不具备创造性。 2、权利要求2引用权利要求1，对比文件1的太阳能吸收装置即为一种内部充满温室气体、具有一定容积、并具有一定受光面积或接收热辐射面积的密闭容器。在此基础上，为了方便温室气体的保存、运输、防泄露，本领域的技术人员容易想到将对比文件1中的密闭容器设置为“吸热构件”。因此该权利要求所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点，因而不具备创造性。 3、权利要求5引用权利要求1，对比文件1公开的装置可以用于生产热水、和/或加热建筑等等。因此，本领域技术人员容易想到将吸热构件直接用于建造利用太阳能的建筑物，如干燥室或太阳能热风发电装置，无需付出创造性劳动。因此该权利要求所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点，因而不具备创造性。 三、关于张某的意见陈某 本申请权利要求1请求保护一种温室气体太阳能吸收装置，对比文件1也公开了一种太阳能吸收装置，两种温室气体太阳能吸收装置都是利用温室气体吸收太阳能，只是储存温室气体的形式有所不同，而考虑到为了方便温室气体的压缩、储存、运输，避免其在使用中发生泄漏等原因，将温室气体封存在透明容器中形成吸热构件，再将一个或多个该吸热构件置于原温室气体所填充的空间，是本领域技术人员容易想到的常规设计，无须付出创造性劳动；尤其是当本领域技术人员从对比文件1中获得技术启示将温室气体用于其它的太阳能吸收装置中时，很多情形下这种太阳能吸收装置并不具有对比文件1中这种可填充温室气体的封闭空间，此时，单独提供一个填充温室气体的透明容器以形成独立的吸热构件，是本领域技术人员容易想到的改进。另外，根据本申请的原始申请文件的记载，本申请针对现有技术的改进在于将温室气体用于太阳能集热器中，也就是在太阳能集热器内部充满温室气体，利用温室气体的热辐射吸收能力来提高太阳能吸收效率，对比文件1已经公开了这一技术构思，而且本申请的说明书附图3所表示的具体实施例也与对比文件1基本相同，即使张某已经将该附图3所涉及的技术内容全部删除，并声称本申请克服了这种技术偏见，但张某在原始申请文件中记载的发明内容已经明确包含了其在后续意见陈某中声称所克服的技术偏见。可见，本申请中并没有记载“密封的温室气体空间不能制作成一个完全独立的构件”是本领域的技术偏见，并且本申请的具体实施方式中还记载了这一技术方案，也没有证据证明张某所述的上述技术偏见，因此，本申请在温室气体太阳能吸收装置中设置吸热构件，相较对比文件1而言，属于进一步的改进，而且此种改进属于本领域技术人员容易想到的常规技术手段，并不能使得技术方案具备创造性。 综上，专利复审委员会作出被诉决定，维持国家知识产权局对本申请作出的驳回决定。 另查，原审庭审中，专利复审委员会认可对比文件1中的“Sonnenkollektor”可翻译为“平板太阳能集热器”。 上述事实，有第一次审查意见通知书、第二次审查意见通知书、驳回决定、复审决定针对的本申请文本、对比文件1、被诉决定及当事人陈某等证据在案佐证。 本院认为：专利法第二十二条第三款规定:“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。” 本案中，虽然本申请说明书中记载了吸热构件的形状、材料、用途等部分特征，但本申请权利要求1中并未对此予以具体限定，故不属于本申请权利要求1与对比文件1的区别特征。同样，尽管专利复审委员会认可对比文件1中的“Sonnenkollektor”可翻译为“平板太阳能集热器”，但由于本申请权利要求1并未对“温室气体吸热构件”及其组成的“太阳能装置”作出进一步限定，故亦不构成本申请权利要求1与对比文件1的区别特征。本申请权利要求1与对比文件1相比，区别仅在于本申请权利要求1直接由“温室气体吸热构件”组成太阳能装置，而对比文件1明确需对填充温室气体的内腔进行密封。因此，被诉决定认定本申请权利要求1与对比文件1的区别特征为使用“温室气体吸热构件”并无不当。 发明实际解决的技术问题应当基于本申请权利要求与最接近的现有技术相比的区别特征所能达到的技术效果确定，且本领域技术人员应当能够从说明书记载的内容中得知该技术效果。由于在对专利申请审查的过程中发现的最接近的现有技术可能不同于申请人在说明书中所描述的现有技术，故不能简单地将说明书中描述的技术问题确定为发明实际解决的技术问题。本案中，应根据本申请权利要求1与对比文件1相比的区别技术特征所能达到的技术效果确定其实际解决的技术问题。尽管本申请说明书记载了本申请能够起到提高太阳能热利用的效率等效果，但该技术效果并非本申请权利要求1与对比文件1相比的区别特征所带来的技术效果，不能作为评价本申请权利要求1是否具有创造性的依据。由于本申请权利要求1与最接近的现有技术相比，区别特征仅在于本申请直接使用“温室气体吸热构件”组成太阳能装置，因此区别特征所能达到的技术效果仅为方便温室气体的储存、运输以及便于将其运用到不同的场合。 本领域技术人员在对比文件1的基础上，出于方便温室气体的储存、运输以及便于将其运用到不同的场合的需要，容易想到采用可称为“温室气体吸热构件”的部件组成太阳能装置。也就是说，现有技术给出了将上述区别特征应用于对比文件1以解决相应技术问题的启示。 如上所述，尽管本申请说明书中记载了一些有益的技术效果，但该效果系发明人基于自己对现有技术的理解得出的结论。本申请权利要求1与最接近的现有技术对比文件1相比，二者之间的区别并不能带来本申请说明书中记载的技术效果。而本申请与对比文件1的区别特征带来的方便温室气体的储存、运输以及便于将其运用到不同的场合之效果是本领域技术人员能够预期的。因此，专利复审委员会及原审法院关于本申请权利要求1不具备创造性的认定是恰当的，张某所持相关上诉主张缺乏依据，本院不予支持。 权利要求2引用权利要求1，对比文件1的太阳能吸收装置即为一种内部充满温室气体、具有一定容积、并具有一定受光面积或接收热辐射面积的密闭容器。在此基础上，为了方便温室气体的保存、运输、防泄露，本领域的技术人员容易想到将对比文件1中的密闭容器设置为“吸热构件”。因此权利要求2不具备创造性。 权利要求5引用权利要求1，对比文件1公开的装置可以用于生产热水、和/或加热建筑等等。因此，本领域技术人员容易想到将吸热构件直接用于建造利用太阳能的建筑物，如干燥室或太阳能热风发电装置，无需付出创造性劳动，权利要求5不具备创造性。 综上，张某的上诉理由因缺乏事实与法律依据不能成立，其上诉请求本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。依据2017年修正的《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一、二审案件受理费各一百元，均张某负担（均已交纳）。 本判决为终审判决。 审判长　　谢某 审判员　　袁某 审判员　　王某 二〇一七年八月二十一日 书记员　　宋某 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第22条3款 中华人民共和国行政诉讼法(2017修正) 第89条1款1项 中华人民共和国行政诉讼法 第69条