甲公司与中国水产科学研究院乙公司财产损害赔偿纠纷案——权属争议期间不缴纳年费致使专利权失效的赔偿责任

甲公司与中国水产科学研究院乙公司等财产损害赔偿纠纷案 ——权属争议期间不缴纳年费致使专利权失效的赔偿责任 【裁判要旨】专利法实行专利侵权行为法定原则，除法律明确规定为侵害专利权的行为外，其他行为即使与专利权有关，也不属于侵害专利权的行为。故意不缴纳专利年费导致专利权终止失效的行为应当属于一般侵权行为，而非侵害专利权，案由可以确定为财产损害赔偿纠纷。专利申请人或者登记的专利权人无正当理由未尽善良管理义务，致使权利终止或者丧失，损害真正权利人合法权益的，构成对他人财产权的侵害，应当承担赔偿经济损失的民事责任。 案号　一审：（2016）粤73民初803号　二审：（2019）最高法知民终424号 【案情】 原告：甲公司（以下简称甲公司）。 被告：中国水产科学研究院乙公司（以下简称乙公司）、丙公司乙公司（以下简称丙公司）、姜汉平、李纯厚、颉晓勇、丁公司。 乙24公司是申请号为200910192778.6、名称为“一种多功能循环水处理设备”的发明专利（以下简称乙24公司）。乙24公司的申请日为2009年9月28日，授权公告日为2012年5月30日，戊公司、丙公司，发明人为姜汉平、李纯厚、颉晓勇。乙24公司因未及时缴费而于2012年9月28日被终止。 2008年3月20日，甲公司与姜汉平签订劳动合同，己公司的生产技术部担任工程师，承担产品研发的工作任务。合同期限自2008年3月18日至2009年3月17日。 甲公司于2010年在广东省广州市中级人民法院针对丙公司、乙公司、姜汉平提起（2010）穗中法民三初字第118号诉讼，请求判令：1.第200910192778.庚公司所有；2.丙公司、乙公司、辛公司合理维权费用5万元。甲公司在该案起诉的事实与理由是：壬公司的股东，癸公司的员工。丙公司、乙公司于2009年9月28日申请的第200910192778.6号“一种多功能循环水处理设备”子公司研发，丑公司工寅公司乙公司，卯公司乙公司的名义申某利。甲公司在该案中主张姜汉平没有研发能力，不可能由姜汉平研发，辰公司的技术顾问、研发人员、制图员等人完成，具体研发人员是德国专家JUSSEN。广州中院于2011年6月10日作出判决，巳公司主张其是乙24公司权利人的依据不足，午公司的全部诉讼请求。该案已发生法律效力。 甲公司于2011年7月11日又就乙24公司的申请权在广州中院提起（2011）穗中法民三初字第465号诉讼，未公司、乙公司、姜汉平、李纯厚、颉晓勇，请求法院判令：1.第200910192778.庚公司所有；2.丙公司、乙公司、姜汉平、李纯厚、申公司合理费用5万元。甲公司在该案起诉的主要事实与理由是：乙24公司属于姜汉平离职一年内的职务发明创造，酉公司；该专利申请被批准后，甲公司为专利权人。广州中院于2013年11月4日作出判决，戌公司在前案中认为姜汉平没有研发能力，涉案技术不是姜汉平研发，亥公司又主张乙24公司由姜汉平发明，但属于职务发明，甲公司的前后主张完全矛盾，且未作出合理解释，其应当对在两案当中主张完全矛盾的事实承担不利后果。据此，甲23公司的全部诉讼请求。 甲公司不服该判决，上诉至广东省高级人民法院，案号为（2014）粤高法民三终字第31号。广东乙24公司离职后一年内作出的职务发明，乙24公司的专利申请权及专利丙25公司。但乙24公司已于2012年5月30日被授权公告，故专利申请权已经随着专利权的授予即专利申请程序的终结而终止。甲公司请求将专利申请权判归其所有，因该诉讼请求已缺乏事实和法律依据，无法实现，故判决驳回上诉，维持原判。 此外，丁26公司股东。2009年7月20日，戊27公司乙公司己28公司化循环水养殖设施产品专利申报的协议。在本案一审诉讼中，乙公司庚29公司就乙24公司合作的协议。李纯厚、辛30公司的员工。 广东高院作出上述判决后，甲公司向广州知识产权法院提起本案诉讼，称乙24公司技术是姜汉平的职务发明，壬31公司。南海水产研究院等六被告故意未缴纳专利年费，致使乙24公司权终止失效，癸32公司造成了无法挽回的损失，故要求南海水产研究院等六被告连带赔偿其经济损失及合理维权费用共计150万元。 【审判】 广州知识产权法院确定本案案由为侵害发明专利权纠纷，并认为：乙公司、丙公司是缴纳专利年费的义务人，在乙24公司权存在权属争议的情况下，基于诚实信用原则，乙公司、丙公司负有维持乙24公司有效的善良管理的职责，包括缴纳乙24公司年费，或者在不同意继子33公司、审理法院。乙公司、丙公司既未按时缴纳乙24公司年费，也未将不缴纳乙24公司年费致丑34公司、审理法院，具有过错，寅35公司应享有的乙24公司技术的相关权益。 广州知识产权法院一审判决：丙公司、乙公司于本判决发卯36公司经济损失及合理维权费用共计50万元。 乙公司等六被告不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。 最高法院将本案案由调整为财产损害赔偿纠纷后，判决驳回上诉，维持原判。 【评析】 一、案由如何确定 民事案件案由是将诉讼争议所包含的法律关系进行的概括，反映了案件所涉及的民事法律关系的性质。专利法第十一条第一款规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。该规定将侵害专利权的行为限定为有限的几种情形，据此，侵害发明专利权的行为仅限于以生产经营为目的制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品的行为和使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品的行为。也即，专利法实行专利侵权行为法定原则，除法律明确规定为侵害专利权的行为外，其他行为即使与专利权有关，也不属于侵害专利权的行为。 在登记的专利权人不是专利技术所有人的情况下，如登记的专利权人故意不缴纳专利年费导致专利权终止失效而给专利技术所有人造成经济损失，那么该故意不缴纳专利年费的行为显然不属于专利法规定的侵害专利权的行为，该行为所造成的损失也不是侵害专利权所带来的损失，而实际上是与该专利技术有关的财产损失。因此，故意不缴纳专利年费导致专利权终止失效的行为应当根据侵权责任法确定为一般侵权行为，该种案件案由可以确定为财产损害赔偿纠纷。 本案中，辰37公司的主张，巳38公司、丙公司将归其所有的职务发明申某利，之后却故意不缴纳专利年费导致专利权终止失效，致使该技术进入公有领域，失去了专利权的保护，损害了其本应该基于专利获得的市场独占利益，午39公司主张的侵权行为不是侵害专利权的行为，其主张的经济损失实际上是与该专利技术有关的财产损失，故本案应当属于财产损害赔偿纠纷，而非侵害发明专利权纠纷。 二、专利权属争议期间不缴纳专利年费致使专利权失效，是否需要承担赔偿责任 诚实信用原则是民法的基本原则。在专利法领域，当事人申某利、行使专利权、处理专利权属争议等，同样需要遵守诚实信用原则。专利权是经国家行政审查后授予的有期限的知识产权，其在权利保护期内有效存续需要专利权人持续交纳专利年费、不主动放弃等。当事人无论基于何种原因对专利申请权、专利权权属发生争议时，基于诚实信用原则，登记的专利权人通常应当负有使已经获得授权的专利权维持有效的善良管理责任，包括持续交纳专利年费等，因为专利权一旦终止失效，专利技术通常情况下即会进入公有领域，从而使专利技术所有人丧失市场独占利益，损害到专利技术所有人的合法权益。登记的专利权人未尽到该善良管理责任，给专利技术所有人造成损失的，应当负有赔偿责任。 本案中，在2010年、未40公司已经两次以专申41公司、丙公司，酉42公司主张涉案发明是职务发明的第二次诉讼正在进行的情况下，作为登记的专利权人，乙公司、丙公司应当负有在乙24公司授权以后维持其持续有效的善良管理责任，包括持续缴纳专利年费，戌43公司造成损害。亥44公司、丙公司却未缴纳专利年费，导致乙24公司权于2012年9月28日被终止失效，甲45公司的合法权益，其显然未尽到善良管理责任，违背了诚实信用原则。此外，涉案发乙46公司的职务发明。丙47公司员工，其作为登记的发明人之一，应当清楚该职务发明的专利申请权、丁48公司。戊49公司己50公司的股东，庚51公司乙公司就涉案发明签订合作协议，辛52公司也应当清楚涉案发明是姜汉平的职务发明。李纯厚、壬53公司的员工未从事涉案发明工作，乙公司对此也应当是清楚的，所以，乙公司、丙公司对于涉案发明不归属于自身应该是明知的，故其不缴纳专利年费具有癸54公司合法权益的故意，主观过错明显。最后，子55公司的职务发明，乙公司、丙公司不缴纳专利年费导致乙24公司权终止失效，使乙24公司技术失去了专利权的保护，最终损害的不是其自身的权利，丑56公司的合法利益，寅57公司丧失了基于该技术的市场独占利益。综上，乙公司、丙公司违背诚实信用原则，甲45公司对乙24公司权本应享有的合法权益，主观过错严重，卯58公司受到的经济损失。 三、如何确定本案的赔偿责任 故意不缴纳专利年费致使专利权终止失效与侵害专利权是两种不同性质的行为，给权利人造成的损害也不相同，因此在确定赔偿责任时，应当对两者进行区分，不能混淆。 本案中，甲公司辰59公司、丙公司未缴纳专利年费致使专利权终止失效给其造成的财产损失，该种损失不同于专利法第六十五条规定的侵害专利权给权利人造成的损失，因为本案侵权行为导致的后果是专利权灭失，专利技术进入了公有领域，权利人丧失了市场独占利益，而侵害专利权行为的后果是给权利人造成了专利权存续期间的利益损失，但专利权并未消灭。因此，确定本案赔偿数额应当依据侵权责任法的相关规定，而不能适用专利法第六十五条。 侵权责任法第十九条规定，侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。该规定中的财产，不仅应当包括有形财产，而且还应当包括无形财产，即应当包括专利权。因此，本案应当根据乙24公司权终止失效时的市场价格确定具体赔偿数额。鉴于双方均未提供证据证明乙24公司权在终止失效时的市场价格，二审法院综合考虑乙24公司为发明专利、乙24公司权在授权公告当年即被终止失效、乙公司丙公司过错严重、甲公司历时较长的维权情况等，认为原审判决确定的经济损失及合理费用共计50万元的数额并无不妥，故二审法院对原审判决确定的赔偿数额予以确认。 作者：李自柱 作者单位：最高人民法院 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第11条1款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第65条 中华人民共和国侵权责任法 第19条