甲公司、乙公司专利权权属纠纷民事一审民事判决书

甲公司、乙公司专利权权属纠纷民事一审民事判决书 广州知识产权法院 民事判决书 (2020)粤73知民初2255号 原告：甲公司，住所地广东省深圳市南山区。 法定代表人：廖某，该公司董事长。 委托诉讼代理人：何某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：高某，某律师事务所律师。 被告：乙公司，住所地广东省罗定市。 法定代表人：黄某，该公司董事长。 委托诉讼代理人：任某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：田某，某律师事务所律师。 丙公司丁公司专利权权属纠纷一案，本院于2020年11月25日立案后，依法适用普通程序，于2021年12月23日公开开庭进行了审理。丙公司的委托诉讼代理人何某、高某，戊公司的委托诉讼代理人任某、田某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提起诉讼请求：1.ZL201822091093.X“一种筛接装置”实用新型专利归原告所有；2.被告承担本案合理维权支出共计10万元；3.被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：原告为国内产量最大的MLCC(片式多层陶瓷电容器)厂商，其控股方为香港宇阳控股(集团)己公司。被告的法定代表人陈伟荣曾任原告法定代表人，其在职期间设立被告，并利用职位便利及对部分高管的影响力，逐步将原告的财产、员工、知识产权等转移到其作为实际控制人的被告中。涉案专利的发明人都曾为原告员工，申某案专利时其中大部分人仍在原告，即使部分员工离职，离职时间也不足一年。涉案专利为发明人执行原告的任务，利用原告的物质技术条件所完成的发明创造，属于职务发明，应当归属原告所有。庚公司的知识产权，利辛公司名义申请，壬公司的利益，应予纠正，故提起本诉。 被告辩称：1.癸公司员工的职务发明，原告以职务发明为由主张享有专利权没有事实和法律依据。一方面，子公司员工的和自原告处离职不足一年的部分人员都只是名义上的发明人，其被列为发明人主要是基于原告股东曾计划将其集团所涉的MLCC业务(涉案专利所在领域)及投资物业,即原告，转让给被告股东、丑公司的原因。另一方面，没有证据证实涉案专利的技术方案与“名义发明人”的本职工作或与工作有关的任务相关(属于其工作职责或工作内容)或者利用了原告的物资条件。具体而言，MLCC的研发生产涉及材料、生产工艺、加工技术和机械设备等多个跨领域技术，寅公司工作的人员就能对MLCC各方面技术问题进行发明创造，原告仅以涉案专利与MLCC相关而其核心业务为MLCC，就卯公司担任的本职工作相关的主张不能成立。2.涉案专利在专利性上存有瑕疵，不具有专利价值，且被告未曾使用涉案专利，亦未曾因此获利，故被告没有动机转移原告的知识产权。原告提起本诉的目的不在于专利权权属纠纷而意在抹黑被告，进行不正当竞争。3.本案为专利权属纠纷，诉请合理维权费用没有法律依据，且其提交的律师费发票的购买方并非本案原告，缺乏关联性。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据当事人的当庭陈述及提交的证据，本院查明如下事实： 一、涉案专利情况 专利申请号为201822091093.X、名称为“一种筛接装置”的实用新型专利(下称涉案专利)的申请日为2018年12月13日，发明人为郑自耀、杨子恒、郑为陆、王晔、江孟达、单志强，辰公司，巳公司午公司。该专利的说明书[0002]、[0003]载明其涉及多层片式陶瓷电容器(下称MLCC)技术领域中，元器件产品的出料无自动随振盘转筛接料的装置，主要解决双人在出料的操作配合过程中容易发生锆球和产品的洒落，锆球及产品在钢筛(盘)的配合接收过程中由于位置不稳定，会发生因锆球、产品、钢筛(盘)之间的相互撞击造成瓷体损伤的质量异常，在操作过程中，端筛(盘)者衣裤会被冲洗水淋湿造成不便。 二、原被告双方及相关主体情况 (一)原告及其相关主体 未公司(台港澳法人独资)，成立日期为2001年2月22日，经营范围为MLCC的技术开发等。2018年4月20日，该公司法定代表人由陈伟荣变更为廖某，申公司董事职务。酉公司(原宇阳控股(集团)己公司)旗下的香港宇阳控股(集团)己公司戌公司。 甲公司亥公司(甲23公司)的成立日期为2001年6月28日，经营范围为MLCC的生产等。2018年5月2日，乙24公司负责人由陈伟荣变更为廖某。 丙25公司丁26公司(外商投资企业法人独资)(戊27公司)，成立日期为2001年3月22日，经营范围为生产MLCC等。己28公司庚29公司，其于201辛30公司，并于2018年11月2壬31公司变更为现用名。 (二)被告及其相关主体 癸32公司(非自然人投资或控股的法人独资)，成立日期为2017年9月29日，经营范围为MLCC的技术开发等。该公司成立时股东包括陈伟荣等。2018年9月30日，子33公司丑34公司，即被告现用名。 乙公司亥公司(寅35公司)，成立日期为2018年5月17日，负责人为罗军。2018年10月15日，卯36公司亥公司变更为现用名。2020年1月16日，该公司注册地址由东莞市某地宇阳科技园3某厂房之一变更为东莞市某地5栋101室。 午公司丁26公司，成立日期为2018年5月10日，经营范围为ＭＬＣＣ的技术开发等。2018年6月19日-2019年10月25日，该公司的注册地址为深圳市南山区某地高新技术产业园北区科技北二路高新北××道××号××大厦××楼××室。 三、关于原告主张涉案专利为其员工的职务发明的相关事实 (一)发明人的相关劳动合同及社保情况 2017年2月21日，辰37公司巳38公司签订劳动合同，合同期限为2017年3月23日-2020年3月23日，合同约定郑为陆工作岗位为生产或相关岗位。2011年6月-2011年11月，午39公司，2019年9月-2019年8月，未40公司巳38公司。 2016年2月1日，王晔与原告签订劳动合同，合同期限为2016年2月1日-2019年3月31日，合同约定王晔工作岗位为总经理。2004年6月-2019年8月，王晔的社保缴纳单位为原告。 2014年11月-2014年8月，2016年2月-2019年7月江孟达社保缴纳单位为原告。 2017年7月1日，申41公司签订劳动合同，合同期限为2017年7月1日-2020年8月31日，合同约定单志强工作岗位为制造中心工艺工程师。2017年7月-2018年8酉42公司。 2014年7月21日-2017年7月20日，2017年7月20日-2020年7月19日，戌43公司巳38公司签订多份劳动合同。合同约定工作岗位均为生产或相关。2015年至今，郑自耀的亥44公司。 2016年3月7日，杨子恒与原告签订劳动合同，合同期限为2016年3月7日-2019年3月6日，合同约定杨子恒的工作岗位为生产或相关。2017年5月至今，甲45公司巳38公司。 (二)乙46公司工作期间作为发明人申请的相关专利情况 专利申请号为201820949328.1，名称为“一种振动抛光机及抛光系统”的实用新型专利。该专利申请日为2018年6月20日，发明人为梁景亮、吴炜坚、向勇、单志强、龚书林、黄桂才，专利权人为原告。说明书载明该专利主要是对片式元件生产过程中对芯片元件抛光存在磨块磨损快的改进。 专利号为201220691895.4，名称为“片式元件切割异形刀片”的实用新型专利。该专利申请日为2012年12月14日，发明人为向勇、江孟达、杨俊、明全友、白宝柱、周立坡，专利权人为原告。说明书载明该专利主要涉及对片式元件，如片式多层陶瓷电容器MLCC，的切割异形刀片的改进。 专利申请号为201820589681.3，名称为“一种用于倒角罐的清洗装置”的实用新型专利。该利申请日为2018年4月24日，发明人为潘冠男、郑为陆、江孟达，专利权人为原告。说明书载明该专利主要解决现有技术中对倒角罐进行清洗时导致产品瓷体缺损、良品率不高的问题。 四、被告申某案专利的相关背景 (一)被告主张原告股东曾与被告计划整体转让包括原告在内的MLCC业务及投资物业的情况 2015年11月5日，原告所属的宇阳控股(集团)己公司发布《(1)主要股东变更(2)主席、行政总裁及执行董事辞任(3)薪酬委员会及提名委员会成员变更》公告，丙47公司丁48公司主席、行政总裁及执行董事。 2016年4月18日，宇阳控股(集团)己公司发布《戊49公司名称》公告，以“己50公司，庚51公司主要从事片式多层陶瓷电容器(MLCC)产品业务。本公司辛52公司，旨在开展及开发金融投资业务及提供财务服务……董事会壬53公司当前业务的发展方向”为由，癸54公司名称更改为“子55公司”。 2016年7月22日，子55公司发布《丑56公司名称、股份简称、公司网站》公告，寅57公司中文名称由“宇阳控股(集团)己公司”更改为“子55公司”，并于2016年6月15日起生效。 2017年9月22日，子55公司发布《卯58公司》公告，载明其与陈伟荣等达成ＭＬＣＣ资产和业务整体转让方案：由陈伟荣等组成的ＢＶＩ公司-ＡｍｐｌｅＶｉｃｔｏｒｙＧｒｏｕｐＬｉｍｉｔｅｄ，以5.1亿港币的价格收购天利控股旗下、包括原告在内的ＭＬＣＣ业务及投资物业。辰59公司包括原告、巳60公司(午61公司)、未62公司、巳38公司等。申63公司酉64公司(午61公司)戌65公司。出售目标物业包括原告、未62公司、巳38公司分别拥有的位于广东省深圳市南山区××道××号××栋××楼××、广东省东莞市××镇××街××号××栋××、安徽省滁州市经济技术开发区花园××路××号××栋楼宇与附属构筑物的土地使用权。 2017年10月6日、2017年11月28日，香港联亥66公司发出询问函，要求说明出售MLCC资产、业务给陈伟荣等人的原因。甲67公司拟将其原有业务，即MLCC业务出售给原始所有者(乙68公司的股东或前股东或前董事)，丙69公司2016年以来新设立的投资、金融等经营时间较短业务的业务，且没有满足新上市要求的交易记录。另该询问函亦载丁70公司的全部权益，戊71公司董事职务，己72公司董事。 2017年12月27日，子55公司发布《有关终止买卖协议之主要交易之最新进展》公告，称“因集团MLCC业务的业绩于二零一七年十月及十一月期间较预期大幅提升……本公司与买方就终止买卖协议达成初步共识，庚73公司与买方订立之最终终止协议”。 另香港宇阳控股(集团)己公司2015-2018年周年申报表、辛74公司工商信息亦载明陈伟荣在2015-壬75公司董事。 (二)被告主张原告股东曾与被告分批转让包括原告在内的MLCC业务及投资物业的情况 2018年8月15日，巳60公司癸76公司全部股权转让给前海弋戈创业投资(深圳)己公司。子55公司2018年中报告载明，在出售上述资产后，子55公司子77公司就其物业、厂房及土地使用权签订了六年期的租约。2020年11月27日，子77公司丑78公司。 2018年11月20日，子55公司发布《寅79公司之全部已发行股本》公告，卯80公司、未62公司辰81公司。 被告拟以上述事实或证据证明在整体转让交易失败后，子55公司与陈伟荣等决定分批转让MLCC业务及投资物业。巳82公司的土地午83公司，再通过股权交易转让到由陈伟未84公司。第二次交易是东莞土申85公司股权最终转让给酉86公司。原告认为上述2018年中报告为部分截取，缺乏形式真实性，且上述内容均不能证明被告的证明目的。 2018年11月19日，11月29日，东莞市环境保护局作出东环封字[2018]384号查封决定书及东环强解字[2018]00202号解除查封、扣押决定书，戌87公司废水排污不符合相应环境保护要求的行为作出相应行政处理。 2018年10月2日、2019年5月1日，原被告双方连续签订两份《电容电镀代工生产协议》，原告委托被告进行电镀代工。 五、其他情况 原告为主张合理支出，某律师事务所出具的金额为440000元，购买方为香港宇阳控股(集团)己公司的律师费发票一张。 另2020年11月30日，子55公司发布公告，就原告与陈伟荣、亥88公司之间的诉讼，甲89公司财产、员工、知识产权进行披露。 本院认为，本案系因双方当事人对涉案专利是否属于职务发明存在争议而引发的专利权权属纠纷。根据双方当事人的诉辩意见，结合案件事实，本案的争议焦点为：1.涉案专利是否属于原告的职务发明创造；2.被告是否应向原告支付合理费用。 一、涉案专利是否属于原告的职务发明创造 关于职务发明创造，《中华人民共和国专利法》第六条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条规定，专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指在本职工作中作出的发明创造；履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；退职、退休或者调动工作后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。 (一)涉案专利发明人是否为原告员工 适用专利法第六条关于职务发明规定的前提是发明人与单位之间存在劳动关系或者临时工作关系。职务发明的权属应归于单位的根本原因在于，产生该职务发明的创造性劳动的支配权属于单位。因此，判断发明人与单位之间是否存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系的关键，在于单位对发明人的创造性劳动是否已取得支配权。在本案中，涉案专利明确记载明全友、向勇、王强、朱琪、林显竣、侯耀家为发明人，而上述发明人在涉案专利申请时，即2018年12月26日，乙90公司签订有劳动合同或离职不足1年，丙91公司丁92公司戊93公司缴纳社保，己94公司、庚95公司的发明人的劳动享有支配权。因此，虽然上述发明人并非均与原告签订劳动合同或由原告缴纳社保，但不足以影响在职务发明创造中对上述发明人与原告劳动关系的认定。因此，本院认定涉案专利发明人为原告员工。 (二)涉案专利是否与发明人在原告司承担的本职工作有关 关于发明人的本职工作。原告为国内少数多年从事MLCC研发和生产的企业，涉案发明人在原告、辛96公司壬97公司任职期间，主要担任生产制造研发等技术相关岗位。具体来讲，在涉案专利申请时，向勇、明全友、朱琪、林显竣的工作岗位分别为CTO、技术中心主管工程师、产品工艺技术、业务经理。其中，CTO、技术中心主管工程师、产品工艺技术显为技术岗位。业务经理虽非技术岗位，但林显竣前期亦具有多年技术相关岗位经验。癸98公司离职不足1年的侯耀家在离职前的工作岗位也为与技术相关的制造中心总经理。更进一步说，涉案发明人同时还是多件原告享有的关于MLCC领域工艺改进方面专利权的发明人。因此，根据上述事实，本院认定涉案发明人的本职工作包括MLCC的研发设计。此外，王强因只有社保缴纳情况而无具体劳动合同及具体工作岗位介绍，但在绝大多数发明人的本职工作为MLCC的研发设计，在无相反证据的情况下，本院亦认定王强从事MLCC的研发设计。 子99公司承担的本职工作有关。专利法对职务发明的认定标准是涉案专利的技术内容与发明人在原单位的工作内容具有相关性。涉案专利涉及MLCC技术领域，相对于现有技术，其有益效果在于通过设置四个切割标识线，通过所述切割标识对切割位置进行标识，使得边料区域不被完全切断，从而可将芯片区域与边料区域快速分离，以得到合格芯片，而原告所提供的涉案发明人作为发明人的原告享有专利权的专利也属于对MLCC领域中对相关生产流程所涉工艺的改进。因此，涉案专利与涉案发明人的在先专利相比，两者在研究方向上具有一致性或延续性。故涉案专利的技术内容与发明人在原单位的工作内容具有相关性。综上，本院认定涉案专利与明全友、向勇、王强、朱琪、林显竣、侯耀家在原告处承担的本职工作有关，涉案专利属于专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，其专利权依法应归原告所有。 关于被告抗辩称MLCC的研发生产涉及多个跨领域技术，不能以涉案专利与MLCC相关而其核心业务为MLCC，丑100公司担任的本职工作相关，本院认为，在案证据已寅101公司承担的本职工作有关，被告的该项抗辩依据不足，本院不予支持。关于被告还抗辩称涉案发明人为名义发明人的问题，由于被告并未提供充分证据证明涉案发明人为名义发明人，且被告作为涉案专利申请人，在涉案专利申请时明确将明全友、向勇、王强、朱琪、林显竣、侯耀家列为发明人，现予以否认，违反诚信原则，本院不予支持。关于被告申某案专利权背景的抗辩，即使属于真实情况，双方也尚未对涉案专利权的权属达成约定，仅可认为存在一定意向，故被告在双方未对涉案专利权属作出明确约定的情况下，将原告员工的职务发明由自己作为申请人进行专利申请是不合适的。关于该项抗辩，本院亦不予支持。 二、被告是否应向原告支付合理费用 专利法第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。但是，上述规定的适用范围通常限于专利侵权纠纷，一般不及于专利权属纠纷。本案涉及的专利权属争议仅解决权利应归属于谁的问题，其法律适用的构成要件不包括过错。除在案证据表明存在明知他人权利而故意加以侵占等情形外，在权属纠纷中通常难以认定败诉一方具有主观上的可责性，亦不能据此判令转付包括律师费在内的合理开支。根据本案证据显示，被告申某案专利确实有特殊背景，有特殊原因，难以证明被告存在恶意侵犯原告专利。因此，在法律和司法解释没有明确规定权属纠纷中胜诉方合理开支由败诉方某，当事人之间亦无此项约定的情况下，原告在本案中主张合理费用由被告承担，缺乏依据，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国专利法》第六条第一款、《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百零八条第一款规定，判决如下： 一、确认申请号为201822091093.X、名称为“一种筛接装置”的实卯102公司所有； 二、辰103公司的其他诉讼请求。 案件受理费2300元、保全费30元，合计2330元，戊公司负担(被告需负担的诉讼费用，原告已预交本院；原告同意该费用不退回，由被告迳付原告)。 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十一条和《最高人民法院关于知识产权法院案件管辖等有关问题的通知》第六条的规定，本案需要强制执行的，由广州市中级人民法院或者被执行的财产所在地中级人民法院执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。 审 判 长　龚麒天 人民陪审员　陈某某智 人民陪审员　刘 奕 二〇二二年三月十四日 法官 助理　齐 柳 法官 助理　阮妙珍 书 记 员　陈燕娜 本案法律依据 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第12条 最高人民法院关于知识产权法院案件管辖等有关问题的通知 第6条 中华人民共和国专利法(2020修正) 第6条1款 中华人民共和国专利法(2020修正) 第65条 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释(2020修正) 第108条1款 中华人民共和国民事诉讼法(2021修正) 第231条 中华人民共和国民事诉讼法(2021修正) 第67条