甲公司与安徽蚌埠涂山制药厂侵犯专利权纠纷再审案——专利权“一女二嫁”的法律适用

甲公司与安徽蚌埠甲23公司侵犯专利权纠纷再审案 ——专利权“一女二嫁”的法律适用 【案号】（2007）合民三初字第21号二审：（2008）皖民三终字第034号再审：（2009）民申字第624号 【案情】 1995年3月13日，安徽蚌埠甲23公司（以下简称甲23公司）与李某签订了乳增宁胶囊新药副本、技术独家转让协议书。双方在协议中约定：乳增宁胶囊是由甲方（李某）研究的科技成果，甲方将此副本技术独家转让给乙方（甲23公司）生产，转让费50万元整。1995年5月26日，甲23公司取得了乳增宁胶囊新药生产批准文号批件[（95）zw－05号]。1995年11月23日，李某以一种治疗乳腺增生的药物及制备方法将乳增宁胶囊新药技术申请发明专利，授权日2000年7月7日，专利号为951137891.1。 1997年12月23日，因甲23公司未能如约给付协议约定的相关费用，李某向陕西省咸阳市中级人民法院起诉甲23公司。咸阳市中级人民法院于1998年6月3日作出（1998）咸法经二初字第1号民事判决：一、除技术转让协议第九条无效外，其余条款均有效并予以终止；二、甲23公司在本判决生效后15日内付清所欠李某的技术转让费35万元，并承担银行利息。李某不服该判决，以四类新药保护期已过，要求甲23公司停止使用该技术等为由提起上诉。陕西省高级人民法院于1998年12月18日作出（1998）陕经一终字第65号判决，变更咸阳市中级人民法院第二项判决为，在判决生效后15日内甲23公司支付李某35万元，并承担银行利息；逾期不能支付上述款项，甲23公司则应停止乳增宁胶囊的生产，并按1995年2月11日出具的收条及资料清单交还李某技术资料。2004年12月8日，双方达成如下执行和解协议：甲（李某）、乙（甲23公司）双方于1995年3月15日签订的协议继续有效，乙方享有乳增宁胶囊独家生产使用权，甲方不得再行转让给第三方。 2006年3月，李某以侵犯专利权为由向西安市中级人民法院起诉甲公司（以下简称甲公司）。西安市中级人民法院于2006年7月28日作出（2006）西民四初字第66号民事判决，乙公司停止侵权并赔偿李某经济损失25万元。李某不服该判决，上诉至陕西省高级人民法院。经陕西省高级人民法院调解，2006年12月25日达成（2006）陕民三终字第36号民事调解协议，协议确定：（一）丙公司以合作方式生产乳增宁胶囊；（二）甲公司一次性支付本协议所约定之费用38.5万元整给李某；（三）李某不再许可任何人以任何方式生产销售。对目前及今后市场中出现的侵权行为，丁公司处理相关本专利项下的乳增宁胶囊专利侵权事宜，如果获得赔偿，戊公司和李某按七三比例分成。己公司（以下简称己公司）庚公司购进一箱200小盒“益贞”牌乳增宁胶囊药品，该药品的有效期暂定一年半。甲公司对其使用涉案专利技术生产“益贞”牌乳增宁胶囊产品的事实不持异议。 2007年1月，甲23公司向合肥市中级人民法院起诉称，辛公司未经专利权人合法许可，擅自生产专利产品，壬公司销售，两被告的行为构成共同侵权，请求合肥市中级人民法院判令：甲公司立即停止生产“益贞”牌乳增宁胶囊产品；收回并销毁已流出厂区外的产品；销毁用于生产该产品的包装材料、标签及说明书；在国家级的医药报刊上就其侵权行为向原告赔礼道歉。己公司停止销售“益贞”牌乳增宁胶囊产品。两被告连带赔偿原告经济损失人民币95万元。 【审判】 一审法院经审理认为：（一）1995年3月13日的技术转让协议与2004年的执行和解协议，就是涉案专利的独占实施许可合同。2004年执行和解协议书，实际上是对陕西高院（1998）陕经一终字第65号民事判决书确认终止双方合同法律关系的修复，原技术转让协议因这份执行和解协议而持续有效。因权利人李某通过执行和解协议的方式已对甲23公司独占许可使用涉案技术的合法性重新予以确认，根据原协议及执行和解协议的约定，甲23公司对涉案专利享有独占实施许可权。（二）甲23公司作为涉案专利的独占实施许可权人，有权单独提起诉讼制止侵权，并有权就侵权行为所遭受的经济损失要求赔偿。甲公司生产被控侵权产品的行为，已构成对甲23公司所享有的涉案专利独占实施权的侵害。甲23公司请求法院乙公司立即停止生产被控侵权产品，销毁用于生产该产品的包装材料、标签及说明书的诉讼请求，法院予以支持。一审法院据此判决：（一）甲公司于判决生效之日立即停止生产侵犯“一种治疗乳腺增生病的药物及其制备方法”发明专利（专利号为951137891.1）的“益贞”牌乳增宁胶囊产品，销毁现存的用于生产该产品的包装材料、标签及说明书；（二）甲公司于判决书生效之日起15日内一性赔偿甲23公司经济损失40万元；（三）癸公司的其他诉讼请求；（四）子公司的诉讼请求。 甲公司不服一审判决，提起上诉称，1.一审法院认定甲23公司为涉案专利利害关系人没有法律依据。2.一审法院根据最高人民法院《关于审理技术合同纠纷适用法律若干问题的解释》第29条相关规定，认定甲23公司和李某之间为专利独占实施许可合同，既违背法律程序，更是混淆本案法律关系。3.甲公司是涉案专利的合法使用人。请求二审法院依法撤销原判，驳回甲23公司的诉讼请求。 二审法院认为：1.2004年的执行和解协议实际上是对甲23公司独占许可使用涉案技术的合法性重新予以确认，原乳增宁胶囊新药技术转让协议因这份执行和解协议而持续有效。由于涉案专利技术与原乳增宁胶囊新药转让技术为同一技术，根据最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第29条第1款、第2款的规定，原乳增宁胶囊新药技术转让协议与执行和解协议即为涉案专利的独占实施许可合同，甲23公司作为涉案专利的独占被许可人，依法享有独占实施许可权，系涉案专利的利害关系人。甲公司对此所持的上诉理由不能成立。2.甲公司是否构成侵权？若侵权成立，其侵权民事责任如何确定？专利许可使用是被许可人获得商业性技术转让的一种重要方式，其实施专利的权利系根据合同产生，对专利权人具有约束力，其他主体亦不得侵犯。本案涉及独占许可，专利权人在同一地区内不得实施其专利，也不得许可其他人实施同一专利。专利权人李某在与甲23公司签订乳增宁胶囊新药技术独占许可使用合同后，丑公司专利寅公司使用，显然违反了约定，侵犯了甲23公司的合法权利。卯公司系在侵犯他人专利诉讼中与专利权人李某达成的协议，因此并非善意第三人，故应承担停止侵犯甲23公司独占使用权的责任。但鉴于涂辰公司知道李某与甲23公司签订乳增宁胶囊新药技术独占许可使用合同事宜，也不能当然推定其存在过错，甲公司已向专利权人李某支付了38.5万元使用费，因此，甲公司可以不承担赔偿责任。虽然本案所涉的生效民事调解书具有确认效力，对其认定的事实，应当以司法认知的方式予以直接确认，但司法认知的前提系认知的事实必须是没有合理争议的案件事实。由于专利权人李某、巳公司之间就涉案专利存在争议，且相关事实已充分证明调解协议在独占许可使用合同之后，调解协议的内容亦侵害了甲23公司的合法权益，午公司停止侵权的民事责任。因此，甲公司主张其是涉案专利合法使用人，其行为不构成侵权的上诉理由亦不能成立。据此，二审法院认为一审判决认定事实清楚，程序合法，但适用法律部分不当，应予以纠正。依照民事诉讼法第一百五十三条第一款第（一）项、第（二）项之规定，二审判决：（一）维持安徽省合肥市中级人民法院（2007）合民三初字第21号民事判决的第一、三、四项；（二）撤销安徽省合肥市中级人民法院（2007）合民三初字第21号民事判决的第二项。 甲公司申请再审称，未公司侵害其专利权，在二审法院审理该纠纷期间，申公司达成了和解协议，陕西省高级人民法院据此制作了二审调解书，酉公司继续生产乳增宁胶囊的合法性。本案二审法院判定甲公司构成专利侵权，并按侵权进行处理存在错误。请求撤销二审判决，对本案重新审理。 最高人民法院经再审认为，（1）原审法院关于和解协议是李某对甲23公司独占实施涉案专利的重新确认，原技术转让协议因该执行和解协议而持续有效的认定，并无不当。甲23公司作为独占实施许可合同的被许可人，是涉案专利的利害关系人，甲公司申请再审提出甲23公司不是涉案专利的利害关系人，作为本案原告主体不适格的主张与事实不符，故不予支持。（2）独占实施许可合同的被许可人通过专利转让合同获得专利使用权，专利转让合同以外的第三人侵害其专利使用权时，独占被许可人可以提起侵权之诉。戌公司侵犯专利权，原审法院依此诉请予以立案审查，并无不当。本案中，甲23公司系在先独占被许可人，甲公司虽以其依据陕西省高级人民法院主持达成的调解协议已经取得李某的独家授权为由进行抗辩，但其知道甲23公司存在在先独占许可的专利使用权，而仍接受该协议，不能以此对抗在先独占许可专利使用权。据此，亥公司的再审申请。 【评析】 在本案中，专利权人先后将其专利权分别以独占实施甲23公司，由于该案涉及目前出现较多的专利权“一女二嫁”现象，因而引起人们的关注。其中，对于专利实施许可合同的被许可人的诉讼权利和专利实施许可合同备案登记的法律效力问题，我国现行法律并没有明确规定，笔者结合本案作一初步分析。 一、专利许可合同的被许可人的诉讼权利 对于专利许可合同中的被许可人，目前许多国家都赋予被许可人对侵犯专利权行为的起诉权。例如，根据日本专利法第100条规定，专利权人或者独占实施权人对于侵害自己专利权或者独占实施权的人或有侵害之虞者，得请求停止或预防侵害，即赋予独占被许可人与专利权人同等起诉权。但由于日本专利法第98条将登记设定为独占实施许可的生效要件，因此登记是独占实施被许可人起诉的必要前提。对于实行登记对抗制度的许多国家来说，登记也是独占实施被许可人起诉的必要前提。例如，法国专利法规定只有登记后被许可人才能起诉，且只能对登记以后的侵权事实提起诉讼。英国专利法第68条也规定，一个人变成了一件专利的所有者或所有者之一或独占许可证领取人，而该专利随后发生的侵害，在契约行为、证书或事件登记之前，法院或专利局局长将不判予损害赔偿，或命令侵权人交出所得利益的账目。 我国专利法第六十条规定，未经专利权人许可实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。对于此处的“利害关系人”的范围，虽然法律没有明确规定，但由于被许可人在取得专利权人的同意实施专利时，尤其是独占实施时，第三人侵犯专利权必然会损害被许可人的利益，因此按照一般的学理解释，该利害关系人包括专利许可合同的被许可人。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释（2002）32号）第4条规定，在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。笔者认为，该司法解释可以作为参考，即我国专利法第六十条中所指的“利害关系人”应包括独占实施许可合同的被许可人、排他实施许可合同的被许可人以及有明确授权的普通实施许可合同的被许可人。也即独占实施许可合同的被许可人、排他实施许可合同的被许可人以及有明确授权的普通实施许可合同的被许可人具有对侵犯专利权者的起诉权。至于登记是否为被许可人参与诉讼的前提，我国专利法实施细则第十四条第二款仅规定，专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国家专利行政部门备案。但对备案的法律效力无任何规定，因此可推知，被许可人提起侵权诉讼不必以合同登记备案为前提。这也可从有关司法解释中得到确证。最高人民法院《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》（法释（2001）20号）第4条规定，利害关系人应当提供有关专利实施许可合同及其在国务院专利行政部门备案的证明材料，未经备案的应当提交专利权人的证明，或者证明其享有权利的其他证据。由此可以看出，备案登记并非被许可人参与诉讼的前提条件，只要有证据证明其享有专利权利就可以。 二、专利实施许可合同备案登记的法律效力 对于专利实施许可合同的备案问题，除了上述所提到的专利法实施细则第十四条的明确规定外，专利法实施细则亦有具体规定。根据该实施细则第八十九条第一款之规定，国务院专利行政部门设置专利登记簿，登记下列与专利申请和专利权有关的事项：（四）专利实施许可合同的备案；专利法实施细则第九十条进一步规定，国务院专利行政部门定期出版专利公报，公布或者公告下列内容：（十）专利实施许可合同的备案。同时，我国专利实施许可合同备案管理办法对于专利实施许可合同的登记主体、内容、程序和方法等进行了详细的规定。无论是从登记的名称还是从登记的内容来看，目前我国的专利实施许可合同登记属于典型的备案式登记，登记的主要目的还是国家知识产权局为保护专利权、规范交易行为、促进专利实施而对专利实施许可进行管理的一种行政手段。由于我国现行法律中均未对专利实施许可登记的法律效力作出任何规定，而实践中又出现了大量与此有关的问题，因此有必要对该问题进行梳理。 （一）专利独占实施许可合同登记的效力 我国专利法第十条第三款规定，转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告，专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。由此可知，我国专利法规定了专利权的转让需要登记公示，经登记公示产生权利转移效力。但是，专利法对专利实施许可合同只规定了备案登记，且对备案登记的法律效力没有明确规定。 目前各国及地区对专利实施许可合同登记的法律效力规定不尽相同。例如，日本专利许可登记制度中，将专利许可使用权分为独占实施权和普通实施权，并规定独占实施权的设定、转移、变更、消灭或者处分的限制未经登记不发生效力；而对于普通实施权，在向特许厅登记后，可以对抗在后的第三人，未经登记，不得对抗第三人。法国专利法则规定，专利权的转让和许可，为能对抗第三人，应当在全国工业产权局管理的专利登记簿上登记。美国专利法第261条也规定，依本法规定，专利权具有动产属性，专利申请权、专利权或者任何与之有关的权利，均应以书面的形式让与，专利申请人、专利权人、其受让人或者法定代理人，也应以同样的方式，将专利申请权、专利权在美国境内或者特点的区域让与他人；让与、授与，非于其行为日起3个月内，或其后之买卖或设定抵押权前，向专利商标局登记者，倘未经通知，不得对抗于其后支付相当代价之买受人或抵押权人，或受让人。由此可知，在美国，专利权转让、许可等权利变动必须登记，否则，不能对抗善意第三人。英国专利法第33条同样规定了在后许可证经登记后可对抗在先未经登记的许可证；我国台湾地区“专利法”第59条规定，发明专利权人以其发明专利权让与他人或许可他人实施，非经向专利专门机关登记，不得对抗第三人。由此可以看出，不少国家和地区对专利许可合同所引起的专利许可使用权的变动，均规定了登记公示制度，并规定了登记的法律效力。对此，笔者认为，专利实施许可合同本质上是一种民事合同，只要符合法定要件，没有无效情形，就是合法有效的。对于备案登记的效力，采用登记对抗的制度更为合理，因其与同作为知识产权之商标许可登记的法律效力的司法解释相吻合。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释[2002]32号）第19条规定，商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外。商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人。即商标许可合同所引起的使用权变化的效力采用的是登记对抗主义，未登记的许可使用权不得对抗善意第三人。专利许可合同也应与此类似。同时，笔者认为，以是否实际知道有在先独占被许可的事实，可以将第三人的主观状态分为善意第三人和恶意第三人。 1.专利独占许可合同没有备案登记的情况，包括已经申请备案但实际还未公开的情况，即不知道专利权人曾许可在先被许可人的事实。在后独占被许可人在通过查询无法得知有在先独占被许可人的情况下，在先独占被许可人提出侵权之诉时，在后独占被许可人作为善意第三人，依照其与专利权人的合同，可以抗辩侵权不成立。那么，在先独占被许可人的损失如何得到救济？此时，其可以通过起诉专利权人违约而获得救济。 2.专利独占许可合同已经进行了备案登记的情况。在此种情况下，专利独占实施许可合同经登记公示以后，使原本存在于观念中的专利许可使用权的权利变动过程外化为一定的形式为公众所知，在后被许可人从备案合同中能够得知专利权的权利状态。若在后被许可人在明知或应知存在在先独占协议的情况下，仍与专利权人签订独占许可合同，则在先被许可人起诉在后被许可人侵权时，在后独占被许可人以同专利权人签订的在后独占许可合同抗辩其不侵权，此抗辩不能成立。理由是，该在后被许可人不是善意第三人，而法律是不保护非善意第三人的利益的；同时，这也是为了维护正常的市场交易秩序所必需。 3.专利独占许可合同没有进行备案，但在后被许可人明知存在在先被许可人，仍与专利权人恶意串通再行签订独占许可合同的情况。在后被许可人明知存在在先被许可人，仍与专利权人再行签订独占实施许可合同的情况，视同于知道备案的专利权利状态而与专利权人签订独占许可合同，主观恶意很明显，应受到法律的否定评价。根据合同法第五十二条之规定，恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同无效。因此，在后独占被许可人以其得到专利权人的授权而抗辩其行为不侵权时，该抗辩不能成立。 （二）专利普通实施许可合同登记的效力 由于普通实施许可的被许可人无法阻止专利权人与第三人另行订立实施许可合同，自然也就无法对抗其他的被许可人。这是普通实施许可的应有之义。所以，普通实施许可合同较独占实施许可合同所不同的是，前者仅在当事人之间产生约束力，仅是一种债的关系，因此登记似乎并无必要。不过，笔者认为，由于专利权可以转让或许可他人独占实施，又由于专利权系无形财产，如果普通实施许可不经登记，而在后的受让人或独占许可实施权人在未被告知的情况下与专利权人订立了合同并经登记，这时在后的受让人或独占许可实施权人与在先的普通许可实施权人必然形成权利的冲突。如果按照登记对抗理论，在后经登记的受让人或独占许可实施权人显然可以对抗在先的未经登记的普通许可实施权人。 普通实施许可本身无意对抗他人，但却会面临其他权利人对他的对抗。这对普通许可实施权人显然不利，也有失公平。为了避免对普通许可实施权人造成如此不利情况，有的国家的专利法律规定，普通实施许可合同经过登记，可以对抗上述在后的专利权受让人或独占许可实施权人。也就是说普通实施许可合同经过登记，使本来不具备对抗性的普通实施许可也具备了一定的对抗性。这实际也是民法中“买卖不破租赁”原则在专利法上的应用。法国专利法第43条规定的专利权利的转让并不损害在此转让之前所获得的权利，即许可合同得以维持，也是同样的道理。值得一提的是，普通实施许可即便经过登记也无法对抗未经登记的其他普通实施许可，这是普通实施许可的特性决定的。所以，普通实施许可的对抗性与独占实施许可的对抗性是完全不同的。就本案而言，甲公司知晓李某与甲23公司签订的协议及其实际生产乳增宁胶囊的事实，因而其对甲23公司与李某之间的独占许可涉案专利的合同是明知的。因其与李某签订的独占许可协议侵害了甲23公司的利益，甲23公司可以选择依据合同以违约为由起诉李某，或者依据第三人乙24公司。卯公司对甲23公司已被专利权人在先许可独家实施涉案专利是明知的，其又与专利权人在和解协议中达成独占许可协议而成为在后被许可人，因此该协议侵害了在先被许可人的利益，且其不是善意第三人，故该和解协议不能对抗在先被许可人。 文/李新芝；谭红 （作者单位：国家知识产权局 国家法官学院）