韦某与梁沛民等发明专利实施许可合同纠纷上诉案

韦某与梁某等发明专利实施许可合同纠纷上诉案 广西壮族自治区高级人民法院 民事判决书 (2013)桂民三终字第61号 上诉人（一审被告）：韦某。 委托代理人：蒙某。 委托代理人：蒙某2。 被上诉人（一审原告）：梁某。 被上诉人（一审原告）：梁某2。 两被上诉人的共同委托代理人：黄某，某律师事务所律师。 一审第三人：张某。 上诉人韦某因与被上诉人梁某、梁某3一审第三人张某发明专利实施许可合同纠纷一案，不服南宁市中级人民法院（2013）南市民三初字第153号民事判决，向本院提起上诉。本院于2013年10月22日立案受理后，依法组成合议庭于2013年11月5日公开开庭进行了审理。上诉人韦某及其委托代理人蒙某、蒙某2、被上诉人梁某、梁某2的委托代理人黄某和一审第三人张某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 南宁市中级人民法院审理查明：张某拥有“无糖型保健葡萄酒及其配制方法”的发明专利，专利号为ZL03135553.6，专利申请日为2003年8月2日，授权公告日为2005年2月23日。2006年1月31日，梁某、梁某2作为受让人甲方与张某作为让与人乙方签订《专利实施许可合同》，约定乙方许可甲方在国内外独占实施许可上述专利方法生产、销售专利产品，乙方不能再和第三方合作以及自行生产销售，任何一方违反合同约定即为违约，违约方应向守约方一次性赔偿经济损失10万元。 2006年6月5日，张某作为转让方甲方与韦某作为受让方乙方签订《专利权转让合同》，约定：甲方自愿将上述专利权以40万元的价格转让给乙方，乙方付清专利权转让费后，甲方即在15天内将专利权过户至乙方名下，该专利权未过户至乙方名下期间，甲方允许乙方在国内独占实施许可该专利。 2006年6月10日，张某作为专利权转让人甲方、韦某作为专利权受让人乙方、梁某、梁某2作为专利实施许可受让人丙方签订《协议书》，约定：2006年1月31日甲方与丙方签订了专利实施许可合同，但丙方一直没有实施，根据国家专利局的规定，甲方向乙方出让“无糖型保健葡萄酒及其配制方法”的发明专利所有权，具体办法另定；甲方同时向乙方移交与丙方签订的专利实施许可合同，乙方接到专利实施许可合同后，自己要生产这一专利产品，经与丙方协商同意终止这一实施许可合同，乙方补偿丙方人民币168000元，在乙方生产出这一专利产品200吨时付清给丙方，如果乙方达不到200吨而终止本专利产品的生产，乙方无条件付给丙方人民币3万元。协议签订后，梁某、梁某2履行了协议约定。韦某在签订《专利权转让合同》后，即将涉案专利交由其甲公司（以下简称甲公司）生产“中国无糖型保健葡萄酒”。2006年6月9日，甲公司以1785瓶“唯皇牌”无糖型保健葡萄酒（价值75000元）为和谐中华·首届全国民族之花选拔大赛广西赛区作实物赞助，该葡萄酒的外包装上注明“和谐中华·首届全国民族之花选拔大赛广西赛区唯一指定用酒”，品名全称为：中国无糖型保健葡萄酒，中国专利号：ZL03135553.6，产品标准：GB／T15037-94，产品类型：无糖型。 一审法院认为：根据《中华人民共和国合同法》第五十二条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》（法释（2009）5号）第十四条的规定：一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益或者违反法律、行政法规的强制性规定订立合同，当属无效合同，这里的“强制性规定”，是指效力性强制性规定。本案中，涉案《协议书》是各方当事人的真实意思表示，其内容未违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同。韦某以签订协议时不知情而受欺诈、协议内容违反公平自愿原则、梁某系公务员身份为由主张合同无效，但未能提供相应的证据证实其在签订涉案协议时受到欺诈；同时，梁某作为一方当事人签订涉案协议亦未违反法律、行政法规的强制性规定，故对韦某的该项抗辩主张不予支持。梁某、梁某2与韦某及张某在签订《协议书》时约定，由张某向韦某移交其与梁某、梁某2签订的《专利实施许可合同》，梁某、梁某2与韦某协商一致同意终止该合同，由韦某支付补偿费给梁某、梁某2。该《协议书》合法有效，各方均应恪守履行。梁某、梁某2与张某已依约履行了合同义务，韦某理应按协议约定向梁某、梁某2支付终止专利实施补偿费。至于补偿费的金额，根据《协议书》的约定，支付终止专利实施补偿费168000元的前提必须是韦某生产专利产品达到200吨，如未能达到200吨而终止专利产品生产的，韦某则无条件付给梁某、梁某23万元。梁某、梁某2未能举证证实韦某生产专利产品达到200吨，故按约定韦某应支付终止专利实施补偿费3万元给梁某、梁某2。梁某、梁某2要求韦某支付168000元补偿费无事实依据，依法不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：一、韦某支付终止专利实施补偿费3万元给梁某、梁某2；二、驳回梁某、梁某2的其他诉讼请求。案件受理费3660元，由梁某、梁某2负担1100元，由韦某负担2560元。 韦某不服一审判决，向本院上诉称：1、一审判决认定梁某、梁某2与韦某及张某于2006年6月10日签订的《协议书》为有效合同违反法律规定。该协议属于技术转让合同，根据《中华人民共和国合同法》第三百四十五条的规定，合同让与人应交付专利有关资料，提供必要技术指导，但《协议书》没有这一权利义务内容。《中华人民共和国合同法》第三百四十九条规定技术合同的让与人要保证提供的技术完整无误有效，能够达到约定目标。但梁某、梁某2转让实施的该技术专利，根本无法制成无糖型保健葡萄酒。2、2006年6月9日韦某签订的赞助“和谐中华·首届全国民族之花选拔大赛广西赛区”的《协议书》与梁某、梁某2无关。一审根据2006年6月10日的《协议书》判决韦某给付给梁某、梁某23万元缺乏依据。3、梁某为国家公务员办企业经商违反国家有关规定。因此请求本院撤销一审判决。 梁某、梁某2答辩称：1、一审法院查明协议书真实有效，没有违反法律的强制性规定，双方当事人的协议书经协商签订。2、关于梁某的公务员身份，一审判决书已经明确公务员身份不影响合同效力的认定。3、涉案3万元证明了协议书是在三方协商的基础上签订的，属于其有偿转让专利实施许可的补偿。韦某主张的关于和谐中华·首届民族之花广西赛区组委会签订的协议书作为判决的理由，该事实与本案无关，不予答辩。 一审第三人张某当庭表示不予答辩。 各方当事人在二审均没有新证据提交，对一审查明的事实没有异议，本院依法予以确认。 本院综合诉辩各方意见，归纳本案的争议焦点为：1、2006年6月10日当事人签订的《协议书》的性质是什么？本案的案由应如何确定？2、2006年6月10日梁某、梁某2与韦某及张某签订的《协议书》是否有效？3、一审判决判令韦某支付终止专利实施补偿费3万元给梁某、梁某2是否有事实和法律依据？ 关于第一个争议焦点，本院认为2006年6月10日的《协议书》为发明专利实施许可合同的解除合同，属于发明专利实施许可合同的范畴，一审法院将本案案由确定为发明专利实施许可合同纠纷定性准确。具体理由如下：首先，本案《协议书》是基于梁某、梁某2与张某之间的发明专利实施许可关系而产生，其基础关系是发明专利实施许可关系。梁某、梁某2与韦某及张某三方签订《协议书》的前因是专利权人张某在2006年1月31日与梁某、梁某2签订了《专利实施许可合同》，将其“无糖型保健葡萄酒及其配置方法”专利允许梁某、梁某2独家生产实施，但在2006年6月5日张某又与韦某签订了《专利权转让合同》，将涉案专利权转让给了韦某，为了不影响专利权受让人韦某独占实施涉案专利，梁某、梁某2与韦某、张某三方因此协商签订了《协议书》，终止了梁某、梁某2与张某间的发明专利实施许可关系；其次，该《协议书》以梁某、梁某2与张某之间发明专利实施许可关系的解除为主要内容，是围绕着发明专利实施许可关系而产生。最后，本案的纠纷就是由于梁某、梁某2与张某解除发明专利实施许可关系后，韦某没有履行《协议书》约定的付款义务而产生的，韦某与梁某、梁某2讼争的法律关系是发明专利实施许可关系的解除补偿。民事案件的案由确定应当以当事人之间讼争的法律关系为依据，一审将本案案由确定为发明专利实施许可合同纠纷符合本案当事人讼争的法律关系性质，定性准确。尽管韦某上诉主张涉案《协议书》为技术转让合同，不是专利实施许可合同，但本院认为，技术转让合同与发明专利实施许可合同之间并不存在冲突，二者之间为包含关系，《中华人民共和国合同法》第三百四十二条明确规定：“技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可合同”，因此技术转让合同的外延较大，包含了专利实施许可合同在内的四种合同，涉案《协议书》属于技术转让合同中的专利实施许可合同，应按照《最高人民法院民事案件案由规定》确定本案案由。韦某的该项上诉理由依据不足，本院依法不予支持。 关于第二个争议焦点，韦某上诉主张《协议书》无效有三个理由，一是根据专利法的相关规定，签订专利实施许可合同应该到国家专利行政管理部门登记备案，涉案合同没有登记导致合同无效；二是《中华人民共和国合同法》第三百四十五条规定了技术转让合同的让与人应当按照约定许可受让人实施专利，交付实施专利有关资料，提供必要技术指导，但转让人没有按规定履行法定义务。本案《协议书》也违反了《中华人民共和国合同法》第三百四十九条的规定，不是可实施的专利；三是梁某为国家公务员不是合同适格主体，导致合同无效。本院认为，韦某主张《协议书》无效的上述理由均不成立。首先，涉案《协议书》为梁某、梁某2与韦某及张某于2006年6月10日签订，三方当事人具有完全民事行为能力，意思表示真实，《协议书》的内容明确具体，没有违反我国法律、法规的强制性规定，应为有效合同。《中华人民共和国合同法》第四十四条规定：“依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定”，我国专利法及其相关司法解释并没有对专利实施许可合同的生效要件作出特别规定，也没有规定专利实施许可合同必须要到国家专利行政管理部门登记备案才生效，韦某该上诉理由不成立。其次，《中华人民共和国合同法》第三百四十五条规定“专利实施许可合同的让与人应当按照约定许可受让人实施专利，交付实施专利有关的技术资料，提供必要的技术指导”，该条明确了专利实施许可合同让与人在签订专利实施许可合同后应履行的主要义务，并不是有关合同效力的规定，当事人间是否履行合同义务并不影响合同效力。张某涉案技术“无糖型保健葡萄酒及其配置方法”因具备我国专利法规定的新颖性、创造性和实用性而被国家知识产权局授予实用新型专利，其中实用性就是指该实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果，上述专利实际上亦已经乙公司生产，故韦某上诉提出涉案专利不能实际使用违反了《中华人民共和国合同法》第三百四十九条的规定、应为无效合同的主张，没有事实和法律依据，本院不予支持。最后，涉案《协议书》为发明专利实施许可合同的解除合同，约定了对停止使用专利的一方给予补偿的救济条件，是为了避免专利实施许可合同当事人因解除合同产生争议而订立的条款，系专利实施许可合同中的争议解决条款，根据《中华人民共和国合同法》第五十七条规定：“合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力”，该《协议书》的效力应独立于《专利实施许可合同》效力而存在，即不论《专利实施许可合同》是否有效，都不影响该《协议书》的效力。梁某国家公务员的身份并不影响其订立解决争议的《协议书》的效力；且尽管梁某为国家公务员，但梁某并没有利用其公务员身份或职权之便利条件签订涉案《协议书》，《协议书》的签订与梁某的公务员身份、职务没有关联，该《协议书》没有损害到国家或社会公共利益；退一步说，梁某2同为《协议书》一方主体，其作为完全民事行为能力人亦可以订立《协议书》并按照《协议书》的内容主张合同权利。因此，《协议书》不具有《中华人民共和国合同法》第五十二条规定的合同无效的法定情形，韦某有关《协议书》无效的上诉理由均不能成立，本院依法不予支持。 关于第三个争议焦点，涉案《协议书》合法有效，当事人应当恪守合同，全面履行合同义务。《协议书》约定“乙方（指韦某）要生产这一专利产品，经与丙方（指梁某、梁某2）协商同意终止这一实施许可合同，乙方补偿丙方人民币壹拾陆万捌仟元，在乙方生产出这一专利产品200吨时付清给丙方，如果乙方达不到200吨而终止本专利产品的生产，乙方无条件付给丙方人民币叁万元”，梁某、梁某2签订协议书后已履行协议，终止了《专利实施许可合同》的履行，韦某在签订《协议书》后，也开始使用涉案专利进行生产，但并未按照《协议书》支付约定的款项给梁某、梁某2，韦某应当按照《协议书》的约定内容继续履行。因梁某、梁某2不能提供证据证明韦某生产的专利产品达200吨，一审法院按照《协议书》内容判决韦某支付终止专利实施补偿费3万元给梁某、梁某2并无不当。 综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，应予维持。韦某的上诉请求和理由没有事实和法律依据，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费3660元（韦某已预交），由韦某负担。本判决为终审判决。 审　判　长　　周　冕 代理审判员　　陆某 代理审判员　　张　捷 二〇一三年十二月十七日 书　记　员　　叶　琪 本案法律依据 中华人民共和国合同法 第52条 最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二) 第14条 中华人民共和国合同法 第44条1款 中华人民共和国合同法 第60条1款 中华人民共和国民事诉讼法(2012修正) 第64条1款 中华人民共和国合同法 第345条 中华人民共和国合同法 第349条 中华人民共和国合同法 第342条 更多