甲公司乙公司、ＸＩＺＨＩＪＩＡＮ专利申请权权属纠纷一审民事判决书

甲公司（丙公司）乙公司、ＸＩＺＨＩＪＩＡＮ专利申请权权属纠纷一审民事判决书 浙江省杭州市中级人民法院 民事判决书 (2020)浙01知民初27号 原告：甲公司(丙公司)，住所地中华人民共和国陕西省西安市高新区某地C区12号。 法定代表人：张某，董某兼总经理。 委托诉讼代理人：韩某、王某，国浩律师(深圳)事务所律师。 专家辅助人：郭维博。 被告：乙公司，住所地中华人民共和国浙江省衢州市柯城区某地1幢301室、302室。 法定代表人：XIZHIJIAN，董某。 委托诉讼代理人：朱某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨某，某律师事务所律师。 专家辅助人：陆春平。 被告：ＸＩＺＨＩＪＩＡＮ。 委托诉讼代理人：朱某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：孙某，某律师事务所律师。 丁公司(以下简称丁公司)戊公司(以下简称戊公司)、XIZHIJIAN(中文名为席志坚)专利申请权权属纠纷一案，本院于2020年3月6日立案后，依法适用普通程序进行审理。戊公司于答辩期内提出管辖权异议，本院于2020年4月20日裁定驳回管辖权异议。本案于2020年9月14日、2021年2月5日不公开开庭进行审理，丁公司的委托诉讼代理人韩某、王某，戊公司的委托诉讼代理人杨某，席志坚及其委托诉讼代理人孙某，戊公司和席志坚的共同委托诉讼代理人朱某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 丁公司向本院提出诉讼请求，请求判令：1、申某为201711407838.己公司工作期间的职务发明；2、申某为201711407838.庚公司所有，辛公司所有，壬公司将该项专利的专利申请权/癸公司；3、戊公司和席志坚承担本案全部诉讼费用、财产保全费用、财产保全的担保费用及与本案有关的其他费用。案件审理过程中，丁公司明确放弃诉请3中“财产保全的担保费用”的主张，本院经审查予以准许。事实和理由：2012年10月31日，丁公司子公司ChivaPharmacouticals,Inc.(以下简称丁26公司)与LigandPharmacouticalsIncorporated(以下简称己50公司)签署《经修改并重述的许可协议》，丑公司将其及关联方寅公司及其关联方使用，授权期限为自2011年1月6日起至最后失效/到期的专利有效期截止日期止。席卯公司商务拓展部担任首席商务官职务，并于2016年12月31日离职。丁公司工作期间，辰公司的技术开发、对外商务拓展及产品引进工作，巳公司的首席执行官。2015年5月1日，午公司签署《关于商业秘密、知识产权、无利益冲突、竞业限制的协议》，约定：席志坚在职期间(包括工作时间和非工作时间)，未公司申公司的物质技术条件所完成的职务发明，酉公司的工作有关的发明创造，戌公司所有。2017年4月18日，席志坚以其为发明人之一，亥公司为申请人，向某人民共和国国家知识产权局申请了如下专利：肝递送吉西他滨前体药物核苷环磷酸酯化合物及应用(申某：201711407838.2)，甲23公司的核心项目高度相似。乙24公司任职期间，丙25公司的首席商务官、丁26公司的首席执行官，承担了包括授权专利在内的各项专利的拓展、开发工作，戊公司戊27公司处承担的本职工作有关的发明创造，根据法律及协议约定，该项专利构成职务发明，己28公司，庚29公司。 辛30公司、席志坚共同答辩称：一、午公司实际工作内容仅涉及商务拓展及产品引进，且引进的药物均与涉案专利技术方案无关，午公司签订劳壬31公司并开展涉案专利技术研发，因此涉癸32公司工作期间的职务发明。二、乙24公司担任首席商务官之前，戊公司已经完成了涉案专利技术研发。三、戊公司利用自身物质条件完成涉案专利技术方案。四、丁公司不拥有涉案专利技术方案，无权主张涉案专利技术的所有权。五、席志坚不是涉案专利专利权人，不是本案适格被告。综上，子33公司的全部诉讼请求。 双方当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方当事人进行了证据交换和质证。根据当事人陈某和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 一、诉争专利申请权的情况 专利申某为201711407838.2、名称为“肝递送阿糖胞苷前体药物核苷环磷酸脂化合物及应用”的发明专利申请日为2017年12月22日。该专利申请时的权利要求为：1、一种如下式I所示的化合物，或其光学异构体、药学上可接受的盐、水合物或溶剂化物： I 其中： R1独自选自卤素、硝基、羟基、氨基、氰基、取代或未取代的C1-C6烷基、取代或未取代的C3-C8环烷基、取代或未取代的C1-C6烷氧基、取代或未取代的C1-C6烷胺基、取代或未取代的C1-C6羧基、取代或未取代的C1-C6酯基、取代或未取代的C2-C6烷酰基、取代或未取代的C2-C6烷酰胺基；其中，所述的取代指具有一个或多个选自下组的取代基：卤素、C1-C3烷基、C1-C3卤代烷基、硝基、羟基、氨基、氰基； R4独自选自氢、取代或未取代的C1-C6烷基、取代或未取代的C3-C8环烷基、取代或未取代的C1-C6酯基、取代或未取代的C2-C6烷酰基；其中，所述的取代指具有一个或多个选自下组的取代基：卤素、C1-C3烷基、C1-C3卤代烷基、硝基、羟基、氨基、氰基； X为独立选自邻、间或对位的氮或碳。 m为0、1、2、3、4或5； 2、如权利要求1所述的化合物，其特征在于，所述的化合物选自下组： IIIII 3、如权利要求1-2所述的化合物，或其光学异构体、药学上可接受的盐、水合物或溶剂化物，其特征在于，R2为Cl，且R3为F；或R2为Cl，且R3为Br。 4、如权利要求1-3所述的化合物，或其光学异构体、药学上可接受的盐、水合物或溶剂化物，其特征在于，所述的化合物选自下组： 5、如权利要求1-4所述的化合物，或其光学异构体、药学上可接受的盐、水合物或溶剂化物，其特征在于，所述式I、式II和式III所示的化合物的盐为式I、式II和式III所示的化合物与无机酸或有机酸所形成的可药用盐，或所述式I、式II和式III所示的化合物的盐为式I、式II和式III所示的化合物与碱反应所形成的可药用盐。所述的式I、式II和式III所示的化合物或其盐为无定形物或晶体。 6、一种药物组合物，其特征在于，所述的药物组合物包括治疗有效量的如权利要求1-5任一项中所述的化合物或其光学异构体、药学上可接受的盐、水合物或溶剂化物；和药学上可接受的辅助剂、稀释剂或载体。 7、如权利要求1-5所述的化合物或其光学异构体、药学上可接受的盐、水合物或溶剂化物的用途，其特征在于，用于制备治疗和/或预防与肝癌(HCC)相关的急性或慢性疾病的药物组合物…… 上述发明专利申请中登记的发明人为席志坚、徐华强、陆春平、伍中山、孙锋，丑34公司。 庭审中，丁公司明确仅主张专利申请的权利要寅35公司工作期间完成的职务发明，不包括该化合物的制备方法。 二、丁公司主张涉案专利申请构成职务发明的相关事实 (一)乙24公司任职及工作内容相关的事实 2015年5月1日，丁公司与席志坚签订《劳动合同书》，卯36公司商务拓展部门担任首席商务官职务，劳动合同期限自2015年5月1日起至2018年4月30日止。同日，双方签订《关于商业秘密、知识产权、无利益冲突、竞业限制的协议》，第三条知识产权中约定：在职期间(包括工作时间和非工作时间)，未公司申公司的物质技术条件所完成的职务发明，酉公司的工作有关的发明创造，戌公司所有。 同日，双方还签订了《补充协议》，约定：席志坚于2辰37公司，为公司创始人和股东，公司注册地在浙江衢州。由于历史原因，丁公司巳38公司任股东的状态。丁公司聘任席志坚在其商务拓展部担任首席商务官，双方于2015年5月1日签订了为期三年的劳动合同。午39公司的工作上，未40公司披露其利用自身资源开发的抗病毒(抗××、抗××及肝靶向类)、抗代谢疾病及抗癌创新药项目，丁公司对此类项目享有优先购买权。 同日，经席志坚签字、丁公司法定代表人张某批准的职位说明书载明席志坚的岗位名称为首席商务官，部门为商务拓展部，岗位概要为“申41公司的对外商务拓展及产品引进工作；酉42公司子公司丁26公司的首席执行官”，工作职责包括：1、戌43公司亥44公司商务拓展及产品引进规划；2、甲45公司发展规划的创新药品中，全面负责项目的商务谈判，并促进项目签约；3、乙46公司已存在的商务合作关系，跟踪项目计划进度及执行；4、负责组建商务拓展部门，编制工作计划及预算，组织部门人员按计划实施；5、丙47公司总经理汇报商务拓展部的工作进展；6、丁48公司总经理交办的其他工作任务。 2016年8月1日，丁公司研发中心的李旭发邮件给席志坚，戊49公司己50公司签订的协议中是否包括附件中的四项专利，席志坚同日回复确认包含了所有的专利权利的使用。 2017年3月21日，丁公司和席志坚签订《劳动合同解除协议》，约定：一、经双方协商，定于2016年12月31日起双方解除劳动合同，双方终止劳动合同关系。二、本协议签订后，席志坚仍需履行下列义务：1、继续履行在岗期间未结工作，具体如下：(1)尽快完成磷苯妥英钠项目的后续商务洽谈、引进、协议签订；(2)尽快完成法国无针无痛技术引进中国正式协议的签订……3、庚51公司辛52公司的商业秘密，严格执行双方签订的《关于商业秘密、知识产权、无利益冲突、竞业限制的协议》。 (二)丁公司主张其享有的物质、技术条件相关的事实 2011年8月，丁公司丁26公司签订《新药ＰＲＡＤＥＦＯＶＩＲ(中文名为帕拉德福韦)和ＭＢ07133技术开发合作协议》，就双方在中国针对新药ＭＢ07133(抗肝癌药)和ＰＲＡＤＥＦＯＶＩＲ(抗××病毒药)进行临床前研究、注册申报以及享有上述两个产品中所用到的ＨｅｐＤｉｒｅｃｔ技术在中国开发上述新药许可约定了相关事宜。 丁26公司己50公司签订《经修改并重述的许可协议》，丑公司将其及关联方寅公司及其关联方使用，上述专利包括MB07133和PRADEFOVIR等化合物，授权期限为自2011年1月6日起至最后失效/到期的专利有效期截止日期止。该协议附件中许可的专利包括：申某为200580018611.8、公开日为2007年5月16日、名称为“路易斯酸介导的环状酯的合成”的发明专利；申某为00807173.X、公开日为2002年6月12日、名称为“新的含磷前药”的发明专利；申某为200510098771.X、公开日为2006年2月15日、名称为“新的含磷前药”的发明专利；申某为200380102686.5、公开日为2005年12月21日名称为“新颖的阿糖胞苷单磷酸盐药物前体”的发明专利；申某为201310268311.1、公开日为2013年10月30日、名称为“路易斯酸介导的环状酯的合成”的发明专利。 2013年2月4日，丁公司对ＨＴＳ(替诺福韦前药)项目进行立项，同年3月7日，丁公司与案外人瀚盟生物技术(天津)壬53公司(以下简称子55公司)签订《项目检测服务合同》，癸54公司进行ＨＴＳ项目相关检测。同年5月27日，子55公司出具《富马酸替诺福韦酯和替诺福韦酯前药大鼠组织分布研究报告》。2014年12月至2015年6月，中国中医科学院中药研究所丑56公司的ＨＴＳ药物进行抗乙型××病毒药效学试验研究。 2013年10月9日、2014年2月25日，国家食品药品监督管理总局分别出局《国家食品药品监督管理总局审批意见通知件》寅57公司对药物甲磺酸帕拉德福韦和MB07133进行临床实验。 2015年3月，丁公司与案外人MorningsideVenture(I)InvestmentLtd.签订《股权转让合同》，卯58公司的全部股权。 2016年6月30日，席志坚作为申报人、丁公司作为申报单位，填写了“千人计划”申报书。申报书中“正开发的产品”包括了帕拉德福韦和MB07133等。 2016年8月，丁公司员工王晓波与李旭的往来邮件中提到了帕拉德福韦和阿德福韦酯的PET(同位素)标记方案，在相关化合物上，采用了18F(氟的同位素)进行标记。 三、戊公司及席志坚主张涉案专利申请系其自主研发的相关事实 戊公司成立于2010年8月20日，注册资本人民币5989800元，经营范围包括医药技术、生物技术研发、技术咨询、成果转让；氟化学品的研发及技术转让服务；化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售。涉案专利发明人席志坚、徐华强、陆春平、伍中山、辰59公司签订劳动合同。 申请人为廖国超、申某为200910077403.5、公开日为2009年7月8日、名称为“肝靶向抗病毒前体药物环状磷酸酯及其应用”的发明专利申请公布说明书记载了如下技术方案：1、下述通式I的化合物，或其异构体、可药用盐、水合物或溶剂化物： 其中： R1选自具有以下结构的基团： R2选自氯、溴、氟、碘、硝基、羟基、氨基、氰基、C1-6烷基、C1-6烷氧基、C1-6烷胺基、C1-6卤代烷基或烷酰基； X选自邻、间或对位的氮或碳； n为0、1、2、3或4。 祝传宝、仲伯华发表于《中国新药杂志》2010年第19卷第4期的《肝靶向核苷类逆转录酶抑制剂HepDirect前药的研究进展》文章摘要载明：Erion等人发现了一类新的磷酸酯和膦酸酯前药，取名为HepDirect前药。该类前药可以特异性地被肝细胞CYP450同工酶CYP3A4酶氧化，释放活性形式的核苷酸或核苷膦酸。经动物和人体试验，HepDirect前药具有明显的肝靶向性，未发现与副产物相关的毒性。文中通过查阅近几年的相关文献，对核苷类HepDirect前药的原理、稳定性、副产物、代表药物等进行综述。 上述证据，有发明专利申请、发明专利证书、合同、职位说明书、网页截图、公证书、期刊文章等证据，以及双方当事人在庭审中的陈某在案佐证。 本院认为，依照《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十八条的规定，知识产权的归属和内容，适用被请求保护地法律。本案中，丁公司在中华人民共和国提起诉讼，本案应适用中华人民共和国法律。 综合双方的诉辩意见及庭审中的陈某，本案的争议焦点在于：一、席志坚是否系本案适格被告；二、涉案专利申请巳60公司工作期间的职务发明。 关于争议焦点一，本案中，席志坚系涉案专利的发明人，与诉争专利具有利害关系，丁公司对席志坚亦提出了明确的诉请，故席志坚系本案适格被告。 关于争议焦点二，《中华人民共和国专利法》第六条第一、二款规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。”《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：(一)在本职工作中作出的发明创造；(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；……专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。” 本案中，丁公司主张涉案专利既属于席志坚在本职工作中完成的发明创造，午61公司物质技术条件完成的发明创造。 未62公司、席志坚所完成申63公司就职期间的本职工作中完成，本院认为，乙24公司商务拓展部担任首席商务官，劳动合同、岗位说明书中涉及的项目均为商务洽谈、技术引进相关的内容，与涉案专利的研发无关，丁公司提交的证据尚不足以证明席志坚的本职工作包括研发涉案专利，因此，丁公司据此提出的主张，依据不足，本院不予支持。 未62公司、席志坚所完成酉64公司物质技术条件完成，庭审中，丁公司戌65公司、亥66公司拥有的物质技术条件主要在于两方面：一、甲67公司自主研发的核心技术，具体而言：1、打破现有技术中六元环磷酸酯只能结合阿德福伟和阿糖胞苷形成肝靶向药物，弄清肝靶向前药代谢机制，得出替诺福韦等其他核苷类药物同样可以合成肝靶向药物；2、提出对原有的化合物进行氟取代。二、为席志坚“千人计划”申请提供的物质技术条件。 本院认为，2009年7月8日，申某为200910077403.5、名称为“肝靶向抗病毒前体药物环状磷酸酯及其应用”的发明专利申请公布说明书公开了阿德福伟和阿糖胞苷以外的药物与六元环磷酸酯结合形成肝靶向药物以及对六元环磷酸酯类化合物进行氟取代的技术方案，丁公司主张的物质技术条件已被现有技术公开，戊公司、席志坚等人可以通过公开渠道获得上述知识，并在此基础上完成发明创造，乙68公司丙69公司、丁70公司自主研发的核心技术进行发明创造的事实。戊71公司主张其为席志坚“千人计划”申请提供的物质技术条件，因己72公司的资金、设备、原材料等进行发明创造的事实，庚73公司的该项主张亦不予支持。 综上，丁公司提供的证据尚不足以证明涉案专利系席志坚在本职工作中完成，辛74公司物质技术条件完成的发明创造，其应当承担举证不能的不利后果。壬75公司的主张涉案专利申请属于职务发明的诉讼请求不予支持。 因涉案专利申请不属于职务发明，壬75公司的其他诉请亦不予支持。 据此，依照《中华人民共和国专利法》第六条、《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 癸76公司的全部诉讼请求。 案件受理费人民币900元，丁公司负担。 如不服本判决，丁公司、戊公司可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，被告XIZHIJIAN可在判决书送达之日起三十日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。 审 判 长　徐 珺 审 判 员　吕 健 审 判 员　李 程 二〇二一年三月八日 法官助理　陈翀翊 技术调查官何俏军 书记员毛某 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第6条1款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第6条2款 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第12条 中华人民共和国涉外民事关系法律适用法 第48条 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第64条