清华大学与北京市专利管理局确认专利权归属纠纷上诉案——区分职务发明与非职务发明的法定标准

清华大学与北京市专利管理局确认专利权归属纠纷上诉案 ——区分职务发明与非职务发明的法定标准 【案情简介】 原告：清华大学 被告：北京市专利管理局 第三人：李某 案由：确认专利权归属纠纷 案号：（1998）一中知初字第43号 1990年5月，第三人李某以自己通过不同弧面汽车后视镜的对比、复合试验而取得的后视镜面型技术方案向国家专利局申请了名为“车辆外置后视镜”实用新型专利（专利号：90206894．6，以下简称“90专利”），并于1991年4月3日获得授权，该专利权利要求书载明：“1．一种后视镜，其特征在于镜面由多个不同的曲率半径的面圆滑连接而成的复合曲面，从上至下曲率半径越来越小，上半部镜面曲率半径很大，（甚至为平面），下半部份镜面的曲率半径不但从上至下越来越小，而且从一侧到另一侧也是越来越小。2．按照权利要求1的后视镜，其特征在于其镜面或镜框上有显示后车与本车大致距离的两条标线，划分成的安全区、警告区和禁止区。” 1992年9月，清华大学水电系与李某签订了名为《水利水电系、李某合作联合生产DX大视野机动车外置后视镜协议书》（以下简称“92协议”），该协议载明：“李某同志愿意将自己的非职务发明‘DX机动车外置后视镜’的专利（指‘90专利’）与水电系联合开发，利用水电系现有场地、人才、设备等条件进行生产。本着互利互惠的原则，甲、乙双方达成联合研制、生产、销售‘DX机动车外置后视镜’的协议。”其基本内容包括：一、各方应投资的情况及其相应的权利与义务；二、企业的经营形式：独立核算，自负盈亏，企业的组织形式：董事会领导下的所长负责制；三、分配方式：实行年终税后利润分成，水电系与李某分成比例为7：3；四、合作期限为十五年等。该合同未对后续技术开发成果权属问题予以约定。 1993年5月，李某从原清华大学车队正式调入水电系，并一直在该系从事后视镜产品生产转化工作，双方在实施“90专利”产品项目的生产转化中，由于遇到工艺技术上不易克服的困难，产品转化未能如愿。1993年底，经过改进后的后视镜产品转化获得成功，1994年3月21日，李某再次向国家专利局提出专利申请，该专利于1995年1月15日获得授权，名称仍为“车辆外置后视镜”，（专利号：ZL94207489．0，以下简称“94专利”），并提交了清华大学为其出具的介绍信，信中载明：“国家专利局，兹介绍李某同志等壹人前往联系申报车辆外置后视镜实用新型专利，请接洽。本专利属非职务发明。此致，敬礼。1994年3月20日。”其权利要求书载明：“1．一种车辆外置后视镜，其镜面是由多个不同曲率半径的曲面圆滑连接而成的凸镜，以其安装在车上后的方向来看，整个镜子的各个纵向断面上部具有大曲率半径，从上至下曲率半径逐渐减小，其特征在于：从靠近车身的内侧到远离车身的外侧这种纵向曲率半径的减小率逐渐加大；而且，从整个镜子的各个横向断面看，靠近车身的内侧具有大曲率半径，从内侧到外侧曲率半径逐渐减小，这种横向断面上的曲率半径减小率从上至下是逐渐加大的。” 其专利说明书写道：由于“90专利”的镜面“上半面仅仅是从上至下曲率半径越来越小，这种减小率从一侧到另一侧不变，而且从一侧到另一侧曲率半径是不变化的，因而，使用中发现这种镜子对于车侧较高区域的视野还不够宽。本实用新型的目的是，对前述已有的后视镜作出改进，使其依靠镜面本身的结构特点就可以不仅在车侧较低区域，而且在车侧较高区域获得视野宽的效果，同时，对于车侧后较远区域的物体仍能在镜中获得较高的影像清晰度。”即“整个镜子的各个纵向断面上部具有大曲率半径，从上至下曲率半径逐渐减小，其特征在于：从靠近车身的内侧到远离车身的外侧这种纵向曲率半径的减小率逐渐加大，从整个镜子的各个横向断面看，靠近车身的内侧具有大曲率半径，从内侧到外侧曲率半径逐渐减小，而且，这种横向断面上的曲率半径减小率从上至下是逐渐加大的。”李某还在说明书中介绍了该镜面成象可显示的安全、警告、禁止三区域的情况。 水电系为实施后视镜产品转化，投入了大量资金，以改善生产环境、改进加工模具（工艺）、购买原材料及产品工艺设计，其中包括利用计算机软件程序等辅助手段对“94专利”产品所从事的计算、测定等镜面拟合工作（产品优化工艺）。另外，原水电系核心小组（领导小组）成员李树勤作为清华大学方证人证明，该核心小组曾就是否为李某开具“94专利”非职务发明身份证明信一事进行研究，曾有部分领导持反对意见，但最终达成统一，同意李某以非职务发明者身份申请“94专利”，李某对此也表示认可。 清华大学继续向法院提交了《清华大学工人考核表》、“1993年6月份系工间工资表”、水电系简报（有先进工作者内容）、“1993年9月23日核心小组会议记录”，以及证人证言等证据材料，欲证明研制改进后视镜是水电系下达的工作任务，李某代表水电系作为后视镜项目负责人的行为属于职务行为，但未提交相关的直接证据。清华大学与李某均没有提交有关“94专利”完成时间方面的明确证据。 1996年11月，清华大学因与李某“94专利”权利归属纠纷向北京市专利管理局提出调处请求，请求将该专利确权归清华大学持有。北京市专利管理局经调处后作出行政处理决定，决定认为：依照清华大学与李某签订的“92协议”，双方建立的是平等主体关系，而不是单位职工执行本单位任务的行政隶属关系，清华大学认为李某是受水电系领导与指派，参与研制、改进“90专利”技术方案，应属其本职工作的主张不能成立。二、“94专利”权利要求1与“90专利”权利要求1记载的技术方案均是一种后视镜曲率半径的变化趋势。为实施“90专利”产品转化，清华大学投入了大量资金，以改善生产环境、加工模具、购买原材料及产品工艺设计，但清华大学作为确权请求人未能提供其为完成“94专利”技术方案的有效证据。三、双方的"92协议”未对“94专利”的申请权问题进行约定，清华大学也未提供由何人在何时对“90专利”技术方案进行过具体改进的相关证据，即清华大学未提供其对“94专利”技术方案的完成作出了创造性贡献的充分证据。综上清华大学就现专利权人李某不该享有“94专利”一事所提出的两点基本理由，缺乏事实依据，即清华大学所诉“94专利”是“李某完成清华大学水电系交予的本职工作”和“利用清华大学提供的物质条件完成的结果”等主张均缺乏事实依据。 1997年12月26日，北京市专利管理局根据《中华人民共和国专利法》第六条和《中华人民共和国专利法实施细则》第十条之规定作出97京专法字226—20号处理决定：驳回请求人清华大学要求将“车辆外置后视镜”实用新型专利（ZL94207489．0）确认为职务发明，并归其持有的调处请求。 清华大学不服这一调处决定，依照行政诉讼程序，于1998年4月将北京市专利管理局诉至北京市第一中级人民法院。　原告清华大学诉称，北京市专利管理局作出的97京专法字226—20号处理决定中，片面依照清华大学与李某签订的“92协议”，认定清华大学与李某之间是平等的民事主体关系，而非行政隶属关系，从而将李某在本职工作中作出的“94专利”认定为非职务发明，事实上李某始终代表水电系负责“94专利”产品的研制工作，是该项目的负责人，李某与清华大学之间应是行政隶属关系；该决定忽视“94专利”是在执行“92协议”的过程中产生的这一事实，即“94专利”是李某利用清华大学水电系提供的物质条件开发完成的，应属职务发明。清华大学为改进“90专利”技术方案曾派专门人员协助李某进行计算机拟合测算工作，该事实本身即已证明清华大学对改进“90专利”技术方案，实现“94专利”发明作出过实质性贡献。综上，北京市专利管理局的决定是错误的。请求判决撤销北京市专利管理局的97京专法字226—20号处理决定：将“94专利”确认为职务发明，归清华大学持有。 被告北京市专利管理局辩称，清华大学主张“94专利”归己持有，应就此承担相应的举证责任，即能以充分的事实证明清华大学为研制该专利付出了创造性贡献，然而清华大学始终未能在此方面举出有效证据，所举证据只能证明为使“90专利”转化为工业产品时投入了资金和一些物质条件，而这些行为恰好是履行清华大学与李某之间的“92协协议”的结果。“94专利”无论是构思还是技术方案，是否一定要依赖清华大学所述的物质条件，在此问题上清华大学没有举出有效证据，以证明两者间的必然因果性，按照我国专利法的有关规定，“94专利”不属于李某职务发明，清华大学的主张不能成立，我局的处理决定正确。法院应驳回原告清华大学诉讼请求。　第三人李某辩称，“94专利”是在“90专利”的基础上完善的结果，作为技术方案二者差异有限，完全是我个人构思完成的，根本无需清华大学向我提供任何物质条件，清华大学为实现专利产品转化所投入的资金等物质条件与专利本身作为发明创造的完成没有任何关系，“94专利”应属于非职务发明归我自己所有。 北京市第一中级人民法院经审理认为：清华大学主张“94专利”是李某的职务发明，即应以充分确凿的证据证明改进“90专利”技术方案是水电系下达给李某的科研任务；“94专利”的形成与水电系提供的物质条件间有着内在的必然联系。但从其所提交的证据材料来看其无法证明水电系在何时、何地、以何方式将改进“90专利”技术方案作为一项任务下派给李某来完成。 曲率变化的分布状况是“94专利”发明的实质内容所在，该内容可以脱离外部提供的物质条件而由发明人独立完成。清华大学的证据材料不能证明其为实施产品转化所技人的资金、设备等与“94专利”的发明实质之间有着内在必然联系。　综上事实，清华大学的诉讼理由均难成立，北京市专利管理局的处理决定认定事实清楚，适用法律正确。北京市第一中级人民法院根据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第一款第（一）项的规定作出一审判决：　维持北京市专利管理局1997年12月26日97京专法字226—20号处理决定。 宣判后，清华大学不服，仍坚持原诉理由和要求上诉于北京市高级人民法院。北京市高级人民法院认为北京市第一中级人民法院认定事实清楚，适用法律正确，并在法定审限内当庭作出终审判决：驳回上诉，维持原判。 【评析】 一、关于职务发明的法定标准 一项发明创造产生的专利申请权归谁所有，如何确认，主要有两种情形：　一是由法律直接规定，二是依合同约定。在无合同约定的情况下，只能依照法律规定。清华大学与李某没有约定“94专利”的权利归属问题，因此只有依照法定标准来对此加以确认。 根据清华大学的诉讼请求，不难看出这起纠纷争议的核心问题就是“94专利”是否属于职务发明。按照我国《专利法》的规定：执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造，申请专利的权利属于该单位；非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或设计人。即只有属于职务发明的专利申请权才能由单位享有。这是判断职务发明的法定标准。 根据北京市专利管理局向法院提交的全部证据情况，在北京市专利管理局的行政调处过程中，清华大学作为权利的请求人负有举证义务。其主张“94专利”是李某执行水电系的工作任务和主要利用水电系的物质条件而完成的职务发明，即应以充分确凿的证据证明改进“90专利”技术方案是水电系下达给李某的科研任务；“94专利”的形成与水电系提供的物质条件之间有着内在的必然联系。 二、改进“90专利”技术方案是否属于水电系下达给李某的科研任务 清华大学提交给北京市专利管理局的证据，包括水电系核心小组会议记录、财务单据与报表、证人证言及其在法院诉讼中提交的补充证据材料《清华大学工人考核表》、“93年6月份系工间工资表”、水电系简报等，这些材料能证明的基本事实是：水电系后视镜产品生产项目来源于“92协议”，该协议的核心目的是使后视镜专利产品化；协议签订后，李某从清华大学车队调入清华大学水电系，成为水电系的正式职工；水电系为履行“92协议”，实施“90专利”付出了资金、设备等物质条件，用以改善生产环境、改进生产工艺，并在此条件基础之上完成了对“94专利”产品的转化；“94专利”是“90专利”后续改进的结果，该改进过程是实施后视镜产品转化过程的一个发展阶段，双方未对后续改进成果在法律上的归属权加以约定。除此之外上述证据材料无法证明清华大学水电系在何时、何地、以何方式将改进“90专利”技术方案作为一项任务下派给李某来完成，清华大学仅凭李某水电系职工身份不足以确定李某职务发明的行为属性，在后视镜项目问题上李某除职工身份外还有合作合同主体身份，其不论是否为水电系职工，始终都是清华大学职工，水电系职工身份在研制改进后视镜问题上是否起着先决条件的作用，对此清华大学未能举证说明，因此可以确定清华大学主张“改进‘90专利’技术方案是水电系下达给李某的科研任务”的事实不能成立。 三、“94专利”的形成与水电系提供的物质条件之间是否存在着内在的必然联系 确认“94专利”的发明过程本身对确认该权属纠纷起着至关重要的作用。其中“90专利”与“94专利”是否相关，“94专利”的产生是否要以清华大学提供的物质条件为基础，这些问题的答案只有通过对“90专利”技术方案与“94专利”技术方案比较之后方能得出。 通过对比可以作出如下事实判断：“94专利”和“90专利”作为后视镜面型设计方案均是一种产品发明，“94专利”是在“90专利”基础上改进的结果，是“90专利”的延伸。“94专利”与“90专利”的区别在于“94专利”克服“90专利”用在“车侧较高区域的视野还不够宽的问题”，对“90专利”的曲率分布作出部份调整，即将“90专利”镜面的上部分曲率半径从一侧到另一侧不变改为渐变。使整个镜面形成“从靠近车身的内侧到远离车身的外侧这种纵向曲率半径的减小率逐渐加大，从整个镜子的各个横向断面看，靠近车身的内侧具有大曲率半径，从内侧到外侧曲率半径逐渐减小，而且，这种横向断面上的曲率半径减小率从上至下是逐渐加大的”面型。 由此可见，曲率变化的分布状况是其发明的实质内容所在，“94专利”与“90专利”相比其实质意义在于“94专利”对克服车侧较高的盲区更具进步性，这一进步内容的产生是以“90专利”为基础，可以脱离外部提供的物质条件而由发明人独立完成的。清华大学的证据材料不能证明其为实施产品转化所投入的资金、设备等与“94专利”的发明实质之间有何内在必然联系，“94专利”是“90专利”的改进结果，这是双方当事人不争的事实，由此则进一步说明“94专利”的产生与“90专利”密切相关，而与清华大学所提供的物质条件之间则没有什么实质关联，清华大学主张“李某主要利用水电系提供的物质条件完成‘94专利’发明”一事与事实是不相符的。 四、利用计算机测算曲率参数行为是发明“94专利”行为。还是实施“94专利”的行为 清华大学在起诉中提出“90专利”在改进的过程中水电系一方曾用计算机软件程序对后视镜面型的曲率参数作了大量的测算工作，对“94专利”发明的形成作出了实质性贡献，应该是“94专利”的权利人。其说法是否成立呢？毋庸置疑，了解测定曲率参数对发明“94专利”的作用是有必要的。 “94专利”作为一种后视镜面型技术方案，从其权利要求书来看，要求书中并不包含具体的曲率参数。为实施“94专利”面型工艺，利用计算机软件程序辅助计算与测定曲率参数，属于实施“94专利”面型拟合工艺（即产品优质化工艺），显然这种测算工作是一种实施该技术方案的手段，没有曲率测参数，并不妨碍“94专利”这一技术方案的提出，因此是否进行曲率参数的测算对“94专利”的发明并不起决定性作用，计算机测算曲率参数行为不是发明“94专利”行为，而是实施“94专利”的行为。清华大学以此主张其对“94专利”的发明作出过实质性贡献的观点是不能成立的。 五、如何认定清华大学为李某出具非职务发明身份证明信的行为效力 在该案审理的诸多事实中，清华大学以水电系的名义为李某出具“94专利”非职务发明介绍信显然是最不利于清华大学一方的事实，清华大学的证人证言证明水电系曾经集体研究是否同意李某以非职务发明者身份申请“94专利”一事，意见虽不一致，但是最终还是同意了此事，清华大学认为这是自己的失误。然而清华大学的这种反悔是否有理呢？ 前述可知，清华大学与李某虽未就改进“90专利”技术成果权义内容加以约定，但对是否同意李某以非职务发明者身份申请“94专利”一事已作出明示，同意了李某的请求，这种意思表示出示慎重，真实有效，表明清华大学对李某非职务发明者身份的认可与承认。清华大学对自己实施的行为后果以及由此可能产生的风险应当具有预见和承担的能力，因此现在清华大学又主张“94专利”不是李某的非职务发明，其理由当然是站不住脚的。 六、如何确定清华大学与李某在进行“94专利”产品转化时的法律关系 有一种观点认为，“94专利”既然在“92协议”中未有事先约定，应属与合同无关的内容，据此看来这一时期李某与清华大学的关系应属于行政隶属关系，完成“94专利”应为职务行为，虽然水电系的教学工作是水利水电工程原理，但它也有辅助研究其它科目的科研内容，也可以研究汽车，既然是系里牵头搞，就可以看成是系里的工作。笔者以为这种观点是不正确的，从行为的阶段性看，“94专利”可以独立于“92协议”之外，但不能说与“92协议”无关，“94专利”不是无源之水，无本之术。实施“94专利”的行为始终应是清华大学与李某“92协议”关系之下的行为，是“92协议”内容的延续，开发车辆外置后视镜行为是个整体行为，“90专利”因遇到了工艺上的困难，清华大学水电系已不可能再续投资，形势的发展迫使李某不得不对“90专利”进行改进，而实施“94专利”产品转化，并获得成功。对清华大学而言，它的本职工作就是搞教学与科研，作为水电系具体的本职工作就是水利水电工程理论教学与研究，有关汽车理论，清华大学有专门的系研究，因此研究汽车后视镜不是水电系的本职工作。判断“94专利”是否属于李某的职务发明，还是要看改进“90专利”技术是不是水电系的工作任务，发明“94专利”是不是要建立在水电系依约提供的物质条件基础之上。 本案法律依据 中华人民共和国行政诉讼法 第54条1款1项 中华人民共和国专利法(1992修正) 第6条 中华人民共和国专利法实施细则[失效] 第10条