甲公司与吴宏中实用新型专利实施许可合同纠纷上诉案

甲公司与吴某实用新型专利实施许可合同纠纷上诉案 江苏省高级人民法院 民事判决书 (2015)苏知民终字第00071号 上诉人（原审被告、反诉原告）甲公司，住所地江苏省镇江市蒋乔镇鲇鱼套。 法定代表人葛某，该公司总经理。 委托代理人谭某，某律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）吴某。 乙公司（以下简称庚公司）因与被上诉人吴某实用新型专利实施许可合同纠纷一案，不服江苏省淮安市中级人民法院（2014）淮中知民初字第0010号民事判决，向本院提起上诉。本院于2015年3月9日受理后，依法组成合议庭，于2015年3月24日公开开庭审理了本案。丙公司的法定代表人葛某、委托代理人谭某到庭参加诉讼。被上诉人吴某经本院传票传唤无正当理由未到庭，本院依法对其缺席审理。本案现已审理终结。 吴某一审诉称：2013年11月17日，丁公司签订专利转让合同，将其所有的一种单戊公司独家生产、销售。合同生效后，其依约履行了主要义务，己公司未按约定向其支付相关款项。为维护合法权益，特诉至法院，请求依法判决：1、解除专利转让合同，庚公司支付违约金5万元并退还全部专利资料；2、庚公司支付专利使用费1万元；3、辛公司承担。 庚公司一审答辩并提起反诉称：1、吴某存在如下违约或失信行为：合同签订时尚拖欠专利年费；该专利存在被政府采取计划推广许可的情况；壬公司对接球头生产商；2、庚公司同意解除合同，可以返还吴某相应资料；3、吴某的起诉缺乏事实和理由，依民事诉讼法关于起诉条件的规定，应予以驳回；4、因合同签订时吴某的专利权存在缺陷，癸公司有权拒绝支付1万元专利许可使用费。综上，子公司承担违约金5万元；反诉费用由吴某承担。 丑公司的反诉，吴某一审答辩称：1、合同签订时，庚公司对是否缴纳年费和滞纳金是清楚的。另外，根据专利法的相关规定，年费缴纳有六个月的延展期，吴某在接到专利局的催缴通知后，已于2013年12月6日缴纳了年费和滞纳金；2、寅公司所称的被政府采取计划推广许可的情形，卯公司对接了球头生产商；3、合同签订后，辰公司支付转让费，并发出书面的催款函，己公司一直置之不理，也没有提出吴某存在任何违约或失信行为的复函。综上，巳公司的反诉请求。 一审法院查明： 2011年10月7日，吴某向国家知识产权局提出名为“一种单人健身娱乐羽毛球”的实用新型专利申请，并于2012年8月22日获得授权，专利号为ZL201120391051.3。 2013年11月17日，吴某（转让方）庚公司（受让方）签订《专利转让合同》，吴某将其所有的专利号为ZL201120391051.午公司“独家生产、销售许可”，且不受地域限制。合同约定，吴某的主要义务是：未公司提供经比对无误的实用新型专利证书及相关技术的完整资料；提供技术指导，对接球头生产商；申公司以外的任何一方转让实施该专利并保守该专利技术秘密；酉公司办理专利转让备案手续及打假。庚公司的主要义务是：于合同生效后7日内向吴某支付许可使用费1万元，自合同产品投产之日起每年按销售额的1%向吴某支付提成费；不得许可任何第三方实施该专利；承担支付专利年费的义务。合同第7条“专利权完整担保条款”约定，吴某保证，在合同订立时，专利权不存在如下缺陷：该专利权受物权或抵押权的约束；专利权的实施受到另一个现有的专利权限制；有专利先用权的存在；有强制许可证的存在；有被政府采取“计划推广许可”的情况；专利权项下的发明属非法所得；允许其他任何一方实施该专利；未依规定交纳年费及滞纳金。该条同时约定，在合同订立时，戌公司告知上述权利缺陷，庚公司有权拒绝支付使用费，并要求吴某无条件全额退还使用费、提成费等费用。合同第9条约定，吴某在合同生效后7天亥公司要求实地提供技术指导，甲23公司支付违约金5万元，庚公司有权解除合同。合同第10条约定，庚公司逾期30天不支付技术使用费的，吴某有权解除合同，庚公司应当补交使用费，支付数额为5万的违约金。合同第11条约定，任何一方违约或失信均无条件向对方承担违约金5万元，并赔偿对方因此所受损失。合同第15条约定，本合同自双方当事人签字、盖章之日起生效，至专利失效之日止。吴某、庚公司的法定代表人葛某分别在合同尾部的转让方、受让方处签名，乙24公司的合同专用章。 合同签订当日，丙25公司交付了相关专利技术资料。2013年11月18日，丁26公司的法定代表人葛某来到台橡（上海）戊27公司（以下简称子33公司），洽谈羽毛球头的开发事宜。 2013年12月6日，己28公司发出《催款函》，庚29公司支付1万元专利使用费。2013年11月13日，国家知识产权局向吴某发出《缴费通知书》，吴某于2013年12月6日向国家知识产权局交纳年费600元、滞纳金30元。 庭审后，吴某向一审法辛30公司返还专利技术资料的诉讼请求。 本案一审争议焦点是：1、丁26公司在履行涉案合同过程中，是否存在违约行为；2、如果违约行为存在，违约金如何确定；3、庚公司是否应当向吴某支付专利使用费1万元。 一审法院认为： 关于争议焦点1，《专利转让合同》第2条约定，“本许可合同的授权性质为受让方独家生产、销售许可”，并结合合同对双方权利义务的具体约定，丁26公司之间系实用新型专利实施许可合同关系，双方为此签订的《专利转让合同》不违反法律强制性规定，合法有效，双方应当依诚实信用原则全面履行合同。 庚公司反诉称，吴某存在如下违约行为：合同签订时尚拖欠专利年费；该专利存在被政府采取计划推广许可的情况；壬公司对接球头生产商。 关于拖欠专利年费问题。“未依规定交纳年费及滞纳金”位于合同第7条“专利权完整担保条款”中，综观合同内容来看，双方设置该条款的目的是确保被许可使用的专利合法有效。合同签订时涉案专利2013年年费虽未交纳，但吴某随后已经按照国家专利局的要求在规定的时间内缴纳了年费，该行为并未影响涉案专利的效力，壬31公司实施专利也未造成任何影响。因此，吴某未及时交纳专利年费不应被认定为违约或失信行为。 关于涉案专利是否被政府采取计划推广许可，庚公司对此未提交证据证明，吴某予以否认，故法院对该项理由不予采信。 癸32公司对接球头生产商问题。根据合同第4条约定，对接球头生产商是吴某应当履行的主要义务之一。双方提交的火车票反映，丁26公司的法定代表人葛某在合同签订的第二天，共同前往上海，且当天下午各自返回居住地；吴某提交的照片反映，吴某与葛某共同参与了某一事项的洽谈；子33公司出具的《证明》反映，吴某与葛某于20丑34公司商谈羽毛球头的开发事宜，寅35公司洽谈时的场景；子33公司的营业执照反映，该公司的经营范围包括生产热可塑性弹性体工程塑料。法院认为，上述证据相互印证，可以证明吴某已经履行了对接球头生产商的义务。 综上，吴某在履行合同过程中，并不存在违约行为，庚公司的反诉缺乏事实依据，不予支持。庚公司未依约定在合同生效后7日内向吴某支付1万元许可使用费，在合同签订后无故未组织实施专利生产，构成违约，应当承担违约责任。 关于争议焦点2，根据合同约定，一方违约的应当向对方承担违约金5万元，并赔偿对方因此所受损失。庚公司当庭表示，如其构成违约，约定的违约金过高，请求法院予以调整。一审法院认为，卯36公司违约给其造成的损失提交证据证明，但是，根据合同约定，辰37公司能够全面履行合同，吴某将可依产品销售额的1%收取提成费。因此，综合全案情况，巳38公司对违约的主观过错，午39公司应当向吴某支付的违约金调整至1万元。 关于争议焦点3，双方在签订的合同中明确约定，庚公司应当在合同生效后7日内先向吴某支付1万元使用费，癸公司应当按照约定向吴某支付该笔费用。 另外，未40公司违约为由主张解除合同，庚公司当庭表示同意解除《专利转让合同》，符合法律规定。 综上，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十三条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第一、二款、第三百四十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决：一、申41公司于2013年11月17日签订的《专利转让合同》；二、庚公司自判决生效之日起十日内向吴某支付许可使用费1万元、违约金1万元，共计2万元；三、驳回吴某的其他诉讼请求；四、酉42公司的反诉请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费1300元，由吴某负担850元，庚公司负担450元；反诉案件受理费525元，庚公司负担。 庚公司不服一审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，依法改判吴某向其支付违约金5万元；一、二审诉讼费由吴某负担。理由为：1、虽然吴某未及时交纳专利年费并未影响涉案专利的效力，但其违反合同关于“专利权完整担保条款”的约定，戌43公司告知相关权利缺陷，隐瞒了未在当年10月7日前交纳年费的事实，违背诚实信用原则，也违反了涉案合同第十一条的规定，吴某应当承担违约金5万元的责任，同时，庚公司也有权拒绝支付使用费1万元。2、依据合同约定，亥44公司成功对接球头生产商的义务，甲45公司并没有生产涉案专利球头，更没有批量生产，故吴某未履行对接球头生产商的义务。3、庚公司在合同履行过程中不存在违约行为，不应当支付专利许可使用费及违约金。4、一审法院违法签发调查令，程序违法。 吴某二审答辩称：其已经按照合同约定履行合同义务，乙46公司未支付约定款项，应承担违约责任。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。 本案二审争议焦点为：1、吴某是否存在相关违约行为；2、一审法院签发调查令是否存在程序违法。 二审期间，庚公司提丙47公司工作人员的通话记录作为新证据，丁48公司没有生产球头的能力，吴某没有履行对接球头生产商的义务，存在违约行为。 吴某对上述证据的真实性、合法性与关联性均不予认可，认为该证据属于证人证言，证人必须到庭作证，且上述内容也没有单位签章确认。 本院认可该证据的真实性、合法性与关联性，关于该证据的证明力，本院将在判决理由部分予以详述。 戊49公司对于一审法院查明的“丁26公司的法定代表人葛某来到台橡（上海）戊27公司，洽谈羽毛球头的开发事宜”有异议，认为只是介绍，没有洽谈之外，双方当事人对于一审法院查明的其他事实均无异议，本院在此予以确认。 二审另查明： 1、庚公司二审庭审中陈述，2013年11月18日，己50公司谈了羽毛球头开发的事情。……子33公司生产TPE和TPR，而球头是用这个材料做出来的。 2、庚公司庚51公司销售经理陈建仲的通话记录记载： 葛：我要那个球头……你们没有生产吗？陈：球头，我们没有生产。……模具是搞实验用的，不是量产用的，我们没有量产。……我们有这个材料，但是没有生产这个球头。……本身有专利，我们也没有办法拿去用。 3、庚公司庚51公司销售部沈女士的通话记录记载： 沈：因为你们有纠纷，所以我们就没有继续下去……因为不想参与这个纠纷。 本院认为： 一、吴某并不存在相关违约行为 庚公司上诉称，子33公司表示他们不生产球头，建议其另外找生产厂家，故吴某没有对接成功球头生产商，辛52公司受让涉案专利的目的无法实现，且吴某也没有按照规定缴纳专利年费，构成违约行为。 对此，本院认为，首先，依据涉案专利转让合同的约定，壬53公司“对接”球头生产商，癸54公司联系球头生产商。本案中，子55公司丑56公司并在涉案合同签订的第二天，寅57公司卯58公司，就羽毛球头的开发事宜进行商谈，故吴某对接球头生产商的义务已经履行完毕，至于羽毛球能否最终生产成功，辰59公司子33公司具体洽谈。同时，庚公司二审提供的通话记录中，子33公司并没有表示其没有生产球头的能力，巳60公司表示其有做球头的材料，也曾经开发过一套实验用的模具，只是没有实际生产。而没有实际生产的原因，子33公司也提及不想参与涉案纠纷以及球头的专利为他人所有，自己不便使用等，午61公司未62公司向他们表示自己不生产球头，建议其另找生产厂家，癸公司提供的该通话记录达不到其证明目的，本院不予采信。 其次，涉案专利转让合同约定，吴某应当保证其已经按照相关规定交纳年费及滞纳金。尽管涉案专利证书上记载“本专利的年费应当在每年10月7日前缴纳”，但根据专利法实施细则第九十八条的规定，授予专利权当年以后的年费应当在上一年度期满前缴纳。专利权人未缴纳或者未缴足的，国务院专利行政部门应当通知专利权人自应当缴纳年费期满之日起6个月内补缴，同时缴纳滞纳金。据此，国家知识产权局于2013年11月13日向吴某寄送了缴费通知书，要求其最迟应在2014年4月8日前补缴2013年的专利年费和滞纳金，后吴某依照上述规定于2013年12月6日补缴了年费和滞纳金，故吴某已经按照相关规定交纳年费及滞纳金，履行了合同义务，并不存在违约行为。 二、一审法院签发调查令不存在程序违法 庚公司上诉称，法院不应当主动行使调查权，而应当由当事人自己去调查。本案中，法院签发调查令实际上是让律师代表法院调查，属于程序违法。对此，本院认为，民事诉讼法第六十四条第二款规定，当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三条第二款规定，当事人因客观原因不能收集的证据，可申请人民法院调查收集。本案中，申63公司、庚公司之间对接的相关证据，故依法向一审法院申请调取，一审法院经审查决定后批准该调查申请，向吴宏酉64公司收集所需证据的调查令，一审法院出具调查令的行为符合法律规定，并无不当，庚公司的上述主张无事实与法律依据，本院不予支持。 综上，庚公司的上诉请求和理由无事实和法律依据，本院不予采纳。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判决。 二审案件受理费人民币1050元，庚公司负担。 本判决为终审判决。 审　判　长　　汤茂仁 审　判　员　　徐美芬 代理审判员　　刘　莉 二〇一五年五月二十日 书　记　员　　张一然 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 中华人民共和国合同法 第8条 中华人民共和国合同法 第60条 中华人民共和国合同法 第93条1款 中华人民共和国合同法 第107条 中华人民共和国合同法 第109条 中华人民共和国合同法 第114条1款 中华人民共和国合同法 第114条2款 更多