甲公司与王加新专利实施许可合同纠纷上诉案

甲公司与王某专利实施许可合同纠纷上诉案 江苏省高级人民法院 民事判决书 （2008）苏民三终字第0172号 上诉人（原审原告）甲公司，住所地江苏省建湖县某地。 法定代表人吕某，该公司董事长。 委托代理人陈某，建湖县鼎盛法律服务所法律工作者。 被上诉人（原审被告）王某 乙公司（以下简称乙公司）因与被上诉人王某专利实施许可合同纠纷一案，不服江苏省南京市中级人民法院（2007）宁民三初字第279号民事判决，向本院提起上诉。本院于2008年7月21日受理后，依法组成合议庭，于2008年9月9日公开开庭审理了本案。丙公司的委托代理人陈某和被上诉人王某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 乙公司一审诉称：乙公司与王某签订《专利实施许可合同》约定，王某将其“滚动球球阀密封机构”丁公司。乙公司已按约履行了合同约定的义务，戊公司处作为试验场所，反复修改图纸达百次之多，己公司交付“两项专利技术形成产品两种规格的全套的图纸”。乙公司将在王某指导下生产出两只阀门样品送检，但仅在常温下进行了双向液体密封试验和双向气体密封试验等常规检测，对耐高温、耐高压及其他行业标准未予检测。2007年2月，庚公司生产场所。2007年3月9日，乙公司将在王某指导下生产的DN50阀门样品送检，检测结果达不到标准。王某的上述行为已构成违约，辛公司请求法院判令：壬公司与王某签订的《专利实施许可合同》，终止履行；癸公司支付的入门费20万元，并承担本案的诉讼费。 王某一审辩称：乙公司向王某支付20万元专利入门费的同时，子公司交付了专利文件和两套规格的图纸，乙公司根据王某提供的图纸生产的阀门样品已通过“机械工业阀门产品质量监督检测中心”的检测。因此，王某已按约履行了合同义务，不存在违约行为。请求法院戊49公司的诉讼请求。 一审法院审理查明： 2005年6月6日，乙公司与王某就“滚动球球阀密封机构”发明专利签订《专利实施许可合同》约定：1、许可方（王某）普通许可被许可方（乙公司）对本专利技术形成的系列产品制造权，在执行本合同的同时，许可方同意被许可方无偿使用上述专利技术。2、2005年6月30日前，王某应将专利证书复印件、全套专利申请文件、两项专利技术形成丑公司。3、乙公司分两次向王某支付入门费40万元人民币，2寅公司交付技术资料时支付首付款20万元人民币，产品通过国家检测中心检验合格后支付剩余款20万元人民币。4、合同技术的验收标准及方式为产品经国家检测中心检验合格。5、违约责任及赔偿为：许可方如未按时向国家专利局缴纳年费而使专利失效或本专利技术在本许可合同签订前已转让的，均应承担违约责任，被许可方有权终止合同，因上述原因造成违约的，应支付被许可方违约金40万元人民币，由此给被许可方造成经济损失的按实赔偿；被许可方如未按合同要求支付入门费或擅自许可他人实施本专利技术，均应承担违约责任，许可方有权终止合同，因上述原因造成违约的，应支付许可方违约金40万元人民币，由此给许可方造成经济损失的按实赔偿。6、产品试制成功前（指产品经国家检测中心检验合格前），卯公司无偿提供技术指导；产品试制成功后，乙公司需王某继续提供技术服务的，则为有偿服务（协议另定）。 2005年7月21日，乙公司与王某签订《补充协议》约定，乙公司与王某应在2007年底前牵头和辰公司联合销售滚动球球阀，在此期间，巳公司自主销售该产品等。2006年3月1日，乙公司聘请王某为技术顾问，聘用时间为2年即从2006年3月1日起至2008年2月28日止。王某的工作职责为：指导、午公司制定硬密封球阀系列产品发展方向，解决产品制造过程中技术难题，以及整个阀门产品的软件资料申办、制作。未公司年服务时间不少于3个月，申公司酉公司处提供技术支持。乙公司向王某支付年薪5万元（税后），并提供食宿，报销车船费。原定协议产品试制成功后有偿服务条款终止。2005年6月28日，乙公司按约向王某支付20万元专利许可使用费，戌公司代缴税金4.3万元。2007年2月6日，卯公司出具收条，亥公司支付的2006年度工资42000元。 乙公司提供了制作时间分别为2006年4月20日和2006年6月的“2" 300Ｌb”的“滚动球专利球阀”的底盖、90度轨道盘等部件图纸一组，上述图纸标注“设计王某，校对荀道兴，工艺刘春海”。“滚动球专利球阀”的底盖等部件前后两份图纸的尺寸有变化，底盖90度轨道盘的部件图纸上标明“甲23公司 乙24公司”字样，在底盖、滚轨座部件图纸上盖有“临时用图、试制用图”的印章。乙公司还提供了制作时间分别是2005年6月26日和2005年10月30日的“12" 300Ｌb”的“滚动球专利球阀”的总装配图和底盖、球垫、副阀体、阀座、组合球、螺旋盘、阀杆垫圈等部件图纸一组，上述图纸标注“设计及批准王某，工艺及标准化王俊亚”。其中，制作时间为2005年6月26日的图纸标注了“甲公司、乙24公司”字样，制作时间为2005年10月30日的图纸标注“乙24公司”，部分部件图纸上盖有“专利技术 不得复印”印章。该“12" 300Ｌb”的“滚动球专利球阀”的总装配图上载明：“执行标准：设计制造按API6D或JB/7745，壳体壁厚按BS5351或ASMB B16.34，压力温度等级按ANSI B16.34或JB/T9124，结构长度按ANSI B16.10或JB/T12221，法兰尺寸按ANSI B16.5或JB/T9113.1，检查和试验按API598或JB/T9092”，该总装图的右上方标注了该产品的主要性能规范。乙公司还提供了设计日期为2006年10月31日的“2" 1500Ｌb”的“滚动球专利球阀”的总装配图和滚轨座、阀座、螺旋轨道盘、阀杆垫圈、阀杆等部件图纸一组，上述图纸标注“设计王某，审校荀道兴，工艺俞先伍，标准化陶峰”及“甲公司、乙24公司”字样。其中，丙25公司乙24公司的法定代表人，上述图纸中除设计是王某外，丁26公司的工作人员。 2006年7月19日，乙公司委托机械工业通用机械产品检测所机械工戊27公司生产的“300Lb DN50”、“300Lb DN300”两种型号金属密封球阀（即“滚动球专利球阀”）进行检测，样品编号分别为xxx阀字xxx、xxx号，检验项目为壳体试验、双向液体密封试验、双向气体密封试验，检验依据为API598-2004《阀门的检查和试验》，检验结论为：所检项目的检验结果符合API598-2004《阀门的检查和试验》标准的要求。2007年3月20日，乙公司委托机械工业通用机械产品检测所机械工戊27公司生产的“DN50 150Lb”型号金属硬密封球阀进行检测，样品编号为xxx阀字xxx号，检验项目为壳体试验、静压寿命试验，检验依据为JB/T9092-1999《阀门的检验与试验》和JB/T8861-2004《球阀静压寿命试验规程》，检验结论为：所检项目的检验结果符合JB/T9092-1999《阀门的检验与试验》标准的要求，静压寿命试验到600次时，阀门密封面泄漏，试验终止。 2006年12月21日，盐城己28公司研发的QGS滚动球阀新产品投产鉴定会。鉴定委员会形成鉴定意见：“庚29公司在引进的二项发明专利ZL99124153.3滚动球阀密封结构及ZL99124192.4盘形双轨道式旋转加撑拢的阀门启闭结构的基础上进一步研制开发而成……产品经机械工业通用机械产品检测所抽样检测，主要技术指标符合JB/T9092-1999《阀门的检验和试验》标准规定要求，并达到API598-2004《阀门的检查和试验》美国石油学会标准要求。经用户使用，反映良好……鉴定委员会一致同意该产品通过省级新产品投产鉴定，可以投入生产。”该《新产品鉴定证书》标明产品名称为：QGS滚动球阀（300Lb DN50-300），在其主要文件目录及提供单位辛30公司和上海美泾热电厂出具。乙公司关于“滚动球专利球阀”产品宣传页上载明：“发明专利：ZL99124153.3　ZL99124192.4　产品特点：固定球双向硬密封、零泄漏、耐高温、防静电、启闭轻，寿命长。” 陆培文主编的《实用阀门设计手册》第716页第四章阀体材料中《法兰和对焊连接标准级阀门的压力-温度额定值》载明，阀门制作材料和阀门使用温度和压力的对应值，即当阀门壳体为某一材料制造时，应控制在小于或等于某一温度和某一压力状况下使用的状况。2004年5月实行的API598-2004美国石油学会《阀门的检查和试验》第8版载明，该标准所规定的试验和检验如下：壳体试验、上密封试验、低压密封试验、高压密封试验、铸件的外观检验、高压气体壳体试验，其中规格小于等于NPS4压力额定值小于等于ASME1500磅级的阀门和规格大于NPS4压力额定值小于等于ASME600磅级的阀门应按表1-A进行压力试验，该表载明蝶阀和固定式球阀需要进行壳体试验、低压密封试验，不适用上密封试验，高压密封试验为任选试验项目。该标准还载明“阀门制造厂应对所有的阀体、阀盖和密封件的铸件进行外观检验，当定单中规定时，应进行高压气体壳体试验。”乙公司生产的型号为“300Lb DN50”、“300Lb DN300”的“金属密封球阀”应当按表1-A进行压力试验。 一审法院认为： 乙公司与王某签订的《专利实施许可合同》，系双方真实意思的表示，合法有效。双方应当按照《专利实施许可合同》约定的权利义务和相关法律规定全面、适当地履行合同。王某作为专利权人应当按照约定许可受让人实施专利，交付有关专利的技术资料，提供必要的技术指导；乙公司作为专利实施许可合同的受让人应当按照约定实施专利，不得许可约定以外的第三人实施该专利，并按照约定支付使用费。双方在履行《专利实施许可合同》过程中另行签订的《聘用协议》，不属于本案的处理范围。 双方签订的《专利实施许可合同》约定王某应将涉案专利证书复印件、全套专利申请文件，两项专利技术形成产品两种规格的全套图纸，壬31公司。由于双方没有正式的书面交接手续，乙公司认为王某未履行交付义务。《专利实施许可合同》约定王某交付专利文件、癸32公司支付首期入门费义务同时履行，现有证据表明，乙公司于2005年6月28日向王某支付了首期入门费，直至本案诉讼前，也未对王某未交付专利文件和专利图纸提出异议，子33公司支付技术资料；丑34公司作为证据提供的三组“滚动球专利球阀”图纸均载明，设计为王某，寅35公司的员工，图纸上标注“甲23公司 乙24公司”或者“甲公司、乙24公司”；有的图纸盖有“专利技术 不得复印”的印章，卯36公司的三组图纸来源于王某；乙公司将已生产的两种型号“金属密封球阀”样品送检，并取得《新产品鉴定证书》，乙公司“滚动球专利球阀”产品宣传页、《新产品鉴定证书》中均载明专利号“ZL99124153.3 ZL99124192.4”等事实，卯36公司已获得专利文件及两项专利技术形成产品的两种规格的全套图纸。因此，乙公司与王某之间虽无正式的书面交接手续，辰37公司巳38公司生产已出样品并且获得了《新产品鉴定证书》的事实，均可以证明王某已履行专利文件和专利图纸的交付义务。 双方签订的《专利实施许可合同》午39公司交付两项专利技术形成产品两种规格的全套图纸。乙公司认为，未40公司交付系列化“滚动球专利球阀”全套图纸两套；王某认为，“滚动球专利球阀”的公称通径和压力其一有变化即视为不同规格，子公司交付两种规格为“DN50 300Lb”、“DN300 300Lb”的“滚动球专利球阀”的全套图纸。一审法院认为，申41公司的理解，在相同的公称通径和不同压力组合或者相同的压力和不同的公称通径组合的产品为一个规格，则王某应当提供的图纸数量将是个不确定的变量，与合同约定不符。“滚动球专利球阀”酉42公司与王某另行签订的《聘用协议》约定的合同义务，并且根据实际履行情况，乙公司已将“DN50 300Lb”、“DN300 300Lb”的“滚动球专利球阀”样品送检并取得《新产品鉴定证书》，戌43公司交付了两项专利技术形成产品两种规格的全套图纸。 双方签订的《专利实施许可合同》约定的验收标准及方式为产品经国家检测中心检验合格，但并未确定具体的检验标准和检验机构。“12" 300Lb”的“滚动球专利球阀”的总装配图上载明“检查和试验按API598或JB/T9092”，乙公司与王某在庭审中认可由机械工业通用机械产品检测所机械工业阀门产品质量监督检测中心作为检验机构。乙公司称样品未进行耐高温、耐高压及其它行业标准检测，但耐高温、耐高压以及其他行业标准并非合同约定的具体检验标准。乙公司还认为，即使按API598-2004《阀门的检查和试验》检验，乙公司样品尚有上密封试验、低压密封试验、铸件的外观检验、高压气体壳体试验四项未予检测。一审法院认为，乙公司应当在样品送检时提出具体的检验要求，根据API598-2004《阀门的检查和试验》载明的内容，乙公司样品“金属密封球阀”无需进行上密封试验，高压密封试验为任选试验项目，当客户定单规定时，应进行高压气体壳体试验，铸件外观和涉案专利技术并无直接关联，即使需进行亥44公司进行。甲45公司将其生产的“DN50 300Lb”、“DN300 300Lb”的“金属密封球阀”样品送检，检验单位为双方认可的机械工业通用机械产品检测所机械工业阀门产品质量监督检测中心，检验标准为API598-2004《阀门的检查和试验》，检验结论合格。由此证明，乙公司生产的样品经国家检测中心检验合格，符合合同约定。乙46公司提供的第三份检测报告，由于型号为“DN50 150Lb金属硬密封球阀”，不在合同约定的“滚动球专利球阀”规格范围中，JB/T8861-2004《球阀静压寿命试验规程》也非合同约定或当事人认可的检验标准。因此，丙47公司生产的样品经国家检测中心检验合格的事实。 综上，本案中王某并不存在《专利实施许可合同》约定的“未按时向国家专利局缴纳年费而使专利失效或本专利技术在本许可合同签订前已转让的”的违约情形，因此，乙公司无权据此终止合同。王某已按《专利实施许可合同》丁48公司交付专利文件和图纸等义务，乙公司在王某指导下生产的样品经国家检测中心检验合格，王某不存在其他法定解除合同的情形。因此，乙公司认为王某存在违约行为，单方要求解除合同、终止履行、返还专利许可使用入门费的诉讼请求，无事实和法律依据，不予支持。 据此，一审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《中华人民共和国合同法》第九十一条、第九十三条、第九十四条、第三百四十五条、第三百四十六条的规定，判决：戊49公司的诉讼请求。案件受理费4300元，乙公司负担。 乙公司向本院提起上诉，请求撤销一审判决，己50公司与王某签订的《专利实施许可合同》，癸公司支付的入门费20万元，一、二审诉讼费用由王某负担。理由是：1、王庚51公司汇到其银行卡上的入门费20万元后，在一年多的实施过程中，王某以技术不成熟为由，反复修改图纸达数百处之多，2007年2月9日王某离开生产场地时，带走了关键零部件的图纸，辛52公司交付“全套专利申请文件”及“两项专利技术形成产品两种规格的全套图纸”，壬53公司完全不能投入生产。上述图纸应是两项专利技术形成“产品”后的全套图纸，即依照检测范围及双方约定项目检测合格的产品图纸，癸54公司取得的《新产品鉴定证书》不能推出王某已提供形成产品两种规格的全套图纸。此外，依据双方合同约定，我公司受让的是专利技术形成的产品，而不是专利技术。2、我公司受让的是具有专利特性、具有耐高温、耐高压特点的金属密封球阀，所以该专利产品必须要经过高温检测，而检测报告上显示仅检测了壳体实验和高压密封试验两个项目，未进行图纸规定全部项目的检测，且图纸中对检测项目也有明确的规定。即使按照标准API598进行检测，也只检测了该标准所规定的五个检测试验中的两个项目，尚有上密封试验、低压密封试验、高压气体壳体试验没有检测。此外，国家标准JP/T8861-2004中规定的静压使用寿命试验、标准API6FA及J/T6899中规定的耐火试验均属于国家和行业部门所规定的必须检测的项目，这两项试验也没有检测。3、国家标准GB/T12237-2007是对原标准GB/T12237-1989的替代，且图纸中也规定了适用标准GB/T12237-1989， GB/T12237-2007标准应作为本案的证据使用。综上，由于王某怠于履行合同约定的义务，导致无法继续履行合同，子55公司造成更大损失，据此要求解除合同并返还入门费。 王某答辩称：一审判决结果正确，请求维持。 本案二审争议焦点为：1、涉案专利实施许可合同是否应当解除；2、乙公司支付给王某的20万元是否应当返还。 二审中，王某未提供新的证据，乙公司提供如下四份证据： 1、乙公司于2006年7月19日将金属密封球阀样品送机械工业通用机械产品检测所检验的检验委托书，用于证明当时仅要求检测密封和强度两个项目； 2、金属密封球阀相关产品零件的照片，丑56公司目前无法继续生产金属密封球阀，王某怠于履行合同； 3、阀门界知名专家对GQS47H金属密封球阀检验项目建议书，用于证明需要对金属密封球阀进行五个项目的检验； 4、王某在上海市第一中级人民法院起诉乙公司违约的起诉书，用于证明王某不想履行合同，寅57公司要求解除合同。 王某对检验委托书、照片和检验项目建议书的真实性均不予认可，并对照片的关联性不予认可，对起诉书的真实性予以认可，但认为与本案无关联。本院认为，虽然王某对检验委托书和照片的真实性、以及照片的关联性不予认可，但结合一审中双方提供的证据，检验委托书和照片的真实性应予确认。上海大学阀门研究所常务所长陆留福及研究员彭建宏、陈晓丽三人出具的金属密封球阀检验项目建议书属于证人证言，在陆留福、彭建宏和陈晓丽三人的专家身份无法确认，且也未出庭接受双方当事人质证的情况下，不能单独作为定案的依据，本院对该证据不予采信。王某向上海市第一中级人民法院提交的起诉书中要求终止履行双方签订的《专利实施许可合同》和《聘用协议》，卯58公司要求解除《专利实施许可合同》，属于不同主体分别提出的诉讼请求，涉案合同是否应当解除，应由不同法院分别进行裁决，故该起诉书与本案并无关联，本院不予采信。 一审法院查明的事实均有充分的证据支持，本院予以确认。 本院另查明： 《专利实施许可合同》辰59公司于2005年6月巳60公司的监督下，就专利名称为“滚动球球阀密封机构”、专利号为“ZL99124153.3”的发明专利签订的，该专利在《专利实施许可合同》签订时处于有效状态，《专利实施许可合同》的有效期限自2005年6月6日至2019年11月29日。 乙公司于2006年7月19日将型号规格为DN50和DN300的两只金属密封球阀样品送机械工业通用机械产品检测所检验，要求检验的项目为密封和强度，检验的依据为标准API598-2004，并约定该检测所于2006年7月30日提交上述样品的检验报告。 本院认为： 1、涉案专利实施许可合同不应当解除 首先，本案不存在约定解除情形。根据《中华人民共和国合同法》第九十三条的规定，当事人可以约定一方解除合同的条件，解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。本案中，双方当事人在《专利实施许可合同》中约定，王某如未按时向国家专利局缴纳年费而使专利失效或本专利技术在本许可合同签订前已转让的，均应承担违约责任，乙公司有权终止合同。乙公司并未提供证明王某存在“未按时向国家专利局缴纳年费而使专利失效”或“本专利技术在本许可合同签订前已转让的”违约行为的相关证据，从现有证据来看，王某并不存在可以终止合同的违约行为，乙公司无权要求解除合同。乙公司认为所生产的样品未按图纸规定、国家标准及行业惯例进行检验，仅按标准API598-2004检测了两个项目，尚有上密封试验、低压密封试验、高压气体壳体试验，以及其他国家标准规定的静压使用寿命试验和耐火试验没有检测。对此，本院认为，双方在《专利实施许可合同》中仅仅是约定产品通过国家检测中心检验合格后支付剩余款20万元人民币，午61公司是否有权要求解除合同，未62公司是否继续支付20万元剩余款的条件，而并不能成为该《专利实施许可合同》解除的条件。因此，乙公司无权以存在约定解除条件而要求解除合同。 其次，本案不存在法定解除情形。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定，法定解除合同一般以合同目的不能实现为条件。本案中，乙公司在王某的技术指导下，生产出包含专利技术方案的金属密封球阀样品，且该样品通过机械工业通用机械产品检测所的两项检验，已经基本达到合同目的。乙公司认为，其受让的是具有耐高温、耐高压特点的金属密封球阀，该产品必须经过高温高压检测，否则不能证明金属密封球阀适用于高温、高压的工作状态。对此，本院认为，合同约定的两种规格产品是否适用于高温、高压的工作状态，乙公司负有举证责任，申63公司未提供相关证据证明其产品不能通过图纸规定的耐高温、耐高压的试验，其应承担举证不能的不利后果。乙公司在一审中提供的证据虽能证明型号为“DN50 150Lb”的金属硬密封球阀不符合JB/T8861-2004《球阀静压寿命试验规程》标准的要求，但型号为“DN50 150Lb”的金属硬密封球阀不在合同约定的规格范围之内，JB/T8861-2004《球阀静压寿命试验规程》标准也非合同约定或当事人认可的检验标准，故该证据不能证明涉案金属密封球阀耐高温、耐高压检测不合格。 2、乙公司支付给王某的20万元不应返还 乙公司与王某签订的《专利实施许可合同》，系双方真实意思的表示，合法有效。酉64公司支付给王某20万元的条件为，2寅公司交付技术资料时支付首付款20万元人民币。2005年6月30日前，子公司交付了专利证书复印件、全套专利申请文件、两项专利技术形成产品两种规格的全套图纸等技术资料。虽然双方没有技术资料的交接手续，戌65公司提供的技术图纸、部分零部件照片、《新产品鉴定证书》、产品宣传样页，亥66公司送检样品进行检测的行为上来看，乙公司已完成了两种规格产品的制造，而要完成制造，必须有完整的图纸。同时，乙公司于2005年6月28日也按约向王某支付了20万元专利许可使用费，且至本案诉讼之前，乙公司也未对王某未交付技术资料提出异议。乙公司认为图纸应为两项专利技术形成“产品”后的全套图纸，即依照检测范围及双方约定项目检测合格的产品图纸。对此，本院认为，要得到检测合格的产品图纸，势必要等到检测结果出来以后，才知道哪一套图纸是检测合格的产品图纸，而《专利实施许可合同》约定交付技术资料时支付首付款20万元人民币在先，产品通过国家检测中心检验合格后支付剩余款20万元人民币在后，甲67公司主张所提供图纸为检测合格的产品图纸，明显与《专利实施许可合同》所约定交付的图纸不符。综上，双方当事人在2005年6月30日前均按约履行了合同约定的义务，双方均不存在违约行为。乙公司要求王某返还其20万元专利许可使用费的主张缺乏事实和法律依据，本院不予支持。 综上所述，乙公司的上诉理由不能成立，本院不予采纳。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判决。 二审案件受理费人民币4300元，乙公司负担。 本判决为终审判决。 审　判　长　王成龙 代理审判员　王某2 代理审判员　袁　滔 二○○八年九月二十三日 书　记　员　施婷婷 本案法律依据 中华人民共和国合同法 第345条 中华人民共和国合同法 第346条 中华人民共和国合同法 第91条 中华人民共和国合同法 第93条 中华人民共和国合同法 第94条 中华人民共和国民事诉讼法(2007修正) 第153条1款1项 中华人民共和国民事诉讼法(2007修正) 第64条1款