谢某杨立辉外观设计专利实施许可合同纠纷民事一审民事判决书
裁判文书广州知识产权法院裁判日期 2022-08-15案由 专利
引注:(2022)粤73民初510号
全文
谢某杨某外观设计专利实施许可合同纠纷民事一审民事判决书
广州知识产权法院
民事判决书
(2022)粤73民初510号
原告:谢某。
委托诉讼代理人:邓某,某律师事务所律师。
被告:杨某。
原告谢某诉被告杨某外观设计专利实施许可合同纠纷一案,本院于2022年2月23日立案后,依法组成合议庭进行了审理。原告谢某的委托诉讼代理人邓某到庭参加诉讼。被告杨某经本院依法传票传唤,无正当理由拒不到庭参加诉讼,本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告谢某向本院提出诉讼请求:1.被告立即向原告承担违约责任,赔偿经济损失152548元;2.被告承担原告因本案支出的律师费10000元;3.被告承担本案的全部诉讼费用。事实和理由:原告谢某与被告杨某自愿签订《专利许可合同》,约定杨某将其合法所有的外观设计专利(专利号:ZL201630067136.4,专利名称:双层床(HA015某))许可谢某在中国境内独占使用,独占使用期间为5年,自2016年7月6日至2021年7月5日。2018年1月起,谢某为维护自身合法权益,甲公司、黄某、何某、黄某2、成某等采取维权措施,向广州知识产权法院提起了外观设计专利权侵权之诉。但在前述各案中,各被告均提供其与杨某签订的关于涉案外观设计专利的《专利授权使用协议》予以抗辩,且杨某本人出具声明予以确认,最终导致前述案件的诉讼请求被全部驳回或撤诉。谢某为此已实际支付各案件的全部诉讼费用10870元,公证费25200元,购买被诉侵权产品费用13478元,以及因调查取证、证据保全而产生的一切费用包括但不限于货物配送费、搬运费用、安某用、仓储费用等合理费用3000元。被告杨某的行为已严重违反《专利许可合同》的约定,并涉嫌与第三人恶意串通,在约定的外观设计专利独占使用期间严重侵害原告的的合法权益,导致原告承受了巨大经济损失。
被告杨某书面答辩称,与其签订协议的是王德永,并不认识原告,且自始至终未收到过许可使用费,原告也未提供支付许可使用费的明细,其请求的赔偿金额没有依据。
原告谢某提交了以下证据:1.专利许可合同,拟证明原告谢某与被告杨某自愿签订《专利许可合同》,许可谢某在中国境内独占使用,独占使用期间为5年,自2016年7月6日至2021年7月5日;2.外观设计专利证书、中国专利审查信息查询,拟证明杨某持有的外观设计专利(专利号:ZL201630067136.4,专利名称:双层床(HA015某))是合法有效的;3.微信聊天记录,拟证明被告杨某向谢某的委托律师提供案涉外观设计专利第三方侵权的线索,并敦促谢某一方尽快采取调查取证并维权;4.乙公司外观设计专利权一案起诉状、调查取证公证书及发票、一审民事判决书、上诉状、专利授权使用协议、二审民事判决书;谢某诉何某外观设计专利侵权一案起诉状、调查取证公证书及发票、答辩状、专利授权使用协议、民事判决书;谢某诉周某外观设计专利侵权一案起诉状、调查取证公证书及发票、答辩状、专利授权使用协议、声明、民事裁定书;谢某诉黄某外观设计专利侵权一案起诉状、调查取证公证书及发票;谢某诉黄某2外观设计专利侵权一案起诉状、调查取证公证书及发票、答辩状、专利授权使用协议、声明、民事裁定书;谢某诉成某外观专利侵权一案起诉状、调查取证公证书及发票、答辩状、专利授权使用协议、声明、民事裁定书;谢某诉方俊外观设计专利侵权一案起诉状、调查取证公证书及发票、答辩状、专利授权使用协议、民事裁定书(原件),拟证明基于被告杨某提供的外观设计专利权侵权线索,原告谢某为维护自身合法权益委托律师采取的维权措施,在前述各案中皆因杨某本人出具声明确认《专利授权使用协议》有效,最终导致前述案件的诉讼请求被全部驳回或撤诉。
被告杨某未提交证据,亦未针对原告提交的证据发表质证意见,本院视为其自行放弃举证、质证的权利。对原告提交的上述证据的真实性、合法性及其与待证事实的关联性,本院将结合案件事实一并予以论述。
本院经审理查明如下事实:
杨某是名称为“双层床(HAO15某)”、专利号ZL201630067136.4的外观设计专利的专利权人,该专利申请日为2016年3月10日,授权公告日为2016年7月6日。该外观设计专利的《简要说明》表明:该专利的用途是卧室家具,供人睡眠休息使用;设计要点在于主视图;最能表明设计要点的图片或照片是立体图;仰视图无设计要点,省略仰视图。杨某于2021年4月27日缴纳涉案专利年费180元和年费滞纳金60元。该专利在被诉侵权行为发生时处于有效状态。
2018年11月27日,杨某与谢某签订《专利许可合同》,约定将涉案专利以独占许可方式许可原告实施,许可范围为中国境内,许可使用时间为5年,自2016年7月6日至2021年7月5日,专利许可使用费由双方另行约定。谢某有权以自己的名义在中国境内对上述专利的侵权行为采取诉讼等方式进行维权,维权费用全部由谢某支付,所获得的赔偿、补偿也归谢某所有。杨某保证拥有完整的权利,在本合同签订前,未将该权利转让或许可给任何第三方。
乙公司(以下简称丙公司)侵害外观设计专利权纠纷一案中,一审法院支持了原告谢某主张10万元经济损失及合理开支的诉讼请求。二审期间,丙公司提交其与杨某签订的《专利授权使用协议》,协议签订时间为2016年4月1日,许可方式为独占许可,使用期限为2016年4月1日至2021年4月1日。二审法院经审查确认了该协议的真实性,并据此撤销了一审判决,驳回谢某的全部诉讼请求。
在谢某诉何某侵害外观设计专利权纠纷一案中,被告何某提交了杨某与邓小东签订的《专利授权使用协议》并抗辩被诉侵权产品是由邓小东代发,法院确认上述协议的真实性,结合相关证据认定何某不构成侵权,驳回原告谢某的全部诉讼请求。
在谢某诉周某、谢某诉黄某、谢某诉黄某2、谢某诉成某、谢某诉方俊侵害外观设计专利权纠纷案中,被告均向法庭提交其与杨某签订的《专利授权使用协议》予以抗辩,为了避免败诉风险导致损失进一步扩大,原告谢某对上述5案主动撤回起诉。
本院认为,本案为外观设计专利实施许可合同纠纷。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第二十条规定,民法典施行前成立的合同,依照法律规定或者当事人约定该合同的履行持续至民法典施行后,因民法典施行前履行合同发生争议的,适用当时的法律、司法解释的规定;因民法典施行后履行合同发生争议的,适用民法典第三编第四章和第五章的相关规定。根据本院查明事实,涉案《专利许可合同》签订日期为2018年11月27日,许可使用的时间至2021年7月5日,由于本案中履行合同发生的争议均在2021年1月1日民法典施行前,故本案应当适用当时的法律、司法解释的规定。根据双方当事人的诉辩意见,本案争议焦点为:1.被告是否违反了涉案专利许可合同的约定;2.如果构成违约,被告应当如何承担违约责任。
关于被告是否违反涉案专利许可合同约定的问题
《中华人民共和国合同法》第三十二条规定,当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章时合同成立。本案中杨某与谢某于2018年11月27日签订了《专利许可合同》,双方在上述合同上签字并按捺手印,故应认定双方之间签订的合同成立。经审查,该合同系双方当事人的真实意思表示,内容未违反法律法规的强制性规定,且不违背公序良俗,故该合同依法成立并有效。根据该合同第五条的约定,许可使用费用双方另行约定,故即使如被告杨某所主张的其未收到过许可使用费,亦不影响该合同的效力,被告杨某应当另行依照其约定主张权利。《中华人民共和国合同法》第六十条规定,当事人应当按照约定全面履行自己的义务。涉案《专利许可合同》第六条约定,甲方保证乙方在本合同生效后拥有本合同规定之权利,包括在本合同签订前,甲方未将该权利转让或许可给任何第三方。根据原告谢某提交的多个生效判决确认的事实,被告杨某同时向多个案外第三人出具《专利授权使用协议》,各份独占许可协议内容高度相似,仅签订时间和使用期限存在细微差别,上述行为明显违反了涉案《专利许可合同》的约定,故本院认定被告杨某的行为构成违约,应当依法承担相应的违约责任。
关于被告应如何承担违约责任的问题
《中华人民共和国合同法》第一百一十三条第一款规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。本案中,被告杨某违反了涉案《专利许可合同》,在约定的外观设计专利独占许可使用期间另行授权许可案外第三人使用该专利,造成原告谢某为维护自身合法权益而提起的侵权之诉均被驳回或者撤诉,由于涉案《专利许可合同》已经约定谢某有权对所有侵权行为进行维权,维权费用由谢某支付,故原告谢某在上述诉讼中所支出的合理维权费用均应当认定为因被告杨某的违约行为而造成的损失,依法应予支持。原告谢某提供证据证明其购买被诉侵权产品费用13478元,网购公证费合计8400元,取货公证费16800元,因维权实际支出诉讼费10350元,公告费520元,以及本案诉讼代理费10000元。虽然涉案《专利许可合同》未对因违约行为而导致的律师费的承担问题进行约定,但本案诉讼系因被告杨某违反合同约定另行授权他人使用涉案专利而引发,原告谢某为维护其合法权益而支出了相应的律师费,故对于原告谢某提出的赔偿合理的律师费用的正当要求,本院予以支持。由于原告谢某未提交证据证明货物配送费、安某、仓储费等费用实际发生及其数额的合理性,故本院对其主张的货物配送费、搬运费用、安某用、仓储费用3000元不予支持。另外,原告谢某主张因被告杨某的违约行为,丁某侵害外观设计专利权纠纷一案一审判决被二审法院撤销,该案中一审判决第二项支持的经济损失及合理开支10万元应由被告杨某赔偿。本院认为,该案一审判决并非生效判决,不具有法律约束力,一审判决支持的经济损失及合理开支10万元亦非被告杨某订立涉案合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失,故原告谢某该主张缺乏事实和法律依据,本院不予支持。
综上所述,依照《中华人民共和国合同法》第三十二条、第六十条、第一百一十三条第一款,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十七条规定,判决如下:
一、被告杨某自本判决发生法律效力之日起十日内赔偿原告谢某经济损失49548元;
二、被告杨某自本判决发生法律效力之日起十日内向谢某支付律师费10000元;
三、驳回原告谢某的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3550.96元,由原告谢某负担2250.96元,被告杨某负担1300元。本案案件受理费已由原告谢某预付,本院予以退回1300元;被告杨某应于本判决生效之日起七日内向本院缴纳案件受理费1300元。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十一条和《最高人民法院关于知识产权法院案件管辖等有关问题的通知》第六条的规定,本案需要强制执行的,由广东省广州市中级人民法院或者被执行的财产所在地中级人民法院执行。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提交副本,上诉于广东省高级人民法院。
审 判 长 裘晶文
人民陪审员 李景裕
人民陪审员 罗其锋
二〇二二年八月十五日
法官 助理 梁希灵
书 记 员 盛燕冰
书 记 员 曾晓婷
本案法律依据
中华人民共和国合同法 第113条1款
中华人民共和国合同法 第32条
中华人民共和国合同法 第60条
最高人民法院关于知识产权法院案件管辖等有关问题的通知 第6条
中华人民共和国民法典
最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》时间效力的若干规定 第20条
中华人民共和国民事诉讼法(2021修正) 第147条
中华人民共和国民事诉讼法(2021修正) 第231条
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