李某与国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案（(2011)高行终字第144号）

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：(2011)高行终字第144号 审理法官： 刘某 石某 陶钧 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 北京市高级人民法院 审结日期：2011.05.19 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 权责关键词： 行政判决 维持原判 // 李某与国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 北京市高级人民法院 行政判决书 (2011)高行终字第144号 上诉人（原审原告）李某。 被上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区某地银谷大厦10-12层。 法定代表人张某，副主任。 委托代理人傅玉，该委员会审查员。 委托代理人余某，该委员会审查员。 上诉人李某因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第2405号行政判决，向本院提起上诉。本院2011年1月12日受理本案后，依法组成合议庭，于2011年5月5日公开开庭进行了审理。上诉人李某，被上诉人国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）的委托代理人傅玉、余某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 北京市第一中级人民法院认定，2005年10月17日，李某向国家知识产权局提出了名称为“混数进制、进位行数字工程方法的混数算盘”的发明专利申请（简称本申请）。2007年11月2日，国家知识产权局针对李某于2007年5月25日提交的说明书第1至20页、说明书附图第1至2页、说明书摘要、摘要附图，以及于2007年9月13日提交的权利要求第1至9项，以本申请不符合2002年修订的《中华人民共和国专利法实施细则》（简称《专利法实施细则》）第二条第一款的规定为由驳回了本申请。李某不服，于2007年12月30日向专利复审委员会提出复审请求。2008年6月26日，专利复审委员会向李某发出复审通知书，告知其2007年5月25日和9月13日的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合2000年修正的《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第三十三条的规定。2008年7月23日，李某提交了意见陈某书，但未提交修改文本。2008年11月21日，专利复审委员会作出第15117号复审请求审查决定（简称第15117号决定），以2007年5月25日和9月13日的修改不符合《专利法》第三十三条的规定为由，维持了国家知识产权局驳回本申请的决定。李某不服第15117号决定提起行政诉讼。 北京市第一中级人民法院认为，李某于2007年9月13日和2007年9月13日提交的修改的权利要求书不符合《专利法》第三十三条的规定。李某于2007年5月25日提交的修改的说明书中增加了许多内容，这些内容也不符合《专利法》第三十三条的规定。第15117号决定有事实和法律依据，应当予以维持。 北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持专利复审委员会作出的第15117号决定。 李某不服一审判决，向本院提起上诉，请求撤销第15117号决定和一审判决。其上诉理由为：第一，专利复审委员会驳回本申请的理由与国家知识产权局的驳回理由不相同，专利复审委员会适用法律错误；第二，李某在2008年7月23日的意见陈某书中已经明确表示恢复原始申请文本，不存在修改超范围的问题，而且2007年9月13日和2007年9月13日的修改也没有超范围。 专利复审委员会服从一审判决。 本院经审理查明： 2005年10月17日，李某向国家知识产权局提出名称为“混数进制、进位行数字工程方法的混数算盘”的发明专利申请（即本申请），申请号为200510113953.X号，公开日为2006年7月12日，优先权日为2004年10月17日。 2006年1月13日，国家知识产权局初审及流程部门发出补正通知书，指出本申请原始提交的文本中的摘要附图非说明书附图中的一幅图，而且摘要、权利要求和说明书中文字深浅不一，且存在多处文字断线，因此要求李某补正，但不得对其技术内容作任何修改。 2006年2月5日，李某针对上述补正通知书提交了本申请权利要求第1至10项、说明书第1至27页、说明书附图第1至2页、说明书摘要以及摘要附图各1页的替换页。 2006年3月3日，国家知识产权局初审及流程部门再次发出补正通知书，指出李某于2006年2月5日提交的补正文本中：（1）摘要附图与说明书附图2不一致，非说明书附图中的一幅；（2）新提交的权利要求书、摘要和说明书文字存在大量文字断线，且黑色不够深，导致文件不清晰；要求李某补正，且不得对其技术内容作任何修改，保留原始版式。 2006年3月16日，李某针对上述补正通知书提交了权利要求第1至10项、说明书第1至27页、说明书附图第1至2页、说明书摘要以及摘要附图各1页的替换页。 2006年9月22日，根据《专利法实施细则》第五十一条第一款的规定，李某在收到发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内，提交了本申请权利要求第1至10项、说明书第1至22页、说明书附图第1至2页、说明书摘要以及摘要附图各1页的修改替换页。 2007年2月9日，国家知识产权局实质审查部门发出第一次审查意见通知书，指出本申请权利要求1至10均不符合《专利法实施细则》第二条第一款的规定。 2007年5月25日，李某针对第一次审查意见通知书提交了意见陈某书以及权利要求第1至10项、说明书第1至20页、说明书附图第1至2页、说明书摘要以及摘要附图各1页的修改替换页；认为本申请权利要求1至10都不是数学理论，而是数学工程中混数算盘的工程技术，属于可给予专利保护的客体。 2007年7月13日，国家知识产权局实质审查部门发出第二次审查意见通知书，指出本申请权利要求1至10均不符合《专利法实施细则》第二条第一款的规定。 2007年9月13日，李某针对第二次审查意见通知书提交了意见陈某书以及权利要求第1至9项的修改替换页，提交了《答疑》、《“三Q发明系列”目录（摘要）》和《“三Q发明系列”的成就》供参考。李某认为本申请处于专利保护的范畴，同时认为修改后的权利要求书能够更清楚并简要地表述请求专利保护的范围。 2007年11月2日，国家知识产权局实质审查部门以本申请不符合《专利法实施细则》第二条第一款为由驳回了本申请。驳回决定依据的文本是：李某于2007年5月25日提交的说明书第1至20页、说明书附图第1至2页、说明书摘要、摘要附图，以及于2007年9月13日提交的权利要求第1至9项。驳回决定所针对的权利要求1、2和5的内容如下： “1.一种数字工程方法，采用Q进制数，并且以该Q进制数计算的运算逻辑来进行运算；Q为自然数；其特征在于，采用混数进制和进位行逻辑结构，其中运载着混数进制数来进行运算；接受表示普通Q进制数的第一数据；将第一数据转换到第二数据，其中该第二数据表示混数进制数、全一码数，混二进制数和编码混二进制数中的至少一个；在运算逻辑可访问的存储器中存储该第二数据；对该第二数据进行对冲、划Q和不操作中的至少一个，累加该结果；将该运算逻辑的输出转换为混数进制数，或转换为普通Q进制数，或直接转换为普通十进制数。 2.如权利要求1_数字工程方法，进一步包括以下三种步骤之一；第一步骤： 第1步，设K个普通Q进制数参予加减运算，K为≥2的整数，Q为自然数；将这些数转换成K或2K个混数进制数； 第2步，对K或2K个数中的二个数，进行混数进制的求和运算；从最低位开始或各位同时按位相加，即在某一位上，取这二个数按位相加；采用“对冲”、“划Q”、累加，得到这二个数该位“按位加”和数；将此和数记入下一运算层，作为“部分和”数；同时所得“混数进位”，则存放到下一运算层或本运算层尚未运算过的，任一数据行相邻高位的空位0位处； 第3步，在上述某位的相邻高位上，重复第2步的运算；如此反复，直至二数最高位也已运算为止；当采用并行运算时，二数各位同时进行第2步及第3步运算，则本步可跳跃过去；当采用串并行运算时，则类似处理； 第4步，取K或2K个数中的另二个数，进行第2步及第3步运算；如此反复，直至K或2K个数或运算层中全部数均取完为止；当仅剩下一个数时，则直接移至下一运算层作为“部分和“数； 第5步，在下一个运算层中，将上述“按位和”数及“进位”数进行前述第2步、第3步、第4步求和运算；如此反复，直至运算层中，运算后仅获得一个数为止；则最后所得混数进制加法运算和数，即为所求K个普通Q进制数加减运算结果； 或者，采用以下第二种步骤： 第1步，设K个普通Q进制数参予加减运算，K为≥2的整数，Q为自然数；将这些数转换成K或2K个混数进制数； 第2步，从最低位开始，即在某一位上，取二数至K或2K个数同时相加；采用“对冲”、“划Q”、累加；即在二数时，得到二个数该位“按位加”和数；将此和数记入下一运算层，作为“部分和”数；同时所得“混数进位”，则存放到下一运算层或本运算层尚未运算过的，任一数据行相邻高位的空位或0位处； 第3步，在上述某位上，取K或2K个数中的另二个数，重复第2步的运算；如此反复，直至K或2K个数或运算层全部数均取完为止；当仅剩下一个数时，则直接移至下一运算层作为“部份和”数； 当采用同一位上各数同时运算时，同时进行第2步及第3步运算，则本步可跳跃过去；这时在同一位上，对n个和为0的数先进行“对冲”；然后，对n个和为mQ的数进行“划Q”；n为≥2的整数，，m为整数；所得“混数进位”，则存放到下一运算层或本运算层尚未运算过的，任一数据行相邻高位的空位或0位处；同一位上，余下各数进行“累加”，或者直接移至下一运算层；累加采用≥2的“多数累加”；当采用普通二数“累加”时，则顺序串行累加； 第4步，在上述某位的相邻高位上，重复第2步及第3步的运算；如此反复，直至K或2K个数最高位也已运算为止； 第5步，在下一个运算层中，对上述“按位和”数及“进位”数进行前述第2步、第3步、第4步求和运算；如此反复，直至运算层中，运算后仅获得一个数为止；则最后所得混数进制加法运算和数，即为所求K个普通Q进制数加减运算结果； 或者，采用以下第三种步骤： 第1步，设K个普通Q进制数参予加减运算，K为≥2的整数，Q为自然数；将这些数转换成K或2K个混数进制数； 第2步，采用所谓“二维运算”；即，在K或2K个数的各位上，同时进行运算；并且同时对每一位上，n个和为0的数进行“对冲”；n为≥2的整数； 第3步，采用所谓“二维运算”；即，在K或2K个数的各位上，同时进行运算；并且同时对每一位上，n个和为mQ的数进行“划Q”；n为≥2的整数，m为整数；所得“混数进位”，则存放到下一运算层的，任一数据行相邻高位的空位或0位处； 第4步，采用所谓“二维运算”；即，在K或2K个数的各位上，同时进行运算；并且同时对每一位上，余下各数进行“累加”，或者直接移至下一运算层；累加采用≥2的“多数累加”；当采用普通二数“累加”时，则顺序串行累加； 第5步，在下一个运算层中，将上述“按位和”数及“进位”数进行前述第2步、第3步、第4步求和运算；如此反复，直至运算层中，运算后仅获得一个数为止；则最后所得混数进制加法运算和数，即为所求K个普通Q进制数加减运算结果。 5.一种实施权利要求1的方法的算盘_；其特征在于，_算盘中的数字工程方法，可为前述第一种步骤；采用“对冲”、“划Q”、累加进行计算。” 具体驳回理由为：本申请记载的数学工程方法是人的思维活动，经过推理、分析和判断产生出的抽象结果，仅仅是指导人们对信息进行思维、识别、判断和记忆的规则和方法，因为没有采用技术手段或者利用自然法则，也未解决技术问题和产生技术效果，因此不构成技术方案，不符合《专利法实施细则》第二条第一款的规定。 2007年12月30日，李某对上述驳回决定不服向国家知识产权局专利复审委员会提出了复审请求，未提交修改文本。在前置审查程序中，国家知识产权局实质审查部门仍坚持原驳回决定。 2008年6月26日，专利复审委员会发出复审通知书，指出：（1）李某于2007年5月25日提交了修改的说明书，其中对多处表述进行了修改，同时增加的许多内容；李某于2007年9月13日提交的权利要求1和2的修改使得修改后的技术方案不同于申请日提交的说明书和权利要求书记载的技术方案，也不能从原始申请文件中直接、毫无疑义地得出；上述修改均超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。（2）本申请给出的仅仅是一种利用计算机\算盘\笔算执行的纯粹数学运算方法或者规则，其解决方案的实质仍在于一种数学运算的规则，本质属于人的抽象思维方式，该方法未采用任何利用了自然规律的技术手段，而且由于其未采用技术手段，因而也未解决任何技术问题，不能获得任何符合自然规律的技术效果。因此，本申请所给出的解决方案不符合专利法实施细则第二条第一款的规定。 2008年7月23日，李某针对该复审通知书，寄交了意见陈某书，但未提交修改文本。在意见陈某书第3页中有以下内容：“①为了避免出现超范围问题，现决定直接采用原始申请文件。这样确保不超范围，免得节外生枝扯不清。”“③事实上，前修改的申请文件，一般并未超范围。” 2008年11月21日，专利复审委员会作出第15117号决定，认定： 1.针对的文本 李某在复审阶段未提交修改文本，本复审决定所针对的文本与驳回决定所针对的文本相同，即：李某于2007年5月25日提交的说明书第1至20页、说明书附图第1至2页、说明书摘要、摘要附图，以及于2007年9月13日提交的权利要求第1至9项。 2.《专利法》第三十三条 《专利法》第三十三条规定，李某可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。作为一个原则，凡是对说明书和权利要求书作出不符合《专利法》第三十三条规定的修改，均是不允许的。 具体地说，如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的。 《审查指南》第二部分第八章第5.2.3.1节明确了，不能允许的增加内容的修改，包括下述几种：（1）将某些不能从原说明书和/或权利要求书中直接明确认定的技术特征写入权利要求和/或说明书。（2）为使公开的发明清楚或者使权利要求完整而补入不能从原说明书（包括附图）和/或权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的信息。……（5）补入了所述技术领域的技术人员不能直接从原始申请中得出的有益效果。…… 3.针对本案而言，李某于2007年5月25日提交了修改的说明书，其中对多处表述进行了修改，同时增加了许多内容，专利复审委员会认为，该修改的说明书超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合《专利法》第三十三条的规定，这种修改就是不允许的。例如，该修改的说明书第1页，增加了对“数字工程”以及“数字工程方法”的解释，这部分增加的内容未记载在原说明书及权利要求书中，也不能从原说明书（包括附图）和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定，属于不允许的修改。又例如，该修改的说明书第4页至第5页，增加了有关本申请有益效果的说明，这部分内容未记载在原说明书及权利要求书中，属于所述技术领域的技术人员不能直接从原始申请中得出的有益效果，其同样属于不能允许的修改。再例如，该修改的说明书第6页、第7页等等多处均增加原请求中未记载的内容，这些内容均超出了原说明书及权利要求书记载的范围，在此不再一一列举。总之，当前的说明书不符合《专利法》第三十三条的规定。 2007年9月13日李某提交了修改的权利要求书，其中：权利要求1请求保护一种数学工程方法，其修改后的内容为：“采用Q进制数，并且以该Q进制数计算的运算逻辑来进行运算；Q为自然数：其特征在于，采用混数进制和进位行逻辑结构，其中运载着混数进制数来进行运算：接收表示普通Q进制数的第一数据；将第一数据转换到第二数据，其中该第二数据表示混数进制数、全一码数，混二进制数和编码混二进制数中的至少一个；在运算逻辑可访问储存器中储存该第二数据；对该第二数据进行对冲、划Q和不操作中的至少一个，累加该结果；将该运算逻辑的输出转换为混数进制数，或转换为普通Q进制数，或直接转换为普通十进制数”。然而，在本申请原始公开的说明书及权利要求书中，并未公开所述的“第一数据”、“第二数据”以及“储存器”，更未公开“接收表示普通Q进制数的第一数据”、“将第一数据转换到第二数据”、“在运算逻辑可访问的储存器中存储该第二数据”这些内容。另外，在该修改的权利要求书中，权利要求2第11行增加了“当采用串并行运算时，则类似处理”，然而，在本申请申请日提交的原说明书及权利要求书中并没有“串并行运算”这样的内容。因此，专利复审委员会认为李某于2007年9月13日提交的权利要求1和2的修改使得修改后的技术方案不同于申请日提交的说明书和权利要求书记载的技术方案，也不能从原始申请文件中直接、毫无疑义地得出，即超出了申请日提交的说明书和权利要求书记载的范围，其同样不符合《专利法》第三十三条的规定。 综上所述，李某在收到关于本申请权利要求书和说明书不符合《专利法》第三十三条的复审意见之后，并未修改申请文本以克服该缺陷，也未针对该复审意见陈某任何意见。李某在答复复审通知书时所提交的6份附件亦不能解决本申请修改超范围的问题，专利复审委员会坚持认为本申请不符合《专利法》第三十三条的规定。因此，专利复审委员会作出第15117号决定，维持国家知识产权局于2007年11月2日作出的驳回本申请的决定。 李某不服第15117号决定提起行政诉讼，诉称：国家知识产权局驳回决定的理由是，计算、思维活动不构成技术方案，而第15117号决定的理由为修改超范围，二者不是同一个理由。在实审阶段，李某已经对修改超范围问题作出新的修改。在复审通知书中提出的修改超范围问题，只是笼统的、不具体的情况，专利复审委员会称“在此不再一一列举”，并未提出具体的修改超范围内容。综上，请求法院依法撤销第15117号决定。 在一审庭审过程中，李某对第15117号决定中的理由部分关于本申请权利要求书及说明书修改后的内容描述并未提出异议。 上述事实，有第15117号决定，李某于2007年5月25日提交的说明书第1至20页、说明书附图第1至2页、说明书摘要、摘要附图，李某于2007年9月13日提交的权利要求第1至9项，2008年7月23日提交的意见陈某书，以及当事人陈某等证据为证。 本院认为： 《专利法》第三十三条规定，申某可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。 在本申请原始公开的说明书及李某于2007年9月13日提交的修改的权利要求书中，并未公开该修改的权利要求书所述的“第一数据”、“第二数据”以及“储存器”，更未公开“接收表示普通Q进制数的第一数据”、“将第一数据转换到第二数据”、“在运算逻辑可访问的储存器中存储该第二数据”这些内容。在该修改的权利要求书中，权利要求2第11行增加了“当采用串并行运算时，则类似处理”，然而，在本申请申请日提交的原说明书及权利要求书中并没有“串并行运算”这样的内容。因此，李某于2007年9月13日提交的修改的权利要求书不符合《专利法》第三十三条的规定。李某于2007年5月25日提交了修改的说明书中对多处表述进行了修改，同时增加了许多内容，这些增加的内容未记载在原说明书及权利要求书中，也不能从原说明书（包括附图）和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定，因此，李某于2007年5月25日提交的修改后的说明书不符合《专利法》第三十三条的规定。综上，第15117号决定认定李某的修改不符合《专利法》第三十三条的规定并无不妥。 李某上诉称其已经在2008年7月23日的意见陈某书中明确了采用原始申请文件，因此不存在修改范围的问题，但是，在2008年7月23日的意见陈某书中，李某一方面表示：“①为了避免出现超范围问题，现决定直接采用原始申请文件。”同时还表示“③事实上，前修改的申请文件，一般并未超范围。”因此，李某到底是坚持修改没有超范围的意见，还是明确采用原始申请文件，意见陈某书中的意见并不明确。由于依据2008年7月23日的意见陈某书并不能确定李某到底是否恢复采用原始申请文本，因此可以认定李某在意见陈某书中没有克服专利复审委员会指出的修改超范围的缺陷，专利复审委员会据此驳回本申请，并不无当。李某的该项上诉主张，本院不予支持。 李某还上诉称，国家知识产权局驳回本申请的理由与专利复审委员会的第15117号决定的驳回理由并不相同，因此专利复审委员会适用法律错误，但是，《审查指南》第四部分第二章第4.1节规定，除驳回决定所依据的理由和证据外，专利复审委员会发现审查文本中存在驳回决定未指出的明显实质性缺陷的，可以对与之相关的理由及其证据进行审查并依据该理由及其证据作出维持驳回决定的审查决定，因此，第15117号决定以本申请修改超范围为主要理由维持国家知识产权局的驳回决定，并无不妥。 综上，一审法院维持第15117号决定并无不当。李某的上诉理由不能成立，其上诉请求本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一审案件受理费一百元，由李某负担（已交纳）；二审案件受理费一百元，由李某负担（已交纳）。 本判决为终审判决。 审　判　长　　刘　辉 代理审判员　　石某 代理审判员　　陶　钧 二Ο一一 年 五 月 十九 日 书　记　员　　张梦娇 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第33条 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第2条1款 中华人民共和国专利法实施细则(2001) 第2条1款 中华人民共和国专利法实施细则(2001) 第51条1款 中华人民共和国行政诉讼法 第54条1款1项 中华人民共和国行政诉讼法 第61条1款1项 中华人民共和国专利法(1992修正) 第33条