何某乙公司侵害实用新型专利权纠纷二审民事判决书

何某乙公司侵害实用新型专利权纠纷二审民事判决书 四川省高级人民法院 民事判决书 (2018)川民终1245号 上诉人（一审原告）：甲公司，住所地四川省成都市武侯区某地。 法定代表人：罗某，执行董事。 委托诉讼代理人：黄某。 委托诉讼代理人：华某，某律师事务所律师。 被上诉人（一审被告）：何某。 委托诉讼代理人：黄某2，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：赵某，某律师事务所律师。 被上诉人（一审被告）：乙公司，住所地四川省成都市高新区石羊工业园。 法定代表人：何某2，董某。 委托诉讼代理人：黄某2，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：赵某，某律师事务所律师。 丙公司（以下简称丙公司）因与被上诉人何某、乙公司（以下简称乙公司）知识产权侵权纠纷一案，不服四川省成都市中级人民法院（2017）川01民初748号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年12月11日立案后，依法组成合议庭，于2019年1月17日公开开庭进行了审理。丁公司的委托诉讼代理人黄某、华某，被上诉人何某、乙公司共同委托诉讼代理人黄某2、赵某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 丙公司上诉请求：1.撤销四川省成都市中级人民法院（2017）川01民初748号民事判决；2.依法改判专利号为201220119536.1、名称为“宽带电调放大器”实用新型专利（以下简称申公司）戊公司所有；3.依法判令何某、乙公司己公司经济损失50万元及律师费2万元；4.本案一、二审诉讼费由何某、乙公司共同承担。事实和理由：一、一审判决认定事实错误。1.2010年3月22日，庚公司签订的《保密协议》，辛公司的商业秘密和《文件管理办法》中列为秘密、绝密、机密的各项文件负有保密义务。庚公司签订的《劳动合同》壬公司的总工程师。在实际经营过程中，癸公司的总工程师，子公司的总经理，丑公司的日常经营工作、技术研发、日常生产工作。一审法院以《劳动合同》中“没有明确何某作为总工程师的具体工作职责”为由，进而认为何某在工作过程中完成的发明不是职务发明存在错误。2.寅公司的专有技术，卯公司所有。辰公司巳公司的股东之一，午公司的总工程师职务，未公司的日常生产和技术研发工作。丙公司提交的《设计开发计划书》《产品手册》《产品购销合同》和实物产申公司任职期间与其他员工共同完成。二、一审法院纵容何某、乙公司故意实施妨碍正常民事诉讼的违法行为。在庭审中，何某、乙公司酉公司申公司的非法目的，戌公司公章的便利，伪造了《知识产权归属确认书》《保密协议》，亥公司研发的，但成果属于何某、乙公司。三、丙公司的赔偿请求有法可依，应当依法予以确认。《中华人民共和国专利法》第六十五条第二款规定“权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿”，在何某、乙公司甲23公司造成的损失无法进行实际计算的情况下，一审法院也应当依法进行确认。 何某、乙公司共同辩称：丙公司提供的证据《设计开发计划书》或《生产计划书》等均不能证明申公司系何某在本职工作乙24公司的物质技术条件所完成的发明创造，丙公司对申公司是什么都说不清楚，何来侵权之说。实质上，丙25公司成立之前就已经发明的，只不过是在后来才申请专利的。 丙公司向一审法院起诉请求：1.何某、乙公司丁26公司所有；2.何某、乙公司己公司经济损失50万元，并承担律师费2万元。 一审法院认定事实：丙公司于2008年12月3日成立，经营范围包括：电子信息技术开发；电子产品、电子设备、集成电路产品的研发、生产、销售及技术服务；销售汽摩配件，化工产品及原料（不含化学危险品）、五金交电、电子元器件、仪器仪表、普通机械（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。戊27公司股东。 2010年3月22日，庚公司签订《保密协议》，约定：己28公司提供服务和履行职务，已经（或将要）庚29公司的商业秘密。为了明确何某的保密义务，辛30公司的商业秘密，防止该商业秘密被公开披露或以任何方式泄露，何某对其因身份、职务、壬31公司商业秘密应严格保守，保证不被披露或使用；协议中的所称商业秘密包括技术信息、专有技术、癸32公司《文件管理办法》中列为秘密、绝密、机密级的各项文件，但协议中没有指明具体技术信息、专有技术包含何种技术。同年4月6日，庚公司签订了《劳动合同》，约定：合同为无固定期限，自2010年4月6日起至法定的终止条件出现时终止；子33公司工作需要，丑34公司安排总工程师岗位工作；合同中没有明确何某作为总工程师的具体工作职责。 乙公司于2008年6月12日成立，经营范围包括：研发、销售电子产品、通讯产品（不含无线电发射设备）；科技交流服务；高科技产品的研究、开发及成果转让。 2011年2月28日，丙公司开始对名称为电调放大器，型号规格为CGA0618的项目开始设计开发计划，《设计开发计划书》中载明设计开发人员为何某、许堂明，设计部门的项目负责人为何某。2011年3月4日，该项目得到批准。丙公司主张该项目研发成果即为申公司。寅35公司《产品手册》中有关于“电调放大器、型号CGA0618”产品的相关介绍。在该介绍中有产品的外形图、外形结构图、主要电性能指标，记载有“在两级放大器之间加入数控衰减器，通过改变衰减量调整整个放大链路的增益。本产品具有频率范围宽、体积小、可靠性高、增益平坦高度、使用方便等特点”等文字内容。 2012年3月27日，乙公司向中华人民共和国国家知识产权局（以下简称国家知识产权局）申请名称为“宽带电调放大器”的实用新型专利，并于2012年11月21日获得授权，专利号为201220119536.1，卯36公司，发明人为何某。该专利处在有效期内。该专利权利要求有：1.一种宽带电调放大器，其特征在于：包括低噪声放大模块、数控衰减模块、均衡模块和功率放大模块，所述低噪声放大模块的输出端与数控衰减模块的输入端相连，数控衰减模块的输出端与均衡模块的输入端相连，均衡模块的输出端与功率放大模块的输入端相连。2.根据权利要求1所述的宽带电调放大器，其特征在于：各输入端和输出端通过50欧姆传输线级联。3.根据权利要求1所述的宽带电调放大器，其特征在于：低噪声放大模块的输入端和功率放大模块的输出端连接SMA插拔式座。与现有技术相比，本实用新型的优点在于：针对现有产品的不足，采用模块化设计，集成了宽带低噪声放大器、电调衰减器、均衡器、宽带功率放大器，将以往采用四个墙体结构的庞大产品浓缩为一体，大大减轻了体积、重量、还避免使用电缆连接，既减少了产品的成本又提高了产品的可靠性、通用性。 一审庭审中，何某举示于2010年3月5日形成的、辰37公司公章的《知识产权归属确认书》，巳38公司确认何某在任职前、任职期间及任职后所研发的科技成果，包括发明、实用新型、外观设计的专利申请权、专利权及其他相关的知识产权归何某所有。乙公司举示了于201午39公司乙公司公章的《保密协议》，未40公司申41公司代为加工的产品，酉42公司所有。丙公司对上述两份书证有异议，向法院申请对上述两份书证中丙公司印章的形成时间进行鉴定。成都联合司法鉴定中心于2014年12月10日作出成联鉴[2014]文鉴字第122号司法鉴定意见书。鉴定意见为：标期2010年3月5日的《知识产权归属确认书》上盖印的“丙公司”红色印文不是2010年形成；标期2012年11月20日《保密协议》上盖印的骑缝章“丙公司”印文及末页落款处盖印的“丙公司”红色印文不是2012年形成。丙公司为此支出鉴定费20000元（包括本案在内的6件案件均涉及此鉴定）。 以上事实有：丙公司乙公司的企业营业执照、实用新型权利要求书、《设计开发计划书》《保密协议》《劳动合同》、发票以及当事人的陈述为证。 一审法院认为，《中华人民共和国专利法》第六条第一款规定:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人”。可见，对职务发明的认定，不仅要考虑单位对其员工的日常工作安排是否涉及所涉发明创造的内容，还要考虑本单位的有关物质技术条件是否有效促成了所涉发明创造的完成；不仅要注重鼓励单位参与发明创造，也要注重激发单位员工自主创新的积极性。 一、申公司是否属于何某在本职工作中作出的发明创造 《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款规定:“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指:（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”。 丙公司主张何某担任总工程师职务，何某负有技术研发工作职责，故申公司系何某在本职工作中作出的发明创造。 一审法院认为，执行本单位的任务所完成的职务发明创造应是体现本单位与发明人双方意志的结果。职务发明与非职务发明的根本区别在于:职务发明的创造过程受本单位任务的约束，带有一定的被动性，体现的是单位与发明人两方面的意志；而非职务发明的创造过程不受本单位的约束，本单位的意志（任务）并没有体现在发明人的创造过程中。判断是否属于执行本单位的任务所完成的职务发明，不仅要考虑发明人工作岗位、还要考虑发明人的工作职责、工作内容及与申公司技术方案的关系等情况进行综合判断。 本案中，何某戌43公司的总工程师，但总工程师系工作岗位，丙公司亥44公司总工程师工作岗位的工作职责及工作内容，丙公司提供的劳动合同及保密协议也未明确何某的具体工作职责及工作内容，甲45公司作为总工程师的工作职责及工作内容，也无法确定何某的工作职责及工作内容是否包括申公司技术。 丙公司为了证明申公司系何某在本职工作中作出的发明创造，还举示了《设计开发计划书》《产品手册》及《产品购销合同》，主张《产品手册》中的“电调放大器、型号CGA0618”产品所采用的技术，即是《设计开发计划书》中“名称为电调放大器、型号规格为CGA0618”技术开发项目的研究成果，该技术研究成果即为申公司，乙46公司已经销售相同技术的“电调放大器”产品并拥有该产品的相关技术。对此一审法院认为，《中华人民共和国专利法》第二十二条第一款规定：“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性”；第二款规定：“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中”；第三款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”。首先，虽然《设计开发计划书》载明了何某为该项目的负责人及技术开发人员，明确了技术开发项目及产品名称为电调放大器、型号规格为CGA0618，但并未明确该技术开发项目待研发的具体技术成果及技术特征，而该部分技术成果及技术特征才具有新颖性及创造性，丙47公司可以主张获得保护的范围。丙公司没有明确其产品技术的具体创造性体现的前提下，根据其提供的《产品手册》的记载，名称为型号规格为CGA0618电调放大器的创造性体现为“在两级放大器之间加入数控衰减器，通过改变衰减量调整整个放大链路的增益。本产品具有频率范围宽、体积小、可靠性高、增益平坦高度、使用方便等特点”。而将申公司与现有技术相比，优点在于：针对现有产品的不足，采用模块化设计，集成了宽带低噪声放大器、电调衰减器、均衡器、宽带功率放大器，将以往采用四个墙体结构的庞大产品浓缩为一体，大大减轻了体积、重量、还避免使用电缆连接，既减少了产品的成本又提高了产品的可靠性、通用性。将上述两个技术的创造性进行比对，两者不同。其次，丙公司主张其在申公司申请日之前就已经销售相同技术的“电调放大器”产品并拥有该产品的相关技术，丙公司丁48公司签订的《产品购销合同》，该购销合同载明的合同签订日期为2011年3月1日，申公司申请日为2012年3月27日。戊49公司在申公司申请日之前就已经销售相同技术的“电调放大器”产品，那么在该产品销售过程中使用的相关技术已向社会公众公开，该领域的技术人员可以获得该项技术，该项技术自然丧失新颖性。己50公司将该项技术申请专利，庚51公司的相关知识产权。再次，何某作为电子技术领域的技术人员，辛52公司研发的电子技术经常具有某种关联性，丙公司没有举出充分证据证明何某研发的技术属于其具体工作职责的情形下，不适宜将其研壬53公司，否则有失公平。癸54公司关于申公司系何某在本职工作中作出的发明创造的主张不能成立。 二、涉子55公司的物质技术条件所完成的发明创造 《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第二款规定:“专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等”。 丙公司主张丑56公司的网络分析仪、频谱仪、金丝焊机、烙铁焊耗材、元器件（芯片、电阻、电容、电杆）、金丝、金代、电路板，但却未提供任何证据证明，癸54公司寅57公司的物质技术条件所完成申公司的发明创造主张不能成立。 虽然在案证据能够证明在申公司申请日以前，卯58公司处任职，但是并不能证明何某负有研发申公司的工作任务，也缺乏证据证明申公司系何某利用本单位的物质技术条件所完成，辰59公司基于申公司主张的确认权利归属、赔偿损失及合理开支，一审法院均不予支持，对于双方所举示的相关证据材料，一审法院不再予以审查。 综上，丙公司的诉讼请求不能成立。根据《中华人民共和国专利法》第六条第一款、第二款、第二十二条第一款、第二款、第三款，《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一款、第二款、第三款的规定，判决：巳60公司的诉讼请求。一审案件受理费9000元，丙公司负担；鉴定费3333元，由何某负担1666元、乙公司负担1667元。 本院二审期间，丙公司提交如下新证据： 第一组，本院（2016）川民终1194号民事裁定书，拟证明本案是专利的权属及侵权纠纷； 第二组，午61公司担任总工程师履行职务的书证、设计图纸，拟证明何某作为总工程师负责技术指导研发。 何某、乙公司质证认为，对第一组证据的真实性、关联性、合法性不持异议，未62公司在本案中诉讼请求不明确，法律关系不清楚。对第二组证据，认可何某签字属实，申63公司的设计图纸，酉64公司长期控制之材料，丙公司在本案一审、二审及重一审程序中均未提供，有故意不向法庭提供之嫌；同时，该证据与本案的申公司在技术特征、外观、实用性上均不同，没有关联性，不应采纳。戌65公司前后针对同一申公司提交的两份证据，该两份证据中记载的两个产品技术有较大差异，根本不属于同一技术产品。也就是说，丙公司亥66公司的何种工作任务所得出的发明，或者说搞不清楚自己拥有的何种技术与申公司相似。并且就该证据所载技术特征及相关设计而言，本身也与申公司在技术上存在巨大差异，从而不能证明申公司为职务发明。 本院认为，何某、乙公司甲67公司提交的第一组证据，即本院的民事裁定书的真实性、关联性、合法性不持异议，故本院予以采信。第二组证据，虽然有何某的签字，但所显示的内容不能证明与申公司相同、一致，乙68公司拟证明申公司系职务发明的证明目的，故对其证明力不予采信。 本院对一审法院查明的案件事实予以确认。 本院认为，二审的争议焦点主要是丙69公司工作任务而作出的发明创造，丁70公司物质技术条件所完成的发明创造，即是否属于何某在本职工作中的发明创造。 丙公司戊71公司总工程师，己72公司签订了《劳动合同》《保密协议》，并且何某在《设计开发计划书》及《生产计划书》上签字，故何某的发明理所当然属于职务发明。丙公司提出该项主张因无事实和法律依据，本院不予支持。其理由为：首先，丙公司虽向法院提交了《劳动合同》《保密协议》《产品购销合同》《产品手册》《设计开发计划书》等证据材料，但其中《劳动合同》《保密协议》并未规定何某的具体工作职责和工作任务，丙公司也无其他证据证庚73公司的工作任务；《产品购销合同》辛74公司壬75公司存在产品购销关系，但不能充分证明合同所涉产品即为申公司产品，同时亦无法证明癸76公司；《产品手册》《设计开发计划书》子77公司内部材料，不能与其他证据形成完整的证据链，同时，丙公司无证据证明其上记载的相关产品（技术）与申公司在技术上属于同一产品（技术）。其次，从法律上看，《中华人民共和国专利法》第六条第一款规定:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人”。《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款规定:“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指:（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”。本案诉讼中，丙公司所举示的证据既不能丑78公司工作任务，也寅79公司物质技术条件而创造。综上，根据谁主张谁举证的民事诉讼原则，丙公司提供卯80公司辰81公司物质技术条件完成的申公司的发明，故对其该项主张，本院不予支持。巳82公司工作中的发明创造，辰59公司要求确认申公司归其所有及何某、乙公司赔偿损失主张本院亦不予支持。 综上所述，丙公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费9000元，甲公司负担。 本判决为终审判决。 审判长　陈　洪 审判员　刘某 审判员　韦某 二〇一九年二月二十八日 书记员　赵某2 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第22条1款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第22条2款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第22条3款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第6条1款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第6条2款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第65条2款 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第12条1款 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第12条2款 更多