甲公司乙公司专利权权属纠纷上诉案——职务发明创造中离职1年内的认定规则

甲公司乙公司专利权权属纠纷上诉案 ——职务发明创造中离职1年内的认定规则 【裁判要旨】在涉及职务发明创造纠纷中，技术方案完成日是认定发明创造是否系员工离职后1年内作出的法定依据，但并非当然地以专利申请日为准。若当事人对以专利申请日作为认定技术方案完成日存在争议，且影响职务发明创造判定结论的，则需综合案件具体情况，进一步查明技术方案实际完成时间。对该事实负有举证责任的当事人无正当理由拒不提供相关证据的，应当承担举证不能的法律后果。法院可以结合技术方案研发的周期性、延续性等因素，以专利申请日为基准向前倒推相应期间，进而推定发明创造是否在员工离职后1年内作出。 案号　一审：（2017）苏05民初791号　二审：（2018）苏民终1488号 【案情】 原告：甲公司（以下简称甲公司）。 被告：乙公司（以下简称庚公司）。 甲公司主要从事航空手推餐车系列产品的研发和生产，于2010年1月14日申请了专利号为ZL201020022136. X “手推车刹车装置”实用新型专利，同年10月6日获得授权。丙公司，丁公司在中国民用航空华东地区管理局适航审定处的飞机厨房手推车项目的工程委任代表，委戊公司的技术部长。甲公司提交的技术资料中，原材料、外协件进场检验规程、验收技术规范编写人均为胡某某。胡某某还在刹车组件（总图）等图纸中的设计人处签名。2014年12月1日，己公司解除合同，甲公司2014年12月起未再替胡某某缴纳社保。 庚公司于2015年12月28日申请了专利号为ZL201521104893.0“航空手推车刹车装置”实用新型专利，2016年6月8日获得授权，专利证书记载的发明人为2014年底从原告处离职的胡某某。原告认为该专利内容属于胡某某在原告处承担的本职工作，涉案专利的申请日距离胡某某离开原告时间不超过1年，属于职务发明创造，遂诉至法院，辛公司的ZL201521104893.0号“航空手推车刹车装置”壬公司所有，癸公司承担原告维权合理开支及本案全部诉讼费用。 庚公司认为，子公司所有。第一，丑公司华东地区委任为飞机厨房手推车项目的工程委任代表，其本职工作并不是设计人员；第二，被告的实用新型专利并没有利用原告单某的物质条件，寅公司设计，且制造、卯公司实施；第三，诉争专利的申请日距胡某某离职已超过1年，原告于2014年12月1日已经与胡某某解除劳动关系，而诉争专利申请日是2015年12月28日，不符合《专利法实施细则》第十二条第一款的规定，不属于胡某某在原告单某的职务发明。 第三人胡某某认为，诉争专利申请时，其已经离职超过1年，且其在原告处的本职工作不是研发飞机厨房手推车装置，诉争专利不属于其离职后1年内作出的与本职工作有关的发明创造，而且其并非诉争专利实际发明人，仅仅是挂名发明人，辰公司完成设计。此外，诉争专利与原告2010年申请的专利系两个不同的刹车技术，两者设计方案不同、构造不同、材料不同。 巳公司称，午公司确实存在手推车设计合同关系，未公司，申公司不参与，酉公司。 【审判】 江苏省苏州市中级人民法院经审理认为，诉争专利的实际发明人为胡某某。诉争专利记载的发明人为胡某某，此记载构成胡某某为实际发明人的初步证据。庚公司戌公司，但未能就诉争专利的技术来源提供有效证据。 亥公司承担的本职工作有关。本案中出现的两份委任代表资格声明表明胡某某至少在200甲23公司的技术部长，其在任职期间编写了技术规范文件，参与了与手推车相关的图纸设计，足以证明胡某某承担的本职工作与手推车研究、设计相关。尤其在胡某某作为设计人的图纸中，涉及的刹车组件（总图）等图纸更是与诉争专利直接相关。 诉争发明创造应认定于胡某某离职后1年内作出。根据劳动保障行政部门出具的终止或解除劳动关系登记备案单、江苏省无锡市个人参加社会保险证明，己公司解除劳动合同时间为2014年12月1日，诉争专利于2015年12月28日提出申请，而《专利法实施细则》第十二条第一款第（三）项规定的发明创造的实际作出时间不能直接等同于专利申请时间或者委托专利代理机构的时间。一项发明创造的完成要经历构思、研究开发、实验验证等复杂过程，诉争专利于2015年12月28日提出申请，距离2015年12月1日不足1个月，如此短暂的时间内难以形成完整的技术方案，因此诉争发明创造是否于胡某某离职后1年内作出，应结合当事人举证情况予以认定。乙24公司认为诉争发明创造形成于胡某某离职1年之后，应当提供相关研究、开发文件予以证明，丙25公司未就此举证。庚公司未能就诉争专利的研究开发提供其他任何有效证据的情况下，本案可以推定诉争发明创造于胡某某离职后1年内作出。 据此，苏州中院一审判决：确认第ZL20152U04893.0号、名称为“航空手推车刹车装置”丁26公司所有；戊27公司于判决生己28公司为本案支出的合理费用2万元。 一审判决后，庚公司向江苏省高级人民法院提起上诉，江苏高院判决驳回上诉，维持原判。 【评析】 一、设定1年内期间的缘由 职务发明创造过程结合了隐形知识创造及隐形知识的具体物化表达，该成果的产生，需要物质的投入、制度的激励以及市场的需求，这都和单某的付出分不开。离职员工往往熟知原单某业务并积累了与之相关的知识和经验，甚至还可能承担了原单某有关项目的研究、开发或设计任务，即使离开原单某时项目尚未完成，但已经获知有关发明创造的进展情况或阶段性成果。作出发明创造是一种复杂的智力劳动，通常要经历提出构思、研究开发以及实验论证等环节，刚刚离职的员工在上述环节中必然会使用到原单某提供的构思方案或技术数据，因而离职员工在离开原单某一段时间内作出的发明创造往往与其在原单某承担的本职工作密切相关，所以专利法规定员工离职后一段时间内作出的与其在原单某承担的本职工作或分配任务相关的发明权属仍归于原单某。至于离开原单某的时间长短，各国专利法规定不同，如果该期间设定的太短，不利于保护原单某的合法利益；如果该期间设定太长，又将影响人才在行业内部的正常交流，阻滞离职雇员在新单某的再创造热情。我国专利法将这一期间设定为1年，主要考量因素在于专利研发平均周期及职务发明的属人性与累加性特点，1年期间能够起到良好的缓冲效果，不仅能将离职后与原单某本职工作有关的发明创造纳入职务发明范畴内，也在一定程度上降低了发明创造成本，鼓励离职后的再发明创造。因此在具体判断1年期间的起点与终点时，也应当考量立法目的，维持原单某与离职员工利益平衡，将离职后发明与其在原单某本职工作或原单某分配任务的相关性和技术研发的周期性、延续性等因素考虑在内。 二、离职1年内的起算点认定 员工离职时间的认定可以参考离职说明、社保缴纳记录及工资发放情况等综合认定，在上述参考性因素与员工实际停止提供劳动时间相冲突时，考虑到员工停止提供劳动时已无法使用本单某的设备技术、试验资料以及其他便利条件，同时不再接受本单某所交付的任务，因此即便在停止劳动后一定时间的缓冲期内原单某仍为员工缴纳社保和支付一定工资等，仍应以员工终局性停止提供劳动的时间为准计算离职1年内的起算点。 三、发明创造作出之日的认定原则 离职人员职务发明的归属实际上是原单某利益和离职员工劳动利益的冲突，同时还要兼顾到鼓励发明创造的社会公共利益，因此在认定技术方案完成日时至少应遵循以下原则： （一）诚实信用原则 在涉及职务发明创造纠纷中，员工的诚信状况令人担忧，经常出现离职员工将在职期间或离职后1年内完成的职务发明创造，通过亲属、朋友、离职同事等身份申请专利，把单某的技术成果占为己有，并设立新的市场主体实施专利，牟取不正当利益的情形。因此有必要在认定技术方案完成日时对离职员工的诚信情况加以考察，这种考察具体应体现在举证责任分配上。当双方对诉争专利的技术方案完成日存在争议时，离职员工作为专利的实际发明人，应负相应时间点的举证责任，如果其无正当理由拒不提供相关证据，应当承担相应不利后果。 （二）促进科技进步创新原则 我国专利法第一条规定，专利法的立法目的在于推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。职务发明制度作为专利法的重要组成部分，其必须服从于专利法的目的。目前我国推动科技进步的主要动力还是在企业、科研部门和高等院校。一方面，上述机构无论从资金、设备还是人员力量上都占有绝对优势，攻坚克难能力强；另一方面，专利证书不是奖状，“沉睡专利”对社会的价值几乎等于零，只有将专利技术投入实施，才能创造社会价值，促进科技进步。而企事业单某具备更加充分的实施能力和更加充足的事实理由。我国现有的职务发明制度并没有很好地引导科技人员进行职务发明创造，尤其是非职务发明创造中有一部分明显属于职务发明，却以个人名义申请了专利，反映了单某技术权益受到侵害的情况较普遍。因此在认定技术方案完成日时，必须考虑到谁拥有成果的相关权利、如何分配相关利益更有利于促进技术的进步创新。 （三）利益衡平原则 “利益平衡是指关于某个问题如果有两种解释情形，解释者应当从利益平衡角度来选择具体解释。”实际上，整个知识产权法领域是一种典型的利益平衡机制，这是因为知识产权客体即知识产品具有私人产品和公共产品两种属性。具体到职务发明领域，一项技术方案的完成不仅需要物质投资，亦需要发明人自身的智力资源，尤其是在智力资源更为重要、稀缺的当代社会。法官在判断技术方案完成日时应当衡平该项技术方案更多是依赖于原单某的物质投资还是离职员工的科研能力，并据此作出倾向性的判断。司法实践中，利益衡平时的具体考虑因素包括发明创造的作出时间、与原单某本职工作或分配任务的关联度等。 （四）合理限制原则 此处的合理限制原则有两方面体现：一方面是对离职人员职务发明的限制，包括主体的限制、时间的限制、发明内容与原单某本职工作或分配任务关联程度的限制，这也是《专利法实施细则》第十二条第一款法意的体现，另一方面的限制表现为劳动法上的限制，职务发明制度不仅是专利制度的一部分，它也调整了雇员与所在单某之间的关系，因此也必须服务于劳动法的基本要求。如果雇员不遵守离职时签订的竞业禁止条款，庚29公司，辛30公司业务相关的发明创造，此时该雇员不仅违反了劳动法相关法律规定，认壬31公司也应受到一定的限制。 四、发明创造作出之日的考量因素 发明创造完成时间如何认定往往成为当事人之间的争议焦点，在实务中具体进行判断时，可以结合技术方案研发的周期性、延续性等因素，以专利申请日为基准向前倒推相应期间，进而推定发明创造作出之日。 （一）考量因素一：专利申请日 一般来说，作为一项发明创造已经提出专利申请，应当认为这项技术方案已经完成，因此专利申请日自然是判断技术方案完成日时考虑的重要基准。司法实践中大量案件以专利申请日作为技术方案完成日，法院认为如果没有确凿证据证明有关技术方案的实际完成时间早于专利申请日，则只能以专利申请日作为推定该技术方案完成时间的依据。但实际上，大量申请专利的技术方案实际完成时间要早于专利申请日，原因包括但不限于：1.发明人在和单某协商具体的专利申请日；2.想进一步完善技术方案再申请；3.需要先制造样品试销，看看是否有销路。因此，专利申请日并不等同于技术方案完成日，这与专利的先申请原则并不冲突。先申请原则是针对不同的申请人对相同内容的发明创造申请专利而言，是行政机关授权审查时考虑的内容，而完整的技术方案何时完成则是判断专利权归属要考虑的内容。因此，专利申请日只能是考量技术方案完成日的一项基准，两者并不等同。 （二）考量因素二：技术研发的周期性 一项技术的研发周期一般包括技术创意开发、规划、发展阶段、申请专利阶段。不同领域内的技术方案研发方式存在区别，研发周期的时间也有长有短，因此在技术方案完成日的认定上存在区别，法院在确定发明创造作出之日时，应当充分了解该技术领域发明创造的研发难度、具体研发步骤、常规研发周期、行业惯例，并在确定技术方案完成日时充分考虑上述因素。本案中，案涉发明创造从构思到技术方案的完善再到专利申请文件的撰写、提交，一般不可能在1个月内完成，因此法院认定技术方案的完成日必然落在离职1年内。 （三）考量因素三：技术研发的延续性 法院需要综合考量技术方案的具体内容与内容延续性，尤其是需要将后续诉争专利与原单某技术方案的对比。在主要依赖单某物质技术条件所作职务发明的认定中，对于技术条件的严格把握即可视为通过相关性的补强来弥补离职1年内这一时间要件的缺位。原单某对离职时间的长短与诉争专利与员工在原单某任职期间承担的本职工作或原单某分配任务的相关性的举证高度处于一个动态平衡状态。癸32公司虽主张诉争专利申请时间距员工离职时间超过了1年，甲公司在先专利的部分技术特征存在不同，诉争专利技术方案更先进，但本案并非专利侵权判定，专利法对职务发明的认定标准是诉争专利的技术内容与发明人在原单某的工作内容具有相关性，并不要求两个技术方案涉及的技术特征一一对应，完全相同或实质相同，只需要两者具有一定的关联度即可。甲公司的核心业务为航空手推车产品的研发、生产，子33公司的核心产品为同一技术领域的产品，丑34公司在先专利相比，两者在研究方向、设计思路及相关原理上具有一致性或延续性。因而，即便本案中认定员工从离职之日至专利申请之日已超过1年，寅35公司在先专利的相关性角度来看，二者间所具备的强相关性也能够在一定程度上补强离职1年内这一时间要件的不确定性。 曹美娟；左一凡；左霞 江苏省高级人民法院；江苏省淮安市中级人民法院