徐某与姜纯淳、陈焕纯与专利权转让合同纠纷案

徐某与姜某、陈某与专利权转让合同纠纷案 浙江省高级人民法院 民 事 判 决 书 （2010）浙知终字第14号 上诉人（原审原告）徐某。 上诉人（原审被告）甲公司，住所地浙江省瑞安市城关镇红旗工业区。 法定代表人姜某，经理。 上诉人（原审被告）姜某。 上诉人（原审被告）陈某。 乙公司、姜某、陈某的共同委托代理人（特别授权代理）张某、王某，某律师事务所律师。 上诉人徐某、甲公司（以下简称乙公司）、姜某、陈某因专利权转让合同纠纷一案，不服浙江省温州市中级人民法院（2009）浙温知初字第47号民事判决，向本院提起上诉。本院于2010年1月27日立案受理后，依法组成合议庭，并于同年3月5日公开开庭进行了审理。上诉人徐某、上诉人姜某、丙公司的共同委托代理人张某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原判认定：1999年2月11日，徐某向国家知识产权局申请《无胶复合辅助膜的收放装置》实用新型专利，于同年12月17日获得授权，2000年1月12日公告，专利号为ZL99225740.9。同日，徐某另向国家知识产权局申请《无胶复合塑膜纸》实用新型专利，于2000年1月22日获得授权，同年2月16日公告，专利号为ZL99225741.7。2006年5月12日，徐某向国家知识产权局申请《无胶覆膜机上的辅助膜及其应用》发明专利，同年11月8日该发明专利申请通过了初步审查。2005年8月28日，丁公司（以下简称丁公司）签订了“无胶复合辅助膜的收放装置”和“无胶复合塑膜纸”两项实用新型专利的专利权转让合同。2006年3月3日、5月12日，该戊公司。己公司发生纠纷，徐某向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼，该案二审以调解方式结案。同年6月27日，徐某作为乙方与甲方“姜某、陈某”签订了《意向协议书》及《合作协议书》两份协议书。《意向协议书》约定的主要条款有：第一条“庚公司存在合作及专利转让的事实，辛公司存在合同纠纷，壬公司解约”；第三条“癸公司解约并追回ZL99225741.7号及ZL99225740.9号两项专利权后，乙方必须与甲方签约实行该两项专利的转让及合作，并办理好专利合法的转让登记手续”；第四条“子公司办好合法退还专利权手续，甲方即在同时支付乙方10万元整，同时执行如下事先拟定的主要合同条款。①乙方转让该两项专利的转让费总数为50万元整（内含上述第四条10万元整），3次支付的数额为：10万、20万、20万。”；第六条“3次支付的方式为：诉讼或协议出法律结果并经甲方确认一周内为第1期支付；此后一个月内双方办理法律的转让登记手续或专利使用许可手续一周内为第2期支付；经甲方聘请专业单位鉴定合格及预售拾台机后客户认可为第3期支付，售机后一个月内无重大反映为客户认可期。诉讼期间甲方预付5万元，分2次支付”；第七条“本意向书具有赔偿效力，甲、乙双方都不能违反上述各条款，否则违约者应赔偿对方。甲、乙双方在执行第六条时，不论办手续或付款，双方必须遵守约定，除不可抗力外，每延期一周执行罚款1000元整，延期一个月，罚款10万元整，并另一方有权中止合同，所有损失由违约方承担”；第八条“当甲、乙双方专利登记手续发生时，本意向协议书自动转为正式合同”。《合作协议书》的主要内容为：合作的宗旨、目的为“就无胶复膜机专利转让事宜为能更好地使该专利达到产业化”；第一条“投资与股比、期限、生产地”，详细约定“甲方投资人民币300万元整，股dfe4urrr04?%”、“乙方以技术参股，股dfe4uwst63?%”、“生产地为上海金山嘴工业区板桥东路428号”等；第二条“责任与权限”，其中的第五款为“甲乙双方经协商决定，丑公司进行全自动研制工作，时限2007.7-10月份”。徐某在签订《意向协议书》、《合作协议书》之后，寅公司试制样机。2006年7月20日，卯公司2万元。同年12月5日的领款凭证显示，辰公司、姜某、陈某一方领取3000元，该款项的性质为劳务费。巳公司的诉讼过程中，陈某于2007年1月8日向徐某的诉讼代理人罗某律师账户转入1万元。同年2月11日，徐某签字表示收陈某1万元交罗某律师。同年3月2日，湖南省高级人民法院作出的（2007）湘高法民三终字第7号民事调解书确认，巳公司于2005年8月28日签订的《专利转让合同》于2007年3月2日解除，徐某于调午公司30万元，丁公司在收到上述款项的同时将ZL99225740.9无胶复合辅助膜的收放装置和ZL99225741.7无胶复合塑膜纸两项实用新型专利权及证书返还给徐某，相关手续及费用由徐某负责等等。同年3月16日，辰公司、姜某、陈某借支了1万元。同年3月21日，徐某向姜某借了2000元。同年4月2日，辰公司、姜某、陈某领取了三月份的生活费1000元，另预借了1000元。同年5月4日，辰公司、姜某、陈某一方领取了2007年4月份的生活费2000元。同年5月28日，徐某给姜某所发的短信中称其写好的附加约定材料放在姜某桌子上用计算机压着，请姜某、陈某看后再议。同日，徐某给案外人所发的短信中提到了其因与姜某、陈某发生合同纠纷而写了附加约定。同年5月29日，姜某、陈某向徐某出具《声明》称，“自2006年7月与徐某合作制造无胶覆膜机以及转让事宜由于各种原因，双方无法持续合作，现特声明该协议无效”。同年6月5日，徐某作为乙方与甲方“乙公司”签订了《专利生产许可转让合同》。《专利生产许可转让合同》的主要条款有：合同宗旨、目的“甲方愿接受乙方无胶覆膜机的ZL99225740.9、ZL99225741.7、ZL200610084324.3的专利使用权，并从7月1日起，乙方负责甲方制造的该样机，工期3个月”；第一条“专利使用费”，具体为“制造无胶覆膜样机费为5万元人民币，分三个月支付。甲方第一个月和第二个月支付乙方17000元，第三个月支付16000元。每次支付均在次月8日工资发放日进行，乙方在按时全部完工后，应付给乙方总额为5万元人民币。从甲方销售第一台机始计，甲方应在第一年内付总额给乙方65000元，第二年付75000元，第三年付85000元，甲方销售状况与乙方无关，以每月平摊方式支付，同样在次月8日支付”；第二条“乙方义务与责任”，具体为“乙方负责制造无胶覆膜样机的全过程、技术指导、质量监督，同时制定试机的规范标准。乙方将所有与无胶覆膜有关的二种膜的各项技术指标及其接口胶等技术标准和供应商信息概无保留地转告甲方，乙方在收到甲方第一次17000元即交代以上技术明细”；第三条“甲方义务与责任”，具体为“甲方负责该样机制造所有外协加工及配套采购工作，同时对外协加工与配套件进行全过程的质量检验。若由于客观上所导致不能按时完成该机制造时，每超一个月甲方同意支付乙方3000元人民币生活费作为补偿”；第四条“以上在所有付款问题上的延期和拒付，均作违约认定。按各原定数额，每过10天罚其基数的1/3，每过1月，罚基数的1倍”；第五条“本合同一旦生效，甲乙双方原2006年所签合同自然作废，但其条件为本合同必须执行到底除不可抗力外”；合同尾部另手写有“甲方 陈某 姜某”。徐某、姜某、未公司在庭审中均确认，《专利生产许可转让合同》第五条所称的“甲乙双方原2006年所签合同”系指《意向协议书》及《合作协议书》。同年6月6日，辰公司、姜某、陈某处领取了2007年5月份的生活费3000元。同年7月3日，辰公司、姜某、陈某处预支了3000元。同年6月9日徐某向姜某发短消息称：“今收卷很整齐，已完成。加了导辊后张力也合适，昨收时因膜擦胶辊，故张力太大。膜有抽筋现象，今加导辊收卷参数很好，但膜上折痕已有，明试批量”，姜某则回复称：“现在收卷整齐，就看工作后回来是怎样的，希望再考虑一下哪里还有薄弱环节”。此后的某一天，徐某与姜某的对话显示，姜某以上海的机器（与专利产品同类）已经有了等理由对合同的履行提出了异议。申公司、姜某、陈某均确认：除2007年7月3日徐某有争议的一笔款项支付外，乙公司或姜某、陈某没有依《专利生产许可转让合同》履行付款义务；徐某在客观上也没有负责制造完成无胶覆膜样机；乙公司在2006年6月27日与徐某签订合同之后，由徐某试制了样机一台，该样机曾进行调试，该样机的成本价值以10万元计；酉公司还自行组织试制样机一台，该样机的试制时间及是否试制成功双方未有充分有效证据证明，也未确认一致，但徐某承认未参加过后一样机的制造和设计，乙公司只是在必要的时候问徐某或由徐某自己主动告诉其一些要点。2008年4月25日，ZL99225740.9号、ZL99225741.7号专利权权利人均变更为徐某。徐某于2009年2月12日向原审法院起诉，戌公司、姜某、陈某一次性支付违约金306000元及利息（亥公司、姜某、陈某履行完毕之日止，每日按306000元的万分之二点一计付），乙公司、姜某、陈某负连带责任。乙公司于同年3月18日提出反诉，请求判令解除《专利生产许可转让合同》，甲23公司乙24公司经济损失10万元。 原审法院认为，本案当事人之间的争议焦点主要在于：一、姜某、陈某是否亦为本案《专利生产许可转让合同》之合同主体；二、《专利生产许可转让合同》的法律效力；三、乙公司、姜某、陈某是否违反《专利生产许可转让合同》第一条约定的付款义务，从而徐某有权依《专利生产许可转让合同》丙25公司、姜某、陈某支付306000元违约金；四、徐某是否违反《专利生产许可转让合同》约定的义务，丁26公司有权解除《专利生产许可转让合同》，戊27公司所称的预支款92000元并赔偿经济损失10万元。原审法院认为：一、关于姜某、陈某是否亦为本案《专利生产许可转让合同》之合同主体。2007年6月5日签订的《专利生产许可转让合同》，首部显示甲方为“乙公司”、乙方为“徐某”，己28公司盖章之外，另有手写的“甲方陈某 姜某”。《专利生产许可转让合同》第五条约定，“本合同一旦生效，甲乙双方原2006年所签合同自然作废，但其条件为本合同必须执行到底除不可抗力外”。徐某、姜某、未公司在庭审中均确认，《专利生产许可转让合同》第五条所称的“甲乙双方原2006年所签合同”系指《意向协议书》及《合作协议书》，而2006年6月27日签订的《意向协议书》、《合作协议书》所列名的专利权受让方或技术合作方均为“姜某、陈某”。姜某、陈某在该院（2009）浙温知初字第45号徐某与姜某、陈某专利转让合同纠纷案庭审答辩中曾作如下陈述：“由于该意向书（亦即本案所称《意向协议书》）没有实际履行，直庚29公司签订了一份专利许可转让合同”。乙公司在本案中将陈某、姜某经手的字据、凭证等作为其主张向徐某预支付款项的依据，而陈某、姜某在本案中未提出异议。以上事实，均表明姜某、陈某是《专利生产许可转让合同》的当事人。同理，根据《专利生产许可转让合同》辛30公司、姜某、陈某此前的履行《意向协议书》的行为，壬31公司原本即为或者追认为《意向协议书》的当事人。故姜某、陈某提出其不是本案合同当事人，不承担合同责任的观点不予采纳。二、关于《专利生产许可转让合同》的法律效力。主要涉及以下两点争议：（一）《专利生产许可转让合同》签订时是否生效；（二）《专利生产许可转让合同》癸32公司所主张已经解除。（一）湖南省高级人民法院作出的（2007）湘高法民三终字第7号民事调解书确认，巳公司于2005年8月28日签订的《专利转让合同》于2007年3月2日解除。由于《专利转让合同》解除，子33公司取得ZL99225740.9号、ZL99225741.7号两项专利权的基础不复存在，其不能保有合同项下的专利权。即便该调解书所确认之调解协议同时约定“徐某于调午公司30万元，丁公司在收到上述款项的同时将ZL99225740.9无胶复合辅助膜的收放装置和ZL99225741.7无胶复合塑膜纸两项实用新型专利权及证书返还给徐某”，从其本质而言，丑34公司30万元，寅35公司履行其“专利权”返还交付义务的条件，卯36公司可以取得专利权的专利转让合同的对价。因此，辰37公司未依其与徐某之间的《专利转让合同》办理了专利权转移登记，子33公司不能巳38公司30万元调解款为由，申请强制执行该民事调解书从而取得ZL99225740.9号、ZL99225741.7号两项专利的专利权。故该调解书确认之“徐某于调午公司30万元，丁公司在收到上述款项的同时将ZL99225740.9无胶复合辅助膜的收放装置和ZL99225741.7无胶复合塑膜纸两项实用新型专利权及证书返还给徐某”协议条款，不影响徐某将该两项专利权许可他人实施，乙公司、姜某、陈某提出的2007年6月5日签约当时徐某还不是涉案专利的专利权人，《专利生产许可转让合同》为无效合同之抗辩意见不成立。（二）乙公司以徐某负责制造的样机无法完成、不能达到合同规定的要求，徐志午39公司、没有实际履行合同义务为由，主张《专利生产许可转让合同》已于2007年7月份解除。但是，乙公司没有提供证据证明其在2009年3月18日提起本案反诉之前已经依法通知徐某其主张解除《专利生产许可转让合同》，未40公司申41公司通知徐某其主张解除《专利生产许可转让合同》，乙公司也没有证据证明系徐某先行违约致使其有权依法解除合同。另，涉案ZL99225740.9号、ZL99225741.7号两项专利权在2009年2月10日均已经不再有效，而双方未就涉案200610084324.3号发明专利申请是否已经获得授权举证予以证明或确认一致，故该院在本案中就《专利生产许可转让合同》是否因涉案专利权不再有效而终止不予评论。三、酉42公司、姜某、陈某是否违约，戌43公司、姜某、陈某支付约定的违约金。《专利生产许可转让合同》第一条约定：“制造无胶覆膜样机费为5万元人民币，分3个月支付。甲方第1个月和第2个月支付乙方17000元，第3个月支付16000元。每次支付均在次月8日工资发放日进行……”。《专利生产许可转让合同》约定徐某负责样机制造的工期为3个月，即使在该工期届满后徐某不能按时完成样机制造，依该合同第三款约定，尚须判断徐某不能按时完成样机制造是否“由于客观上（的原因）所导致”，亥44公司、姜某、陈某在该三个月工期中每个月均负有支付部分样机制造费的义务是绝对的，是无条件的。2007年6月9日徐某与姜某往来的短消息反映徐某在进行样机的收卷及张力调试工作，同年7月3日徐某还签字领取了预支款，乙公司、姜某、陈某没有证据表明在其第1个月付款义务届至时徐某存在拒绝履行其合同义务的行为，甲45公司、姜某、陈某有其他合法理由无需依《专利生产许可转让合同》履行付款义务。故，乙公司、姜某、陈某在先违反其支付“专利使用费”之主要合同义务的情况下，考虑到徐某完成“负责制造无胶覆膜样机的全过程”乙46公司、姜某、陈某配合“负责该样机制造所有外协加工及配套采购工作”，乙公司、姜某、陈某没有权利以徐某客观上没有在3个月工期届满时完成样机的试制为由主张徐某违约，现也不能将徐某客观上在3个月的工期内没有完成样机的试制作为其当初不履行付款义务的依据。《专利生产许可转让合同》第四条“以上在所有付款问题上的延期和拒付，均作违约认定。按各原定数额，每过10天罚其基数的1/3，每过1月，罚基数的1倍”之约定，其所谓“罚……”之字样可以理解为约定了违约金的计算方法。丙47公司、姜某、陈某支付违约金306000元（从2007年 7月开始计算至起诉之日止合18个月，每个月按17000元累计，合计金额306000元），乙公司、姜某、陈某则以该条约定的违约金过分高于徐某所受的实际损失为由，请求根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款的规定对违约金予以减少。原审法院认为，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大。丁48公司、姜某、陈某戊49公司、姜某、陈某解决争纷并对其专利权予以适当处分获取收益，而是坐等其ZL99225740.9号、ZL99225741.7号两项主要专利权自然失效之后才提起诉讼，己50公司、姜某、陈某赔偿306000元，其违约金数额显然过高。原审法院在综合考虑徐某依《意向协议书》以及《专利生产许可转让合同》可获得的合理利益的基础上，将违约金适当调整为18万元〔该数额或非绝对准确，但在考量以下因素的基础上，该数额是适当的：2006年6月27日《意向协议书》签订时，ZL99225740.9号、ZL99225741.7号两项专利权理论上的有效时间尚有31个月左右，庚51公司解除合同从而享有该两专利之权利之时，该两项专利权理论上的有效时间尚余23个月稍多一点；而2007年6月5日签订的《专利生产许可转让合同》，徐某有权许可他人实施该两项专利权；按《意向协议书》约定，2007年6月5日之前，徐某可得利益可以50万为标准计算，2007年6月5日之后，辰公司、姜某、陈某处能取得的可得利益可以25万为标准计算；2007年3月2日至2007年6月4日，徐某的可得利益约为7万元；2007年6月5日至2009年 审　判　长　王亦非 代理审判员　陈 宇 代理审判员　包某 二○一○年五月六日 书　记　员　郝梦君 本案法律依据 中华人民共和国合同法 第114条2款