甲公司、某某精密工业股份有限公司发明专利实施许可合同纠纷民事二审民事判决书

甲公司、某某精密工业股份有限公司发明专利实施许可合同纠纷民事二审民事判决书 广东省佛山市中级人民法院 民事判决书 (2024)粤06民终8732号 上诉人(原审原告):甲公司，住所地广东省佛山市顺德区。 法定代表人：梁某棋。 委托诉讼代理人：薛某平。 被上诉人(原审被告)：某某精密工业股份有限公司，住所地台湾省彰化县。 法定代表人：李某谚。 委托诉讼代理人：邓某，某律师事务所律师。 乙公司(以下简称寅57公司)丙公司(以下简称乙24公司)发明专利实施许可合同纠纷一案，不服广东省佛山市禅城区人民法院(2023)粤0604民初8826号民事判决，向本院提起上诉。本院于2024年5月8日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 寅57公司上诉请求：1.撤销一审判决；2.丁公司与乙24公司《新产品合作开发协议书》合作项目为无效合同，戊公司己公司已交付的两年专利使用费合计50000元；3.庚公司辛公司提供的样机一台价值为210000元；4.庚公司壬公司代为其研究开发的样机的技术人员开发设计费用共293770元；5.本案一审、癸公司承担。事实和理由：1.寅57公司已根据合同要求支付专利使用费、生产并交付样机、移交技术资料，子公司未能履行其合同义务，丑公司使用，构成违约。乙24公司寅公司，卯公司量产涉案设备的订单。一审法院没有追究乙24公司的违约责任，认定事实和适用法律有误。2.专利法规定，专利许可必须备案，辰公司沟通和催促，乙24公司都未进行备案，巳公司不愿再支付第三期专利使用费，午公司构成根本违约。3.一审法院没有丑34公司对其合同义务进行陈述，有失公平。 乙24公司辩称，未公司负担，申公司，酉公司无权请求返还样机，也无权请求承担开发费用。 寅57公司向一审法院起诉请求：1.戌公司与乙24公司的《新产品合作开发协议书》合作项目，戊公司己公司已交付的专利使用款项合计50000元；2.亥公司辛公司提供的样机一台(价值为210000元)，亥公司壬公司代为其研究开发的样机的技术人员开发设计费用共293770元，合共503770元；3.甲23公司承担。一审庭审中，寅57公司明确诉讼请求第1项中的终止是指解除合同。 一审法院认定事实如下： 2017年6月28日，乙24公司(甲方)与寅57公司(乙方)签订《新产品合作开发协议书》(以下简称壬31公司)，约定：“乙24公司具射频干扰保护的压花系统专利(专利号20071010某某.5)所生侵权争议，经甲乙双方诚意协调，双方同意共同合作开发生产12工位自动转盘高精度移印高周波机械(型号：ＧＬ某某ＪＺ)及其他防辐射机种(以下合称本设备)并由甲方独家销售，特达成协议如下，以资共同遵守：第一条执行期间本合作开发案之执行期间自2017年4月1日起至2023年3月30日止，为期6年。第二条执行项目一、甲方同意将专利号20071010某某.5之专利授权予乙方，并供乙方使用于本设备之开发、更新、测试、改良、修正等研究，并完成本设备工程设计原型，生产制造本设备供甲方独家销售。二、乙方应自2017年4月1日起算6个月内完成本设备之工程设计原型。第三条开发成果验收一、本设备需经甲乙双方共同检测确定符合双方约定之品质、规格、功能及效用及验收标准，始可进入量产。二、如因可归责于乙方之原因，导致乙方迟延第二条第二项开发期限，则每逾期一日，乙方应按第五条第二项每一年应给付专利授权金之1%(未税)计算给付惩罚性违约金予甲方。三、如乙方迟延第二条第二项开发期限达3个月时，则甲方得迳行终止或解除本合作开发案，乙方不得异议亦不得向甲方主张任何费用。第五条合作费用一、本合作开发案执行期间之所有费用，包括但不限于技术研发费、制造费、量产费、测试费、材料费、人事费等均由乙方负担。除双方另有约定外，乙方不得藉词要求甲方给付其他费用或补贴。二、乙方同意于本合作开发案执行期间，前三年内每年支付人民币25000元(未税)之专利授权金予甲方，付款期间期满后即无须再支付专利授权金予甲方。乙方应于付款期间内每年3月30日前将款项汇入甲方以下指定账户，汇款所需费用(如手续费等)由乙方负担(甲方如欲变更指定账户，应事先书面通知乙方)。第六条开发成果归属一、任一方于本合作开发案开始执行前已拥有，且与本合作开发案有关之智慧产权(下称既有智慧财产权)仍归属于原来拥有及控制该既有智慧财产权之一方所有。他方不得将其向任何有关机关申请专利权、著作权或其他智慧财产权之注册登记。二、双方同意并了解甲乙双方因执行本合作开发案所产生之开发成果(包括但不限于本设备之工程设计原型、外观设计、内部结构、技术资讯)或一切相关之工程资讯，不论是否可能获得之营业秘密、专利权、著作权及积体电路电路布局权等其他智慧财产权(下称开发成果)，皆归甲方所有，且乙方应配合甲方办理相关登记及申请等事宜，但甲方同意于合理范围内适当授权乙方使用之。其授权之内容、期限、范围、授权金等相关事项，由双方另行以书面协议之。三、乙方同意无偿、非专属授权甲方实施其与本合作开发案有关之既有智慧财产权。四、甲方同意于执行期间内独家授权乙方进行生产、制造双方依本协议共同开发之本设备。本设备由甲方进行独家销售，有关本设备之包括但不限于生产数量、销售通路、价格等量产、销售事宜均由甲方全权决定，乙方不得异议。第十条终止合约一、任一方不履行本协议或不依本协议履行时(下称违约方)，他方(下称未违约方)得以书面限期通知违约方改正。如违约方逾期未能改正者，未违约方得以书面通知终止或解除本协议，并得请求赔偿损害。三、如本协议因第三条第三项、前二项规定或其他法定事由终止或解除时，乙方同意给付等同于第五条第二项专利授权金金额之款项予甲方，乙方应于接获甲方书面通知10日内将全部款项汇入甲方依第五条第二项指定账户，如有第三条第二项之违约金一并给付，并应按甲方指示交付本协议终止或解除时已完成部分之开发成果。例如本协议于乙方给付第1年专利授权金后终止或解除，乙方应依甲方通知期限，给付等同于第2年及第3年专利授权金金额之款项、加计违约金(如有)予甲方，并交付已完成部分之开发成果。第十二条生效日期一、本协议经双方签署后，自第一条所载执行期间之始日起生效。二、本协议第五条、第六条第一项至第三项、第七条、第八条、第十条、第十二条及第十三条于本协议到期届满或终止后仍继续有效。第十三条准据法及合意管辖本协议依中华人民共和国法律解释适用之。若因本协议而诉讼时，甲乙双方合意以本协议签订之地方法院为第一审管辖法院。第十四条完整合意1.本协议签订地为广东省中山市。” 壬31公司签订后，寅57公司丙25公司就涉案发明专利授权在国家专利局备案；寅57公司丁26公司；寅57公司向乙24公司支付了第一年(2018年)、第二年(2019年)的专利授权费共计50000元。 2021年2月1日，乙24公司戊27公司终止壬31公司，己28公司于终止后立即停止使用相关专利，并在收到该函后10日内支付所欠的第三期专利授权费25000元及迟延利息。一审庭审中，寅57公司确认有收到上述函件，但至今未支付剩余款项。 2022年4月，广州知识产权法院立案受理乙24公司庚29公司发明专利实施许可合同纠纷一案，案号(2022)粤73知民初421号。该院经审理于2023年4月27日作出该案民事判决，辛30公司向乙24公司支付专利许可使用费25000元及利息。 一审法院认为，本案系发明专利实施许可合同纠纷。乙24公司、寅57公司以书面形式签订的《新产品合作开发协议书》，是双方当事人的真实意思表示，且合同内容与形式均不违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法、有效。本案争议问题分析如下： 一、寅57公司提出解除壬31公司的主张是否成立 本案中，壬31公司期限至2023年3月30日届满，寅57公司并未举壬31公司发出解除合同通知，癸32公司子33公司发出了解除合同通知，因此，在寅57公司2023年3月30日起诉本案时，壬31公司已终止。酉公司请求法院判令终止或解除壬31公司的诉讼请求已无必要，故一审法院不予支持。 二、寅57公司丑34公司退回其已支付的专利使用费、提供的样机及支付开发设计费是否成立 寅57公司提出上述主张的理由是，乙24公司存在未按要求就涉案发明专利授权在国家专利局备案、未将发明专利的技术细节或图纸、寅35公司及没有明确许可方式的根本违约行为。对此，一审法院认为，其一，《中华人民共和国专利法实施细则》关于“专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案”的规定，属于管理性强制性规范，并不影响合同的效力。本案中，卯36公司未备案，辰37公司使用涉案发明专利，从而影响壬31公司目的实现。酉公司巳38公司未进行专利备案构成根本违约，缺乏依据，一审法院不予支持。其二，壬31公司约定，乙24公司午39公司，未40公司使用于本设备之开发、更新、测试、改良、修正等研究并完成本案设备工程设计原型，申41公司进行生产、制造双方依壬31公司共同开发之设备。由此可见，乙24公司酉42公司使用涉案专利的期间、权限及方式已明确。酉公司巳38公司没有明确许可方式构成根本违约，缺乏依据，一审法院不予支持。其三，壬31公司签订后，寅57公司已依约支付了前两期专利使用费(合同约定专利使用费共三期)，戌43公司设计开发并试制生产出样机，亥44公司未发送发明专利的技术细节或图纸、文档构成根本违约，缺乏依据，一审法院不予支持。 因此，寅57公司丑34公司退回其已支付的专利使用费，缺乏合同依据及法律依据，一审法院不予支持。 对戌65公司丑34公司退回样机的请求。因壬31公司第二条执行项目第一点约定，“甲方同意将专利号20071010某某.5之专利授权予乙方，并供乙方使用于本设备之开发、更新、测试、改良、修正等研究，并完成本设备工程设计原型，生产制造本设备供甲方独家销售”，以及第六条开发成果归属第二点约定，“双方同意并了解甲乙双方因执行本合作开发案所产生之开发成果(包括但不限于本设备之工程设计原型、外观设计、内部结构、技术资讯)……皆归甲方所有”，酉公司要求退回的样机系合同约定的“本设备工程设计原型”，属于双方因执行本合作开发案所产生之开发成果，甲45公司。因此，寅57公司丑34公司退回样机，缺乏合同依据，一审法院不予支持。 对戌65公司丑34公司支付开发设计费的请求。因壬31公司第五条合作费用第一点约定，“本合作开发案执行期间之所有费用，包括但不限于技术研发费、制造费、量产费、测试费、材料费、人事费等均由乙方负担。除双方另有约定外，乙方不得藉词要求甲方给付其他费用或补贴”，酉公司乙46公司负担，丙47公司支付开发设计费，缺乏合同依据，一审法院不予支持。 综上所述，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条第二款以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条第二款之规定，判决：丁48公司的诉讼请求。一审案件受理费9338元，由寅57公司负担。 二审中，当事人没有提交新证据。 经审理，本院对一审法院认定的事实予以确认。 本院认为，本案为发明专利实施许可合同纠纷。综合双方当事人的诉辩，本院对二审争议的问题认定如下： 关于合同的效力。壬31公司是双方真实意思表示，不存在违反法律法规的情形，专利实施许可是否备案也不影响合同的效力，故壬31公司合法有效。寅57公司上诉主张壬31公司无效缺乏理据，本院不予采信。 戊49公司己50公司提供专利技术的问题。庚51公司酉42公司使用涉案专利，酉公司已取得实施涉案专利的许可，寅57公司辛52公司另行许可，此其一。其二，专利文件是公开的文件，卯36公司壬53公司交付涉案专利文件，寅57公司亦可从公开的途径获取，不存在因缺少专利文件而无法实施涉案专利的情形。其三，寅57公司癸54公司交付壬31公司约定的研发的样机，子55公司丑56公司请求交付涉案专利文件，寅57公司已掌握涉案专利的材料。因此，寅57公司卯58公司未向其交付专利文件缺乏事实和法律依据，本院不予采信。 关于专利实施许可备案的问题。在合同履行过程中，双方对涉案专利实施许可是独占实施许可还是普通实施许可发生争议，导致专利实施许可未进行备案。从双方的往来邮件看，乙24公司同意对专利实施许可进行备案，辰59公司提出的以独占实施许可的方式进行备案。本院认为，根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2005年施行)第二十五条的规定，专利实施许可包括独占实施许可、排他实施许可以及普通实施许可；当事人对专利实施许可方式没有约定或者约定不明确的，应认定为普通实施许可。由于壬31公司并未明确约定专利实施的许可方式，巳60公司午61公司提出的以独占实施许可的方式进行备案有合理理由，不存在故意不配合进行专利实施许可备案的情形，此其一。其二，从壬31公司内容看，寅57公司实施涉案专利的目的是将涉案专利用于设备的开发和生产，未62公司销售，专利实施许可的方式以申63公司开发和生产产品，酉64公司合同目的的实现。酉公司以专利实施许可未备案为由主张无法实施涉案专利缺乏理据，本院不予采信。 综上，戌65公司亥66公司存在违约行为，酉公司甲67公司返还样机、款项缺乏事实和法律依据，本院不予支持。寅57公司的上诉请求不成立，本院予以驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费9338元(乙公司已预交)，乙公司负担。 本判决生效后，负有履行义务的当事人须依法按期履行全部义务。逾期未履行的，经当事人申某法院移送，将依法对义务人启动强制执行程序。在执行程序中，人民法院将依法采取强制执行措施，包括但不限于依法对相关义务人采取限制高消费、列入失信被执行人名单、罚款、拘留等；涉嫌拒不执行判决、裁定罪的，还将依法移送追究刑事责任。同时，相关人员成为被执行人、被限制消费和被列入失信名单等信息将通过中国执行信息公开网向社会公开。 本判决为终审判决。 审 判 长 郑正坚 审 判 员 王 浩 审 判 员 刘景景 二〇二四年八月二十一日 法官助理 罗丹妮 书 记 员 郭淑怡 本案法律依据 中华人民共和国合同法 第8条 中华人民共和国专利法(2020修正) 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》时间效力的若干规定 第1条2款 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释(2022修正) 第90条2款 中华人民共和国民事诉讼法(2023修正) 第177条1款1项 中华人民共和国民事诉讼法(2023修正) 第67条1款 中华人民共和国专利法实施细则(2023修订) 最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释 第25条 更多