甲公司、南安市仑苍久容水暖配件经销店侵害发明专利权纠纷、发明专利临时保护期使用费纠纷二审民事判决书

甲公司、南安市仑苍久容水暖配件经销店侵害发明专利权纠纷、发明专利临时保护期使用费纠纷二审民事判决书 福建省高级人民法院 民事判决书 (2018)闽民终429号 上诉人（原审被告）：乙公司，住所地福建省安溪县城厢镇玉田开发区阀门二期112号。 法定代表人：钟某，执行董事兼总经理。 上诉人（原审被告）：南安市仑苍久容水暖配件经销店，经营场所福建省南安市仑苍镇水暖专业市某地。 经营者：钟某。 两上诉人共同委托诉讼代理人：丁某，某律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：黄某。 委托诉讼代理人：张某、杜某，某律师事务所律师。 丙公司（以下简称甲公司）、南安市仑苍久容水暖配件经销店（以下简称辰公司）因与被上诉人黄某侵害发明专利权、发明专利临时保护期使用费纠纷一案，不服泉州市中级人民法院（2017）闽05民初970号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 甲公司、辰公司上诉请求：撤销原审判决并依法改判驳回被上诉人一审的全部请求；依法判令由被上诉人承担全部的诉讼费用。 事实和理由： 一、被控侵权产品未落入涉案专利的保护范围，被上诉人并未证明被控侵权产品具有涉案专利“防冻保护层”的功能，原审法院认定被控侵权产品侵犯涉案专利的事实明显有误。根据《专利法》第五十九条第一款：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”之规定，最高人民法院《关某审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”之规定，涉案专利关某“防冻保护层”在权利要求中限定为“所述防冻保护层为多个金属颗粒聚集而成的蜂窝金属防冻保护层”，根据涉案专利说明书附图1、图3可知，该蜂窝金属防冻保护层的实施方式为蜂窝结构的金属颗粒组成，在涉案专利《第三次意见陈述书》中披露结构亦为六边形组合的蜂窝形态，而被控侵权产品填充的为大小不均匀的铁砂，即使涉案专利披露具体实施方式为“多个金属颗粒聚集而成”，该金属颗粒亦应该为增加表面的蜂窝形状，大小不均匀、形状不一的颗粒并未无可能形成完整的蜂窝结构起到吸水、防冻的功能。 二、涉案专利主题名称系《改进型分体水龙头》，而被控产品为三通管配件，原审法院将三通管件限定为水龙头配件唯一用途明显有误。涉案专利名称、权利要求1前序部分均有“改进型分体水龙头”，根据《专利法解释（二）》第五条，“在人民法院确定专利权的保护范围时，独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用”之规定，涉案专利保护范围应限定为水龙头。然而，被控产品为三通管配件，没有一般水龙头的出水口、手柄结构，不是水龙头，而是水管的三通配件。原审法院认为被控侵权产品属于水龙头配件范围，明显扩大了涉案专利的保护范围，将权利要求限定的下位概念扩大至上位概念，涉案专利的主题、权利要求均限定了涉案专利用途为“水龙头”，在没有证据证明被控侵权产品用于水龙头配件或者被控侵权产品为水龙头唯一配件时，将被控侵权产品纳入涉案专利的保护范围，不当扩大了涉案专利的保护范围。 三、南安仑苍久容水暖配件经销店在专利授权后并无侵权行为，原审法院认定其存在共同侵权行为，明显有误。根据被上诉人在一审中提供公证书显示，南安仑苍久容水暖配件经销店销售被控侵权产品时间为2017年7月6日，涉案专利的授权日为2017年7月21日，即被控侵权行为发生于涉案专利的临时保护期内，被上诉人并没有证据证明上诉人南安仑苍久容水暖配件经销店在涉案专利授权日之后存在侵权行为，原审法院认定南安仑苍久容水暖配件经销丁公司的行为承担共同侵权责任明显有误。原审法院认定乙公司实施制造行为，南安仑苍久容水暖配件经销店实施销售行为，二者存在分工系主观臆断，并无相应的证据支撑，事实认定不清。 四、原审判决上诉人共同赔偿10万元，数额明显过高，承担方式有误。被控侵权产品不构成专利侵权，上诉人无需支付相关费用。即便认定侵权，上诉人南安仑苍久容水暖配件经销店在涉案专利授权后并不存在侵权行为，仅承担临时保护期使用费，并不承担赔偿责任，二上诉人共同赔偿的承担方式明显有误。而且，原审法院要求上诉人共同承担10万元赔偿责任明显过重。 黄某辩称： 一、经过技术特征比对，可以确定被控侵权产品具有涉案专利“防冻保护层”的功能，原审判决认定被控侵权产品落入答辩人专利权利要求的保护范围是正确的。答辩人专利权利要求1中包括技术特征：“塑料内阀芯管与金属龙头本体之间填充满可预防塑料内阀芯管热胀冷缩产生冻裂的且可使金属龙头本体保持干燥状态的防冻保护层”。同时，还进一步限定：“防冻保护层为多个金属颗粒聚集而成的蜂窝金属防冻保护层”，也就是说答辩人专利中所称的防冻保护层为：在塑料内阀芯管与金属龙头本体之间充满了呈蜂窝状的金属颗粒。这些金属颗粒呈蜂窝状抵制于塑料内阀芯管上，可预防塑料内阀芯管长期使用受到水压或水温影响胀大和缩收，避免被撑出裂纹或出现冻裂现象。同时，各金属颗粒料聚集而呈蜂窝状，金属颗粒之间具有小空隙，这些空隙可以吸附进入金属龙头本体内的潮湿空气，避免潮湿空气直接接触金属龙头本体内壁，造成金属龙头本体氧化、腐蚀，使得金属龙头本体一直保持干燥状态。而本案被控侵权产品在塑料内阀芯管与金属龙头本体之间也充满了呈蜂窝状的金属颗粒，这些金属颗粒就是答辩人专利所称的防冻保护层层，其金属颗粒设置的位置和数量均与答辩人专利技术特征相同。那么这些呈蜂窝状的金属颗粒同样能够起到防冻保护的功能。答辩人专利已经过专利局实质性审查，并且经过专利复审委员会作出审查决定书决定维持专利有效，这些呈蜂窝状的金属颗粒的功能已得到专利局和专利复审委员会的认可。答辩人在涉案专利《第三次意见陈述书》中披露结构为六边形组合的蜂窝形态也在涉案专利保护范围，并未将涉案专利的蜂窝形态限制为六边形组合。 二、原审判决认定被控侵权产品为水龙头配件是正确的。涉案专利的主题是“改进型分体水龙头”，而权利要求1为“改进型分体水龙头，其特征在于：包括金属龙头本体及设于金属龙头本体内的塑料内阀芯管。”,从这可以看出，涉案专利的改进型分体水龙头包括金属龙头本体及设于金属龙头本体内的塑料内阀芯管，这是明确的，主题名称并没有对专利技术方案起到限定的作用。被控侵权产品虽为平三通管件，但其是用于构建水龙头的金属龙头本体，属于水龙头配件范围，与涉案专利的主题同属水龙头类别。上诉人主张被控侵权产品是水管的三通配件与事实不符。 三、原审判决认定两上诉人存在共同侵权行为是正确的。丙公司系自然人独资企业，其唯一的股东是钟某，而上诉戊公司的实际经营者也是钟某。乙公司大量生产被控侵权产品，南安仑苍久容水暖配件经销店设立在南安仑苍水暖城，该水暖城是中国最大的水暖行业产品集散交易中心，是国内规模最大、专业化程度最高的水暖专业市场，经销店负责批发销售被控侵权产品。答辩人也是南安仑苍久容水暖配件经销店通过公证购买到了被控侵权产品。两上诉人一为被控侵权产品生产商，一为被控侵权产品批发经销商，且系同一实际控制人，具有明显的分工。原审判决认定两上诉人存在共同侵权是正确的。因此，上诉人关某不存在共同侵权的上诉理由不能成立。 四、原审判决上诉人共同赔偿10万，难以弥补答辩人经济损失。结合本案原审法院到被丙公司的实际经营场所进行证据保全并拍照。从现场照片可以看出，上诉人仅库存的被控侵权产品数量特别巨大。而上诉人南安仑苍久容水暖配件经销店在南安仑苍水暖城以批发销售产品为主，借助互联网和现代物流的便利，批发销售对象辐射全国各区域，销售被控侵权产品数量特别大。这明显不同于马路边普通的产品零售商。答辩人前期调查侵权证据，委托和配合公证处办理公证购买被控侵权产品，委托律师提起诉讼等为维权花费了大量时间，并为此支出了大量资金。而原审判决赔偿金额难以弥补答辩人为维权而支出的成本。综上，本案上诉人上诉理由不能成立，请求依法驳回上诉人的上诉请求，维持原判。 黄某向一审法院起诉请求：1.判令两被告立即停止制造、销售、许诺销售侵犯原告的名称为“改进型分体水龙头”发明专利权（专利号：ＺＬ20161022××××.5）的侵权行为；2.判令两被告立即销毁用于制造“改进型分体水龙头”发明专利权（专利号：ＺＬ20161022××××.5）的生产模具、销毁尚未销售的侵权产品及相关宣传资料；3.判令两被告向某支付专利临时保护期使用费、经济损失及原告为制止侵权行为而支出的合理费用，合计人民币500,000元；4.判令两被告承担本案全部诉讼费用。 一审法院认定事实： 2016年4月11日，黄某向国家知识产权局提出名称为“改进型分体水龙头”的发明专利申请，于2016年6月8日该发明申请公布，于2017年7月21日获得授权公告，专利号为ＺＬ20161022××××.5，发明人与专利权人均为黄某。 2017年7月6日，某律师事务所委托代理人向某2市刺桐公证处申请对其购买商品的行为及过程进行保全证据公证。同日，该所委托代理人与公证处两工作人员到位于福建省××××市仑苍镇的“盛辉压铸批发部”（门店名称）商店，在公证处两工作人员现场监督下，该所委托代理人对该门店门面及周围进行了拍照，在该店以现金支付的方式购买了“水暖配件”4个，共计41.5元，并开具了“盛辉压铸批发部销货清单”一张，同时在该店取得名片一张。之后回到公证处由该所委托代理人对上述商品、“盛辉压铸批发部销货清单”、名片进行了拍照。该所委托代理人的上述购买、拍照过程均由公证处两工作人员现场监督。此后将上述商品、清单、名片进行了封存并交该所委托代理人自行保管。上述过程由泉州市刺桐公证处制作了（2017）闽泉桐证内字第3365号公证书。 庭审过程中，经原被告双方确认封存完整，对本院保全的实物进行了拆封，双方对本院的保全取得的证据均无异议。己公司承认保全的被控侵权产品是由其生产制造的。上述对被控侵权产品的生产现场的照片还可以证明涉案被控侵权产品的生产规模。 一审法院认为，原告在本案中主张涉案专利的保护范围为权利要求1、3、4，可以据此用以确定专利权的保护范围。 经比对，两被告辩称的被控侵权产品不具有“防冻保护层”的技术特征，体现在上述总结归纳的被控侵权产品的技术特征i“塑料内阀芯管与金属龙头本体之间的空隙内填充满多个铁砂颗粒”中。本案涉案专利的权利要求1中对于“防冻保护层”的限制为“所述塑料内阀芯管与金属龙头本体之间填充满可预防塑料内阀芯管热胀冷缩产生冻裂的且可使金属龙头本体保持干燥状态的防冻保护层”、“所述防冻保护层为多个金属颗粒聚集而成的蜂窝金属防冻保护层”，换言之，原告专利中已经对“防冻保护层”的具体实施方式作出了限定，即“多个金属颗粒聚集而成的蜂窝金属防冻保护层”，本领域普通技术人员在阅读权利要求书后即可直接、明确地确定实现前述“可预防塑料内阀芯管热胀冷缩产生冻裂的且可使金属龙头本体保持干燥状态”功能的“防冻保护层”具体实施方式。发明专利是由国家知识产权局经过初步审查及实质审查后才能进行授权公告的，前述原告专利涉及“防冻保护层”的技术特征在权利要求书中对其结构有明确限制的情况下，对于该技术特征功能性的描述已经经过国家知识产权局专利审查程序的确认。本案中被控侵权产品的技术特征i“塑料内阀芯管与金属龙头本体之间的空隙内填充满多个铁砂颗粒”覆盖了权利要求中“多个金属颗粒聚集而成的蜂窝金属”的结构，该结构是对“防冻保护层”结构的限制，根据权利要求及说明书的描述，该结构能够对应实现“可预防塑料内阀芯管热胀冷缩产生冻裂的且可使金属龙头本体保持干燥状态”的功能，在两被告没有提出相反证据予以推翻的情况下，应当认定被控侵权产品的技术特征i与专利权利要求限定的“防冻保护层”相应技术特征为相同技术特征。结合前述认定，将被控侵权产品全部技术特征与涉案原告专利的权利要求1、3、4限定的全部技术特征进行比对，可以认定被控侵权产品的技术特征全面覆盖了原告专利的权利要求1、3、4，落入了原告专利权保护范围，构成侵权。两被告辩称被控侵权产品的主题为三通管配件，本案涉案专利的发明主题为水龙头，两者主题不同不构成侵权，法院认为，被控侵权产品的主题为三通管配件，属于水龙头配件范围，与本案发明专利的主题同属水龙头的类别，故两被告该项抗辩主张，不予采纳。 根据《中华人民共和国专利法》第十一条第一款的规定，发明专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品。两被告未经原告许可，制造、销售侵害原告专利权的产品，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。己公司的法定代表人和被告辰公司的经营者均为钟某，从两个主体的组织架构上看，两主体均为钟某控制，甲公司负责制造侵权产品的事宜，辰公司负责销售侵权产品的事宜，两个主体在实施侵权行为上具有明确的分工合作，存在意思联络，构成共同侵权，应当承担停止侵权并销毁侵权产品的责任。对于原告要求销毁用于制造侵权产品生产模具以及侵权产品宣传资料的主张，由于法院并未在保全现场发现专门用于制造侵权产品的生产模具以及侵权产品的宣传资料，对该主张不予支持。对原告要求两被告向某支付专利临时保护期使用费、经济损失及原告为制止侵权行为而支出的合理费用合计500,000元的诉讼请求，因原告未举证证明其因被告侵权所受损失、被告侵权所获利益以及涉案专利许可使用费的情况，主要参考原告专利类型为发明、被告的侵权性质及情节、被控侵权产品的销售价格及利润、本院进行证据保全时被告经营场所现场制造被控侵权产品的规模、原告为维权而支出的合理费用、发明专利公布后授予前的合理使用费等因素，综合确定赔偿数额（含合理费用、临时保护期使用费）为100,000元。依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条、第六十八条、《最高人民法院关某审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条、《最高人民法院关某审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条第一项、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：一、庚公司、被告南安仑苍久容水暖配件经销店立即停止侵权，即立即停止制造、销售侵犯原告黄某的名称为“改进型分体水龙头”发明专利权（专利号：ＺＬ20161022××××.5）的产品，并销毁尚未销售的侵权产品；二、庚公司、被告南安仑苍久容水暖配件经销店应于本判决生效之日起十日内共同赔偿原告黄某经济损失（含合理费用、发明专利临时保护期使用费）共计100,000元；三、驳回原告黄某的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 一审案件受理费8,800元，由原告黄某负担3,000元，庚公司、被告南安仑苍久容水暖配件经销店负担5,800元。 经二审审理查明，一审认定事实属实。 本院认为： 辛公司、辰公司是否应当支付专利临时保护期内使用费的问题。经查，涉案发明专利公告授权时的专利权保护范围与申请公布时申请人请求保护的范围是一致的。壬公司在临时保护期内制造的涉案产品是否落入专利保护范围，将涉案产品与发明专利公告授权后的权利要求进行比对即可。经查，由原审法院从甲公司保全到的被控侵权产品与黄某在临时保护期内从辰公司公证购买到的涉案产品系同一产品。故原审法院将保全到的涉案产品与涉案发明专利的权利要求进行比对，作为认定是否落入涉案专利保护范围的比对依据并无不当。黄某在本案中主张涉案专利的保护范围为权利要求1、3、4，原审经比对，认定涉案产品落入专利保护范围。甲公司、辰公司对此比对结果有异议，并提出两点上诉意见。一是认为涉案产品不具有涉案专利“防冻保护层”功能；二是涉案专利主题名称为“改进型分体水龙头”，而涉案产品为三通管配件，并非水龙头。本院分析认为，涉案专利已经对“防冻保护层”的具体实施方式作出了限定，即“多个金属颗粒聚集而成的蜂窝多发防冻保护层”。涉案产品对应的技术特征为“塑料内阀芯管与金属龙头本体之间的空隙内填充满多个铁砂颗粒”，能够实现“可预防塑料内阀芯管热胀冷缩产生冻裂的且可使金属龙头本体保护干燥状态”的功能。涉案产品的这一技术结构与涉案专利对应的技术方案完全相同，实现的功能亦相同。故可以认定涉案产品具有与涉案专利权利要求相同的“防冻保护层”这一技术特征。涉案产品对外销售时的商品名称虽为三通管配件，但实际用途属于水龙头配件范围，与涉案发明专利主题同属水龙头产品类别。癸公司、辰公司上述两点意见均不能成立。 如上分析，子公司在发明专利临时保护期内生产的涉案产品落入涉案发明专利的保护范围，虽未构成专利侵权，但其依法应当向专利权人支付临时保护期内的使用费。经原审查明，甲公司自认从辰公司保全的涉案产品是由其生产制造的。辰公司虽然系销售商，丑公司法定代表人和辰公司的经营者均为钟某，两个主体在实施涉案发明专利行为上存在明确的分工合作关系，故应当对向专利权人支付临时保护期使用费承担连带责任。 辛公司是否构成侵害发明专利权的问题。涉案发明专利的授权公告日为2017年7月21日，而原审法院于2017年9月26日进行证据保全时，甲公司仍在生产制造涉案被控侵权产品。如上分析，子公司在涉案发明专利授权公告后仍然生产制造落入专利保护范围的水龙头产品，其行为构成对发明专利权的侵害，应承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。由于并无证据证明辰公司在涉案发明专利授权公告后仍然继续实施销售行为，原审法院认定辰公司亦构成专利侵权，并判决其承担侵权责任不当，本院予以纠正。 关某临时保护期使用费的数额及专利侵权赔偿数额的问题。《最高人民法院关某审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十八条规定，权利人依据专利法第十三条诉请在发明专利申请公布日至授权公告日期间实施该发明的单位或者个人支付适当费用的，人民法院可以参照有关专利许可使用费合理确定。由于黄某在本案中并未提供具体的专利许可使用费以供参照计算，因专利侵权导致的损失及侵权获利亦无法查明，综合考虑涉案专利类型、甲公司的生产规模、涉案产品的销售价格及利润和维权合理支出等因素，原审法院综合确定甲公司应支付黄某专利临时保护期使用费及赔偿专利侵权经济损失（含合理费用）共计10万元并无不当。考虑到专利临时保护期使用费与专利侵权赔偿款在法律性质上存在区别，应由责任人区分承担为妥。寅公司赔偿黄某经济损失（含合理费用）8万元，甲公司支付黄某专利临时保护期使用费2万元。由于久容卯公司共同实施了涉案发明专利，辰公司连带承担支付临时保护期使用费的责任。 综上所述，甲公司、辰公司的上诉请求部分成立。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下： 一、维持泉州市中级人民法院（2017）闽05民初970号民事判决第三项； 二、变更泉州市中级人民法院（2017）闽05民初970号民事判决第一项为：乙公司立即停止侵权，即立即停止制造、销售侵犯黄某的名称为“改进型分体水龙头”发明专利权（专利号：ZL201610220349.5）的产品，并销毁尚未销售的侵权产品； 三、变更泉州市中级人民法院（2017）闽05民初970号民事判决第二项为：乙公司应于本判决生效之日起十日内赔偿黄某经济损失（含合理费用）80，000元，支付黄某发明专利临时保护期使用费20，000元，两项合计100，000元。南安市仑苍久容水暖配件经销店对其中的20，000元发明专利临时保护期使用费承担连带付款责任。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 一审案件受理费8,800元，由黄某负担3,000元，乙公司、南安市仑苍久容水暖配件经销店负担5，800元；二审案件受理费2，巳公司、南安市仑苍久容水暖配件经销店负担。 本判决为终审判决。 审　判　长　　蔡　伟 代理审判员　　贾某 代理审判员　　孙　艳 二〇一八年七月三日 法官　助理　　欧群山 书　记　员　　江　菲 附本案适用的法律条款 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第11条1款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第13条 中华人民共和国专利法(2008修正) 第59条1款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第65条 中华人民共和国专利法(2008修正) 第68条 最高人民法院关某审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 第4条 最高人民法院关某审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 第7条 最高人民法院关某审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二) 第18条 更多