甲公司乙公司专利权权属、侵权纠纷案

甲公司乙公司专利权权属、侵权纠纷案 【案号】 一审：广州知识产权法院（2019）粤73知民初1585号 【案情与裁判】 原告：甲公司、丙公司（某境外公司）（以下分别称“丁公司”“戊公司”） 被告：己公司（以下称“庚公司”）、林某 起诉与答辩 丁公司戊公司起诉称：丁公司戊公司为乐器产品生产合作伙伴。辛公司担任品技经理职务，本职工作包括小号类产品的研发，接触到大量设计图纸、修改意见等，其在任职期间积累了丰富的小号研发经验和研发能力。后来，壬公司，在一年内发明了“一种复合材料小号”的实用新型专利，癸公司作为申请人获得专利授权，子公司磋商专利权属期间恶意放弃了专利。两原告请求法院判令：1.申请号为201820079790.0的实用新型专利权归属两原告所有；2.丑公司在2019年5月28日放弃名称为“一种复合材料小号”、专利号为ZL201820079790.0的实用新型设计权的行为为恶意放弃专利权；3.两被告支付两原告因维权而付出的律师费10000元，公证费620元，翻译费740元，担保费用1100元，共计12460元；4.本案的诉讼费和财产保全费由两被告承担。 丑公司和林某答辩称：1.乐器的开发，以及本案寅公司的经营范围，卯公司从事其并不存在的业务；2.戊公司丁公司并不存在涉案专利产品的委托设计或者合作开发乐器的技术开发关系，辰公司也从未建立过任何劳动关系或者是劳务关系。因此，戊公司与本案并无直接的利害关系，不是本案适格原告；3.巳公司承担品质、技术经理的本职工作以及分配的任务无关，品质技术经理的工作职责内容是对已经设计完成的产品在生产阶段的方案进行设计，目的是以最小的成本生产出优质的产品，该过程涉及的是采用材料、工艺和方案，以及在生产过程中就可能会出现的问题给出建议方案，并不涉及小号产品前端的开发和设计；4.本案属于专利权权属纠纷，并非专利权侵权纠纷，两原告诉请维权费用由两被告承担没有法律依据；5.林某对小号的研发和设计能力属于其个人能力的范畴。午公司的工作经验以外，更在于其个人的后天努力以及天赋，在没有特殊约定限制其使用的情况下，可以自由使用。 一审审理查明 一、涉案专利情况 丑公司于2018年1月18日向国家知识产权局申请名称为“一种复合材料小号”的实用新型专利，于2018年8月24日获得授权，专利号为ZL201820079790.0，发明人为林某。 丑公司于2019年5月28日向国家知识产权局提出放弃该专利权声明。该声明于2019年6月5日获得国家知识产权局审查通过，同意其放弃专利权，并于2019年6月25日予以公告。 二、各方当事人与涉案专利技术方案的关联情况 丁公司未公司（自然人控股），成立于2007年11月5日，法定代表人为李某秋，经营范围包括产销：五金制品、塑胶制品；汽车零部件设计、研发。自然人股东显示为李某秋和刘某菊；公司高管人员信息显示李某秋任总经理职务，刘某菊任监事职务。 申公司未公司（自然人控股），成立于2013年9月16日，法定代表人为李某秋，经营范围包括产销：汽车过滤器、汽车零部件、五金制品、塑胶制品；乐器；汽车零部件设计、研发。公司仅有的两名自然人股东显示为李某秋和刘某菊；公司高管人员信息显示李某秋任总经理职务，刘某菊任监事职务。 戊公司系英国企业，成立于2002年2月11日，法定代表人为Steven Robert Greenall。戊公司向中国知识产权局申请了多项发明专利及外观设计专利，包括2018年4月6日授权的“混合喇叭”外观设计专利，2015年6月3日申请公布的“乐器”发明专利，2012年5月30日申请公布的“乐器”发明专利。 丑公司未公司（自然人独资），成立于2017年11月23日，法定代表人和唯一股东均为林某，经营范围包括研发、生产、销售：西洋管乐器、民族乐器。 丁公司履历表记载，林某文化程度为本科，毕业于湖南师大工程学院，所学专业为机械。林某的诉讼代理人明确林某毕业院校为湖南师范大学。 三、涉案专利文件记载的设计人的劳动关系及研发能力情况 2013年12月17日，酉公司签订劳动合同，固定期限从2013年12月17日起至2017年12月17日止，任品技部门品技经理职务，合同未进一步约定具体工作内容。从2014年2月起，丁公司开始为林某缴纳社保，缴纳至2017年7月份。丁公司的考勤表记录，林某入职后属品技部员工，2015年6月后所属部门变更为开发部。 2017年4月6日，戌公司签订劳动合同，固定期限从2017年4月1日起至2022年3月30日为止，在品技部门从事品技工作。该劳动合同于第二十三条约定竞业禁止条款：“1.甲乙双方在约定的服务期内，乙方必须保守甲方的商业秘密和与知识产权相关的保密事项，在合同解除或终止后，管理人员、技术人员和其他有保密义务的人员亥公司、从事同类产品的相关工作，具体内容参照竞业禁止协议。2.乙方应当保守在甲方工作期间获得或了解的甲方的商业秘密，不得向任何无关第三方泄露。否则，如造成甲方的经济损失，依法应当全额予以赔偿。具体内容参照保密协议。”申公司的考勤表显示，林某入职后所属部门为开发部。 广东省广州市广州公证处（2019）粤广广州第098652号公证书记载：丁公司的委托代理人李某俊于2019年8月6日向公证处申请对其登录邮箱【邮箱已隐去】，浏览、打印相关邮件的内容及过程进行保全证据公证。输入密码登录该网易邮箱，显示邮箱所有人为李某秋，搜索包含“WMG短号方案三评估”的邮件，可查找到发送人为“林某”的邮件，该邮件收件人标记为“东和-李总”，邮件内容记载“李总：WMG短号方案三与原来方案稍微有一点差别！附件模具价格与成本基本无变化！”，文字下附带小号的图片两张以及圈出小号的设计部位，落款为“甲23公司，品技部：林某”。点击查看邮件附件，显示“短号项目工艺评估”“方案三”，图表中记载部件名称、中文名称、材料、图片、工艺、模具形式、模具成本、夹具成本、单件加工费用、单件材料成本、优缺点分析等。搜索包含“dh's suggestions for pcomet”的邮件，可查找到“林某”作为收件人之一的邮件，邮件内容为全英文，包含四个PPT附件。点击查看邮件附件，显示中英文字并配图的小号设计内容，包含调音弯管与喇叭口、调音内连接管与调音弯管、调音内连接管与三通管、O型圈安装槽、模具结构、端头形状等修改意见。搜索包含“Fw: Re：转发：dh's suggestions for pcomet”的邮件，可查找到“林某”作为收件人之一的邮件，发件人“曾某”对原始文件的修改意见作出相应回应，并提出“现在最重要的是尽快报出”。 四、其他事实 庭后，丁公司丑公司、林某为回应本院询问，分别提交了书面材料，说明双方就涉案专利的沟通经过。丁公司称双方于2019年5月21日进行通话，丁公司告知林某违法并将委托律师进行维权。丑公司、林某称，丁公司大概是在2019年4月底至5月初与林某沟通，乙24公司的专利权。 丁公司、戊公司同时在广州知识产权法院起诉丑公司、林某，两个案件的案号分别为（2019）粤73知民初1585号、（2019）粤73民初2367号，丁公司、戊公司丙25公司、戊公司所有，具体专利信息为：名称为“一种复合材料小号”、专利号为ZL201820079790.0的实用新型专利；名称为“小号（乐器）”、专利号为ZL201830022801.7的外观设计专利。 两原告主张其在本案维权支出含律师费10000元、翻译费740元、公证费620元、担保费用1100元，并提交本案及（2019）粤73民初2367号案的民事委托代理合同和相关发票予以证明。经查，民事代理合同以及相应的律丁26公司，戊27公司，上述发票显示金额与两原告在两案中合计主张数额一致。 一审判理和结果 一审法院经审理认为，本案的争议焦点为：1.涉案专利权属如何认定；2.两被告是否属于恶意放弃专利权。 关于涉案专利权属问题。己28公司工作期间是否从事与涉案专利研发相关工作的问题。首先，庚29公司签订的劳动合同来看，该合同约定，林某于2013年12月17日至辛30公司品技部门担任品技经理职务；根据考勤表的记载，林某自2015年6月1日至2017年2月28日，壬31公司开发部工作，此前还曾在品质部工作。林某曾任职的品技部、品质部和开发部，从部门名称上看，均与产品研发密切相关，而开发部则更明显地具有研发产品职能。其次，从（2019）粤广广州098652号公证书记载的内容来看，丁公司法定代表人邮箱中多封与“WMG短号项目”相关的邮件均系林某发出或接收，其中涉及事项包括产品设计图纸修改、零部件图片及报价等产品研发的重要事宜，邮件中亦披露了相关产品的关键技术参数。因此，丁公司癸32公司期间从事了产品研发和生产的相关工作。最后，从林某个人技术背景和经历来看，林某作为机械专业毕业人员，子33公司前即具备涉案专利产品研发的相应技术背景。丁公司提交的录音资料亦可从丑34公司相关产品设计图纸以及从事产品研发、生产相关工作的事实。综上，寅35公司开发部工作期间从事相关产品设计图纸修改、产品优缺点评估以及零部件修改和报价等工作，上述工作均与涉案专利技术相关，本案证据亦可证实林某接触过相关图纸和及技术参数，卯36公司处的本职工作或分配任务有关联性。结合林某离职后一年内即申请涉案专利的事实，涉案专利属于职务发明创造，辰37公司所有。戊公司与林某并无劳动关系，丁公司之间亦无证据显示存在委托开发关系或相关合同约定。因此，戊公司巳38公司之间的邮件记载，午39公司戊公司共同所有，该主张于法无据，一审法院不予支持。 未40公司、林某是否属于恶意放弃专利权的问题。首先，从行使时间上看，丁公司于2019年5月与林某就涉案专利侵权问题进行沟通。2019年5月28日，在双方正就和解事项进行商谈期间，林某单方面向国家知识产权局作出放弃涉案专利权的声明。丑公司申41公司与之联系并告知其涉案专利权可能存在纠纷的情况之后、双方在商谈和解事宜期间，主动放弃专利权。其次，从行使方式上看，丑公司酉42公司，丑公司戌43公司告知其将以诉讼方式解决纠纷，亥44公司所谓“威胁”，才放弃专利权。最后，从行为后果上看，丑公司放弃涉案专利权既对自身无实际利益，甲45公司获得专利权的难度，并且可能使得人民法院权属纠纷判决无法执行，专利行政机关也可能需要就涉案专利状况进行反复变更，极大地浪费了司法和行政资源。因此，从节约社会成本，遏制权力滥用的角度，丑公司在涉案专利权属纠纷发生时，以不合理的方式行使权利，既欠缺正当行使权利的主观意图，又造成当事人之间利益失衡，违背了诚实信用的基本原则。丑公司乙46公司就专利侵权事宜进行沟通，丙47公司丁48公司法定代表人之间的通话记录，丁公司戊49公司专利权属可能存在纠纷的事实。此外，丑公司己50公司庚51公司“威胁”放弃涉案专利，辛52公司壬53公司告知专利可能癸54公司采取的措施。子55公司所称，其在先仅知悉专利侵权纠纷而不知悉专利权属纠纷，则采取放弃专利权的措施并无法摆脱其可能面临的专利侵权纠纷的不利处境，无法合理解释其在和解过程中突然放弃专利权的行为。因此，丑公司该主张不能成立。 综上，丁公司丑56公司恶意放弃涉案专利权，寅57公司合法权益构成侵害，该主张于法有据，广州知识产权法院予以支持。至于合理费用的负担问题，根据本案查明的事实，卯58公司辰59公司的职务发明成果自行申请专利，并在产生纠纷后擅自放弃专利权，引发本案诉讼。丁公司巳60公司的恶意行为，需要付出相应的成本来恢复专利应有的状态，丑公司和林某行为具有过错，午61公司合法权益造成了损害，应当承担相应的合理维权费用。丁公司主张律师费10000元，律师费发未62公司，申63公司在本案中确有委托律师出庭参与诉讼，其主张的律师费金额亦未超出合理范围，一审法院对此予以支持。此外，公证费620元及担保费用1100元均有相应的发票予以佐证，两被告亦认可发票的真实性、合法性，故一审法院寅57公司主张的该部分合理维权费用亦予以支持。 一审法院依照《中华人民共和国专利法》第六条第一款、第六十五条，《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条、第十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决专利号为ZL201820079790.0、名称为“一种复合材料小号”酉64公司所有；庚公司、戌65公司合理维权费用11720元。