甲公司乙公司等侵害外观设计专利权纠纷一审民事判决书

甲公司乙公司等侵害外观设计专利权纠纷一审民事判决书 上海知识产权法院 民事判决书 (2021)沪73民初164号 原告：甲公司，住所地浙江省嘉兴市海盐县某地。 法定代表人：梁某，董某兼总经理。 委托诉讼代理人：王某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王某2，某律师事务所律师。 被告：乙公司，住所地上海市青浦区某地20弄101号-2室。 法定代表人：高某，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：郭某，某律师事务所律师。 被告：丙公司，住所地上海市崇明区某地1幢349室(上海庙镇经济开发区)。 法定代表人：高某2，执行董事。 委托诉讼代理人：周某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨某，某律师事务所律师。 被告：丁某，住所地上海市崇明区某地3号楼505室。 法定代表人：高某2，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：周某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨某，某律师事务所律师。 戊公司(以下简称戊公司)己公司(以下简称己公司)、丙公司(以下简称丑公司)、丁某(以下简称癸公司)侵害外观设计专利权纠纷一案，本院于2021年1月20日立案后，依法适用普通程序进行审理。同年4月25日，本院组织当事人进行了庭前会议。2022年6月13日，本院公开开庭审理了本案，庚公司的委托诉讼代理人王某，辛某的委托诉讼代理人郭某，壬公司、癸公司的共同委托诉讼代理人杨某2庭参加诉讼。审理中，当事人调解未果。本案现已审理终结。 庚公司向本院提出诉讼请求：1．子公司、丑公司、癸公司立即停止侵害ZL201230216707.8名称为“生态砌块(航道护岸)”的外观设计专利权的行为，即立即停止制造、销售、许诺销售侵害原告专利权的生态砌块，并销毁制造侵权产品的专用模具以及库存侵权产品；2．判令三被告向某连带赔偿侵权经济损失、维权费用共计人民币300,000元(以下币种均为人民币，其中维权费用为律师费40,000元)。事实和理由：原告是专利号为ZL201230216707.8、名称为“生态砌块(航道护岸)”外观设计专利(以下简称涉案专利)的专利权人，该专利产品在河道护岸工程上使用很受欢迎。涉案专利设计因其先进性和实用性，屡遭侵权，原告多次维权诉讼都获得法院支持。涉案专利亦多次被申某无效宣告，但都被国家知识产权局维持有效。寅公司厂区内生产、存放和销售侵权砌块产品后，于2020年5月10日向其寄送律师函，要求其停止产品的生产和销售，卯公司收到函件后没有任何回应。原告为此向上海市知识产权局(以下简称庚51公司)提出行政查处申某，该局于2020年7月14日受理此案，并进行调查取证。辛某于同年7月28辰公司签订的《场地租赁协议》，巳公司租用其场地并在场地上生产和堆放砌块产品。同年9月28日，壬公司向庚51公司提交情况说明，称午公司生产和堆放。之后，原告提交撤回行政查处请求申某，庚51公司于同年10月26日作出撤销专利侵权纠纷案件决定书。原告认为，被诉侵权砌块产品(共三款)落入了原告涉案专利权的保护范围，侵犯了原告涉案外观设计专利权。辛某存在生产、销售被诉侵权砌块产品的可能，如果该产品不是其生产，其在收未公司、癸公司提供生产场地，为侵权行为继续提供条件，也构成共同侵权。申公司酉公司戌公司，该两被告的法定代表人和实际办公通讯地址、联系电话均相同，该两被告构成共同侵权。综上，三被告都是共同侵权人，应一并承担侵权法律责任，故原告诉至法院，请求判如所请。 辛某辩称，1．其并未实施被诉侵权产品的制造、销售、许诺销售行为，不构成专利侵权。2．亥公司签订《场地租赁协议》，约定该被告在场地上生产、堆放产品，甲23公司的管控范围之内。3．其在收到原乙24公司，告知该被告及时处理相关事宜，妥善解决纠纷，其已尽到了及时的提醒义务，在本案中不存在过错，也不构成共同侵权。综上，辛某请求驳回原告的诉讼请求。 壬公司辩称，1．其不存在制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，不应承担侵权责任。2．丙25公司借用，并于2020年1月支付了首年的场地租金和水电费共计100,000元；丁26公司使用，申公司具体利用该场地生产何种产品，戊27公司的知晓和管控范围，场地内施工作业、工人、己28公司管理，壬公司无关。3．庚29公司虽然存在关联关系，但公司具有独立法人地位，辛30公司的行为承担法律责任。综上，壬公司不同意原告的诉讼请求。 申公司辩称，1．被诉侵权产品壬31公司杭平申线(浙江段)航道改造工程桐乡段第二标段项目经理部(以下简称航道改造桐乡段项目部)的委托进行制造，产品图纸和原材料均由该项目部提供，委托人是被诉侵权产品的实际制造者，如果该产品侵犯了原告的专利权，相关法律责任也应由委托人承担。2．三款被诉侵权产品的设计特征与涉案专利不相同也不近似，并未落入涉案专利权的保护范围。综上，申公司不同意原告的诉讼请求。 本案审理中，当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据经审查确认的证据，本院认定事实如下： 一、涉案专利的相关情况 外观设计名称为“生态砌块(航道护岸)”的原癸32公司，专利号为ZL201230216707.8，专利申某日为2012年6月1日，授权公告日为2013年3月27日，该专利权目前已到期终止。专利简要说明记载：采用该外观设计的产品用于筑成航道的护岸；该外观设计的设计要点在于形状；最能表明设计要点的图片是主视图，右视图与左视图对称，仰视图为不常见面且无设计要点。(详见附图) 2017年8月29日，国家知识产权局就涉案专利出具外观设计专利权评价报告，初步结论为全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。 2017年，原告的“五丰生态砌块”产品获得水利部新产品鉴定证书。 2018年6月15日，涉案外观设计专利的专子33公司。2021年10月27日，丑34公司变寅35公司，即原告的现企业名称。同年11月30日，涉案外观设计专利的专利卯36公司。 2019年5月20日、7月29日，国家知识产权局先后作出两份无效宣告审查决定，均维持涉案外观设计专利权有效。 二、被诉侵权产品相关情况 2020年5月10日，某律师事务所接受原告委托，辰37公司发送律师函，主要内容为：你们在生产和销售的产品侵犯了委托人的专利权，“五丰生态砌块”是国家水利部部级新产品，未经委托人授权，任何人都无权擅自制造、销售和使用该专利产品。委托人已经对你们制造、销售专利侵权产品的事实进行了调查并取证固定，希望你们立即停止生产和销售，并在接到本函后三天内与本律师联系，协商处理善后事宜。如果你们逾期不主动联系或继续侵权生产销售，委托人将依法追究你们法律责任。函件中附了被诉侵权产品的照片。该巳38公司。 2020年5月28日，辛某壬公司发送工作联系函，称收到原告的律师函一份，午39公司，未40公司妥善处理，停止相关砌块的生产，并将现在场地上的砌块搬走、撤出，并按照律师函联系方式与对方协商处理善后事宜。如果律师函所述情况属实，你公司处理不善，申41公司造成的一切损失，酉42公司负责。次日，壬公司申公司发送通知，戌43公司转来律师函，相关砌块产品是否是侵权产品，未40公司核验。亥44公司上门维权，为避免造成更大影响，未40公司在收到通知后务必暂停砌块的生产，如查实确有侵权情况，主动与权利方联系处理善后事宜。甲45公司承担。 2020年7月4日，乙46公司、丙47公司的专利侵权纠纷案件，案号为沪知局处字［2020］第027号。同年7月28日，己公司提交答辩书称：1．放丁48公司借用其场地生产，其与此无关，也不掌握该砌块的销售情况；该公司代表叫朱某，所有事宜均由朱某出面对接。2．戊49公司的专利存在差异，是否构成侵权值得商榷。综上，己50公司的请求。己公司庚51公司签订的《场地租赁协议》。 2020年9月28日，丑公司、癸公司作为说明人，共同向庚51公司出具情况说明，内容为：戊公司辛52公司壬53公司癸54公司场地上进行生产。子55公司借用，丑56公司使用，场地上施工作业、生产工人、材料、寅57公司的，卯58公司负责。说明人与其生产的砌块无关，无法判断其是否是侵权产品，也不掌握该砌块的销售情况，说明人不对其负任何法律责任。了解上述纠纷后，辰59公司暂停涉案砌块生产。巳60公司联系人信息：朱某，手机号：132＊＊＊＊某某。 2020年10月26日，庚51公司作出沪知局处字［2020］第027号撤销专利侵权纠纷案件决定书，午61公司撤回行政处理请求，经研究决定撤销此案。 未62公司场地上拍摄的照片，并主张共三款产品(以下简称被诉侵权产品1、2、3)侵犯了原告的涉案外观设计专利权，被告亦提供了相关照片(三款被诉侵权产品详见附图)。各方当事人在本院2021年4月25日组织的庭前会议中确认，涉案场地上已经没有被诉侵权产品，故以照片中显示的被诉侵权产品与涉案专利进行比对。 三、各被告的相关情况 辛某成立于2009年4月13日，申63公司(自然人投资或控股)，注册资本为11,125万元，经营范围包括水泥制品制造等。 壬公司成立于2009年11月5日，申63公司(自然人投资或控股)，注册资本为1,000万元，经营范围包括地基与基础工程，航道工程等。 申公司成立于2010年9月30日，申63公司(非自然人投资或控股的法人独资)，注册资本为500万元，经营范围包括建筑劳务分包，市政公用工程，建筑防水工程等，酉64公司(持股100％)。 四、与各被告抗辩相关的事实 (一)辛某(甲方)壬公司(乙方)签订的《场地租赁协议》约定：甲方将坐落于甲方厂区内道路两侧的场地出借给乙方作为活动用地，场地的土地面积为600平方米，租期为三年，从2019年10月26日至2022年10月26日；乙方租赁期间每年需向甲方支付场地费用60,000元，支付进度按其项目回款后十五个工作日内；乙方使用的水电费需要每年支付一次，按其实际消耗折算；租赁期间甲方对乙方在场地内的经营行为不负任何法律层面的责任。2020年1月3日，壬公司通过背书转戌65公司支付了100,000元。同日，辛某亥66公司出具收据，收款事由载明“场地租金2019年度”。 (二)申公司向本院提交了2019年9月5日航道改造桐乡段项目部盖章出具的材料制作委托联系单，该联系单载明，工程名称为“杭平申线(浙江段)航道改造工程桐乡段第2标段”，委托部门为航道改造桐乡段项目部，甲67公司；联系内容为根据本工程需要，乙68公司制作、储运生态砌块10,002块(其中A型3,334块，B型3,334块，C型1,667块，D型1,667块)；详细尺寸、材料及要求见附图，供货时间：满足生态砌块砌筑需要；备注：制作单位凭此单及送货单作为费用结算凭证。该联系单附图显示，设计单位为浙江省交通规划设计研究院，工程名称为“杭平申线(浙江段)航道改造工程桐乡段”，图纸名称为“生态砌块二级挡墙结构图”；该图纸中包括了A型、B型、C型、D型四款块体大样图。审理中当事人确认，该图纸中A型块体大样图对应的是被诉侵权产品1，B型块体大样图对应的是被诉侵权产品3，C型块体大样图对应的是被诉侵权产品2。 (三)经原告申某，丙69公司发送协查函，丁70公司下属杭平申线(浙江段)航道改造工程桐乡段戊71公司制作生态砌块；如果存在上述委托制作事项，生态砌块的图纸由谁提供，己72公司提供相关制作合同、送货单及费用结算凭证及图纸等。2021年7月12日，该公司函复本院，称经核查，航道改造桐乡段项目部根据设计图纸要求，分别购买水泥、砂石料等材料，庚73公司代为制作生态砌块，并运抵施工现场，合同双方至今未盖章。相关图纸、部分运货单、水泥及砂石料采购合同详见附件。该公司提供的附件包括生态砌块设计图纸、三张产品送货单、两份产品购销合同(标的物为水泥和黄砂、碎石)。辛74公司提交的材料制作委托联系单附图相同。三张产品送货单为：1．发货日期为2020年10月23日的送货单载明，A型生态砌块402块、B型生态砌块216块；2．发货日期为2020年11月1日的送货单载明，B型生态砌块24块、C型生态砌块156块；3．发货日期为2020年11月23日的送货单载明，A型生态砌块606块、B型生态砌块486块、C型生态砌块168块。 除上述三张产品送货单外，申公司还向本院提交了六张产品送货单：1．发货日期为2019年12月3日的送货单载明，A型生态砌块474块、B型生态砌块392块、C型生态砌块334块；2．发货日期为2019年12月21日的送货单载明，A型生态砌块575块、B型生态砌块430块、C型生态砌块375块；3．发货日期为2020年3月21日的送货单载明，A型生态砌块456块、B型生态砌块450块、C型生态砌块474块；4．发货日期为2020年4月1日的送货单载明，A型生态砌块449块、B型生态砌块665块、C型生态砌块516块；5．发货日期为2020年5月10日的送货单载明，A型生态砌块648块、B型生态砌块618块、C型生态砌块336块；6．发货日期为2020年5月23日的送货单载明，A型生态砌块702块、B型生态砌块246块、C型生态砌块270块。 上述九张壬75公司，癸76公司，工地名称均为“杭平申线浙江段航道改造工程桐乡段第二标段”。 申公司提交的两张主办行中间业务批交易成功明细表显示，子77公司杭平申线航道改造工程桐乡段第2标段农民工工资专户代发工资，客户名称均为个人，日期均为2021年12月22日，金额分别为371,682元和371,598元。 五、原告主张的维权费用情况 原告主张为本案维权支出律师费40,000元，但未提供证据予以证明。 以上事实，有原告提交的外观设计专利证书、外观设计专利权评价报告、专利年费缴费凭证、鉴定证书、企业名称变更及专利权人变更证明、无效宣告审查决定、律师函及签收凭证、辛某向庚51公司提交的答辩书及《场地租赁协议》、壬公司、癸公司向庚51公司出具的情况说明、沪知局处字［2020］第027号撤销专利侵权纠纷案件决定书、被诉侵权产品照片，辛某提交的《场地租赁协议》、工作联系函、电子银行承兑汇票，壬公司提交的通知、收据，申公司提交的材料制作委托联系单及附图、产品送货单、被诉侵权产品照片、主办行中间业务批交易成功明细表，丑78公司向本院提交的关于协查函的回复及附件，以及各方当事人的当庭陈述等在案佐证。 本院认为，本案被诉侵权行为发生于2020年10月17日修正的《中华人民共和国专利法》(以下简称现行专利法，2021年6月1日起施行)施行之前，各方当事人在本院2021年4月25日组织的庭前会议中确认涉案场地上已经没有被诉侵权产品，现有证据亦无法证明被诉侵权行为持续至《中华人民共和国民法典》(2021年1月1日起施行)和现行专利法施行之后，故本案仍应适用《中华人民共和国侵权责任法》和2008年12月27日修正的《中华人民共和国专利法》(以下简称2008年修正的专利法)。 原告系涉案ZL201230216707.8号“生态砌块(航道护岸)”外观设计专利的专利权人，在该专利权有效期内，任何单位或者个人未经许可，都不得实施该专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口涉案专利产品，否则属于侵害外观设计专利权的行为，依法应当承担相应的民事责任。 根据各方当事人的诉辩意见，本院针对本案主要争议焦点逐项分析如下： 一、三款被诉侵权产品是否落入原告涉案专利权的保护范围 2008年修正的专利法第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定，在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。第十条规定，人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。第十一条规定，人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。 本案中，被诉侵权产品与涉案专利产品均为生态砌块，属于相同种类的产品。经比对被诉侵权产品1与涉案专利，两者整体形状基本相同，均包含外观面、挡土面、两侧臂、中部空腔；外观面均呈圆弧状，外观面和挡土面上均各设有两个锚固孔，外观面与两侧臂的比例基本相同，中部空腔均呈类似椭圆形。两者的区别主要在于：1．被诉侵权产品1的外观面宽度稍窄于挡土面，外观面上设有条状波纹，挡土面底部设有阻滑梗，涉案专利的外观面与挡土面等宽，外观面光滑，挡土面上无阻滑梗；2．被诉侵权产品1的两侧臂上无通孔，两侧臂内外部转角为弧形，涉案专利的两侧臂上设有半圆形通孔，两侧臂内外部转角为斜切倒角；3．被诉侵权产品1的中部空腔为半镂空状，涉案专利的中部空腔为全部镂空状；4．被诉侵权产品1外观面和挡土面上的锚固孔呈椭圆形，涉案专利的该锚固孔呈圆形。经比对被诉侵权产品2、3与涉案专利，除存在上述4点区别外，还有以下区别：1．被诉侵权产品2、3的两侧臂长度比涉案专利两侧臂短，中部空腔呈类似圆形，产品整体形状比涉案专利偏矮胖；2．被诉侵权产品3的挡土面中部有一开口，涉案专利无开口。本院认为，上述区别点中，外观面与挡土面的长度比例、外观面与两侧臂的长度比例、中部空腔是否全部镂空、两侧臂内外部转角的形状、锚固孔的形状、挡土面底部是否有阻滑梗等均属于需要施以较高注意力才能观察到的细微差别；两侧臂是否有半圆形通孔及挡土面中部是否有开口的区别在整体砌块中所占比例较小，对整体视觉效果影响较小。因此，被诉侵权产品1、2、3的上述区别均不足以对整体视觉效果产生实质性影响，被诉侵权设计1、2、3与涉案授权外观设计在整体视觉效果上并无实质性差异，属于近似设计，被诉侵权产品1、2、3均落入涉案外观设计专利权的保护范围。 二、三被告是否实施了原告主张的被诉侵权行为 原告主张，三被告共同实施了被诉侵权产品的制造、销售和许诺销售行为。本院认为，首先，寅79公司卯80公司使用，辰81公司参与了被诉侵权产品的制造、销售，巳82公司存在制造、销售被诉侵权产品可能的主张不成立。辛某壬公司并未在《场地租赁协议》中明确场地的具体用途，午83公司知道或应当知道该场地用于制造未84公司，辛某收到原告的律师函后，壬公司发送了工作联系函，申85公司，要求该被告妥善处理，停止被诉侵权产品的生产等，尽到了合理的注意义务。因此，酉86公司在收到律师函后仍然向另两被告提供生产场地，为侵权行为继续提供条件，构成共同侵权的主张亦不成立。戌87公司的诉讼请求，本院均不予支持。其次，壬公司、癸公司亥88公司使用，甲89公司接受案外人委托制造。但在案证据显示，壬公司申公司的唯一股东；案外人的材料制作委托乙90公司，但向案外人提供被诉侵权丙91公司；辛某在专利侵权纠纷行政丁92公司联系人，丑公司、癸公司戊93公司联系人相同。因此，己94公司申公司接受案外人委托，分工合作，共同实施了被诉侵权产品的制造行为。壬公司的相关辩称意见本院不予采纳。再次，壬公司、癸公司系接受案外人委托加工制造被诉侵权产品，并非向案外人销售被诉侵权产品。此外，根据《最高人民法院关于审理专利权纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十四条的规定，许诺销售是指以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示。现原告仅提供了涉案场地上曾堆有被诉侵权产品的证据，庚95公司、癸公司通过广告等方式作出销售商品的意思表示，故现有证据无法证明该两被告存在许诺销售行为。 三、壬公司、癸公司应承担的民事责任 壬公司、癸公司未经原告许可，实施了制造被诉侵权产品的行为。但现有证据无法证明该行为仍在持续，且原告的涉案专利权现已到期终止，故原告要求该两被告停止侵权的诉讼请求，本院不予支持。辛96公司、癸公司是否应承担赔偿责任。在案证据显示，制造被诉侵权产品的图纸、原材料均由案外人提供，在没有进一步确凿证据的情况下，壬97公司、癸公司知道或应当知道接受委托代为加工制造的被诉侵权产品系侵害他人专利权的产品，故亦难以认定该两被告与案外人构成共同侵权。并且，现有证据亦不足以认定该两被告在受委托代为加工制造被诉侵权产品时存在过失。因此，原告要求该两被告赔偿经济损失的诉讼请求，本院不予支持。但鉴于该两被告确实实施了制造侵害原告涉案专利权的侵权产品的行为，原告为制止侵权行为聘请了律师，该两被告的行为与原告聘请律师所支出的合理开支之间具有一定的因果关系，故该两被告仍应支付原告相应的合理开支。原告主张为本案支出律师费40,000元，但未提供证据予以证明，本院综合考虑案件难易程度、律师工作量等因素，酌情予以支持。 据此，依照《中华人民共和国侵权责任法》第八条、第九条第一款，《中华人民共和国专利法》(2008年修正)第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条、第十一条规定，判决如下： 一、癸98公司、丁某应于本判决生效之日起十日内子99公司合理开支人民币10,000元； 二、丑100公司的其余诉讼请求。 癸98公司、丁某如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费人民币5,800元，戊公司负担人民币2,803元，癸98公司、丁某共同负担人民币2,997元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。 审 判 长　吴盈喆 审 判 员　邵 勋 人民陪审员　陆金华 二〇二二年八月二十五日 法官 助理　许 堃 书 记 员　朱丽娜 附：相关法律条文 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第11条2款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第59条2款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第65条1款 中华人民共和国侵权责任法 第8条 中华人民共和国侵权责任法 第9条1款 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 第10条 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 第11条 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 第8条 更多