甲公司乙公司侵害商标权纠纷案——侵犯商标权惩罚性赔偿的适用条件

甲公司乙公司侵害商标权纠纷案 ——侵犯商标权惩罚性赔偿的适用条件 【裁判要旨】被诉侵权商品的生产者、销售者作为权利商标核定使用商品的同行业经营者，在其先前申请的商标因与权利商标构成近似被驳回后，仍然在所生产、销售的相同商品上使用与权利商标近似的标识，并且在多个电商平台进行销售，获利数额巨大，其主观恶意明显、侵权情节严重，应按照其侵权获利数额的3倍赔偿损失。 【案号】一审：(2017)京0102民初2431号　二审：(2017)京73民终1991号 　再审审查：(2018)京民申4666号 【案情】 原告：甲公司(以下简称甲公司)。 被告：丙公司(以下简称乙公司)、丁公司(以下简称庚公司)、刘俊。 2008年，戊公司经授权取得第163332号商标、第163333号商标、第881462号斐樂商标、国际注册第691003A号等商标在中国地区的唯一合法使用权。多年来，原告一直将FILA系列注册商标广泛用于其生产、销售的服装及鞋类上，并投入巨额广告费进行各种商业推广活动及宣传，使该品牌在国内外均具有较高市场知名度。2016年6月，己公司在网络及线下实体店，庚公司在京东、天猫等线上网络销售平台，宣传展示及销售的鞋类商品使用的商标标识与原告所持有的FILA系列注册商标字形、读音相近，使用形式上亦抄袭了原告的商标。乙公司为侵权商品的生产商，辛公司原法定代表人、庚公司法定代表人、GFLA杰飞乐等商标的注册人，共同参与了上述生产、销售和宣传的侵权行为，其应对上述行为承担连带责任。经原告统计，三被告侵权商品的销售总额已达到数千万元。因此，按照商标法第六十三条第一款之规定，被告应向原告赔偿经济损失900万元。 乙公司、庚公司和刘俊共同答辩称，刘俊系第7682308号、第9196550号、第7682295号注册商标权利人，乙公司依法取得第4178429号注册商标使用权，是对注册商标的合法使用。且被告产品上使用的标识和原告主张权利的商标存在根本区别，不相似也不会造成混淆，请求法院驳回原告的全部诉讼请求。 【审判】 北京市西城区人民法院经审理认为：第一，被告在鞋子及其包装上大量使用了标识。标识在构成要素、字形、读音上均与原告第163333号商标、第G691003A商标构成近似。因被诉商品与原告主张的权利商标核定使用的商品构成同一种商品，而被诉商品中所使用的标识与原告主张的权利商标构成近似，且原告注册商标具有较强显著性和较高知名度，故相关公众会误认为被诉商品系由原告提供，被诉行为存在混淆可能性。因此，被诉商品使用标识侵犯了原告第163333号和第G691003A号注册商标的专用权。第二，被告在鞋盒、合格证上标注飛樂(中國)，壬公司名称的突出使用，其中，(中國)为国家名称简称，不具有显著性，其显著部分飛樂与原告第881462号“斐樂”注册商标读音相同、字形相近，构成相似，侵犯了原告第881462号斐樂注册商标的专用权。第三，乙公司的网站使用、标识，侵犯了原告第163333号和第G691003A号注册商标的专用权。 关于责任承担的主体。癸公司庚公司子公司属于混同经营，因此，两被告对被诉侵权商品的生产、销售和宣传主观上存在明知或应知，应当承担连带责任。被告刘某未直接实施上述侵权行为，丑公司原法定代表人、庚公司法定代表人、飛樂(中國)寅公司董事、 GFLA杰飞乐系列商标的注册人，并且其第7682295号商标曾因与原告的第G691003A号商标构成相似而被商标局驳回在鞋类商品上的注册申请。综合考虑以上事实，认定刘俊共同参与了上述生产、销售和宣传的侵权行为，卯公司、庚公司承担连带责任。 关于赔偿损失的数额。辰公司、庚公司作为同类商品的经营者，理应知晓原告注册商标的知名度，其生产并且在京东商城、天猫商城、淘宝商城以及自营官方网站所销售的商品上突出使用与涉案商标近似的标志，且销售金额巨大；同时，巳公司政管理总局商标局早在2010年7月19日就以第7682295号商标与第G691003A号商标近似为由，驳回了第7682295号商标在服装、帽、鞋上的注册申请，被告此时显然已经充分知晓原告在先注册的FILA系列商标。乙公司、庚公司和刘俊知道其使用涉案被诉标志可能会给消费者造成严重误导，导致商品来源混淆误认的情况下，仍然继续生产和销售侵权商品，其主观恶意明显，侵权情节严重，午公司因侵权获利的3倍确定赔偿数额。 一审法院判决：一、自本判决生效之日起，辰公司、庚公司、未公司涉案注册商标专用权的侵害；二、自本判决生效之日起15日内，乙公司、庚公司、刘俊在《消费日报》乙公司官方网站首页连续7日刊登声明，申公司消除影响；三、自本判决生效之日起15日内，乙公司、庚公司、酉公司经济损失791万元及合理开支41万元。 一审宣判后，乙公司、庚公司、刘俊向北京知识产权法院提起上诉。北京知识产权法院判决驳回上诉，维持原判。 乙公司、庚公司、刘俊向北京市高级人民法院申请再审。北京高院驳回再审申请。 【评析】 一、惩罚性赔偿的计算依据和计算基数 司法实践中关于惩罚性赔偿条款的适用，首先要明确的是赔偿额的计算依据。根据商标法第六十三条第一款的规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益以及商标许可使用费的倍数是确定惩罚性赔偿额的三种计算依据。因此，在原告主张适用惩罚性赔偿条款时，法院应当要求其明确计算依据。本案中，甲公司明确主张按照侵权人的侵权获利计算赔偿金额。其次，要准确认定赔偿额的计算基数。应当说，如何准确认定计算基数，是适用惩罚性赔偿条款的一大难点。司法实践中，当原告主张按照侵权人的侵权获利计算赔偿金额时，由于其很难获得侵权人在侵权期间的销售额、销售量以及利润率等相关财务账簿资料，而侵权人往往会以各种理由拒绝提交甚至提交虚假的财务账簿，这都给法院对于赔偿额计算基数的认定增加了难度。 本案中，一、二审法院采取了两种不同的计算方法。一审中，甲公司戌公司提供的2015、2016年度财务数据(未经审计)为基数计算被告侵权所获得的利润。一审法院依据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(以下简称《专利规定》)第20条第3款规定，亥公司网页上关于其品牌的宣传内容，推定被诉甲23公司营业利润的三分之一，乙24公司两年侵权所获得的利润为2638322元，丙25公司因侵权获利的3倍确定了791万元的赔偿数额。二审法院对一审法院的计算方法予以认可，同时采取不同的计算方法进行了检验，即根据被告在2015年及2016年两年线上线下总计销售被诉侵权商品的销售额，乘以被诉侵权商品的销售利润率(销售价格减去成本价格后再除以销售价格)，得出侵权获利数额为752.4万元，高于一审法院认定的263万余元。 一、二审实际上提供了两种不同的计算方法。一审法院参照《专利规定》第20条第3款规定，综合考虑被诉侵权商品对于被告企业整体营业利润的贡献率，确定赔偿额的计算基数。二审法院则是在被告自认销售额事实的基础上，根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条之规定，根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算侵权人的侵权获利。二审法院认为，乙公司关于一审法院认定赔偿数额过高的上诉主张没有事实及法律依据，不予支持。应当说，两种方法对于确定惩罚性赔偿数额的基数都具有重要的参考意义。 二、对于恶意的认定 根据我国商标法的规定，惩罚性赔偿条款适用的主观条件为“恶意侵犯商标专用权”，即惩罚性赔偿在商标侵权中的适用以恶意为主观条件。但是对何为恶意，立法释义没有作出进一步的明确。实务界通说认为，恶意是故意的一部分，但属于过错程度比较高的故意，可以被理解为直接故意。鉴于主观过错属于行为人的一种心理状态，在审判中只能通过其外在的行为推定其主观上的过错程度。本案中，法院推定被告存在恶意，主要基于以下几点判断： 一是注册和使用商标的行为。巳公司政管理总局商标局早在2010年7月19日就以被告刘某2册的第7682295号商标与第G691003A号商标近似为由，驳回了第7682295号商标在服装、帽、鞋上的注册申请。此后刘俊又于2012年9月28日在第25类的婴儿全套衣、游泳衣、婚纱、袜、领带、手套(服装)、皮带(服饰用)商品上申请注册了第7682295号商标，另外还于2010年申请注册了第7682308号商标，于2012年申请注册了第9196550号商标，均使用在第25类上，包括服装、鞋、帽。2015年，乙公司经授权许可使用案外人的4178429号商标，使用范围包括鞋、帽。从2010年商标注册申请被驳回时，丁26公司在先注册的“FILA”系列商标，却通过在相同类别上注册有关的商标，并在京东商城和天猫商城的旗舰店、公司官网页面以及鞋子及其包装上大量使用了抄袭模仿FILA系列商标的飛樂(中國)标识，主观过错十分明显。 二是权利商标的知名度。原告主张的FILA系列商标在服装、鞋类商品上具有较高的显著性、知名度和识别度，被告在明显知悉原告权利商标的情况下，仍然在所生产、销售的相同商品上使用与权利商标近似的标识，存在傍靠名牌谋取不当利益的故意，可以认定为存在明显的故意。 三、对于情节严重的认定 商标法并未具体规定什么样的行为属于情节严重。司法实践中，对于情节严重的判定，一般可以从侵权行为的具体方式、持续时间、地域范围以及给权利人带来的巨大经济损失等方面进行综合考量。本案中，法院主要从以下几个方面认定被告行为构成了情节严重。 一是被告生产、销售同类商品的行为。被诉侵权标识与权利商标近似程度越高，被诉侵权商标与权利商标核定使用的商品范围越一致，对权利人造成的损害就越大，侵权情节也就越严重。本案中，辰公司、庚公司作为同类商品的经营者，戊27公司注册商标在鞋类商品上的知名度，其生产并且所销售的商品上使用的标识与权利商标非常近似，且二者使用的商品相同，更加容易导致相关公众产生混淆。 二是侵权范围非常广。被告在京东商城、天猫商城、淘宝商城开设多家店铺，销售被诉侵权商品。上述电商平台均为我国领先的电子商务平台，由于互联网具有国际性特点，销售对象以及侵权商品所产生的影响已经不限于一个省市乃至一个国家的地域范围，侵权范围非常广，给权利商标造成的负面影响巨大。 三是侵权获利金额巨大。本案中，乙公司、庚公司自认在两年的时间里销售金额达到1600多万元，可谓是违法获利巨大。 综上，惩罚性赔偿条款的适用，不仅依赖于立法本身的规定，更依赖于司法实践中的具体应用。期待商标法第六十三条第一款规定的“恶意侵犯商标专用权情节严重”进一步细化，为今后更好地发挥惩罚性赔偿条款“显著提高违法成本”的立法目的提供裁判指南。 吴献雅(一审承办人) 北京市西城区人民法院