贵州省兴义公路管理局与桂希衡专利权属纠纷上诉案

贵州省兴义公路管理局与桂希衡专利权属纠纷上诉案 贵州省高级人民法院 民事判决书 （2007）黔高民二终字第61号 上诉人（原审原告）：贵州省兴义公路管理局，住所：贵州省黔西南州兴义市某地。 法定代表人：高某，该局局长。 委托代理人：秦某，某律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：桂希衡。 委托代理人：贺某，某律师事务所律师。 委托代理人：彭某，某律师事务所律师。 上诉人贵州省兴义公路管理局为与被上诉人桂希衡专利权属纠纷一案，不服贵州省贵阳市中级人民法院（2007）筑民三初字第5号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。 原审查明：陈翔午是贵州省公路管理局的工程师，其履行单位职务发明了废旧沥青改性剂（主要配方为黑油和蒽油），取得了第29301号发明专利，由于该专利未交纳年费于1998年失效，该专利已是公知的技术。2001年贵州省兴义公路管理局使用陈翔午的配方进行道路改造，并分四次向陈翔午支付了131000元。在使用过程中由于黑油断货，桂希衡作为贵州省兴义公路管理局主管工作的副局长，就让单位的研究部门去找材料代替黑油，后来找到老胶代替，取名EZ配方，贵州省兴义公路管理局一直使用至今。贵州省兴义公路管理局主张老胶是其单位实验室技术人员所找到的替代材料，而桂希衡主张是自己找到的替代材料。贵州省兴义公路管理局与桂希衡所诉争的发明专利是“一种废旧沥青改性剂”（专利号ZL200410021602.1），内容是EJ、EH配方的发明专利，即用双酚A型环氧树脂或聚酰胺树脂代替黑油，桂希衡在发明此专利时在单位的实验室做过试验，但事后其向单位支付了试验费，且兴义管理局从来没有安排桂希衡做过有关沥青的课题研究和为此研究项目立过项。其发明也没有利用单位的物质技术条件。 原审认为：贵州省兴义公路管理局与桂希衡双方诉争的专利是“一种废旧沥青改性剂”（专利号ZL200410021602.1），内容是EJ、EH配方的发明专利。本案的焦点一：关于贵州省兴义公路管理局支付给陈翔午的131000元费用问题，贵州省兴义公路管理局主张其分四次向陈翔午支付的131000元中，其中部分是技术转让费。而桂希衡主张这131000元是技术顾问费和报酬。原审认为，陈翔午履行单位职务发明的废旧沥青改性剂（主要配方为黑油和蒽油）专利，由于未交纳年费于1998年失效，该专利技术已成为公知技术，故这131000元不应是技术转让费，因此贵州省兴义公路管理局的该项主张不予采信。本案的焦点二：关于老胶代替黑油的问题，即EZ配方的问题，贵州省兴义公路管理局主张老胶代替黑油是其实验室的技术人员所找到的，而桂希衡主张是其自己找到的替换材料。原审认为，双方争议的EZ配方并未申请专利，与本案争议的“一种废旧沥青改性剂”（专利号ZL200410021602.1），内容是EJ、EH配方的发明专利，无直接的联系，故对此不予审理。本案的焦点三：关于“一种废旧沥青改性剂”是否是职务发明的问题。根据《中华人民共和国专利法》第六条“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。”以及《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退职、退休或者调动工作后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等”的规定，贵州省兴义公路管理局虽列举了大量证据，但均不能证明其支付的费用及获奖证书、单位文件等证据与本案争议的专利（EJ、EH配方）有何关联性，桂希衡在发明此专利时虽用过单位的实验室做过试验，但其已支付了试验费，且贵州省兴义公路管理局从来没有安排桂希衡做过有关沥青的课题研究、也未对此研究项目立过项。即使桂希衡发明专利是在陈翔午专利发明和EZ配方的基础之上所研究发明的成果，也是其利用业余时间所研究出来的发明，与其职务无关系。原审认为，贵州省兴义公路管理局未提供的充分证据，证明桂希衡在发明专利的过程中是执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成其发明创造为职务发明创造。也未证明桂希衡是在本职工作中作出的发明创造或履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造。据此，原审依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条及最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《中华人民共和国专利法》第六条、《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条的规定，判决：驳回原告贵州省兴义公路管理局的诉讼请求。案件受理费1000元，由贵州省兴义公路管理局负担。 贵州省兴义公路管理局不服原审法院上述民事判决，向本院提起上诉，请求：撤销原审判决，确认“一种废旧沥青改性剂”发明专利是职务发明，诉讼费由桂希衡负担。理由为：1、原审判决认为被上诉人桂希衡发明“一种废旧沥青改性剂”不是执行本单位的任务是违背已查明事实的错误判断，桂希衡履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造依法应认定为职务发明。上诉人为引进运用陈翔午的废旧沥青改性技术，于2001年专门成立了“废旧沥青再生利用试验小组”，成员由实验室、工程科、技术科工程技术人员组成，在下设机构公路指挥部单独建帐，安排该局实验室位于兴义市顶效的一个乳化室专门生产再生剂。到2004年初，其为该项目共支出各项费用160余万元，而桂希衡在2000年4月到2004年7月期间任贵州省兴义公路管理局副局长主持工作。桂希衡在2003年10月、11月期间发明废旧沥青改性剂EJ、EH配方后，自愿将技术成果纳入贵州省兴义公路管理局的废旧沥青改性技术利用项目，表明桂希衡自认其发明的职务性质。桂希衡在其签发的《关于在全省范围内请求推广GXH2001型废旧沥青改性剂技术的报告》中明确表示：“该技术研制于2000年，在我局油路大、中、小修中得到普遍应用，对这方面的技术研究，浙江兰亭高科还处于起步阶段，而我局已研制并实践成功，目前进入广泛推广阶段”，这表明桂希衡将自己的发明纳入了本单位的废旧沥青改性技术利用项目，并向上级部门明确承认GXH2001型废旧沥青改性剂是贵州省兴义公路管理局的技术成果。2004年9月，GXH2001型废旧沥青改性剂获得“全国职工技术创新成果奖三等奖”，桂希衡到北京领奖的全部差旅费均向贵州省兴义公路管理局报销，桂希衡自愿申请并由兴义局推荐获得该奖，表明桂希衡认可废旧沥青改性剂研究成果是自己以职工身份在技术创新活动中取得的成绩。贵州省兴义公路管理局于2004年11月17日召开了大型“GXH2001型废旧沥青改性剂使用现场会”，会上贵州省兴义公路管理局的试验员冷静作了《GXH2001型（J/E、H/E配方）废旧沥青改性剂研究试验分析报告》，桂希衡在会上作GXH2001型废旧沥青改性剂简介时宣称“该项成果的研制始于2000年，它是在反复试验和实践中研制成功的”，这些表明时任局长的桂希衡公开宣布GXH2001型废旧沥青改性剂是单位的技术成果，此时桂希衡还没有交四千余元的所谓个人委托试验费，“一种废旧沥青改性剂”尚未获得个人发明专利。2004年11月，甲公司对GXH2001再生剂进行验证试验，但是试验费四万元是贵州省兴义公路管理局支付的。作为高级工程师的桂希衡，虽自选沥青改性剂新配方的研究课题，但其自愿将研究成果纳入本单位的项目中并认可是单位的技术成果，基于桂希衡的特殊身份，其安排自己在本职工作以外去研究废旧沥青改性剂，依法应视为贵州省兴义公路管理局安排其履行本职工作之外的任务；2、原审判决认为桂希衡支付了试验费即证明其发明专利没有利用本单位的物质技术条件是错误的，违反了综合判断证据原则。贵州省兴义公路管理局实验室确实收到了桂希衡所交的四千余元试验费，但桂希衡与该实验室没有发生过真实的个人委托试验关系。时任局长的桂希衡要求实验室的冷静收下所谓的试验费，桂希衡还让冷静收下一份委托书，时间提前到2001年3月10日，故桂希衡所交的试验费是因虚假的、杜撰的事实而产生的，是桂希衡为达到自己个人目的而制造出来的证据，就证明案件的真实情况而言，没有证明力。 上诉人贵州省兴义公路管理局为了支持自己的主张向本院提交了下列证据：1、该局实验室试验员冷静于2007年2月9日及2007年6月26日所作的证词；2、葛军关于“关闭兴义公路管理局‘废旧沥青再生剂’生产厂情况说明”的证词；3、石茂林关于“桂希衡委托冷静的问题”及“桂希衡伪造委托书交试验费的真实目的”的证词、4、张国庆关于“对桂希衡几桩事情说明”的证词；5、桂希衡所写委托书；6、徐孝容于2007年5月15日的证词；7、试验费收款收据；8、试验委托单；9、试验报告一套；10、试验欠费登记本；11、检测报告H料及J料；12、贵州省公路工程试验检测项目收费标准；13、冷静做J/E、H/E试验按规定应交纳试验费计算清单；14、沥青试验成果报告单；15、冷静“关于检测报告的情况说明”；16、徐孝容的说明；（以上证据欲证明桂希衡和贵州省兴义公路管理局实验室之间从未成立过真实的个人委托试验合同关系）。17、葛军关于“2005年兴义公路管理局‘废旧沥青再生技术’试验课题费用设置专户进行会计核算”及“2005年兴义公路管理局成立‘废旧沥青再生利用试验课题小组’”及“关闭兴义公路管理局‘废旧沥青再生剂’生产厂的说明”；18、石茂林关于“桂希衡2005年3月私自下令关闭单位再生剂厂的原因”及“沥青再生技术课题组工作情况”的证词；19、刘雨鑫关于“兴义公路管理局废旧沥青再生利用情况”的证词；20、杨建关于“沥青再生剂技术陈述”的证词；21、唐五二关于“我局废旧沥青再生利用问题的补偿”的证词；22、郑旭的证词及陈翔午提供给桂希衡的再生剂生产配方；23、GXH2001型废旧沥青改性剂使用现场会会议议程；24、桂希衡在使用现场会上的发言；25、GXH2001型废旧沥青改性剂试验及调研报告；26、冷静在使用现场会上所作“GXH2001型废旧沥青改性剂研究试验分析报告”；27桂希衡在使用现场会上所作“GXH2001型废旧沥青改性剂简介”。（以上证据欲证明桂希衡完成的E/J、E/H发明，是履行本单位交付的本职工作以外的任务。 桂希衡答辩请求：驳回上诉，维持原判。理由为：1、桂希衡所作的发明不具有“履行本单位交付的本职工作以外的任务”的性质，不属于职务发明。首先，桂希衡并未认可其所作的发明是单位的技术成果，其专利申请日是2004年1月2日，而《关于在全省范围内请求推广GXH2001型废旧沥青改性剂技术的报告》的签发时间是在2004年11月7日，不能以进行专利申请之后才开始发生的事件来证明该发明为职务发明；其次，桂希衡作为贵州省兴义公路管理局的局长，其基本职责范围是负责单位的行政管理工作，要代表贵州省兴义公路管理局进行局长职责范围以外的工作，必须经过上级领导的明确批示以及贵州省兴义公路管理局领导班子会议的集体讨论通过；桂希衡在任职期间所进行的发明研究行为属于属于其本职工作以外的个人行为，由于桂希衡本人早已对该发明进行了专利申请，其并未真正表示过将该发明研究归属于单位，因此该发明应为桂希衡个人的合法非职务发明；2、《职工技术创新成果奖》的申请与是否为职务发明的性质无关，非职务发明亦可以申请受奖。乙公司作的GXH2001再生剂验证试验并不是桂希衡委托的，而是贵州省兴义公路管理局委托的，并且是在桂希衡的研究早已完成并申请专利后委托的；3、老胶并非贵州省兴义公路管理局找到的，而是桂希衡找到的，GXH2001型废旧沥青改性剂技术包含EZ、EH、EJ三种配方，其中只有EH、EJ申请了专利，EZ属于桂希衡的技术秘密，贵州省兴义公路管理局一直都在应用EZ配方，而并非研究。试验委托书、试验费收据等两份证据不论是何时形成的，但是其上的公章已明确表明贵州省兴义公路管理局对桂希衡委托实验室进行试验的事实是予以认可的；4、桂希衡虽是贵州省兴义公路管理局的局长，但同时还是一名普通的公民，享有宪法规定的进行个人研究发明的权利，由于其本职工作不是进行研究发明，单位又未向其指派过研究发明的任务，并且其在发明完成之后申请了专利，并未具有将该发明归属于贵州省兴义公路管理局所有的意志，因此该研究发明就不属于在“执行单位的任务”的前提下所完成的研究发明，故不应当认定为职务发明。 桂希衡经质证，对贵州省兴义公路管理局提交的证据1、2、6，认为调查形式不合法，冷静与对方有利害关系；对证据3，认为不是客观陈述；对证据5，认为是桂希衡所写委托书；对证据7、8、9，10认为与本案无关；对证据11，认为该检测报告有欠缺；对证据12、13，认为与本案无关，且已交纳了试验费；对证据14、15，认为不能说明是对方自主做的试验；对证据16，认为只是对试验数据的记载，与本案无关。对证据4、17、18，认为与本案无关，时间是在2005年，而专利是2004年申请的；对证据19、20、21，认为与本案无关，其中课题组是应用E/Z配方；对于证据22、23、24、25、26、27，认为属于发明完成以后的事项，均与本案无关。 被上诉人桂希衡为了支持自己的答辩意见向本院提交了下列证据：GXH2001型废旧沥青改性剂试验检测报告（一）、（二），欲证明桂希衡与贵州省兴义公路管理局之间的委托关系是真实存在的。 贵州省兴义公路管理局经质证认为，检测报告的扉页内容是照桂希衡的意思打印并加盖公章的，虽然委托单位是桂希衡，但即不能得出桂希衡要交纳试验费，也不能直接反映桂希衡没有利用单位的物质技术条件。 本院经审理，原审法院查明的事实基本属实，本院结合双方当事人在二审中提交的证据材料，另查明： 1992年10月14日，贵州省公路局作为申请人向某知识产权局申请“旧沥青路石再生复合剂”的发明专利。1995年2月15日，国家知识产权局作出授予贵州省公路局发明专利的决定并予以公告，该发明的发明人为陈翔午、石城祥。该发明专利的说明书的摘要为：本发明属于一种用于旧沥青路面翻修的再生复活剂。该再生复活剂按比例先将脂肪酸下脚料进行提炼去杂质，沉淀后得纯液体，加入蒽油、松节油下脚料或石油树脂，加热搅拌至一定温度混合为一体即得再生复活剂。使用时将旧沥青路面挖松破碎，并加热至一定温度后，加入再生复活剂搅拌均匀铺上路面即可。该技术工艺流程简单，通过大型环道试验（Ｂ22－100轴载94．5万轴次）证明再生后的沥青路面稳定性好、抗车辙能力强。 2000年1月1日，陈翔午在给桂希衡的一份授权书上注明：将其研究的“旧沥青路面材料再生利用研究”成果的专利权利、技术成果转让、再生复合剂的生产、推广应用等所有权利授权桂希衡全权处理并享有授权人的权利。 2001年5月，贵州省兴义公路管理局成立废旧沥青再生利用技术试验小组，对陈翔午、石城祥发明的“旧沥青路石再生复合剂”专利进行应用试验。2001年6月至2003年6月期间，桂希衡对自己命名的“GXH2001型废旧沥青改性剂”技术方案进行分析试验，经过在贵州省兴义公路管理局试验室试验，发现可以用聚酰安树脂或双酚A型环氧树脂取代旧沥青路石再生复合剂中的黑油，并取名为EJ、EH配方，2003年12月31日，兴义公路管理局实验室出具两份检测报告，上面记载名称为：GXH2001型废旧沥青改性剂；样品简况：改性剂组成原料E、H，按H/E＝1/9、3/7、5/5配合比进行试验以及改性剂组成原料E、J，按J/E＝1/9、3/7、5/5配合比进行试验；委托单位为：桂希衡；结论：通过试验检测得知，改性剂/旧沥青＝1/60～3/60之间，旧沥青针入度、延度、软化点三大指标有明显改善，尤其是软化点变化不大，延度提高很多，大大改善旧沥青使用性能，即低标号对应着较高软化点、高延度、较高针入度这样一种特异性新型沥青。 2004年1月2日，桂希衡以本人为专利权人，向某知识产权局申请“一种废旧沥青改性剂”的发明专利，2006年3月29日，国家知识产权局作出授予桂希衡发明专利的决定并予以公告，该发明的专利号为ZL200410021602.1。该发明专利的说明书的摘要为：本发明公开了一种废旧沥青改性剂，其原料重量配比如下：改性类物质/蒽油＝0.5/9.5～5/5，其中改性类树脂为双酚A型环氧树脂或聚酰胺树脂。废旧沥青通过本发明改性可得到几乎不降低沥青热稳性但又可获得较高的粘滞性的一种优良的特异性新型沥青。在保证和提高工程质量的同时，大幅降低工程成本，变废为宝，保护自然环境，减少占用公路沿线良田，节省沥青自然资源。该发明的权利要求为：1、一种废旧沥青改进剂，其原料重量配比如下：改性类树脂/蒽油＝0.5/9.5～5/5，其中：改性类树脂为双酚A型环氧树脂或聚酰胺树脂。2、如权利要求1所述的废旧沥青改性剂，其中原料重量配比为：改性类树脂/蒽油＝1/9～3/7。3、如权利要求1或2所述的废旧沥青改性剂，其中在废旧沥青混合料中加入量为废旧沥青混合料重量的1‰～5‰。4、如权利要求3所述的废旧沥青改性剂，其中在废旧沥青混合料中加入量为废旧沥青混合料重量的2‰～3‰。5、如权利要求1－4所述的废旧沥青改性剂的生产方法，将原料在40℃1‰～80℃条件下热熔匀混，自然冷却，包装即得。 2004年9月，“GXH2001型废旧沥青改性剂”获得全国职工技术创新成果奖。 2005年3月24日，桂希衡向贵州省兴义公路管理局实验室交付试验费4020元。 本院认为：本案的焦点是“一种废旧沥青改性剂”发明专利是职务发明创造还是非职务发明创造。由于本案当事人之间没有约定涉案发明创造的专利权归属，故应当根据职务发明创造的法定标准进行判断。依据《中华人名共和国专利法》第六条、《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条之规定，并结合本案情况，当桂希衡的发明创造具备下列三个条件之一时，应当认定为职务发明创造，否则为非职务发明创造：1、是在本职工作中作出的发明创造；2、是履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；3、是主要利用本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等本单位的物质技术条件完成的发明创造。结合以上三个条件确认该发明专利权的归属时，还应当以该技术方案完成的时间为界限。 一、“一种废旧沥青改性剂”技术方案的完成时间。 “GXH2001型废旧沥青改性剂”技术方案包含有E/J、E/H配方，“一种废旧沥青改性剂”专利是用E/J、E/H配方申请的产品发明专利，而“GXH2001型废旧沥青改性剂”中E/J、E/H技术方案最终完成时间是在2003年12月31日，即贵州省兴义公路管理局实验室出具两份检测报告时，故“一种废旧沥青改性剂”技术方案的完成时间应为2003年12月31日。 二、关于桂希衡发明的“一种废旧沥青改性剂”专利是否在本职工作中作出的发明创造。 “一种废旧沥青改性剂”专利是桂希衡完成的发明创造，双方当事人均无异议。桂希衡作为贵州省兴义公路管理局主持工作的副局长，其职责范围应当是领导和管理全局工作、组织实施上级主管部门下达的年度主要目标任务，废旧沥青改性剂的研究和发明显然不是桂希衡作为局长的本职工作。因此，桂希衡发明的“一种废旧沥青改性剂”专利不是在本职工作中作出的发明创造。 三、关于桂希衡发明的“一种废旧沥青改性剂”专利是否履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造。 贵州省兴义公路管理局虽于2001年5月成立废旧沥青再生利用技术试验小组，但其仅是对陈翔午、石城祥发明的“旧沥青路石再生复合剂”专利进行应用试验，后由于“旧沥青路石再生复合剂”中使用的原料黑油断货，贵州省兴义公路管理局改为老胶代替黑油（Z料），均未涉及桂希衡“GXH2001型废旧沥青改性剂”技术方案中的J料和H料。贵州省兴义公路管理局也未形成过任何决议或文件交付桂希衡去研究代替黑油的配方。因此，桂希衡发明的“一种废旧沥青改性剂”专利不是履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造。 四、关于桂希衡发明的“一种废旧沥青改性剂”专利是否主要利用本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等本单位的物质技术条件完成的发明创造。 桂希衡“GXH2001型废旧沥青改性剂”技术方案中E/J、E/H配方的完成，确实利用贵州省兴义公路管理局实验室进行了相关的试验，但试验用的J料和H料均是桂希衡自己所找，贵州省兴义公路管理局实验室进行试验时，并不知晓J料和H料的真正成份，桂希衡在事后补交了试验费，且贵州省兴义公路管理局出具的GXH2001型废旧沥青改性剂试验检测报告（一）、（二），上面载明的委托人亦为桂希衡，故桂希衡发明的“一种废旧沥青改性剂”专利并非主要利用单位的物质技术条件完成的发明创造。 五、关于陈翔午发明的“旧沥青路石再生复合剂”专利与桂希衡发明的“一种废旧沥青改性剂”专利之间的关系。 陈翔午发明的“旧沥青路石再生复合剂”专利，已于1998年失效，该专利进入了公知领域，公众对该公知技术可以自由使用，桂希衡发明的“一种废旧沥青改性剂”专利正是在陈翔午发明的基础上，通过研究试验发明了E/J、E/H配方，从而获得了国家知识产权局发明专利的授权，是一种基于公知技术的后续发明。 综上所述，桂希衡发明的“一种废旧沥青改性剂”专利不符合职务发明创造的法定标准，应属于非职务发明创造，贵州省兴义公路管理局上诉请求不成立，本院予以驳回。原审判决认定事实基本清楚，适用法律正确，应予维持。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项及第一百五十八条之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费1000元，由贵州省兴义公路管理局负担。本判决为终审判决。 审　判　长　蒋　浩 审　判　员　李　丽 代理审判员　干秋晗 二○○七年八月二十七日 书　记　员　潘　璐 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2000修正) 第6条 最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定 第2条 中华人民共和国专利法实施细则(2002修订) 第11条 中华人民共和国民事诉讼法 第153条1款1项 中华人民共和国民事诉讼法 第158条 中华人民共和国民事诉讼法 第64条 中华人民共和国宪法(2004修正)