2016南京法院知识产权10大案例之三：甲公司乙公司，第三人史某、杨某、杨某2、周某利权权属纠纷案

2016南京法院知识产权10大案例之三：甲公司乙公司，第三人史某、杨某、杨某2、周某利权权属纠纷案 原告：丙公司 被告：丁某 第三人：史某、杨某、杨某2、周某2 基本案情：原告系一家主要从事医疗器械、医用电子仪器技术、计算机软硬件等相关产品研发、生产、戊公司。第三人史某、杨某、周某2均为原告的前员工，分别为原告的研发部、产品部及质量部负责人。 自2011年起，原告为一次性阴道电极项目进行了长期大量的投入与研发，史某、杨某、周某2在原告处工作时参与了该项目的设计、研发，期间，形成了大量的文件档案和技术资料。2011年11月18日，原告基于研究成果申请了一项名称为“一种阴道电极”的实用新型专利，并将该专利产品推向市场。2012年2月，原告根据用户反馈提出了阴道电极产品的改进意见，并展开了以导电硅胶为材料的阴道电极套的调研、评估与论证，但改进方案于2012年6月被本案第三人时任研发部负责人的史某所否定。 2012年10月31日，杨某通过邮箱向史某发送了一份名为《己公司商业计划书》的邮件，该邮件内容是庚公司，主要产品为盆底阴道一次性电极。2013年1月16日，被告登记成立，其股东除杨某其他均为本案第三人的近亲属。后，史某、杨某、周某2相继由原告离职跳槽至被告，并分别在被告担任副总经理、总经理和售后经理之职。 2012年11月5日，第三人杨某3请了名称为“一种阴道电极”、专利号为201210435831.2的发明专利，即本案的涉案专利。2013年9月13日，辛公司，2014年4月16日，该专利获得授权并公告，专利权利证书上记载发明人为杨某2，壬公司。 庭审中，法院就涉案专利所涉及的导电硅胶的电阻大小、电极的检测方法、生物相容性要求和国家标准、专利产品的尺寸参数、市场同类产品的价格等问题向杨某2进行了发问，杨某2均无法回答，法院还要求杨某2当庭手绘专利的设计草图，并操作Pro/E软件当庭演示了专利产品立体图的绘制过程。此外，杨某2就本案多处事实前后陈述矛盾，并拒绝提供其所称存储有研发资料的个人电脑。 南京市中级人民法院经审理认为：虽然形式上杨某2在涉案专利文件上被记载为发明人，但杨某2并不具备涉案专利研发的工作经验、知识储备和研发能力，其对于涉案专利研发、申请过程的陈述与事实不符或自相矛盾，故可以认定杨某2不是涉案专利的实际发明人。《中华人民共和国专利法》第六条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位。本案中，原告在涉案专利申请前，就提出了涉案专利所要解决的技术问题，并正式立项研发，原告为该项目投入了大量的人力、资金和设备，积累了大量的实验数据、设计方案、产品标准、生产工艺，杨某、史某和周某2在完成原告交办的本职工作过程中，利用原告提供的技术、信息、资金、设备等条件，实际发明了涉案专利，且涉案专利的申请时间为2012年11月5日，此时杨某、史某、周某2均在原告处就职，所以涉案专利属于职务发明，癸公司所有。据此判决：确认涉案发明专利的实际发明人为第三人史某、杨某、周某2，确认第三人杨某2不是该专利的实际发明人；涉案发明专利的专利权归原告所有。 一审判决后，丁某提出上诉，二审法院维持本院判决。 点评：该案属于当下发生比较普遍的因研发人员离职造成企业研发成果流失的情况，极具典型意义。本案的特殊之处在于，因为离职人员未以自己名义申请相关专利，而是找了与原告没有关联的第三人杨某3请专利以规避法律，子公司的名义实际持有并实施涉案专利，进一步将从原告处不当获取的技术成果“洗白”，给法院审理带来了难度。《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条规定，专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。本案的审理过程中，法院在庭审中通过六种手段证实杨某2并没有对涉案专利的实质性特点作出创造性贡献，否定了其发明人身份后，结合原告提供的大量研发证据以及离职员工的工作及履历后，最终确认涉案专利属于职务发明。该案的判决结果是对创新主体科研投入的肯定和鼓励，保护了企业的核心竞争力和创新源动力。 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2020修正) 第6条 中华人民共和国专利法实施细则(2023修订) 第13条