甲公司诉张干专利权转让合同纠纷案

甲公司诉张某2利权转让合同纠纷案 浙江省绍兴市中级人民法院 民事判决书 (2011)浙绍知初字第171号 原告：甲公司。住所地：浙江省绍兴县某地。 法定代表人：金某，董某。 委托代理人（特别授权）：孟淑秀，某律师事务所律师。 被告：张某。 委托代理人（特别授权）：张策，某律师事务所律师。 乙公司（以下简称“丙公司”）为与被告张某2利权转让合同纠纷一案，于2011年8月31日向本院提起诉讼。本院于同日受理后，依法组成合议庭进行审理。被告张某在答辩期内提出管辖权异议，因张某基于同一专利转让合同向江苏省连云港市中级人民法院起诉丙公司和金某，丙公司和金某也在答辩期内提出管辖权异议，而该两案系基于同一法律事实而发生的纠纷，应当合并审理，故本院报请浙江省高级人民法院与江苏省高级人民法院协商管辖。江苏省高级人民法院于2012年2月10日向浙江省高级人民法院发出了《丁公司与张某2利权转让合同纠纷案管辖问题的答复函》，指出该院已裁定将江苏省连云港市中级人民法院受理的张某诉金某、丙公司专利权转让合同案移送绍兴市中级人民法院审理。后江苏省连云港市中级人民法院将张某诉丙公司、金某专利权转让合同纠纷案移送本院，本院于2012年5月23日受理该案［戊公司诉称，2009年4月23日，被告张某与原告的法定代表人金某就共同出资设立“己公司”（暂议定）、庚公司等合作事宜签订了《合作备忘录》。辛公司与被告签订《专利转让协议》一份，约定：被告将其已获得专利权的专利一（即：专利号为200810002157.2；专利名称为“一种织物的印染方法及其设备”的发明专利，以下简称“专利一”）、专利二（即：专利号为200810018872.5；专利名称为“一种织物的印染装置”的发明专利，以下简称“专利二”）、专利三（即：专利号为200820031140.5；专利名称为“织物的印染装置”的实用新型专利，以下简称“专利三”）壬公司；于协议签署后、己公司正式注册时，由被告负责在30日内办理专利权转让登记事宜；三项专利权的转让总价为800万元，首期在“备忘录”生效后5个工作日内，由“合作项目”出资方支付被告100万元（被告以借款方式获得），癸公司成立后的第二年支付100万元，子公司盈利后经原告同意的任意时间内支付100万元，双方还对其余500万元的支付方式和时间作出了约定；同时还对其他事项作了约定。协议签订后，2009年5月6日被告依约取得了第一期转让款100万元。2009年6月19日由金某与被告等共同出资的“甲公司”正式注册成立。但被告未依约办理专利权转让登记手续，仅于2010年11月23日办理了专利二的专利权转移登记手续，其余两项专利至今未办理，原告多次催办均无果。另经原告近日检索了解到，被告于2011年8月10日被授予专利一的发明专利权，专利三处于“避免重复授权放弃专利权”的法律状态。显然专利三已不具备专利权转让的条件。原告认为，被告应依照《专利转让协议》约定全面履行合同义务，办理专利权转让登记手续，被告未依约办理之行为显属违约。故起诉请求：1、依法判令被告立即履行《专利转让协议》，将专利号为200810002157.2、专利名称为“一种织物的印染方法及其设备”的发明专利权变更登记至原告名下；二、依法判决解除《专利转让协议》中的关于专利号为200820031140.5、专利名称为“织物的印染装置”的实用新型专利权部分的转让合同；三、本案诉讼费用由被告承担。 被告张某在答辩期内未提交书面答辩状，在庭审中辩称：原告的诉称与客观事实不符，原告首先没有按照约定的付款方式支付被告转让款，故本案的违约方是原告而非被告，故请求法院依法驳回原告的诉讼请求。 原告为证明其主张，向本院提交了如下证据材料： 1、2009年4月23日由金某与张某4订的《备忘录》一份，以证明双方约定由金某借给张某125万元出资丑公司的事实。 2、寅公司与张某4订的《专利转让协议》一份，以证明原、被告双方就涉案三项专利权转让事宜签订合同并对权利义务作了约定的事实。 3、2009年5月6日由张某出具的《借条》一份，以证明被告依约取得专利权首期转让款100万元的事实。 4、2011年6月1日由原告发给被告的《专利转让登记催促函》及相应的《快递详情单》各一份，以证明原告曾某催促被告办理专利权转让登记事宜的事实。 5、《专利检索信息》，以证明原、被告双方签订的《专利转让协议》项下的三项专利权的法律状态以及被告履行部分转让合同的情况。 6、戊公司的《公司基本情况》一份，卯公司是由金某、张某等出资成立，张某占25%的股份，相应的125万元出资款是由金某出借给张某。 被告张某3证认为，对证据1的真实性无异议，但该《备忘录》只是证明了被告与金某的合作关系；对证据2的真实性无异议，但该《专利转让协议》的当事人是金某和张某，丙公司无关；对证据3的真实性无异议，但借条并非收条，《专利转让协议》明确载明借款需要归还；对证据4的真实性无异议，但是首先违约的是原告而非被告；对证据5、6的真实性无异议。 被告为证明其辩称主张，向本院提交了如下证据材料： 7、《合作项目的实施时间安排表》，以证明原告没有诚意合作并没有配备工人。 原告质证认为，对该证据7的真实性无法确认；即使该证据是真实的，其与本案也没有关联性，无法达到被告的证明目的。 本院对原、被告提供的证据作如下认证：原告提供的证据1、2、3、4、5、6，被告对上述证据的真实性均无异议，上述证据来源合法，记载内容客观真实，且与本案具有关联性，本院均予以认定。被告提供的证据7，系被告单某具，原告对其真实性不予认可，且该证据与本案缺乏关联性，本院不予认定。 经审理，本院认定如下事实： 2009年4月23日，案外人金某与被告张某4订《合作备忘录》一份，辰公司（暂议定），金某借给张某人民币125万元，巳公司时张某的出资，午公司，己公司支付张某2利转让费等。同日，未公司的名义与张某4订《专利转让协议》一份，约定：张某将其作为专利权人的专利一（即：专利号为200810002157.2；专利名称为“一种织物的印染方法及其设备”的发明专利）、专利二（即：专利号为200810018872.5；专利名称为“一种织物的印染装置”的发明专利）、专利三（即：专利号为200820031140.5；专利名称为“织物的印染装置”的实用新型专利）壬公司；协议签署后、己公司正式注册时，由张某5责在30日内办理专利权转让登记事宜；三项专利权的转让总价为800万元，具体支付方式和时间如下：（1）转让费300万元分三次支付：首次为“备忘录”生效后五个工作日内，“合作项目”出资方支付张某现金100万元（张某以借款方式获得，己公司成立后张某获取时负责偿还出资方）；第申公司成立后的第二年，己公司向张某支付现金100万元；酉公司戌公司同意的任意时间内向张某支付现金100万元；（2）转让费500万元，可选择以下二者中的任一种方式进行支付：亥公司产生盈利后以利润的10%来支付张某，即公司利润达到1000万元后，开始支付此转让费，按照新增盈利的10%进行支付，支付金额满500万元不再支付；甲23公司实现产品销售后，每销售一台设备提取10万元来支付给张某，即销售满10台后，开始支付此转让费，每新增销售十台设备，向张某支付100万元，支付金额满500万元不再支付；双方还对其他事项作了约定。上述协议签订后，金某按约支付了张某转让款100万元，张某于2009年5月6日向金某出具金额为100万元的借条一份。 另查明：张某于2010年9月15日被授权获得专利二的发明专利权，并于同年11月23乙24公司名下；张某于2011年8月10日被授权获得专利一的发明专利权，丙25公司名下；张某于2009年1月21日被授权获得专利三的实用新型专利权，2011年1月12日，该专利因“避免重复授权放弃专利权”而进行法律状态公告，放弃生效日为2008年1月25日（即该专利的申请日）。2011年6月8日，丙公司向张某发出《专利转让登记催促函》，要求张某办理专利权转让登记事宜，张某次日收到该函件，但之后未予办理相关专利转让登记事宜。 还查明：2009年6月19日，由金某与张某等共丁26公司（戊27公司）正式注册成立，公司注册资本为500万元，其中张某出资125万元，占投资比例的25%，公司住所地为绍兴县钱清镇九岩村，法定代表人为金某。 本院认为，虽然2009年4月23日《专利转让协议》中受让方的签字人员是金某，己28公司，庚29公司正在设立过程中，未公司代表人的身份在协议中签字，丙公司成立后，辛30公司的法定代表人，丙公司在庭审中壬31公司，故该《专利转让协议》丙公司和张某均具有法律效力，丙公司作为原告起诉，其主体适格。本案主要的争议焦点在于《专利转让协议》癸32公司还是张某？丙公司的各项诉讼请求是否应当支持？双方签订的《专利转让协议》对于专利转让的登记事宜以及转让款项的支付方式时间等权利义务均作了约定，该约定对双方均具有法律约束力。根据该协议约定，丙公司正式注册时，张某5责在30日内办理专利权转让登记事宜，即张某本应在2009年7月19日前办理专利权转让登记事宜，但张某在签订该协议时尚未获得专利一和专利二的授权，专利二在2010年9月15日获得授权后才于2010年1子33公司名下，专利一在2011年8月10日获得授权后至今未办理变更登记，故张某的行为明显违反了协议约定。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因此，丙公司要求张某将专利一变更登记至其名下，符合法律规定，本院予以支持。关于专利三，该专利虽曾被授权，但后因避免重复授权而放弃专利权，其放弃生效日为其专利申请日（2008年1月25日），故专利三的转让登记客观上已无法履行，丙公司关于专利三转让的合同目的已无法实现，且张某亦同意解除关于专利三部分的转让合同。因此，丙公司要求解除关于专利三部分的转让合同，于法有据，本院予以支持。 丑34公司未按约支付专利转让款的抗辩，本院认为，根据《专利转让协议》之约定，首次转让款100万元于备忘录生效后五个工作日内由合作项目出资方支付并约定由张某以借款方式获得，而金某系合作项目（丙公司）的出资方，张某于2009年5月6日出具的借条中已明确收到了金某100万元款项，该借条与《专利转让协议》的上述约定相互印证，可以证明张某已收到首次转让款100万元的事实。张某辩称该100万元系其与金某的借款关系，与客观事实不符，本院不予采信。关于第二次转让款100万元，虽然根据《专利转让协议》之约定，寅35公司成立后第二年支付，但该协议同时约定张某卯36公司注册成立30日内办理，而张某在签订《专利转让协议》时并未获得专利一和专利二的授权，在之后获得专利二的授权后，仍未办理专利一的转让登记事宜，故在张某未办理完毕专利转让登记的情况下，丙公司可以拒付该笔专利转让款。关于第三次转让款100万元，辰37公司巳38公司同意的任意时间，其余的午39公司利润达到1000万元以后或销售设备满10台以后开始支付，现张某并无证据证明上述款项的付款条件已成就，未40公司对上述款项不享有后履行抗辩权，其仍可依约拒付张某上述专利转让款。因此，申41公司存在未支付专利转让款的违约行为的抗辩理由不能成立，本院不予采纳。 综上，丙公司的诉讼请求具有事实和法律依据，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款、第一百零七条、第一百六十六条第一款、第一百七十四条之规定，判决如下： 一、被告张某在本判决生效之日起十五日内将专利号为200810002157.2、专利名称为“一种织物的印染方法及其设备”的发明专利权变更登酉42公司名下； 二、解除《专利转让协议》中关于专利号为200820031140.5、专利名称为“织物的印染装置”的实用新型专利权部分的转让合同； 案件受理费人民币900元，财产保全费30元，合计930元，由被告张某5担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省高级人民法院。［上诉案件受理费人民币900元（具体金额由浙江省高级人民法院确定，多余部分以后退还），应在递交上诉状时预交，缴款汇浙江省财政厅非税收入结算分户，账号：39xxx01，开户行：杭州市农行西湖支行。上诉期届满后七日内未缴纳的，按自动撤回上诉处理］。 审　判　长　李志 代理审判员秦某 代理审判员王某 二〇一二年十二月七日 代理书记员　李　　　　　　　　婷　　　　　　　　婷 附页： 《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款：当事人协商一致，可以解除合同。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国合同法》第一百六十六条第一款：出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。 《中华人民共和国合同法》第一百七十四条：法律对其他有偿合同有规定的，依照其规定；没有规定的，参照买卖合同的有关规定。 本案法律依据 中华人民共和国合同法 第107条 中华人民共和国合同法 第166条1款 中华人民共和国合同法 第174条 中华人民共和国合同法 第93条1款