甲公司、***专利合同纠纷二审民事判决书

甲公司、***专利合同纠纷二审民事判决书 中华人民共和国最高人民法院 民事判决书 (2020)最高法知民终1931号 上诉人(原审被告)：甲公司。住所地：广东省广州市天河区某地西136号二十七层夹层之2房。 法定代表人：翁某，该公司经理。 委托诉讼代理人：陈某。 委托诉讼代理人：江某。 被上诉人(原审原告)：***。 委托诉讼代理人：应胜南，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：应爽，某律师事务所律师。 乙公司(以下简称乙公司)因与被上诉人***专利实施许可合同纠纷一案，不服浙江省宁波市中级人民法院于2020年10月15日作出的(2019)浙02知民初420号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年12月7日立案后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。 乙公司上诉请求：撤销原审判决，改判驳回***诉讼请求，本案一、二审诉讼费用由***承担。事实和理由：乙公司不存在违约情形且不应当承担违约责任。1.***丙公司开发的《房地产实人登记电子产权安保服务系统》应用项目充分认可的情况下，签订《许可协议》。2.乙公司依照协议约定向***提供了该项目技术的知识产权资料，丁公司网站进行了区域宣传及推广，同时婉拒了其他有意代理该区域的商业合作伙伴，并安排专人向***提供项目运营培训及技术培训，多次派员前往***位于江西南昌办公场所进行商业培训及技术指导工作，而***未依约履行自身合同义务，并未有效设立项目服务保障机构，配置相关运营人员及依照约定开设区域二级营业网点。由于***不作为，导致该区域未能有效开展业务产生经济效益，应由其自行承担相应后果。 ***辩称：乙公司的上诉请求没有事实和法律依据，请求驳回上诉，维持原判。主要理由为：1.乙公司未履行合同义务，其行为已构成根本违约。根据协议约定，乙公司的义务是获得专利权后向***告知授权情况，并提供专利证据，对其进行专利技术交底。乙公司应当向***交付实施专利有关的技术资料，包括技术规范、商务流程图、加密卡、解密卡、使用说明、设备配置清单等技术文件，对***的有关人员进行必要的专利技术培训。乙公司实际仅向***交付了两份实用新型专利受理通知书，而该两份专利申请始终未能获得授权。乙公司原审提交的发明专利证书从未告知过***，且未向***提交过专利权利要求书、说明书，未对***就该专利进行必要的说明和培训，***无法实施该专利。2.***已履行合同主要义务，不存在违约行为。根据协议约定，***已于签约当日支付专利实施许可费2000000元，并于2013年7月11戊公司。己公司未履行合同主要义务，导致***后续工作 无法开展。3.原审法院认定乙公司构成根本违约，判令其承担相应的法律后果并无不当。 ***于2019年7月22日向江西省南昌市中级人民法院提起诉讼，江西省南昌市中级人民法院因乙公司提出管辖权异议，裁定将本案移送原审法院审理。原审法院于2019年11月22日立案受理，***请求判令：1.解除双方当事人于2013年5月13日签订的《专利技术实施许可协议》(以下简称《许可协议》)，庚公司即2019年9月3日起算；2.乙公司立即返还向***收取的专利技术实施许可费2000000元，并支付自2013年5月13日起至实际返还之日止按年利率5.6%计算的利息；3.乙公司向***支付违约金1200000元。乙公司辩称，其已履行《许可协议》约定的义务，不同意返还实施许可费并支付利息，不同意支付违约金，请求驳回***的诉讼请求。 原审法院查明事实：双方当事人于2013年5月13日签订编号为YT-JX-2013051301的《许可协议》，辛公司(乙方)授权***(甲方)为《房地产实人登记电子产权安保服务系统》应用项目(以下简称合作项目)在江西省的唯一代理商，在2013年5月16日至2021年5月15日期间负责在江西省辖区推广应用、日常经营、保障服务。乙方向甲方收取区域独家专利技术实施许可费2000000元(***壬公司分别通过银行汇款80000元、1920012.50元，乙公司出具收条确认2000000元已全部收取)，并采用加密机预制密钥数量后付款方式结算房地产证加密制作工本技术服务费；乙方向甲方提供运营培训和技术培训。甲方负责在江西省设立项目服务保障机构，负 责项目应用的保障服务和经营管理。甲方拥有该项目在江西省的收费权，在获得代理权的区域，可发展二级代理的授权，乙方不参与其利益分配。乙方拥有合作项目独立的技术成果及知识产权，甲方应尽保密、保护责任。乙方提供给甲方所有的技术资料、培训教材、软件、设备配置清单、专用设备等，甲方必须尽保密责任。第十二条：为保证甲方有效实施专利技术，乙方应提供以下技术资料：(一)技术文件包括技术规范、商务流程图、加密卡/解密卡使用说明、设备配置清单等；(二)专利证书或专利受理通知书；(三)其他双方约定的资料。第十三条：乙方应当在本合同有效期内维持本项专利的有效性。如乙方已经申报专利尚未获得国家知识产权局授权，则乙方要保证在本合同签订后的十八个月内至少能获得一项专利授权。第十五条：乙方如违反第十二条、第十三条约定，应当分别支付违约金200000元、1000000元；如乙方违约，甲方有权要求解除本协议。 案外人周羽(乙公司原员工)于2013年4月16日向国家知识产权局申请名为“房地产实人登记信息安全控制系统”(申请号201320192806.6)“一种安全防伪房产证”(申请号201320192366.4)的两项专利。目前该两项专利未获授权。 乙公司于2013年5月3日向国家知识产权局申请名为“一种安全防伪房产证的制作方法”的发明专利，于2014年7月16日获得授权，专利号ZL201310160838.2。 另查明：癸公司于2013年7月11日成立，法定代表人为***(股权占比51%)，注册资本3690000元，公 司住所为江西省南昌市红谷滩新区(第27层)，经营范围为计算机软硬件开发及技术服务；计算机信息系统集成(以上项目国家有专项规定的凭许可证、资质证或其他批准文件经营)。 再查明：本案起诉状江西省南昌市中级人民法院于2019年9月3日送达乙公司。 原审法院认为，子公司是否已履行《许可协议》项下义务。《许可协议》的性质系计算机软件实施的许可协议，***丑公司支付专利的许可使用费用及实施专利所需的设备、耗材的购买费用，寅公司作为计算机软件的权利人，其主要的合同义务是向***提供实施专利所必需的技术资料及培训。现***举证证明其已按约如数支付2000000元实施许可费，卯公司也不持异议。寅公司仅提供一份名为“一种安全防伪房产证的制作方法”的发明专利证书，不能表明其已向***交付了有效实施专利技术所需的技术资料，并进行了相应的培训，使得***能够独立运用房地产实人登记电子产权安保服务系统。故原审法院认定乙公司未履行《许可协议》第十二条的主要义务。《许可协议》第十三条未明确约定需维持有效的专利编号，寅公司提交的专利号ZL201310160838.2，名称为“一种安全防伪房产证的制作方法”的发明专利与《许可协议》有关，***也未证明该发明专利目前已被终止，故原审法院认定乙公司未违反《许可协议》第十三条的约定，***辰公司支付违反该项的1000000元违约金。 本案争议焦点二是***在履行《许可协议》中是否也存在过 错。乙公司主张***未向江西省的房管部门进行推荐，致使未能在江西省广泛设立二级营业网点，故***履行合同存在过错。原审法院认为，按照《许可协议》约定，***获得的是一定期限及地域内买断的专利实施权利，是否发展二级营业网点，发展多少营业网点，***均可自行决定，乙公司无涉。此外，如上焦点一所述，乙公司未向***提供实施专利技术所需的技术资料并进行必要培训，***无法开展正常经营，更无法发展二级营业网点。巳公司的该项抗辩原审法院不予采信。 依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务。如上焦点所述，午公司未履行《许可协议》第十二条的义务，***有权按照《许可协议》未公司支付违约金200000元，同时按照《许可协议》第十五条第四款的约定自行解除《许可协议》申公司返还预付的专利许可费用、自付款之日起按照银行同期贷款利率支付利息。因***酉公司，戌公司之日(2019年9月3日)作为合同解除之日亦不违反法律规定，原审法院予以支持。***亥公司支付《许可协议》第十三条违约金1000000元的诉讼请求并无相应合同及法律依据，原审法院不予支持。 综上，原审法院依照《中华人民共和国合同法》第八条第一款、第六十条、第九十三条第二款、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决：一、确认***乙公司于2013年5月13日签订的《专利技术实施许可协议》于2019年9月3日解除；二、乙公司于判决生效之日起十日内向***返还《专利技术实施许可协议》已付的款项2000000元并支付利息(以2000000元为基准，按年利率5.6%自2013年5月13日支付至款项全部返还之日)；三、乙公司于判决生效之日起十日内向***支付违约金200000元；四、驳回***的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费38320元，财产保全费5000元，合计43320元，由***负担13537元，乙公司负担29783元。 二审中，当事人没有提交新证据。 原审法院查明的事实属实，本院予以确认。 本院认为，本案二审的争议焦点问题为：乙公司是否存在违约行为，***甲23公司应承担的违约责任。 经审查，涉案《许可协议》为“专利技术实施许可协议”，协议中约定了“技术资料包括专利证书或专利受理通知书”“专利技术实施许可费200万元”等与专利实施许可相关的内容。据此，本案案由按照《许可协议》名称及约定的权利义务内容，应确定为专利实施许可合同纠纷。原审法院将本案案由确定为计算机软件纠纷有误，本院予以纠正。 本案中，根据已查明的事实可以确认，涉案《许可协议》系专利实施许可合同，辛公司向***提供专利技术，授权***在江西省独家实施专利技术，***乙公司支付专利实施许 可费及代理费。其中，《许可协议》第十二条明确约定了裕通公 司应向***提交的技术资料。***乙24公司未依约向其交付包括专利证书在内的任何技术资料，违反了协议约定，***丙25公司返还专利技术实施许可费及相应的利息和违约金。乙公司则抗辩称其在协议履行期间就协议项目有多项专利申请获得授权，向***提供了项目技术的知识产权资料，对***进行了商业培训及技术指导，不存在违约行为；***怠于履行合同义务，未实际开展经营，丁26公司承担违约责任。经审查，本院认为，乙公司对其上述抗辩主张未能提交有效证据加以证明，无法证实其依约履行了《许可协议》第十二条约定的技术资料交付义务，构成违约。乙公司关于合同实际履行需在***开设营业网点后才能进行技术交付的抗辩理由不具有事实依据，不能成立。 关于***甲23公司应承担的违约责任问题。涉案《许可协议》第十五条第四款约定了***乙公司违约时享有合同解除权，又根据《中华人民共和国合同法》第三百四十五条关于“专利实施许可合同的让与人应当按照约定许可受让人实施专利，交付实施专利有关的技术资料，提供必要的技术指导”的规定，以及该法第三百五十一条关于“让与人未按照约定转让技术的，应当返还部分或者全部使用费，并应当承担违约责任”的规定，***依约有权解除合同，乙公司应返还***专利实施许可费及相应的利息和违约金。原审法院依据本案起诉状送达乙公司之日(2019年9月3日)将其确定为涉案《许可协议》解除之日，戊27公司返还***合同款2000000元、向***支付违约金200000元，合法有据，本院予以确认。关于***主张的利息损失属于其实际损失，亦应予以支持，但原审法院按照***主张的年利率5.6%计算本案利息损失不当，本院予以适当调整。二审中，***明确其利息计算方式为：以200万元为基数，自2013年5月13日至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至款项付清之日止。鉴于***上述利息计算方式得当，亦未超出其原审诉讼请求范围，本院予以确认。 综上，乙公司上诉请求不能成立，应予驳回。原审判决对利息损失的计算基准有误，应予纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下： 一、维持浙江省宁波市中级人民法院(2019)浙02知民初420号民事判决第一、三项，即：确认***甲公司于2013年5月13日签订的《专利技术实施许可协议》于2019年9月3日解除；甲公司于本判决生效之日起十日内向***支付违约金200000元； 二、撤销浙江省宁波市中级人民法院(2019)浙02知民初420号民事判决第四项； 三、变更浙江省宁波市中级人民法院(2019)浙02知民初420号民事判决第二项为：甲公司于本判决生效之日起十日内向***返还《专利技术实施许可协议》已付的款项2000000元并支付利息(利息以2000000元为基数，自2013年5月13日至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷 款利率计算，自2019年8月20日按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至款项付清之日止)； 四、驳回***的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一审案件受理费38320元，财产保全费5000元，由***负担13537元，甲公司负担29783元；二审案件受理费24400元，甲公司负担。 本判决为终审判决。 审判长　徐某如 审判员　刘某 审判员　詹某 二〇二一年三月四日 法官助理毛涵 书记员谭某 裁判要点 案　　号 (2020)最高法知民终1931号 案　　由 专利实施许可合同纠纷 合议庭 审判长：徐某如 审判员：刘某、詹某 法官助理：毛涵 书记员：谭某 裁判日期 2021年3月4日 关键词 合同；技术交付；合同解除；违约责任。 当事人 上诉人(原审被告)：甲公司； 被上诉人(原审原告)：***。 裁判结果 一、维持浙江省宁波市中级人民法院(2019)浙02知民初420号民事判决第一、三项，即：确认***甲公司于2013年5月13日签订的《专利技术实施许可协议》于2019年9月3日解除；甲公司于本判决生效之日起十日内向***支付违约金200000元；二、撤销浙江省宁波市中级人民法院(2019)浙02知民初420号民事判决第四项；三、变更浙江省宁波市中级人民法院(2019)浙02知民初420号民事判决第二项为：甲公司于本判决生效之日起十日内向***返还《专利技术实施许可协议》已付的款项2000000元并支付利息(利息以2000000元为基数，自2013年5月13日至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至款项付清之日止)；四、驳回***的其他诉讼请求。 原判主文：一、确认***甲公司于2013年5月13日签订的《专利技术实施许可协议》于2019年9月3日解除；二、甲公司于判决生效之日起十日内向***返还《专利技术实施许可协议》已付的款项2000000元并支付利息(以2000000元为基准，按年利率5.6%自2013年5月13日支付至款项全部返还之日)；三、甲公司于判决生效之日起十日内向***支付违约金200000元；四、驳回***的其他诉讼请求。 相关法条 《中华人民共和国合同法》第八条第一款、第六十条、第九十三条第二款、第九十七条;《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款。 法律问题 专利实施许可人的违约责任 裁判观点 违反专利实施许可合同的责任。许可人未按照约定转让专利技术，应当返还部分或者全部使用费，并且承担违约责任。 注：本摘要并非判决书之组成部分，不具有法律效力。 本案法律依据 中华人民共和国合同法 第345条 中华人民共和国合同法 第351条 中华人民共和国合同法 第60条 中华人民共和国合同法 第8条1款 中华人民共和国合同法 第93条2款 中华人民共和国合同法 第97条 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第170条1款2项 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第253条 更多