阿斯利康（瑞典）甲公司与中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案

阿斯利康（瑞典）甲公司与中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 北京市高级人民法院 行政判决书 (2014)高行终字第1559号 上诉人（原审原告）阿斯利康（瑞典）甲公司，住所地瑞典王国南泰利耶。 法定代表人沈某，法律顾问。 委托代理人柯某。 委托代理人段某。 被上诉人（原审被告）中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会，住所地中华人民共和国北京市海淀区某地银谷大厦10—12层。 法定代表人张某，副主任。 委托代理人尹某，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。 委托代理人刘某，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。 上诉人阿斯利康（瑞典）甲公司（乙公司）因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院（简称北京市第一中级人民法院）（2013）一中知行初字第1066号行政判决，向本院提出上诉。本院2014年5月6日受理本案后，依法组成合议庭，于2014年9月11日公开开庭进行了审理。丙公司的委托代理人柯某，被上诉人中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）的委托代理人尹某、刘某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 北京市第一中级人民法院查明： 本申请是名称为“制备用于制备依美拉唑钠盐的结晶修饰物的新方法”的发明专利申请，申请日为2005年6月20日，申请号为200580020874.2，优先权日为2004年6月24日，丁公司，公开日为2007年5月30日。 2009年11月20日，中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）戊公司于2006年12月22日进入中国国家阶段时提交的国际申请文件的中文文本的说明书第1－11页、说明书摘要和附图第1－5页，2009年6月8日提交的权利要求第1－3项，国家知识产权局以说明书不符合2000年修正的《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第二十六条第三款的规定为由驳回了本申请。驳回决定针对的权利要求1为： “1.制备依美拉唑钠盐的方法，包括以下步骤： i)在甲苯中溶解依美拉唑中性形式； ii)加入额外的溶剂，所述溶剂选自甲醇、乙醇和异丙醇； iii)加入1摩尔当量的碱B的钠盐，所述碱B选自氢氧化物、甲氧基金属和乙氧基金属； iv)使依美拉唑钠盐结晶，并且分离形成的盐。” 2010年3月9日，己公司对驳回决定不服，向专利复审委员会提出复审请求，未对申请文件进行修改。 2011年4月15日，庚公司发出第一次复审通知书，指出：本申请说明书应对制备方法中所涉及的包括晶种在内的所有原料物质均作出清楚、完整的说明，不符合《专利法》第二十六条第三款的规定。 2011年7月18日，己公司针对上述第一次复审通知书提交了意见陈述书，同时提交了权利要求书的全文修改替换页以及说明书第2、5、6页的替换页，其中将说明书第2页第7行以及第5页第13行中的“图1”修改为“图3”，将说明书第6页第12行中的“图1”修改为“图5”，而修改后的权利要求1为： “1.制备依美拉唑钠盐修饰物C的方法，包括以下步骤： i)将依美拉唑钾盐悬浮在甲苯中，通过加入约1mol当量的盐酸或乙酸的水溶液来调节pH值； ii)分离相，并向分离的甲苯相中加入额外的溶剂，所述溶剂由甲醇组成； iii)加入约1摩尔当量的碱B的钠盐水溶液； iv)使依美拉唑钠盐结晶，任选通过加入晶种而起始，并且分离形成的依美拉唑钠盐修饰物C。” 2012年8月8日，专利复审委员会发出第二次复审通知书，指出： （1）修改后的权利要求书中增加了请求保护依美拉唑钠盐修饰物C的权利要求4，该产品权利要求并不是为了消除第一次复审通知书所指出的方法权利要求存在缺陷而进行的修改，因此其不符合2002年修订的《中华人民共和国专利法实施细则》（简称《专利法实施细则》）第六十条第一款的规定。己公司应当对其复审文本中不符合《专利法实施细则》第六十条第一款规定之处进行修改，否则其所提交的修改文本不予接受。 （2）为了节约程序、提高行政效率，专利复审委员会针对复审文本中符合《专利法实施细则》第六十条第一款规定的权利要求1－3继续进行审理，指出：所属技术领域的技术人员不能确定在不加入晶种的条件下可以制备得到本申请所请求保护的特定的依美拉唑钠盐修饰物C，所属技术领域的技术人员在对本申请权利要求特别是对说明书实施例1.1的技术方案进行再现时，由于不清楚其中依美拉唑钠晶种属于哪种晶型的依美拉唑钠晶种，从而无法对所述技术方案进行再现。本申请说明书未对权利要求1－3请求保护的技术方案作出清楚、完整的说明，不符合《专利法》第二十六条第三款的规定。 2012年9月21日，己公司针对第二次复审通知书提交了意见陈述书，再次提交了权利要求书的全文修改替换页，其中删除了权利要求4，并将权利要求1－3请求保护的“制备依美拉唑钠盐修饰物C的方法”修改为“制备依美拉唑钠预结晶溶液的方法”，修改后的权利要求1为： “1.制备依美拉唑钠预结晶溶液的方法，其中所述方法基本上包括以下步骤： i)将依美拉唑钾盐悬浮在甲苯中，通过加入约1mol当量的盐酸或乙酸的水溶液来调节pH值； ii)分离相，并向分离的甲苯相中加入额外的溶剂，所述溶剂由甲醇组成；和 iii)加入约1摩尔当量的碱B的钠盐水溶液。” 2012年10月31日，专利复审委员会作出第46324号复审请求审查决定（简称第46324号决定），认为: （一）关于审查文本 己公司在答复第二次复审通知书时提交了权利要求书的全文修改替换页，删除了权利要求4，同时将权利要求1－3请求保护的主题由“制备依美拉唑钠盐修饰物C的方法”修改为“制备依美拉唑钠预结晶溶液的方法”。后者所制备的依美拉唑钠预结晶溶液与前者所制备的依美拉唑钠盐或其修饰物C在结构、组成以及物理形态等方面存在差异，属于完全不同的两类产品，并且修改后的权利要求中删除了之前权利要求包括的使溶液析出结晶以及分离所得到依美拉唑钠盐或其修饰物C的步骤，使得修改后的技术方案包括了驳回决定以及第一、二次复审通知书所针对的权利要求中没有覆盖的内容，扩大了其权利要求的保护范围，因而上述修改不属于为了消除驳回决定以及第一、二次复审通知书中指出的缺陷进行的修改。因此，己公司答复第二次复审通知书时提交的权利要求1－3不符合《专利法实施细则》第六十条第一款的规定。 在此基础上，专利复审委员会以之前能够接受的文本为基础作出复审决定，即，己公司于2009年6月8日提交的权利要求第1－3项，2006年12月22日进入中国国家阶段时提交的国际申请文件的中文文本的说明书第1、3、4和7－11页、说明书摘要和附图第1－5页，201年07月18日提交的说明书第2、5和6页。 （二）关于《专利法》第二十六条第三款 基于现有技术，没有证据表明在本申请所涉及的依美拉唑钠盐结晶的过程中，可以在不加入晶种的情况下形成期望的结晶。在此情况下，本申请说明书要满足公开充分的要求，则应对制备方法中所涉及的包括晶种在内的所有原料物质均作出清楚、完整的说明，以使所属技术领域的技术人员在实施本申请时能够解决所要解决的技术问题，实现发明目的。 在本申请说明书未充分公开的情况下，所属技术领域的技术人员不清楚本申请实施例中所使用的是哪种晶型的依美拉唑钠晶种。本申请说明书未对权利要求1要求保护的技术方案作出清楚、完整的说明，导致所属技术领域的技术人员无法实现本申请，不符合《专利法》第二十六条第三款的规定。 基于上述相同理由，从属权利要求2和3同样不符合《专利法》第二十六条第三款的规定。专利复审委员会决定：维持国家知识产权局于2009年11月20日针对本申请作出的驳回决定。 己公司不服第46324号决定，提起行政诉讼。在本案原审诉讼程序中，己公司提交了如下证据：1、张纲、王静康、熊晖著《沉淀结晶过程中的添加晶种技术》，载于2002年第43卷《化学世界》；2、2001年公开出版物《结晶》及其译文；3、维基百科网页证据及其译文。己公司用这些证据证明晶种对于结晶过程并不是必须的。 上述事实，有本申请、驳回决定、复审请求书、复审通知书、辛公司原审诉讼程序中提交的证据等在案佐证。 北京市第一中级人民法院认为： 己公司在答复专利复审委员会的第一次复审通知书时，对本申请的权利要求书进行了修改，增加了请求保护依美拉唑钠盐修饰物C的权利要求4，该产品权利要求并不是为了消除第一次复审通知书所指出的方法权利要求存在缺陷而进行的修改，故不符合《专利法实施细则》第六十条第一款的规定。壬公司发出的第二次复审通知书中也指出了这一点。己公司在答复专利复审委员会的第二次复审通知书时，将本申请权利要求1-3请求保护的主题由“制备依美拉唑钠盐修饰物C的方法”修改为“制备依美拉唑钠预结晶溶液的方法”，后者所制备的依美拉唑钠预结晶溶液与前者所制备的依美拉唑钠盐修饰物C 在组成、结构以及物理形态等方面存在差异，属于完全不同的两类产品。同时，修改后的权利要求中删除了之前权利要求包括的使溶液析出结晶以及分离所得到依美拉唑钠盐或其修饰物C的步骤，使得修改后的技术方案包括了驳回决定以及第一、第二次复审通知书所针对的权利要求中没有覆盖的内容，同时修改后的权利要求将之前从未审查过的技术方案作为请求保护的对象，改变了驳回决定所针对的事实。因此，上述修改不属于为了消除驳回决定以及第一、第二次复审通知书中指出的缺陷进行的修改。在此情况下，癸公司于2009年6月8日提交的权利要求第1-3项，2006年12月22日进入中国国家阶段时提交的国际申请文件的中文文本的说明书第1、3、4和7-11页、说明书摘要和附图第1-5页，2011年7月18日提交的说明书第2、5和6页为基础作出第46324号决定并无不当。己公司的相关主张缺乏法律依据，应当不予支持。 基于现有技术，没有证据表明在本申请所涉及的依美拉唑钠盐结晶的过程中，可以在不加入晶种的情况下形成期望的结晶。在此情况下，本申请说明书要满足公开充分的要求，则应对制备方法中所涉及的包括晶种在内的所有原料物质均作出清楚、完整的说明，以使所属技术领域的技术人员在实施本申请时能够解决所要解决的技术问题，实现发明目的。 在本申请说明书未充分公开的情况下，所属技术领域的技术人员不清楚本申请实施例中所使用的是哪种晶型的依美拉唑钠晶种。由此可见，本申请说明书未对权利要求1要求保护的技术方案作出清楚、完整的说明，导致所属技术领域的技术人员无法实现本申请，不符合《专利法》第二十六条第三款的规定。 基于上述相同理由，从属权利要求2和3同样不符合《专利法》第二十六条第三款的规定。己公司关于本申请符合《专利法》第二十六条第三款的主张缺乏事实和法律依据，应当不予支持。 综上，北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持第46324号决定。 己公司不服原审判决，向本院提出上诉，请求撤销原审判决和第46324号决定，判令专利复审委员会重新作出无效审查决定，其上诉理由是：一、第46324号决定对审查文本的认定是错误的。己公司在答复第二次复审通知书时删除了专利复审委员会在第一次复审通知书中指出的不可接受的权利要求4，克服了第一次复审通知书中指出的不符合《专利法实施细则》第六十条第一款的问题，对于权利要求1删除了步骤iv)，并对主题名称进行了适应性修改，从而克服了第一次复审通知书中指出的权利要求1的步骤iv)无法实现导致不符合《专利法》第二十六条第三款的问题。可见，上述修改完全是为了消除第一次复审通知书指出的缺陷，完全符合《专利法实施细则》第六十条第一款的规定。二、子公司答复第二次复审通知书的权利要求，丑公司答复第一次复审通知书的权利要求1-3，寅公司答复一通时提交的权利要求1-3。三、本领域技术人员根据技术常识知道只要满足结晶的条件，则结晶过程可以在没有晶种的条件下进行，使用晶种可以使结晶过程更快速、更强，晶种主要起降低成核需要的时间的作用，而不是结晶过程中必不可少的物质。根据本申请说明书的记载，本领域技术人员能够实现本申请权利要求1中的步骤iv)，即能够在不加入晶种的情况下进行结晶。四、本申请说明书实施例1.1-1.3中所使用的晶种，结合说明书第10页的记载来看，就是指目标结晶，因此，本申请说明书清楚地记载了所用的具体是哪一种晶型的依美拉唑钠晶种。 专利复审委员会服从原审判决。 本院查明的事实与原审法院查明的事实一致。 本院认为： 《专利法实施细则》第六十条第一款规定：“请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时，可以修改专利申请文件；但是，修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。” 本案中，关于审查文本，卯公司在答复第二次复审通知书时的修改是否符合《专利法实施细则》第六十条第一款的规定。己公司在答复专利复审委员会的第一次复审通知书时，对本申请的权利要求书进行了修改，增加了请求保护依美拉唑钠盐修饰物C的权利要求4，该产品权利要求并不是为了消除第一次复审通知书所指出的方法权利要求存在缺陷而进行的修改，故不符合《专利法实施细则》第六十条第一款的规定。壬公司发出的第二次复审通知书中也指出了这一点。己公司在答复专利复审委员会的第二次复审通知书时，将本申请权利要求1-3请求保护的主题由“制备依美拉唑钠盐修饰物C的方法”修改为“制备依美拉唑钠预结晶溶液的方法”，后者所制备的依美拉唑钠预结晶溶液与前者所制备的依美拉唑钠盐修饰物C 在组成、结构以及物理形态等方面存在差异，属于完全不同的两类产品。同时，修改后的权利要求中删除了之前权利要求包括的使溶液析出结晶以及分离所得到依美拉唑钠盐或其修饰物C的步骤，使得修改后的技术方案包括了驳回决定以及第一、第二次复审通知书所针对的权利要求中没有覆盖的内容，同时修改后的权利要求将之前从未审查过的技术方案作为请求保护的对象，改变了驳回决定所针对的事实。因此，上述修改不属于为了消除驳回决定以及第一、第二次复审通知书中指出的缺陷进行的修改。在此情况下，癸公司于2009年6月8日提交的权利要求第1-3项为基础作出第46324号决定并无不当。己公司的相关上诉主张缺乏法律依据，应当不予支持。 《专利法》第二十六条第三款规定：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。” 基于现有技术，没有证据表明在本申请所涉及的依美拉唑钠盐结晶的过程中，可以在不加入晶种的情况下形成期望的结晶。在此情况下，本申请说明书要满足公开充分的要求，则应对制备方法中所涉及的包括晶种在内的所有原料物质均作出清楚、完整的说明，以使所属技术领域的技术人员在实施本申请时能够解决所要解决的技术问题，实现发明目的。在本申请说明书未充分公开的情况下，所属技术领域的技术人员不清楚本申请实施例中所使用的是哪种晶型的依美拉唑钠晶种。由此可见，本申请说明书未对权利要求1要求保护的技术方案作出清楚、完整的说明，导致所属技术领域的技术人员无法实现本申请，不符合《专利法》第二十六条第三款的规定。己公司的相关上诉主张缺乏法律依据，应当不予支持。 基于上述相同理由，本申请权利要求2和3同样不符合《专利法》第二十六条第三款的规定。己公司关于本申请符合《专利法》第二十六条第三款的上诉主张缺乏事实和法律依据，应当不予支持。 综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应当予以维持。己公司的上诉理由缺乏事实和法律依据，其上诉请求应当不予支持。本院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(一)项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一、二审案件受理费各人民币一百元，均由阿斯利康（瑞典）甲公司负担（已交纳）。 本判决为终审判决。 审　判　长　　潘　伟 代理审判员　　石某 代理审判员　　孔某 二○一五年一月十九日 书　记　员　　郑皓泽 本案法律依据 中华人民共和国专利法实施细则(2001) 第60条1款 中华人民共和国行政诉讼法 第54条1款1项 中华人民共和国行政诉讼法 第61条1款1项 中华人民共和国专利法(1992修正) 第26条3款