甲公司乙公司发明专利实施许可合同纠纷上诉案

甲公司乙公司发明专利实施许可合同纠纷上诉案 河北省高级人民法院 民事判决书 (2012)冀民三终字第91号 上诉人(原审被告)：甲公司，住所地：河北省沙河市北俎工业园区。 法定代表人：侯某，该公司董事长。 委托代理人：张某某1，某律师事务所律师。 委托代理人：霍某某，某律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：乙公司，住所地：河北省邢台市桥西区东由留社区。 负责人：张某某，该研究所业务主任。 丙公司（以下简称丙公司）丁公司（以下简称庚公司）发明专利实施许可合同纠纷一案，不服河北省石家庄市中级人民法院(2011)石民五初字第00137号民事判决，向本院提起上诉。本院于2012年6月26日受理后，依法组成合议庭于2012年7月10日公开开庭审理了本案。戊公司的委托代理人张某、霍某，己公司的委托代理人张某2到庭参加诉讼。本案现在已审理终结。 原审查明，2007年8月8日，庚公司、丙公司辛公司名为“一种增乳壮牛中药饲料添加剂及制备方法”发明专利（以下简称亥110公司）的产业化事宜，丙公司处签订《专利技术合作合同》。该合同约定，自2007年8月8日起至2012年8月8日止，丙公司庚公司每年一次性支付专利使用费10万元（五年共计50万元）。双方组建财务独立运行的“邢台兴达延方生物科技专利产品事业部”，庚公司以技术入股，股权比例为30%，在专利产品经营中享受收益和承担亏损责任；壬公司投入，股权比例为70%。双方合作开发中药饲料添加剂及生物制剂“增乳壮牛植物提取物饲料添加剂”和“防治奶牛XXX天然植物制剂”等新产品，癸公司营销网络中销售。庚公司子公司将其提供的专利作为技术成果，进行各级政府计划项目的申报和资金资助。合同签订后，庚公司丙公司提供了合同约定的发明专利技术。2007年10月20日，丙公司制作的《增乳壮牛中药饲料添加剂技术研究鉴定材料》附有涉案发明专利证书、”“河北省优秀发明奖”荣誉证书及双方签订的《专利技术合作合同》。河北省科学技术厅冀科鉴字【2007】第9-463号《科技成果鉴定证书》载明，成果名称为：“奶牛天然植物饲料添加剂技术研究”，丑公司，鉴定日期为2007年10月20日。其鉴定意见略称，该研究成果总体技术水平达到国内领先，鉴定委员会根据项目技术研究内容建议把项目名称改为《奶牛天然植物饲料添加剂技术研究》。2007年10月22日，河北省科学技术厅2007-2150号《河北省科技成果证书》载明，项目名称为“奶牛天然植物饲料添加剂技术研究”，丑公司，完成者为李恒华……张某2……等13人。截至今日，丙公司寅公司支付专利使用费10万元。另查明，2007年8月8日，庚公司（甲方）丙公司（乙方）及郭贵芳（丙方）签订《技术合作合同（股权投资合同）》，拟成立“卯公司”。该合同主要内容有：庚公司提供已经获得授权的涉案发明专利和当时正在申请的“专对猪抗菌抗病毒改善肉质品味的重要制剂及制备方法”发明专利，所占股权比例为30%。丙公司负责提供现有的通过国家GMP认证的资格和相关设备、车间、库房、流动资金，科研场所等生产条件，辰公司的投资，所占股权比例为40%。郭贵芳以货币形式出资，所占股权比例为30%。以上两项巳公司，午公司两项发明使用权，庚公司一次性支付入门费20万元人民币，未公司专利前期投入的补偿。入门费支付方法：于合同签订生效时一次性支付15万元，申公司酉公司5万元。庚公司以其30%戌公司享受收益、承担亏损。亥公司设立后，以货币出资的，甲23公司银行账户；以非货币出资的，依法办理其财产的转移手续。需要签订专利权使用许可合同的，庚公司、丙公司双方有予以密切配合的义务。庚公司提供合作的专利（专利号：ZL03143241.7），子公司作为科技成果，进行各级政府的项目申报和资金资助，资金到位后，庚公司得总数40%，庚公司得总数的60%（含申报费）。新公司成立后，庚公司应将用于三方合作乙24公司；庚公司丙25公司的合法证件、股权出资证明、银行账目等。合作期间，新公司每年定期缴纳所使用的专利保护费。合同签订当日，庚公司收到专利入门费人民币15万元。2007年9月13日，庚公司（甲方）卯公司（乙方），丙公司处签订“《技术合作合同（股权投资合同）》补充合同”。该合同约定，丁26公司已经成立，庚公司戊27公司提供两项发明的使用权，乙方为两项发明的实际使用权人。己28公司提出声明，庚29公司参与乙方使用生产两项专利技术所用药品的来源及质量，原料药库房管理及生产技术指导。庚公司尊重乙方的声明，同意不参与乙方使用两项专利技术药品购买、质量监督、生产技术指导等一切事项。甲乙双方的股权提成和其他事项均按2007年8月8日甲、乙、丙所签订的技术合作合同（股权投资合同）执行。涉案发明专利由焦延芳、张某2、焦蕊丽和吴葆健共同发明，于2003年8月8日向国家知识产权局提出专利申请，于2005年12月28日获得授权，专利号为ZL03143241.7，专利权人为焦蕊丽。2007年5月1日，焦蕊丽将亥110公司合作、技术指导与专利收益、专利维权等一切事宜，辛30公司及张某2负责办理，壬31公司和张某2以其名义对外签订合同。焦延芳于2009年6月22日，张某2于2010年7月29日和2011年2月18日，分别缴纳03142417号专利年费2000元。 原审认为，（一）关于合同效力。双方在《专利技术合作合同》中明确约定，丙公司庚公司每年一次性支付专利使用费10万元。癸32公司以技术入股等其他内容，但并不能否定本合同具有专利实施许可合同的性质，子33公司起诉的事由也是专利实施许可合同纠纷。我国《专利法实施细则》第十四条规定，专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。这就表明，专利实施许可合同的效力不受备案与否的影响。我国《合同法》规定，依法成立的合同，自成立时生效。庚公司、丙公司双方在《专利技术合作合同》中明确约定，双方法定代表人或授权代理人签字或盖章后生效。该合同经双方代表签字、盖章，表明了双方当事人的真实意思表示。该合同内容不违反我国法律规定，为有效合同。丙公司辩称为了方便项目申报，签订《技术合作合同（股权投资合同）》当日，又签订了《专利技术合作合同》。庚公司丑34公司该抗辩理由予以否认，且黑白合同之说显然不符合合同规定，原审法院不予采信。丙公司辩称双方实际履行的是《技术合作合同（股权投资合同）》。从查明的事实来看，寅35公司卯公司所签订，内容未提及《专利技术合作合同》是否履行、变更或终止。卯公司未经任何授权，丑34公司庚公司签订的《专利技术合作合同》不具有处分权。《技术合作合同（股权投资合同）》的订立，不影响双方签订的《专利技术合作合同》的法律效力。（二）卯36公司的诉讼请求。双方签订的《专利技术合作合同》对双方具有约束力。丙公司寅公司支付专利使用费，显属违约，应当承担继续履行合同义务的民事责任。庚公司辰37公司按照合同约定支付专利使用费40万元的诉讼请求，事实清楚，符合我国《合同法》规定，原审予以支持。双方在合同中约定“一方违约致使合同无法履行、合同目的不能实现的，对方均可提前终止合同”，但未约定违约方支付违约金。庚公司辰37公司按照银行同期贷款利率支付违约金的诉讼请求，缺乏事实和法律依据，原审不予支持。遂依据《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条的规定，判决：一、巳38公司于本判决生午39公司支付专利使用费40万元人民币；二、未40公司的其他诉讼请求。案件受理费8215元，申41公司负担1087元，巳38公司负担7128元。 原审判决后，丙公司不服提出上诉，其上诉的主要理由为：一、酉42公司同时按照《技术合作合同（股权投资合同）》与《专利技术合作合同》两份合同履行合同义务，属认定事实错误。2007年8月8日，丙公司庚公司同时签订了《技术合作合同（股权投资合同）》与《专利技术合作合同》。该两份合同中，被转让的同是亥110公司。戌43公司。两份合同专利技术使用方式都为独占使用权。两份合同合作内容实质上也基本一致，只是该专利的实际使用人不同：《技术合作合同（股权投资合同）》中实际使用人为“亥44公司：卯公司”；《专利技术合作合同》甲45公司。可见，该两份合同在实际履行中是不可能同时履行的，同一专利技术的独占使用权不可能同时出现在两份技术合作合同中。丙公司不可能针对同一专利技术通过两份合同进行双重付费，这有悖常理。因此双方只能履行一份合同，原审法院判决双方当事人同是履行该两份合同属认定事实错误。二、双方实际履行的是《技术合作合同（股权投资合同）》。1、依据该投资合同，第一条，乙46公司“卯公司”。并且按照该股权合同第二条的规定，丙47公司中，甲方（庚公司）丁48公司股权30%；乙方（丙公司）丁48公司股权40%；丙方（郭贵芳）丁48公司股权的30%，合同签订后，丙方郭贵芳将其30%股权转让给乙方，新公司的注册资本为10万元。2、依据《技术合作合同（股权投资合同）》第四条第二项对专利技术使用权入门费的规定，丙公司庚公司一次性支付了15万元作为专利使用权入门费，戊49公司己50公司带来任何收益，庚51公司辛52公司支付另外5万元。3、依据《技术合作合同（股权投资合同）》第四条第一项的规定，新公司成立后，壬53公司的名义投入实施应用。庚公司亦予以认可。如在2007年9月13日，庚公司癸54公司丙公司处签订《技术合作合同（股权投资合同）补充合同》，该补充合同的全部内容都是双方对《技术合作合同（股权投资合同）》的认可和补充，在该补充合同中，从未提及《专利技术合作合同》。子55公司丑56公司合同，寅57公司“卯公司”卯58公司；辰59公司自认已经将巳60公司。4、依据《技术合作合同（股权投资合同）》第五条第三项规定，丙公司进行了该专利技术的科技成果申报，而《专利技术合作合同》中从未提及该分成约定。庚公司午61公司支付其分成，并且原审法院以（2011）石民五初字第00114号民事判决书对该条款的分成约定进行了确认，未62公司以该专利技术进行科研成果申报的行为也是依据《技术合作合同（股权投资合同）》，而并非《专利技术合作合同》。可见，庚公司也认可合同签订后，双方一直按照《技术合作合同（股权投资合同）》履行合同义务。三、《专利技术合作合同》从未得到实际履行，原审法院判决丙公司申63公司支付40万元专利使用费错误。当事人双方之所以在签订《技术合作合同（股权投资合同）》之后，又签订《专利技术合作合同》，是为双方以“一种增乳壮牛中药添加剂及制备方法”申报科研项目之用。双方在《技术合作合同（股权投资合同）》中明确约定了合同签订后，酉64公司的名义对该项专利技术进行科研项目的申报，并约定了如果得到奖金的分成方式。但考虑到以《技术合作合同（股权投资合同）》进行申报，该合同的内容以及申报主体问题可能会使申报项目遇到困难，所以才继而签订了《专利技术合作合同》，仅用于申报科研项目之用。签订合同时，双方都充分了解这一情况，也都认同签订《专利技术合作合同》的目的。而且，实际上《专利技术合作合同》签订后，也只用于申报项目，双方当事人从未真正履行过该合同。没有履行过该合同项下的义务，主要体现在：《专利技术合作合同》中涉戌65公司，亥66公司“卯公司”；双方从未按照《专利技术合作合同》约定的专利使用费支付方式进行支付。甲67公司乙68公司产生纠纷前，双方从未提及该合同中约定的专利使用费，丙69公司已经按照《技术合作合同（股权投资合同）》庚公司支付了15万元专利使用费，不应再按照《专利技术合作合同》约定再行支付；《专利技术合作合同》第二项中的“邢台兴达延方生物科技专利产品事业部”也并没有实际组建，而双方是按照《技术合作合同（股权投资合同）》丁70公司进行经营；双方也没有按照《专利合作合同》戊71公司的名义研制新产品，而是按照《技术合作合同（股权投资合同）》己72公司的名义进行新产品的开发和经营。四、原审法院判决丙公司庚73公司支付专利使用费，丑34公司显失公平。在双方合作期间，丙公司为使亥110公司技术得到实际的市场化，花费了巨大的人力物力，辛74公司保证能够实现产业化规模，丙公司为了实施该专利技术合作合同，广泛进行市场测试，由于该技术产品性能低、效果差、成本高，庚公司承诺差距甚远，根本不为市场所接受，大量的开发费用成为无效投入。庚公司壬75公司带来了巨大损失。癸76公司卯公司子77公司合作也没能将该专利技术转化为实际产品并带来效益，因该专利技丑78公司寅79公司进行主张。丙69公司已经按照《技术合作合同（股权投资合同）》卯80公司支付了专利使用费。在此情况下，原审法院仍然按照并非双方真实意思表示的《专利技术合作合同》辰81公司巳82公司专利技术进行重复支付，丙公司显失公平。请求二审法院撤销原审判决，午83公司的全部诉讼请求，并承担全部诉讼费用。 庚公司答辩称，一、原审判决程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，应当依法予以维持。2007年8月8日，答辩人与上诉人签订了《专利技术合作合同》，《合同》第一条约定：甲方（答辩人）提供合作的专利，名称为“一种增乳壮牛中药饲料添加剂及制备方法”，专利号为：ZL031432410.7。《合同》第二条第一款约定：乙方（上诉人）向某（答辩人）每年支付专利使用费10万元。该约定是双方经平等协商自愿作出的，是双方真实意思表示，上诉人在使用答辩人专利过程中，理应按此约定向答辩人逐年支付专利使用费。根据答辩人在原审期间提出的一系列证据，不仅证明上诉人使用了答辩人的专利技术，而且，还证明上诉人使用答辩人的专利技术获得了相当可观的利润，但上诉人在使用答辩人专利技术过程中，却拒绝按照《专利合作合同》约定支付答辩人专利使用费。二、上诉人提出的上诉事由与事实不符，于法无据。首先，原审判令上诉人支付答辩人专利使用费40万元，依据的是双方依法签署且生效的《专利技术合作合同》约定的义务，根本就不存在判令上诉人同时按照《专利技术合作合同》和《技术合作合同（股权投资合同）》两份合同履行义务之情形。其次，答辩人与上诉人分别签署的《专利技术合作合同》和《技术合作合同（股权投资合同）》是约定不同事项、不同内容的两份不同合同，《专利技术合作合同》仅仅是关于“名称为：一种增乳壮牛中药饲料添加剂及制备方法，专利号为：ZL031432410.7”的专利技术使用合同，而《技术合作合同（股权投资合同）》约定的除上述专利技术外，还包括专利申请日为2007年4月23日，专利申请号为200710097892.1，名称为“专对猪抗菌抗毒改善肉质品质品味的中药饲料添加剂及制备方法”的正在申请之中的专利技术。当时上诉人找答辩人想使用两项专利时，未84公司在河北省饲料行业排行第一的理由，使答辩人同意技术合作，在上诉人允许每年支付答辩人专利使用费10万元的保底情况下，才同意合作。答辩人的两项专利从研究、试验、申报用了近8年时间，花费了巨大的精力和钱财，答辩人不可能把两项专利技术单独申85公司，而让上诉人“兴达饲料集团”免费使用两项专利。两份合同是在双方自愿平等，尊重知识产权的情况下签订的。又是在上诉人处签订的，甲方都是答辩人，乙丙方都是占70%的股份的上诉人，是上诉人愿意把两项专利技术的一切事项分别在两项合同中执行，并没有重复约定，到现在两个合同上诉人都拒不履行，白白使用答辩人两项专利技术五年，大肆获利占为己有。本案原审判决只是要上诉人履行合同约定，支付拖欠的专利使用费，保护发明人的合法权益，并不存在要求上诉人就同一专利重复履行义务，双重付费的任何内容。上诉人称，“卯公司”将答辩人的两项专利转让给了“酉86公司”，此侵权行为答辩人已另行起诉并已开庭，与本案无关。上诉人提到本合同是为了报项目使用，但是无论上诉人报项目也好，生产专利产品也好，都是在保证每年支付答辩人10万元的前提下才可以允许使用，并非让上诉人无偿使用。上诉人提到专利技术产品性能差、疗效低、不能实现产业化规模生产，没有收益等，也与事实明显不符。根据上诉人以答辩人的专利技术从中共沙河市委、沙河市政府、邢台市科学技术局等政府部门获得科技奖励和资金资助的客观事实，以及上诉人利用答辩人专利技术独特功效向河北省科技厅申报30万元项目资金的情况来看，有10位专家验收结果记载显示：该项目产品共批量生产2525吨，使奶牛生产达到高产、优质、高效，应用于20余万头奶牛，产奶量增加1.2万吨，纯增效益3120万元。上诉人为了独自占用专利带来的所有利益，逃避履行合同约定的义务，于法不容。综上所述，原审判决程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，应当依法予以维持，恳请二审法院依法驳回上诉人的上诉请求，维护发明人的合法权益。 根据上诉人的上诉请求和答辩人的答辩情况，本庭主要就以下焦点问题进行了调查：一、《专利技术合作合同》与《技术合作合同（股权投资合同）》之间是什么关系，两个合同是否已分别履行？应当如何履行？二、依据上述合同履行情况，本案应当如何处理，原审判决依据《技术合作合同（股权投资合同）》由上诉人向某2诉人支付40万元是否得当？ 关于问题一，戊公司认为，《专利技术合作合同》不需要履行，该合同是为了申报相关项目方便而签订的，戌87公司亥88公司所签订的《<技术合作合同（股权投资合同）>补充合同》所废止。其提交《技术合作合同（股权投资合同）》及《补充合同》，庚公司收到15万元入门费的收据，郭贵芳的证言，亥88公司的工商档案、“冀科鉴字【2007】第9-463号科技成果鉴定证书”亥88公司的产品宣传单等证据，证明《专利技术合作合同》不需要实际履行，只是为了申报项目所用，丙公司作为项目完成人，甲89公司亥88公司。丙公司庚公司的关系是合资关系；其在二审新提交《增乳壮牛中药饲料添加剂技术研究工作报告》，报告中写明该专利成果转化项目的完成单位是“乙90公司”，丙91公司庚公司“从合作发展到合资”的过程，丙公司为该成果转化项目投入875万元等内容，以此证明《技术合作合同（股权投资合同）》才是双方约定且实际履行的合同。丁92公司生产许可证等证件及河北省科技计划申报指南（2008），戊93公司具备申报项目立项及政府资助的能力，己94公司（亥88公司）名义申请更能得到政府认可；李恒华的证人证言及乔顺风出庭作证的证言，用来证明《技术合作合同（股权投资合同）》及补充合同的签订背景，《专利技术合作合同》的签订只是为了向政府有关部门申报备案时用，并无实际履行，庚95公司再支付每年十万元的专利使用费。 庚公司认为，《技术合作合同（股权投资合同）》《专利技术合作合同》是两个不同合同，都是双方真实意思表示，应当分别履行。丙公司原审提交的证据的真实性没有异议，对于二审新提交的《增乳壮牛中药饲料添加剂技术研究工作报告》，丙公司生产许可证件等的真实性也没有异议，对于乔顺风等的证言，其认可收到入门费15万元，也认可签订《技术合作合同》用以申报项目，但是要依据《技术合作合同》辛96公司每年10万元专利使用费。在二审中，其提交“奶牛用天然植物饲料添加剂产品开发”科技查新报告，辰59公司提供的专利技术水平达到国内领先，国际先进。 丙公司对该证据的真实性没有异议，认为这种领先水平是在专利成果转化后达到的领先水平，壬97公司癸98公司的股东之一，履行了合同义务，子99公司要求40万元专利费的依据。 关于问题二，丙公司认为其已经按照《技术合作合同（股权投资合同）》履行了义务，不应当按照《专利技术合作合同》支付其专利使用费。 庚公司认为，本案应当按照《专利技术合作合同》支付我方40万元专利使用费。 二审中，双方对原审时查明的有关事实没有异议，本院予以确认。 本院认为，能够证明当事人的真实意思表示且不违反我国法律法规强制性规定的合同合法有效，对双方当事人有约束力，各方当事人均应按照合同约定履行义务。本案中，《专利技术合作合同》丑100公司、庚公司签字、盖章，其内容应当体现了双方的真实意思表示，在不违反我国法律法规强制性的前提下，双方当事人均应当严格依约履行各自义务。 关于《专利技术合作合同》与《技术合作合同（股权投资合同）》是否为独立的合同问题。从两份合同的内容来看，虽然签订日期相同，《专利技术合作合同》寅101公司、丙公司，《技术合作合同（股权投资合同）》寅101公司、丙公司和郭贵芳，但《专利技术合作合同》约卯102公司将“一种增乳壮牛中药饲料添加剂及制备方法”辰103公司使用，丙公司巳104公司支付专利使用费10万元，五年共计50万元；《技术合作合同（股权投资合同）》午105公司提供“一种增乳壮牛中药饲料添加剂及制备方法”的专利使用权和“专对猪抗菌病毒改善肉质品质品位的中药饲料添加剂及制备方法”的技术使用权作为向拟成立的“卯公司”的30%的股权出资，技术的实际使用权人为“卯公司”，未106公司一次性支付入门费，以及各方技术合作和利润分成，合作期限为十五年等内容。两份合同所涉及的合同标的及要实现的合同目的以及亥110公司技术的使用主体是不同的。因此，该两份合同为两份独立的合同。 关于上述两份合同所涉及“一种增乳壮牛中药饲料添加剂及制备方法”的专利使用权是否可以同时在两份合同中履行的问题。首先，在《技术合作合同（股权投资合同）》申107公司将亥110公司技术的独占使用权作为股权出资；其次根据专利权的特点，专利的使用权是可以同时被不同的主体以不同的方式使用的，即在本案中，庚公司可以依据《专利技术合作合同》酉108公司使用该专利权，戌109公司可以亥110公司甲111公司，两份合同可以分别履行并各自实现合同目的，对于在两份合同中约定的专利技术的使用情况，乙112公司是知晓的，丙113公司对这种分别使用的情况提出异议或作出相应的变更。因此，应当认定上述两份独立的合同是可以同时履行，丙公司认可这种分别履行两份合同的情形。 关于《技术合作合同（股权投资合同》和《专利技术合作合同》是否实际履行的问题，丁114公司提交《<技术合作合同（股权投资合同）>补充合同》，庚公司收到15万元入门费的收据，亥110公司技术成果转化的研究工作报告等的证据来看，能够证明《技术合作合同（股权投资合同）》已经实际履行，以及依据该合同，庚公司收到了入门费15万元等事实。对此，庚公司并不否认。但《技术合作合同（股权投资合同）》的履行情况以及对亥110公司的技术成果转化等事实并不必然导致《专利技术合作合同》不能和不应当履行。在此情况下，仅依据上述证据与乔顺风等人的证言不足以得出《专利技术合作合同》不应当实际履行的结论。当事人均应按照合同的约定履行合同义务。因此，庚公司辰37公司依照《专利技术合作合同》的约定支付其40万元专利使用费的诉讼请求应当得到支持。丙公司关于“原审判决确认上诉人同时按照《技术合作合同（股权投资合同）》与《专利技术合作合同》两份合同履行合同义务，属认定事实错误”；“上诉人与被上诉人双方实际履行的是《技术合作合同（股权投资合同）》”；“《专利技术合作合同》从未得到实际履行，原审判决上诉人按照合同向某2诉人支付40万元专利使用费”的上诉请求理据不足，应当予以驳回。 综上，原审认定事实清楚，适用法律正确，应当予以维持。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费8215元，甲公司承担。 本判决为终审判决。 审判长张某3 审判员张某4 代理审判员宋某 二O一二年八月十五日 书记员李某 本案法律依据 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第14条 中华人民共和国合同法 第44条1款 中华人民共和国合同法 第60条 中华人民共和国民事诉讼法(2007修正) 第153条1款1项