甲公司乙公司侵害实用新型专利权纠纷案

裁判规则 关键词：侵权赔偿数额,事先约定,责任竞合 核心问题：1.侵权人与被侵权人就侵权赔偿数额达成事先约定，侵权人基于此约定承担民事责任，是否属于侵权与违约责任的竞合？ 裁判要点：《合同法》第一百二十二条规定，“因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。”侵权责任与违约责任的竞合，通常是基于当事人双方的交易合同关系。一方当事人违反合同义务的同时，侵害了对方当事人的权益，系同一行为产生了不同的民事责任。而侵权人与被侵权人就侵权赔偿数额达成的事先约定并不属于交易合同，而是对侵权行为发生后如何承担赔偿责任的约定，这一约定与侵权行为本身系两个不同的法律行为，不符合责任竞合的特征。因此，侵权人与被侵权人就侵权赔偿数额达成事先约定，侵权人基于此约定承担民事责任，不属于侵权与违约责任的竞合。 （北大法宝编写） 甲公司乙公司侵害实用新型专利权纠纷案 [案号] 一审：湖北省武汉市中级人民法院（2011）武知初字第467号 二审：湖北省高级人民法院（2012）鄂民三终字第86号 再审：最高人民法院（2013）民提字第116号 [案情与裁判] 原告（上诉人、再审申请人）：甲公司（丙公司） 被告（上诉人、再审被申请人）：丁公司（戊公司） 起诉与答辩 2011年5月，己公司向武汉市中级人民法院提起诉讼称：其是专利号为ZL 01242571. 0，名称为“前轮定位装置”实用新型专利（以下简称涉案专利）的权利人。2008年4月，己公司庚公司侵犯涉案专利为由向武汉市中级人民法院提起诉讼，法院戊27公司停止侵权并赔偿损失。辛公司不服提起上诉。二审期间，双方达成调解协议并由湖北省高级人民法院制作了民事调解书，其主要内容为：辛公司壬公司的专利权，癸公司实用新型专利权的行为，子公司人民币100万元。丑公司仍通过网络继续许诺销售，并实际生产、销售侵权产品。综上，己公司请求法院判令辛公司寅公司100万元并承担本案的诉讼费用。 辛公司辩称：己公司卯公司取证。2011年3月，己公司辰公司购买被控侵权产品。辛公司的业务员告知对方，没有被控侵权产品，己公司存在侵权纠纷，巳公司的专利失效后再进行生产。但对方坚持订货，称先拿几个样品回去，等专利失效后再大批量订货生产。因此，辛公司的业务员就向对方提供了几个样品。此外，己公司请求赔偿100万元没有法律依据。 一审审理查明 涉案专利的申请日为2001年7月10日，授权日为2002年5月15日，年费缴纳至2011年7月10日。涉案午公司， 2004年7月30日，未公司。涉案专利有五项权利要求。2008年8月11日，国家知识产权局专利复审委员会作出第12067号无效宣告请求审查决定，宣告涉案专利权利要求1-3项无效，在权利要求4、5的基础上维持涉案专利权继续有效。 2009年10月16日，己公司委托代理人徐某在广东省中山市公证处公证员的监督下，从互联网进入阿里巴巴网站（http : //china. alibaba. com）页面，申公司网站（http : //chen980412. en. alibaba. com /）并对该网站相关页面进行截屏，酉公司简介和多种型号婴儿推车照片。广东省中山市公证处对上述过程出具了（2009）中证内字第5846号公证书。2010年2月24日，己公司委托代理人林某在广东省中山市公证处公证员的监督下，戌公司网站（http: //www. tongba888. cn），亥公司简介及多种型号婴儿推车照片，并进行截屏。广东省中山市公证处对上述过程出具（2010）中证内字第938号公证书。甲23公司网站网页所作截屏，没有涉案被控侵权产品的内容。 2010年3月10日，湖北省汉川市公证处出具（2010）川证字第125号公证书，该公证书记载：乙24公司处购买了一箱童车，为防止争议，于2010年3月9日向湖北省汉川市公证处申请保全证据。当日，该公证处公证员与林某一起到辛公司门前，丙25公司处取出包装箱型号为TBT85-670＃的童车一箱，该包装箱运至湖北省汉川市公证处开箱、拍照后封存。2010年3月9日，辛公司己公司出具销售结算单一份，该结算单写明所售产品型号为TB85。 质证及庭审中，合议庭对湖北省汉川市公证处封存的被控侵权童车进行了拆封，双方当事人对封存情况无异议。被控侵权童车的包装箱上显示型号为TBT85 -670＃，启封后包装箱内没有被控侵权童车的说明书或合格证等任何资料，辛公司当庭表示童车型号以包装箱内童车实物为准。启封后，己公司经比对认为被控侵权产品完全落入了涉案专利权的保护范围，辛公司丁26公司的比对意见。 一审庭审中，己公司明确本案依据专利侵权诉讼起诉，不选择合同违约之诉，但侵权赔偿数额请求法院按双方约定的违约金标准计算。 2008年4月2日，己公司庚公司侵害其涉案专利权为由，向武汉市中级人民法院提起民事诉讼。2009年6月16日，武汉市中级人民法院作出（2008）武知初字第144号民事判决书，戊27公司停止侵权，己28公司80000元。辛公司不服提起上诉。2009年9月2日，湖北省高级人民法院作出（2009）鄂民三终字第42号民事调解书调解结案。己公司辛公司达成的调解协议的主要内容为：庚29公司于调解协议签字之日起停止制造、许诺销售、销售被控侵权的B858C-B型号童车产品，辛30公司网站上关于该型号童车产品的图片以及产品宣传册中关于该型号童车产品的文字与图片介绍，壬31公司的专利权。癸公司外观设计专利权的行为，辛公司自愿赔偿人民币50万元，癸公司实用新型专利权的行为，辛公司自愿赔偿人民币100万元；2．辛公司于癸32公司经济损失55000元，子33公司垫付的一审案件受理费3300元、证据保全费30元；3．双方均放弃基于本案事实的其他诉讼请求。 一审判理和结果 一审法院认为，本案争议焦点为：辛公司是否实施了侵权行为；丑34公司的民事责任。 寅35公司是否实施了侵权行为。（2010）川证字第125号公证书证明，卯36公司处取出包装箱型号为TBT85-670＃的童车一箱，辰37公司出具销售结算单一份。质证及庭审中，辛公司巳38公司所指控的侵权童车由其销售。故一审法院认定辛公司存在生产、销售被控侵权产品的行为。午39公司未40公司许诺销售问题。己公司提交（2009）中证内字第5846号公证书、（2010）中证内字第938号公证书、中国进出口商品交易会《参展商名录》、《产品宣传册》，申41公司有许诺销售行为。经审查，酉42公司网站网页截屏及《参展商目录》没有被控侵权童车内容，仅《产品宣传册》上有若干童车照片及简要文字介绍，无法对童车的形状、构造及其结合方式等技术特征与涉案专利的权利要求进行比对，因此，己公司寅35公司许诺销售被控侵权产品的主张，证据不足，不予支持。关于被控侵权产品的型号。一审庭审中，启封勘验公证封存的被控侵权童车，包装箱内没有说明书或合格证等能够说明童车型号的资料，辛公司当庭表示童车的型号以包装箱内的童车实物为准，一审法院将童车实物与辛公司的产品宣传册比对，童车实物与宣传册上的TBT86型号产品一致，故认定侵权公证封存的童车型号为TBT86。戌43公司对被控侵权产品落入涉案专利保护范围没有异议，也未提交证据证明其有法定的免责事由，因此，辛公司生产、销售T亥44公司享有的涉案专利权，应依法承担民事责任。 寅35公司应承担的民事责任。己公司当庭明确本案系侵权之诉，甲45公司承担侵权赔偿责任，赔偿标准以双方在（2009）鄂民三终字第42号民事调解书中的约定为准。一审法院认为，侵权责任与违约责任的事实基础和法律基础不同，产生于不同的法律关系。根据《合同法》第一百二十二条规定，因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照合同法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。乙46公司既然明确选择对被控侵权行为提起侵权之诉，就应根据侵权责任法确定赔偿数额。己公司关于本案为侵权之诉，赔偿标准以（2009）鄂民三终字第42号民事调解书的约定为准的主张，与合同法的上述规定相冲突，不予支持。丙47公司主张侵权之诉，丁48公司不能就违约之诉的违约事实及违约金是否过高提出抗辩，违约之诉也无法纳入法庭调查和辩论的范围。己公司未主张违约之诉的情况下，法院无须就当事人双方是否有违约行为及违约责任作出判断，故不宜简单适用当事人约定的违约赔偿金。己公司在本案中戊49公司的侵权获利，一审法院依法适用法定赔偿。综合考虑涉案专利权已到期，前轮定位装置在被控侵权童车整车中为部件之一，整车售价不高，销售数量无法确定，辛公司系再次侵权等因素，一审法院确定在前案判赔数额的基础上适当提高赔偿数额。 综上，一审法院判决：1．辛公司寅公司14万元；2．己50公司的其他诉讼请求。 二审审理查明 2010年3月9日，己公司为购买涉案TBT86型号童车支付260元。 二审判理和结果 寅35公司是否实施了侵权行为。2009年9月2日，涉案双方签订调解协议。调解协议签订后，己公司未40公司存在的侵权事实包括三个方面：一是2009年10月23日至25日，在中国进出口产品交易会上展出侵权产品并派发《产品宣传册》；二是通过网络许诺销售侵权产品；庚51公司再次对侵权行为进行调查取证。首先，寅35公司是否存在许诺销售行为。由于公证书所作网页截屏没有被控侵权童车内容，且提交的网页图片不够清晰；《参展商名录》辛52公司名称；《产品宣传册》仅有TBT86童车的一幅照片及简要文字介绍，且其来源不明、印刷时间不详。壬53公司存在许诺销售行为。其次，寅35公司是否存在生产行为。己公司在一审中提交了（2010）川证字第125号公证书及销售结算单，癸54公司存在生产、销售被控侵权产品行为。经查，（2010）川证字第125号公证书载明“取出童车一箱”，其包装箱外侧显示“ITEMNO. TBT85 - 670＃”，外包装箱上未标明具体生产日期。销售结算单上标明的一款品名为“TB85”，另一款则不清晰。子55公司产品宣传册上的产品进行比对，实际与“TBT86”型号产品一致。据此，丑56公司寅57公司的童车型号中有一款型号系TBT86，但该款产品的具体生产时间并不明确。由于双方当事人达成调解协议的时间为2009年9月2日，卯58公司在签订调解协议之后实施了生产侵权行为。第三，寅35公司是否存在销售行为。辰59公司公证购买的TBT86型号童车产品的具体生产时间并不明确，巳60公司为此支付了260元的对价，辛公司出具了相应的销售结算单，午61公司存在销售被控侵权产品的行为。综上，辛公司存在销售被控侵权产品的行为，但无证据证明其存在生产、许诺销售行为。 寅35公司应承担的民事责任。双方当事人曾某利侵权纠纷在法院的主持下达成调解协议，未62公司存在新的侵权行为。因此，侵权行为成立与否是本案双方当事人权利义务关系的基础，不能直接以调解协议的内容作为双方权利义务关系的基础。并且，辛公司己公司在涉案专利侵权的前案中达成调解协议，该前案中被控侵权童车产品的型号为B858C-B，而本案被控侵权产品的型号为TBT86，故在被控侵权产品型号不相同的情况下，前案调解协议中约定的赔偿数额不能适用于本案。专利侵权赔偿数额的确定不能忽略本案的实际情况。申63公司存在销售侵权行为，而且，酉64公司戌65公司诉称的“仍然大规模、不间断地从事侵犯涉案专利权的行为”，故一审法院酌定辛公司寅公司14万元符合本案实际。 综上，己公司的上诉请求及理由均不能成立，依法予以驳回。辛公司关于其未在调解协议签订后再生产被控侵权产品的理由成立，一审法院对此认定有误，依法予以纠正；辛公司的其他上诉请求及理由不能成立，依法予以驳回。一审判决实体处理并无不当，依法应予维持。二审法院判决驳回上诉，维持原判。 申请再审理由与答辩 己公司向最高人民法院申请再审，请求撤销一审、二审判决，改判支持其一审提出的诉讼请求。己公司申请再审的主要理由为：（一）二审法院认定事实错误。1．辛公司没有否认被控侵权产品系其生产的事实，二审法院对此认定错误。2．辛公司许诺销售被控侵权产品的事实清楚，二审法院对此认定错误。（二）二审法院适用法律错误。1．二审法院未适用（2009）鄂民三终字第42号民事调解书约定的赔偿标准，属于适用法律错误。本案作为专利侵权纠纷，一审法院认为按照（2009）鄂民三终字第42号民事调解书的约定来确定本案赔偿数额与合同法的有关规定相冲突，二审法院没有纠正一审法院的该项错误。民事调解书是双方意思表示一致的司法确认，本案适用民事调解书确定赔偿责任，不会与专利法、合同法的规定发生冲突。2．二审法院以本案被控侵权产品的型号“TBT86”与前案所涉侵权产品的型号“B858C-B”不同为由，否定调解书约定赔偿标准的适用，属于明显错误。相对于前案，亥66公司再次实施了侵权行为，调解书约定赔偿的条件就已成就。 辛公司答辩称：（一）二审法院认定事实清楚。二审法院认定辛公司没有实施生产、许诺销售被控侵权产品的行为，认定事实清楚。（二）二审法院适用法律正确。1．本案是侵权诉讼，应依侵权法的有关规定确定赔偿数额。当侵权责任与违约责任竞合时，己公司可选择侵权之诉或违约之诉进行维权，但其选择侵权之诉后，就不能再依据调解书提出违约赔偿请求。己公司要求按照调解书约定的赔偿数额计算方法确定本案赔偿责任，其实质就是在侵权诉讼中主张违约责任，违反了民事责任竞合的处理原则。2．专利法没有就事先约定赔偿作出规定，一审、二审法院依据《专利法》第六十五条规定的法定赔偿方式确定赔偿数额，甲67公司再次侵权的主观过错等因素，乙68公司的赔偿制裁力度，判决确定的赔偿数额合理适当。3．本案被控侵权产品型号与前案所涉侵权产品型号不同，故前案调解书中约定的赔偿数额不能适用于本案。 再审审理查明 （一）在先案件与民事调解书的情况 2008年4月，己公司丙69公司生产、丁70公司的专利权为由，向武汉市中级人民法院提起三个诉讼。 己公司戊71公司侵犯“婴儿车收合关节”外观设计（专利号为ZL02322197.6）一案，涉案侵权产品为D900型号童车，武汉市中级人民法院作出（2008）武知初字第143号民事判决，认定侵权成立，戊27公司停止侵权并承担赔偿责任。宣判后，双方当事人均未上诉。 己公司戊71公司侵犯“婴儿车可单手收合结构”实用新型专利（专利号为ZL 00228933. 4）一案，涉案侵权产品为D900型号童车，武汉市中级人民法院作出（2008）武知初字第142号民事判决，认定侵权成立，戊27公司停止侵权并承担赔偿责任。辛公司不服一审判决，向湖北省高级人民法院提起上诉。二审期间，当事人自愿达成调解协议，其主要内容为：1.辛公司于调解协议签字之日起立即停止制造、许诺销售、销售D900型号童车产品，辛30公司网站上该型号童车产品的图片及产品宣传册中对该型号产品的介绍，壬31公司的专利权，癸公司外观设计专利权的行为，辛公司自愿赔偿人民币50万元，癸公司实用新型专利权的行为，辛公司自愿赔偿人民币100万元；2．辛公司于癸32公司经济损失55000元，子33公司垫付的一审案件受理费3300元、证据保全费30元；3．双方均放弃基于本案事实的其他诉讼请求。湖北省高级人民法院对该调解协议进行审查确认后，于2009年9月2日制作（2009）鄂民三终字第41号民事调解书。 己公司戊71公司侵犯“前轮定位装置”实用新型专利（专利号为ZL 01242571. 0）一案，涉案侵权产品为B858 C-B型号童车，武汉市中级人民法院作出（2008）武知初字第144号民事判决，认定侵权成立，戊27公司停止侵权并承担赔偿责任。辛公司不服一审判决，向湖北省高级人民法院提起上诉。二审期间，当事人自愿达成调解协议，除涉及的侵权童车产品型号由D900变化为B858C-B外，其内容与（2009）鄂民三终字第41号民事调解书确认的调解协议的内容一致。湖北省高级人民法院对该调解协议进行审查确认后，于2009年9月2日制作（2009）鄂民三终字第42号民事调解书。 （二）调解协议解释的有关情况 就调解协议“癸公司实用新型专利权的行为，辛公司自愿赔偿人民币100万元”这一约定，己公司在再审庭审中主张，“己72公司实用新型专利权的行为”庚73公司一项实用新型专利权的行为，既不限于前案中特定型号的侵权产品，也不限于前案中所涉的实用新型专利权，若侵犯“几项”实用新型专利权，就构成“IL起”侵权行为。 辛公司在提交给最高人民法院的书面答辩意见中主张，“己72公司实用新型专利权的行为”，是针对前案特定型号侵权产品的有关侵权行为，后在再审庭审中主张，按调解协议的字面理解，有关侵权行为应不限于前案特定型号的侵权产品，案外其他产品如构成侵犯实用新型专利权，同样满足调解协议约定的条件。 再审判理和结果 最高人民法院认为，本案再审的争议焦点为：辛公司在调解协议签订后是否实施了制造、许诺销售被控侵权产品的行为；丑34公司的赔偿责任。 一、辛公司在调解协议签订后是否实施了制造、许诺销售被控侵权产品的行为 己公司辛74公司再次实施了制造被控侵权产品的行为，在一审程序中向法院提交了（2010）川证字第125号公证书、辛公司出具的销售结算单以及公证封存的被控侵权产品。由于（2010）川证字第125壬75公司销售被控侵权产品的时间为2010年3月9日，癸76公司制造被控侵权产品的时间，子77公司在调解协议签订之后实施了制造被控侵权产品的行为，故二审法院关于无证据证明辛公司在调解协议签订后实施制造被控侵权产品行为的认定，并无不当。 己公司辛74公司再次实施了许诺销售被控侵权产品的行为，在一审程序中向法院提交了（2009）中证内字第5846号公证书、（2010）中证内字第938号公证书、《中国进出口商品交易会参展商名录》丑78公司的《产品宣传册》。关于证据《产品宣传册》，辛公司在一审质证程序中对该份证据的真实性、合法性、关联性均无异议。据此，一审法院在庭审中将公证封存的童车实物与《产品宣传册》上的童车图片进行比对，从而确定了本案被控侵权产品为TBT86。但另一方面，一审法院又认为，《产品宣传册》上仅有若干童车照片及简要文字介绍，无法对童车的形状、构造及其结合方式等技术特征与涉案专利的权利要求进行比对，寅79公司的许诺销售侵权行为不予认定，前后说理存在矛盾。二审法院认为，《产品宣传册》来源不明，印刷时间不详，卯80公司的许诺销售侵权行为不予认定。对此，最高人民法院认为：第一，由于一审法院已在庭审中将公证封存的童车实物与《产品宣传册》上的童车图片进行比对，并据此确定本案被控侵权产品为TBT86，且双方当事人均无异议，故可以认定《产品宣传册》包含有被控侵权产品信息。第二，辛公司对《产品宣传册》的质证意见表明，其对《产品宣传册》的真实性、合法性、关联性均无异议，故二审法院关于其“来源不明”的认定不能成立。第三，《产品宣传册》的印刷时间，辰81公司是否存在许诺销售行为不具有法律意义，即使印刷时间在调解协议签订前，也不影响将调解协议签订后传播、散发《产品宣传册》的行为认定为许诺销售。因此，结合一审法院庭审中的勘验比对情况与辛公司对《产品宣传册》的质证意见，巳82公司在调解协议签订后实施了许诺销售被控侵权产品的行为。二审法院对此事实认定错误，应予纠正。 二、丑34公司的赔偿责任 1．关于双方在前案中达成的调解协议的效力 由于调解协议系双方自愿达成，其内容仅涉及私权处分，不涉及社会公共利益、第三人利益，也不存在法律规定的其他无效情形，且湖北省高级人民法院对调解协议进行审查确认后制作了民事调解书，故双方在前案中达成的调解协议合法有效。 2关于本案能否适用双方在调解协议中约定的赔偿数额确定方法 首先，应当明确，午83公司应承担的民事责任，不属于侵权责任与违约责任竞合之情形。《合同法》第一百二十二条所规定的侵权与违约责任的竞合，其法律要件是“因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益”。就该规定来看，违约责任与侵权责任发生竞合的前提，是当事人双方之间存在一种基础的交易合同关系。基于该交易合同关系，一方当事人违反合同约定的义务，同时该违约行为侵害了对方权益产生侵权责任。就本案所涉调解协议的内容来看，未84公司辛公司之间的交易合同，申85公司将来再次侵权应如何承担侵权赔偿责任（包括计算方法和数额）的约定。因此，午83公司应承担的民事责任，不属于《合同法》第一百二十二条规定的侵权责任与违约责任竞合的情形。 其次，应当明确，午83公司应承担的民事责任为侵权责任。一方面，前已述及，己公司辛公司之间并不存在基础的交易合同关系；另一方面，调解协议的法律意义与效果，酉86公司的合同交易义务作出约定，而在于对侵权责任如何承担作出约定。即使没有调解协议，辛公司基于法律规定也同样负有不侵权的义务。戌87公司将来再次侵权所产生的侵权赔偿责任的计算方法与数额写进调解协议，亥88公司再次侵权时其应如何承担侵权责任，辛公司并未因此而负担有新的合同义务。 第三，《侵权责任法》、《专利法》等法律，并未禁止被侵权人与侵权人就侵权责任的方式、侵权赔偿数额等预先作出约定。这种约定的法律属性，可认定为双方就未来发生侵权时权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益，预先达成的一种简便的计算和确定方法。基于举证困难、诉讼耗时费力不经济等因素的考虑，双方当事人在私法自治的范畴内完全可以对侵权赔偿数额作出约定，这种约定既包括侵权行为发生后的事后约定，也包括侵权行为发生前的事先约定。因此，本案适用调解协议中双方约定的赔偿数额确定方法，与《专利法》第六十五条的有关规定并不冲突。值得注意的是，《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十五条第三款规定，双方当事人基于权利人的实际损失或者侵权人的违法所得，就赔偿数额达成协议的，法院应当准许。该规定即为法院对当事人就侵权责任赔偿数额作出的“事后约定”的认可。 综上，甲89公司辛公司在调解协议中约定的赔偿数额确定方法。 3．关于本案如何适用双方在调解协议中约定的赔偿数额确定方法 本案具体如何适用调解协议中约定的赔偿数额确定方法，取决于对调解协议中“癸公司实用新型专利权的行为，辛公司自愿赔偿人民币100万元”这一约定的解释。根据再审查明的事实，（2009）鄂民三终字第41号民事调解书与（2009）鄂民三终字第42号民事调解书所涉案件均为侵害实用新型专利权案，乙90公司丙91公司外观设计与实用新型专利权的内容，丁92公司辛公司之间曾发生多起侵害专利权纠纷案件，以及再审庭审中双方当事人就这一问题发表的意见等相关情况，戊93公司不得再实施侵权行为以及相应赔偿数额的约定为一揽子约定，即：第一，上述约定中的“一起侵权行为”，不限于前案中所涉特定型号的侵权婴儿车；第二，上述约定中的“一起侵权行为”，不限于前案中所涉的专利权；第三，上述约定中的“一起侵权行为”，己94公司一项专利权的行为。因此，辛公司庚95公司100万元。己公司该项申请再审理由成立，应予支持。二审法院就辛公司的赔偿责任如何确定这一问题适用法律错误，应予纠正。 综上，最高人民法院认为，辛96公司在调解协议签订后未实施许诺销售侵权行为，认定事实错误，应予纠正；壬97公司寅公司14万元，适用法律错误，应予纠正。最高人民法院判决：撤销一、二审判决，辛公司寅公司100万元。 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第65条 中华人民共和国侵权责任法 中华人民共和国合同法 第122条 最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 第25条3款