甲公司、乙公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一审判决书

甲公司、乙公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一审判决书 广州知识产权法院 民事判决书 (2023)粤73民初1310号 原告：丙公司。住所地：广东省东莞市。 法定代表人：袁某。 委托诉讼代理人：李某，某律师事务所律师。 被告：甲公司。住所地：广东省广州市天河区。 法定代表人：周某。 委托诉讼代理人：朱某，某律师事务所律师。 丁公司(以下简称“某甲公司”)戊公司(以下简称“某乙公司”)因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案，本院于2023年3月8日立案后，依法适用普通程序，于2023年8月9日公开开庭进行了审理。某甲公司委托诉讼代理人李某，某乙公司委托诉讼代理人朱某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 某甲公司诉请本院判令：1.己公司庚公司提起的诉讼属于因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷；2.某乙公司辛公司因应诉而支出的律师费25000元；3.某乙公司辛公司因恶意诉讼造成的商誉损失50000元；4.某乙公司向中国印章行业协会、广东省印章行业协会、东莞市印章行业协会致函澄清事实，消除不良影响；5.某乙公司承担本案的诉讼费。事实与理由：一、涉案第三人史某于2016年6月27日申请专利名称为“印章(圆型)”的外观设计专利，2016年11月16日获得国家知识产权局授权，专利权人为史某，专利号为ZL2016某某2918.X,壬公司获得上述专利的独占实施许可，经中国及多国专利审查信息查询网查询，涉案第三人史某(该涉案专利的独占许可方)在2016-2018年期间每年在涉案专利的申请日前缴纳年费，某乙公司于2019年6月26日前交了第4年年费，根据相关法律规定，该专利应该在2020年6月26日缴纳第5年年费以维持涉案专利有效，癸公司并没有在2020年6月26日前交纳第5年年费，目前该涉案专利因未交年费而失效。子公司亦或是涉案第三人均应知涉案专利需要每年在申请日前交年费以维持该专利稳定性，丑公司应当知道在2020年需要缴纳年费，且未交年费后国家知识产权局专利局也会向专利权人(史某)发送相关文件，如《缴费通知书》和《专利权终止通知书》等，寅公司不可能不知道涉案专利应当在2020年向国家知识产权局缴费，以保持其专利的有效性。二、某乙公司在该涉案专利因未交年费而失效的情况下，向某甲公司发送《律师告知函》，并告知已向中国印章行业协会、广东省印章行业协会、卯公司抄袭、仿冒其外观专利产品，某乙公司在专利权失效情况下，恶意向各行业协会发函，辰公司造成商誉损失。三、某乙公司发函后于2021年10月15日向某知识产权法院立案寅57公司，某乙公司在涉案专利已经失效多年的情况下，巳公司涉嫌侵犯其ZL2016某某2918.X号外观专利为由，午公司提起知识产权诉讼，且在(2022)粤73民初3504号案的起诉状中，某乙公司恶意捏造事实，称于2020年8月在“印章之家”未公司侵犯其外观设计专利行为，然而“印章之家”网站中展示第2020某某6772.申公司于2020年10月申请，2021年3月后才获得专利证书，酉公司不可能在2020年8月发现，其主观恶意捏造事实，戌公司打压，同时其在202亥公司提起知识产权诉讼，某甲公司因此商誉受损且因该诉讼花费聘请专业律师来应诉。综上，某甲公司为维护自己的合法权益提起本案诉讼，甲23公司的诉讼请求。 某乙公司答辩称，一、某乙公司已依法取得专利号为ZL2016某某2918.X的“印章(圆型)”外观设计专利(下称“讼争专利”)的独占实施权，并有权以自己名义与侵权方进行交涉，或负责向专利管理机关提出请求或向人民法院提起诉讼。某乙公司于2018年6月通过与专利权人史某先生签订《专利独占实施许可合同》而依法取得了讼争专利的独占实施权，《专利独占实施许可合同》第十一条“侵权的处理”第2款还明确规定：“合同双方任何一方发现第三方侵犯许可方(注：即史某)的专利权时，应及时通知对方，由被许可方(注：丑公司)与侵权方进行交涉，或负责向专利管理机关提出请求或向人民法院提起诉讼，许可方协助。”该项外观设计专利权的期限从2016年6月27日起至2026年6月26日止。二、某乙公司在实施讼争专利、生产销售圆型金属印章过程中，乙24公司制造、销售的印章产品侵犯外观设计专利权，委托“博士汇法律服务”发出《律师告知函》主张权利、制止侵权未果。三、因发函制止侵权未果，某乙公司于2021年10月向本院起诉，丙25公司“停止侵犯原告专利权的行为，停止销售专利侵权产品，销毁侵权商品库存及模具，赔偿经济损失及合理支出10万元”。丁26公司作为专利实施权人的合法诉权范围，且各项诉讼请求均具有正当性和合理性，并无任何诉讼之外的其他非法目的，戊27公司在诉讼中遭受损失、从而为自己谋求不正当利益的故意或恶意。四、在诉讼过程中，某乙公司发现讼争专利因未缴年费而终止失效后，已主动在案件开庭前撤回起诉获准。五、某甲公司的全部诉讼请求均没有事实和法律依据。某乙公司行使诉权本身是正当合法的行为，不具有任何违法性。而且在(2022)粤73民初3504号案中有具备基本的权利和事实基础，诉讼请求本身没有超出诉讼本身的其他目的，更没有任何不当目的。在整个诉讼过程中，也没有任何不当或者任何有违诚信的诉讼行为。在该案中撤诉也不具有任何违法性和不正当性，己28公司造成任何损失，依法不具备恶意提起知识产权诉讼损害责任的构成要件。综上，某乙公司的诉讼行为依法不具备恶意提起知识产权诉讼损害责任的构成要件，庚29公司的全部诉讼请求。 经审理查明，史某系专利号为ZL2016某某2918.X，名称为“印章(圆型)”的外观设计专利权人，申请日为2016年6月27日，于2016年11月16日获得授权公告。该外观设计专利权证书的简要说明显示该外观设计产品用于印章，设计要点在于产品的形状，最能表明设计要点的图片是立体图。2018年6月28日，某乙公司获得该专利的独占实施许可授权。专利权人史某在2016-2018年期间按期缴纳年费，某乙公司于2019年6月26日缴纳了第4年年费，自此至今未再进行按期缴纳或者补缴，该专利当前状态为未缴年费终止失效。 2021年10月25日，某乙公司辛30公司为被告向某知识产权法院提起诉讼，壬31公司癸32公司专利权的行为，停止销售专利侵权产品，同时销毁侵权商品库存及模具，子33公司经济损失及合理支出10万元。 丑34公司系恶意提起知识产权诉讼，某甲公司向本院提交了以下证据： 1.《律师告知函》，寅35公司卯36公司发送《律师告知函》。 2.(2022)粤73民初3504号传票及该案的民事起诉状资料，寅35公司于第2016某某2918.辰37公司提起诉讼。 3.中国专利审查信息查询网页截图，拟证明涉案专利ZL2016某某2918.巳38公司向某知识产权法院立案之前已失效多年。 4.民事委托代理合同、发票，午39公司未40公司恶意提起诉讼应诉和起诉而支出的律师费发票。 5.民事裁定书，寅35公司撤回(2022)粤73民初3504号侵害外观设计专利权纠纷案件的起诉。 6.转账记录，午39公司未40公司恶意提起诉讼而支出的律师费银行转账回单。 7.原告对外公开的企业信息查询截图，拟证明(2022)粤73民初3504号案民事裁定书已对外公开，某甲公司被列入侵害外观设计专利权纠纷案件的被告，虽然显示对方撤诉，申41公司商誉损失。 8.ems快递单查询，拟证明法酉42公司诉讼代理人邮寄的(2022)粤73民初3504号案件的答辩状、反诉状、委托手续和证据材料。 针对上述证据，某乙公司发表如下质证意见：对证据1《律师告知函》的真实性、合法性予以确认，但对所证明内容不予确认。该《律师告知函》一式三份，戌43公司，亥44公司及“博士汇法律服务”各留存一份，甲45公司之外的任何第三方发送，更未向中国印章行业协会、广东省印章行业协会、东莞市印章行业协会发送。对证据2“(2022)粤73民初3504号传票及该案的民事起诉状资料”和证据5《民事裁定书》的真实性、合法性予以确认。对所证明内容不予确认，该两项证据证明，某乙公司的诉讼目的、诉讼请求、诉讼证据及具体诉讼行为均具有正当性和合理性，且在发现专利年费问题后已在开庭前主动撤回起诉并获得法庭准许，某乙公司并未实施任何侵权行为，其全部诉讼行为均不具备恶意提起知识产权诉讼损害责任的法律构成要件。对证据3“中国专利审查信息查询网页截图”的真实性、合法性不予确认，但对讼争专利因“未缴年费终止失效”的事实予以确认。对证据4“民事委托代理合同、发票”的真实性、合法性和关联性均不予确认。第一，某甲公司乙46公司无关。第二，某甲公司主张的律师费并非应诉的必要开支，且某乙公司已在开庭前主动撤回起诉并获法庭批准。第三，某甲公司提交的该项证据缺少相应的支付凭证，不能相互印证。第四，在(2022)粤73民初3504号案中，某乙公司已于2022年10月20日申请撤回起诉，法庭于10月27日裁定准许撤诉，丙47公司却已在2022年10月25日即法庭准许撤诉前提起本案诉讼，丁48公司所主张的“因应诉而支出的律师费25000元”实为因本案诉讼所支出的费用，而与(2022)粤73民初3504号案“应诉”无关。对证据6-8真实性、合法性、关联性均不予确认。 另查明，某甲公司戊49公司，成立于2013年9月6日，注册资本为100万元，经营范围为产销：塑胶印章材料、金属印章材料。某乙公司己50公司，成立于2003年1月29日，注册资本为100万元(港元)，经营范围为橡胶和塑料制品业。 本院认为，本案为恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷，本质上属于侵权之诉。所谓恶意诉讼，通常是指当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起一个在事实上和法律上无根据之诉的行为。因此，认定某种具体的诉讼行为属于恶意提起专利权诉讼的侵权行为,应当满足以下构成要件:1.一方当事人以提起专利权诉讼的方式提出了某项请求;2.该诉讼行为给另一方当事人造成了实际的损害后果;3.该诉讼行为与损害后果之间具有因果关系；4.提起诉讼的一方当事人主观上具有恶意。对照上述构成要件结合本案事实可知，某乙公司庚51公司为被告向本院提起外观设计专利侵权诉讼，辛52公司停止销售专利侵权产品，同时销毁侵权商品库存及模具，子33公司经济损失及合理支出10万元。壬53公司所提交证据显示，某甲公司癸54公司提起的(2022)粤73民初3504号诉讼聘请律师，准备抗辩证据产生了律师费，某甲公司子55公司提起诉讼有因果关系。因此，某乙公司的行为已符合恶意诉讼的构成要件1-3，丑56公司寅57公司侵害外观设计专利权纠纷即(2022)粤73民初3504号案，其主观上是否存在恶意，是本案核心的争议焦点。对此，本院分析如下： 判断当事人提起知识产权侵权之诉是否具有主观恶意，不能仅凭其权利外表的合法性，应透过表象看实质，来分析其主观状态。应当考虑当事人的权利基础及其对该种权利基础的认识能力、当事人提起侵权诉讼的目的等因素，来确认其行为是否有违诚实信用原则，是否滥用了诉权。而本案中，卯58公司在前案的起诉行为具有主观恶意。首先，涉案专利因未按时缴费而失效，该情况属疏忽大意所致，辰59公司在明知其专利失效的情况下仍坚持提起诉讼；其次，在某乙公司得知涉案专利因未按时缴费而失效的情况下已第一时间向法院申请了撤诉，其诉讼中的行为表现非恶意；再次，巳60公司在前案的诉讼中滥用了诉权，午61公司在前案的诉讼行为存在非法目的。因此，本院认为，某乙公司在前案的诉讼行为不构成恶意诉讼。 综上，某甲公司在本案中的诉请缺乏依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下： 未62公司的全部诉讼请求。 案件受理费1675元，丁公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。 审 判 长　邓永军 人民陪审员　刘志文 人民陪审员　叶慧萍 二〇二三年十二月八日 法官 助理　陈建辉 法官 助理　余玟虹 书 记 员　何杏萍 本案法律依据 中华人民共和国民事诉讼法(2021修正) 第67条1款