歹广辉、薛永来侵害外观设计专利权纠纷二审民事判决书

歹广辉、薛某侵害外观设计专利权纠纷二审民事判决书 河南省高级人民法院 民事判决书 (2018)豫民终1239号 上诉人(一审原告)：歹广辉，男，汉族，1981年10月15日生，住河南省新郑市。 被上诉人(一审被告)：薛某，男，汉族，1969年2月18日生，住河北省三河市燕郊开发区。 上诉人歹广辉因与被上诉人薛某侵害外观设计专利权纠纷一案，不服河南省郑州市中级人民法院（以下简称一审法院）（2018）豫01民初1031号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年8月7日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人歹广辉到庭参加诉讼，被上诉人薛某经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 歹广辉上诉请求：一、撤销一审判决，依法改判。二、判令薛某立即停止侵犯歹广辉专利权的行为，停止销售专利侵权产品，销毁侵权产品库存。三、判令薛某赔偿歹广辉经济损失及维权合理支出1万元。四、本案一、二审诉讼费由薛某承担。事实与理由：一、与本案相同的被控侵权产品在河南省高级人民法院有13案判决为侵权，案号分别为（2017）豫民终17、19、26、154、155、161、180、287、360、361、769、958、1105号民事判决，与本案相同的被控侵权产品在福建省知识产权局和中国（浙江）知识产权维权援助中心被认定为侵权。一审判决中所提到的鲁格手枪与本案无关，庭审中原被告均未提供此证据。薛某所提交的李占宵专利与本案无关，涉案被控侵权产品与李占宵专利并不相同，其手柄形状与歹广辉的专利则完全相同，已落入涉案专利保护范围。 二、薛某在得知其所销售的产品涉及专利侵权问题后，仍然继续销售，应当加倍承担赔偿责任。本案外观设计专利权的保护范围为专利证书主视图、俯视图、后视图、立体图所示的手柄形状，属于玩具枪产品的零部件。本案中，薛某将侵犯歹广辉外观设计专利权的玩具枪手柄作为零部件，加装上螺母、弹簧、链条、扳机等零部件制造成玩具火柴枪来销售，未经专利权人许可，应当认定为侵权。歹广辉的损失由生产第一批、第二批和第三批产品的费用支出，2014年至2018年的支付宝销售记录和快递费记录可以证明，自侵权产品出现后，歹广辉的产品销量一直减少。 薛某提交书面答辩状称：薛某在一审时提供有进货渠道、进货时间、进货数量和价格，并提供了供应商信息，是2014年3月7日在阿里巴巴网进的货，而歹广辉专利授权日为2014年4月2日，故被控侵权产品不是歹广辉的专利产品。歹广辉申请的是个别部件的外观设计而非整体外观，被控侵权产品的造型与歹广辉注册的图片在材质、花纹及整个枪体结构均不相同，不能因被控侵权产品的把手圆弧像歹广辉注册的产品就认定构成侵权，薛某不构成侵权。 歹广辉一审诉讼请求：一、立即停止销售涉案专利产品，同时销毁侵权商品库存；二、赔偿歹广辉经济损失及合理支出1万元；三、承担本案的诉讼费用。 一审法院认定事实：2013年11月3日，歹广辉就“玩具小木枪”向国家知识产权局申请外观设计专利，并于2014年4月2日获得授权，专利号为ＺＬ20133052××××.5。2016年10月8日，歹广辉缴纳专利年费135元。该外观设计专利包括主视图、俯视图、后视图、立体图四幅图片。简要说明记载：1.该外观设计产品的名称为玩具小木枪；2.设计产品的用途为用于玩具枪手柄；3.设计要点在手柄的整体造型；4.最能表明设计要点的图片为主视图。从主视图及立体图观察，该专利由枪管和枪体组成，二者等长。枪管为单条较粗钢丝，端部略粗。枪体整体大致呈斜“T”形，在枪体的上部左右两侧各有一个凸起，左侧矩形凸起比右侧圆柱形凸起大，“T”形横梁右下角为圆弧过渡，横梁左下方有一个椭圆形孔，横梁中间偏右下方有一个螺丝，枪把底部略弯；从俯视图观察，枪体呈左细右粗的长条形，中间有两个圆形图案。枪体表面有不规则的木纹图案。2014年7月14日，歹广辉向国家知识产权局请求“玩具小木枪”外观设计专利权评价，2014年7月18日国家知识产权局出具外观设计专利评价报告，初步结论为全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。该报告的具体说明和解释载明：本专利为玩具小木枪的外观设计，未请求保护色彩，属于形状与图案结合的外观设计。 2016年6月11日，歹广辉通过淘宝网在名称为“梦之玩”的商铺内购买了链接名称为“2016新款7080后怀旧洋火枪火柴枪链条枪链子枪送火柴特价包邮”的玩具手枪一把，付款19元。卖家信息显示“昵称：靓得想让他犯罪，真实姓名：薛某”，订单信息显示“订单编号【账号已隐去】,发货时间2016-06-11”买家信息显示“寄送至河南省郑州市金水区某地交叉口西南角腾发二手名车，收货人马艳艳158××××9059”。物流页显示“甲公司圆通速递，运单号码为200362901311”。 一审当庭将运单号为200362901311的圆通快递邮件拆封，可见被控侵权产品为一把链条式的火柴玩具手枪。该商品由枪管及枪体组成，枪体整体大致呈斜“T”形；枪管由依次排列的螺母、垫片、弹簧、“8”字型金属链条块组成；在枪体横梁前端与枪管结合部上端有一个矩形凸起，凸起中间有圆孔安装有钢丝状撞针，一端为三角形拉手，两条弹簧分别固定在撞针拉手及矩形凸起两侧；在枪体下方有一个椭圆形扳机孔，扳机孔中安装有一个弧形扳机；枪体手柄前端与扳机孔连接，后端与枪体结合处有圆弧状过渡，手柄底端为略呈钝角的三角形凸起。 案外人李占宵于2013年6月7日申请名称为“木柄火柴枪（瞄准镜系列）”外观设计专利，于2013年10月2日公告授权，申请号为CN201330235042.X。2017年7月25日专利权终止。该专利设计由枪管及枪体组成，枪体整体大致呈斜“T”形；枪管由依次排列的螺母、垫片、弹簧、“8”字型金属链条块组成；在枪体横梁前端与枪管结合部上端有一个矩形凸起，凸起中间有圆孔安装有钢丝状撞针，一端为三角形拉手，两条弹簧两端分别固定在撞针拉手上及枪管矩形凸起的两侧；在枪体下方有一个椭圆形扳机孔，扳机孔中安装有一个弧形扳机；手柄前端与扳机孔连接，后端与枪体结合处有圆弧状过渡，手柄底端为三角形凸起。 鲁格手枪为德国著名半自动手枪，也是世界上最早的半自动手枪之一。乙公司制造，1908年开始装备德国陆军，因此这种手枪被人们习惯称为“鲁格08”手枪，跻身世界著名手枪之列。鲁格手枪的枪体与手柄为斜T形，枪体前有圆筒形枪管。枪体下方手柄前端处有扳机孔，手柄后端与枪体结合处呈圆弧状过渡。手柄底端有圆形弹匣拉手突出于手柄。 经一审当庭比对，被控侵权产品的枪体、手柄与涉案专利枪体、手柄形状相同。二者不同之处为：1、被控侵权设计枪体表面没有木纹，涉案专利枪体手柄有木纹图案；2、被控侵权产品枪管由链条金属块及击发装置（撞针及弹簧）组成且有扳机；专利外观设计的枪管为单条钢丝且没有扳机。又比对，1、被控侵权产品的枪体形状、手柄形状及倾斜角度、枪管部分与李占霄专利设计基本相同；不同之处在于，被控侵权产品手柄后端与枪体结合处有一弧度，李占霄专利中该结合处较为平直，缺乏弧度。2、被控侵权产品的枪体形状、手柄形状及倾斜角度与鲁格手枪基本相同；不同之处在于：被控侵权产品的枪管击发装置与鲁格枪不同；鲁格枪手柄表面造型为网格状凸起，被控侵权产品手柄为平滑表面。 另查明，歹广辉于2014年12月21日向淘宝网知识产权投诉平台投诉被控侵权产品的手柄侵犯其涉案专利权。薛某“靓得想让他犯罪”账号于2014年12月30日向淘宝网提出“反通知”，并提供了李占霄申请号CN201330235042.X的专利及案外人张正德CN201320111341.7号专利进行申诉，淘宝网知识产权平台判定申诉成立。 一审法院认为，根据双方争议内容，本案存在以下三个焦点问题： 一、被控侵权设计是否属于现有设计。《中华人民共和国专利法》第六十二条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据其实施的设计属于现有设计的，不构成侵犯专利权。薛某提供的案外人李占霄的“木柄火柴枪（瞄准镜系列）”的外观设计专利（以下简称李占霄专利）于2013年6月7日申请，早于歹广辉申请涉案外观设计专利的时间，可以作为现有设计抗辩依据。虽然该外观设计专利现在已失效，专利进入到公有领域，但对薛某引用该专利作现有设计抗辩而言不具影响。经比对，被控侵权产品的枪体形状、手柄倾斜角度、枪管及击发装置等部分的设计特征与李占霄专利设计基本相同，手柄后端与枪柄结合处的弧度与李占霄专利略有差别，整体视觉效果与李占霄专利无实质性差异，构成近似设计，被控侵权产品属于现有设计。歹广辉辩称被控侵权产品与李占霄专利的手柄部分设计特征有差异，而与其涉案专利相同，薛某实施的不是现有设计。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷应用法律若干问题的解释》第十四条规定，被诉侵权设计与一个现有设计相同或无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。本案被控侵权产品与李占霄专利无论从整体外观进行比较，还是针对手柄部分进行比较，二者视觉效果均无实质性差异，可以认定薛某实施的是现有设计。歹广辉的主张不能成立，不予支持。 二、被控侵权产品与涉案专利是否相同或近似。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷应用法律若干问题的解释》第十二条规定，被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质差异的，应当认定两者近似。歹广辉主张，被控侵权产品手柄与其专利相同。薛某认为，被控侵权产品虽然手柄与涉案专利近似，但枪管部分与涉案专利明显不同，整体上比较与歹广辉的专利不相同不近似。针对双方当事人的争议，应首先确定涉案专利与被控侵权产品各自的设计特征。《专利法》第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。涉案专利简要说明记载，最能表明设计要点的图片为主视图。专利证书主视图显示，专利外观设计由斜T形枪体、手柄及钢丝状枪管组合而成，枪体表面有木纹图案。因此，上述特征均应纳入比对范围之内。被控侵权产品玩具火柴手枪由枪体、扳机、击发装置和链条枪管组合而成。二者存在的不同点为：1、涉案专利手柄有木纹图案，被控侵权设计枪体表面没有木纹；2、被控侵权设计的枪管及击发装置与涉案专利不同，专利外观设计的枪管为单条钢丝，没有扳机、被控侵权产品为链条金属块枪管及击发装置（撞针及弹簧）且有扳机。值得注意的是，虽然涉案专利的简要说明中记载设计要点为整体形状，没有谈及枪体表面木纹图案，但专利主视图却清晰地显示该特征，加之国家知识产权局在涉案外观设计专利评价报告中所作的“本案专利玩具小木枪外观设计未请求保护色彩，属于形状与图案结合的外观设计”的结论与主视图相互印证，且木纹图案是体现涉案专利名称小“木”枪的重要特点，故可以认定枪体上的木纹图案属于涉案专利的设计特征，第一处不同点应构成区别设计特征。关于第二处不同点是否构成区别设计特征。歹广辉辩称被控侵权产品的手柄与其专利相同，被控侵权产品是将涉案专利手柄作为自身的零部件使用，侵犯了其专利权。换言之，歹广辉认为侵权判断对手柄进行比对即可，枪管特征不构成区别设计特征。涉案专利单条钢丝状枪管明确显示在专利主视图中，没有隐去，涉案专利的名称也是“玩具小木枪”。故虽然专利简要说明记载“本设计用于玩具枪手柄”，但涉案专利如排除枪管设计特征，则既与主视图矛盾，又与“玩具小木枪”的名称不符，而应称为“玩具木枪柄”。故在涉案专利主视图保留钢丝枪管特征及专利使用“玩具小木枪”的名称的情况下，其枪管特征应为主要设计特征之一。还应指出的是，歹广辉在一审庭审中陈述，其最初申请火柴枪外观专利时，国家知识产权局工作人员告知其目前已存在火柴枪外观设计，未授予其专利。因此，其将原有的火柴枪外观设计修改后，设计出本案“玩具小木枪后”被授予专利。必须看到，链条金属块及弹簧击发装置是火柴枪的必备特征，歹广辉在申请涉案专利时主动将火柴枪的设计更改为“玩具小木枪”并通过专利申请，表明其在本案专利中已放弃了火柴枪枪管设计特征而主张钢丝状枪管的设计特征，钢丝枪管是获得专利授权时已有的重要设计特征，故作侵权判断时也应将该设计特征作为比对依据。其次，根据专利侵权判断中“整体观察、综合判断”原则，整体观察，是指观察的对象应为产品在正常使用状态下的可视的整体外观，而不应当将产品拆分、改变正常使用状态后进行比对。综合判断，是指找出被控外观设计与专利外观设计之间的差别，并判断二者差别对整体外观是否具有显著影响。被控侵权产品在正常销售、使用状态下，不显示钢丝状枪管设计特征。退一步而言，即使将被控侵权产品拆卸后可见钢丝状枪管，因在正常使用状态下该特征并不可见，也不能认定被控侵权产品枪管特征与涉案专利相同。事实上，被控侵权产品由金属链条块及击发装置组成的枪管设计特征不是在涉案专利原有设计特征之外添加的设计特征，而是对涉案专利钢丝状枪管特征的覆盖和替代，或者说是对涉案专利的一个主要设计特征替换为新的设计特征，故该不同点可以构成与涉案专利的区别设计特征。再次，根据最高法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定，授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响。众所周知，丙公司的“鲁格”手枪为一款世界名枪，如果不结合枪管部分及表面图案而仅对手柄形状、枪体结构进行观察的话，李占霄专利、涉案专利及被控侵权产品的均与鲁格手枪的视觉效果无实质差异，上述三款玩具枪的设计均是对该枪的模仿或是与该枪的外观设计构成近似。在“鲁格”手枪广为公众知悉并在李占霄专利先于涉案专利的情况下，涉案专利的手柄形状不应再作为侵权比对的要点。因此，对本案侵权判断最具影响的应是枪体木纹图案和枪管部分的设计特征。概言之，由于被控侵权产品由弹簧和链条金属块组成的枪管与涉案专利的钢丝状枪管明显不同，枪体表面缺乏醒目的木纹图案不能给人带来相应的木器质感，故二者差别对视觉效果具有显著影响，被控侵权设计与涉案专利不构成相同或实质性相似。 三、薛某销售的被控火柴枪将涉案专利手柄作为零部件使用是否构成侵权。歹广辉认为，被控侵权产品将侵犯其专利权的产品作为零部件使用，根据《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条规定构成侵权。该条规定“将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为”。申言之，该条文所适用的对象是生产者而非销售者，针对的是生产制造侵权产品的行为而非销售侵权产品的行为。实践中，因使用他人专利产品作为零部件制造新产品的，在外观上一般会与他人专利存在较明显的区别，法院不宜以二款设计构成相同为由对行为人科责。为有效保护专利权人合法权益，故司法解释将这种不构成制造侵犯专利权产品的行为转化为销售侵犯专利权产品行为来追究侵权人民事责任。本案中歹广辉主张的薛某侵权行为是销售侵权产品的行为，且本案没有证据表明薛某是侵权产品的生产者，故该解释第十二条不适用于本案薛某。歹广辉的相关主张不能成立，不予支持。 本案被控侵权产品属现有设计，不侵犯歹广辉涉案外观设计专利。歹广辉请求薛某停止侵权、赔偿损失的诉讼请求，不予支持。本案薛某提供了在阿里巴巴网上采购进货记录，歹广辉虽对该证据与本案产品的关联性提出异议，但没有提供相反证据。经营者采取网购方式采购商品已成为一种常见的经营模式。薛某提供的交易记录虽然没有销售合同或发票相印证，但考虑到薛某经营模式及当前网络交易的现实特点，在歹广辉没有提供相反证据的情况下，可以认定薛某所销售的被控侵权产品有合法来源。薛某因被控侵权产品有合法来源，不仅无需承担赔偿责任。而且因被控火柴枪本身不属于侵权产品，故薛某亦无需承担其他侵权责任。 综上，依据《中华人民共和国专利法》第二条、第五十九条第二款、第六十二条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条、第十一条，第十二条、第十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，一审法院判决： 驳回歹广辉的诉讼请求。一审案件受理费50元，由歹广辉负担。 本院经审理查明：1、本院二审期间，经比对，被控侵权产品的枪体设计特征与李占宵专利相比，两者在手柄的下部边缘形状存在明显不同。2、一审庭审中，薛某称歹广辉申请专利前已有李占宵的CN201330235042.X专利，其没有侵权，是从义乌进的货，有进货记录，证明来源合法。其他查明事实与一审一致。 本院认为，关于薛某所销售的被控侵权产品是否侵犯了歹广辉涉案外观设计专利权。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定：人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包括与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围。本案中，歹广辉涉案外观设计专利的简要说明中明确了本专利的设计要点是手柄的整体造型，对手柄的材质、色彩等未要求保护，该专利也并非对玩具手枪的整体造型要求保护。因此被控侵权产品作为一个玩具手枪整体，虽然除手柄之外还有枪管、扳机、弹簧等其它零部件，但在比对时，应将涉案外观设计专利与被控侵权玩具手枪的手柄相比对，而非与被控侵权玩具手枪整体进行比对。经比对，两者在手柄的形状、手柄与枪管垂直角度、扳机孔的位置及形状等均相同，被控侵权产品的手柄落入了涉案设计专利的保护范围。同时，虽然案外人李占宵所申请的申请号为CN201330235042.X的外观设计专利的授权公告日2013年10月2日早于歹广辉涉案外观设计申请日2013年11月3日，可以作为歹广辉涉案外观设计的现有设计，但被控侵权产品和李占宵外观设计相比，两者在手柄的下部边缘形状存在明显不同，一审法院认定被控侵权产品的枪体设计特征与李占宵专利基本相同不当，本院予以纠正。薛某称其有合法来源，但其仅提供了在网上购物的购买清单，并未提供供货方的营业执照等具体信息，薛某没有证据证明其在网上购买的玩具手枪与被控侵权产品一致。故薛某上诉称其有合法来源，其购买产品前李占宵的专利已存在，其不构成侵权的理由不能成立，本院不予采纳。薛某未经权利人许可，销售包含侵犯外观设计专利的零部件的产品，侵犯了歹广辉的涉案外观设计专利权，应当承担相应的民事责任，立即停止销售侵犯涉案外观设计专利权的产品并赔偿损失。因歹广辉未能举证证明薛某仍存在被控侵权产品的库存，歹广辉要求销毁薛某库存产品的请求没有事实依据，本院不予支持。 《中华人民共和国专利法》第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。本案歹广辉未提交证据证明其因侵权所受损失，以及薛某因侵权行为所获利益的情况，本院依法适用法定赔偿。丁公司店主，案件有数十起，且有部分被控侵权人已与歹广辉达成和解并赔偿其经济损失，歹广辉因涉案外观设计专利被侵权已获得了相应的赔偿。同时，考虑到涉案外观设计专利仅系玩具手枪中的手柄，在整个产品中仅具有相应的价值，不能以被控侵权产品整个产品价值来确定赔偿数额，而且，被控侵权产品作为玩具小手枪，价值也较低，现有证据也不能确定薛某实际销售的数量，因此综合考虑薛某侵权行为的性质和情节、侵权产品的价格与利润情况以及歹广辉为制止侵权所支出的合理费用等因素，本院酌定赔偿数额为5000元。 综上，歹广辉上诉理由部分成立，本院予以支持。一审法院认定事实不清，适用法律错误，本院依法予以纠正。依照《中华人民共和国专利法》第十一条、第五十九条第二款、第六十五条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条、第十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项规定，判决如下： 一、撤销河南省郑州市中级人民法院（2018）豫01民初1031号民事判决； 二、薛某于本判决生效之日起立即停止销售侵犯歹广辉专利号为ZL201330523203.5“玩具小木枪”外观设计专利权的产品； 三、薛某于本判决生效之日起十日内赔偿歹广辉经济损失5000元； 四、驳回歹广辉的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一、二审案件受理费各50元，由薛某各负担25元，歹广辉各负担25元。 本判决为终审判决。 审 判 长　马胜军 审 判 员　关晓海 审 判 员　梁培栋 二〇一八年十二月二十八日 法官助理　聂振华 书 记 员　常若琼 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第11条 中华人民共和国专利法(2008修正) 第2条 中华人民共和国专利法(2008修正) 第59条2款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第62条 中华人民共和国专利法(2008修正) 第65条 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 第10条 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 第11条 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 第12条 更多