甲公司乙公司实用新型专利实施许可合同纠纷案

甲公司乙公司实用新型专利实施许可合同纠纷案 上海市第二中级人民法院 民事判决书 (2011)沪二中民五(知)初字第81号 丙公司。 法定代表人何某。 委托代理人田某，某律师事务所律师。 丁公司。 法定代表人卢某。 委托代理人郝某。 第三人何某。 委托代理人田某，某律师事务所律师。 丙公司(以下简称丙公司)戊公司(以下简称戊公司)实用新型专利实施许可合同纠纷一案，本院于2011年6月15日受理后，依法组成合议庭，于2011年10月17日公开开庭进行审理，原告的委托代理人田某和被告的委托代理人郝某到庭参加诉讼。2011年10月27日，本院依法追加第三人何某参加诉讼。2011年11月7日，本院第二次公开开庭进行审理，原告及第三人的共同委托代理人田某、被告的委托代理人郝某和第三人何某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 己公司诉称：2010年11月10日，第三人何某(甲方)庚公司(乙方)签订《专利普通实施许可协议》，将何某享有的“侧吸式单电机双风轮吸排油烟净化机”等5项实用新型专利辛公司实施，约定2010年的专利许可费为人民币(以下币种均为人民币)30万元，被告已依约支付完毕。另约定2011年的专利许可费合计为100万元，支付方式为每个季度支付25万元。2010年12月，何某将其在《专利普通实施许可协议》中壬公司享有。嗣后，经原告多次催讨，被告仍未支付2011年上半年两个季度的专利许可费。请求判令被告：一、向原告支付2011年第一季度和第二季度的5项实用新型专利许可费合计50万元；二、支付原告迟延履行违约金15万元。 庚公司辩称：第一，根据《专利普通实施许可协议》约定，甲方授权被告实施5项实用新型专利的期限为该5项专利的剩余有效期，甲方应当确保该5项专利在剩余的保护期内维持专利权有效。2010年12月10日，被告发现《专利普通实施许可协议》附件所列的第一项核心专利即第ZL200XXXXXX383.8号实用新型专利权，由于未缴纳专利年费已于2009年9月23日被终止。被告认为何某在签订《专利普通实施许可协议》时明知第ZL200XXXXXX383.8号实用新型专利权终止的事实，但故意对被告隐瞒。2010年11月30日，原告在办理5项专利权转让手续时也应当知道第ZL200XXXXXX383.8号实用新型专利权已经终止，但其仍没有及时通知被告。因此，原告构成对被告的欺诈。第二，依照《专利普通实施许可协议》约定，原告有维持5项专利权有效的义务。原告在合同履行期间导致专利权被终止，构成违约。因原告违约在先，因此被告没有继续履行合同的义务，也没有支付违约金的义务。第三，《专利普通实施许可协议》将5项专利作为一个整体许可被告实施，鉴于其中第一项专利即第ZL200XXXXXX383.8号实用新型专利是核心专利，因该项专利权终止，导致其余4项专利对于被告均无实施价值。因此，第ZL200XXXXXX383.8号专利权终止后，被告不应再向原告支付专利许可使用费。综上，请求驳回原告的全部诉讼请求。 第三人何某述称：2010年11月30日，第三人将《专利普通实施许可协议》中甲方的权利义务概括转让给原告。第三人于2011年7月才知悉《专利普通实施许可协议》附件中的第一项专利权即第ZL200XXXXXX383.8号实用新型专利权已被终止。第三人不同意被告关于原告违约在先的抗辩意见，也不同意被告关某一项专利即第ZL200XXXXXX383.8号实用新型专利是5项专利中的核心专利的主张，因为《专利普通实施许可协议》附件中所列的5项专利是按照专利申请日和授权日的时间先后顺序排列的，并不存在所谓的核心专利。综上，第三人同意原告起诉的请求和理由。 经审理查明： 2010年11月10日，何某(甲方)庚公司(乙方)签订《专利普通实施许可协议》一份，约定的内容包括：1、甲方将其享有的“侧吸式单电机双风轮吸排油烟净化机”等5项专利权(详见附件一)以普通实施许可方式许可乙方实施，授权使用期限为所涉专利的专利权剩余有效期……。5、专利许可使用费的计算与支付：乙方向甲方一次性支付第一年5项专利许可费合计39万元；第二年即2011年5项专利许可费合计100万元，分4个季度支付，每季度末以前支付25万元，以转帐方式汇入专利权人指定帐号……。6、双方承诺严格履行协议，甲方如有违反，同意支付乙方违约金为当年专利许可费的15%；乙方如有违反，同意支付甲方违约金为当年专利许可费的15%……。9、甲方仅可以将本协议癸公司，己公司受让后即为本协议的甲方，承担甲方在本协议中的权利义务。 《专利普通实施许可协议》附件一《许可专利明细》记载的5项实用新型专利的发明名称、专利号、申请日和授权日分别为：1、一种鼓风式双风道油烟净化机、200XXXXXXX83.8、2004年9月23日、2005年10月12日；2、一种侧吸式双风道油烟净化机、200XXXXXXX67.9、2005年11月16日、2006年10月18日；3、侧吸式单电机双风轮吸排油烟净化机、200XXXXX8722.7、2006年1月5日、2007年4月4日；4、子公司餐饮业及家庭厨房的卫生、防火型油烟净化机，20XXXXXXX835.1、2006年10月16日、2007年11月7日；5、一种网罩式双层结构的抽油烟机油烟分离器、200XXXXXXX07.2、2008年12月18日、2010年3月10日。 2010年11月12日，庚公司丑公司的帐户向何某支付2010年度5项专利许可费39万元。 2010年12月，经国家知识产权局核准，《专利普通实施许可协议》附件一《许可专利明细》记载的5项实用新型专利中除第ZL200XXXXXX383.8号专利外的另4项实用新型专寅公司。 2011年5月10日和同年5月19日，己公司卯公司催讨所涉5项实用新型专利在2011年第一季度的许可费25万元，辰公司巳公司的银行帐号。 2011年9月16日，国家知识产权局出具的第733546号《专利登记簿副本》记载：名称为“一种鼓风式双风道油烟净化机”，专利号为ZL200XXXXXX383.8实用新型专利，申请日为2004年9月23日，授权日为2005年10月12日，专利权人为何某。法律状态：截止至办理本专利登记簿副本之日，该专利权已终止。年费缴纳至2009年9月22日。专利权终止的原因：未按照期限缴纳或缴足年费和滞纳金。专利权终止日期：2009年9月23日。 2011年9月28日，广东省广州市广州公证处出具的(2011)粤穗广证内经字第114068号《公证书》记载：2011年9月22日，庚公司的委托代理人宋某在公证人员的监督下，在该公证处操作电脑上网，进行证据保全。在国家知识产权局网站上打印网页获知：国家知识产权局于2010年12月1日公告第ZL200XXXXXX383.8号专利因未缴年费，专利权于2009年9月23日终止。 庚公司的工商登记信息记载：该公司设立于2003年12月29日，所属行业为家用电力器具制造，注册资本人民币贰亿元。经营范围包括生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器及上述产品的安装、维修和配件销售；经营货物进出口、技术进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 另查明，午公司的法定代表人。 以上事实，己公司提交的《专利普通实施许可协议》、银行转账电子回单、国家知识产权局《手续合格通知书》、《专利许可催款通知书》、庚公司的工商登记信息、庚公司提交的第ZL200XXXXXX383.8号专利的《专利登记簿副本》、(2011)粤穗广证内经字第114068号《公证书》、当事人陈某和本院审理笔录等佐证，本院予以确认。 本院认为：一、未公司的第一项诉讼请求，申某酉公司支付5项涉案专利在2011年前两个季度的许可使用费合计50万元的请求。首先，我国《合同法》第七十九条规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人。本案中，何某已将《专利普通实施许可协议》中壬公司，因此，己公司戌公司主张相关的权利。其次，我国《合同法》第六十条第一款规定，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。本案中，《专利普通实施许可协议》约定，亥公司实施5项实用新型专利权，庚公司依约应在2011年度每个季度支付许可使用费合计25万元。但是，《专利普通实施许可协议》在实际履行过程中，鉴于其中的第ZL200XXXXXX383.8号专利权已被终止，庚公司未能依约实施该项专利权，己公司也未能实际从何某处受让第ZL200XXXXXX383.8号专利权。因此，己公司庚公司主张第ZL200XXXXXX383.8号专利权的许可使用费于法无据，本院不予支持。但是，己公司庚公司主张其余4项专利在2011年前两个季度的许可使用费于法有据，本院予以支持。庚公司关某ZL200XXXXXX383.8号专利系涉案5项专利中的核心专利的主张依据不足，本院不予采信。庚公司关于因第ZL200XXXXXX383.8号专利权被终止，因此其可以不支付其余4项专利权的许可使用费的抗辩主张于法无据，本院不予支持。再次，甲23公司乙24公司支付的专利许可使用费金额的计算问题。虽然《专利普通实施许可协议》对涉案5项专利中每项专利的具体许可使用费并无明确约定，但鉴于该5项专利均系同一技术领域的实用新型专利，在各方当事人均未能举证充分证明涉案5项专利具有明显不同价值的情况下，本院综合本案实际情况，酌情平均计算该5项专利在2011年的使用费，即每项专利在2011年的许可使用费各为20万元。据此，庚公司丙25公司支付涉案4项有效专利在2011年前两个季度的许可使用费合计40万元。 二、未公司的第二项诉讼请求，申某丁26公司支付违约金15万元的请求。首先，《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十六条规定，专利实施许可合同让与人负有在合同有效期内维持专利权有效的义务，包括依法缴纳专利年费和积极应对他人提出宣告专利权无效的请求，但当事人另有约定的除外。本案中，鉴于《专利普通实施许可协议》签订时及合同签订后，戊27公司未能维持第ZL200XXXXXX383.8号专利权有效，己28公司事实上未能依约取得第ZL200XXXXXX383.8号专利的实施权。对此，作为《专利普通实施许可协议》庚29公司负有相应的过错责任。因此，庚公司未公司违约在先的抗辩意见理由成立，本院予以采纳。其次，我国《合同法》第一百二十条规定，当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。本案中，辛30公司违约在先，在双方对《专利普通实施许可协议》实际履行情况发生争议的情况下，且当事人对于其中4项有效专利的具体许可使用费金额在合同中并未明确约定，争议发生后也未能协商一致，己28公司未能及时支付其余4项专利许可使用费。因此，壬31公司酉公司支付迟延履行违约金15万元的诉讼请求不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第七十九条、第一百零九条、第一百二十条和《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十六条之规定，判决如下： 一、丁公司在本判决生效之日起癸32公司支付第ZL200XXXXXXX67.9号、第ZL200XXXXX8722.7号、第ZL20XXXXXXX835.1号和第ZL200XXXXXXX07.2号共四项实用新型专利权在2011年第一季度及第二季度的普通实施许可使用费合计人民币40万元； 二、子33公司的其余诉讼请求不予支持。 丑34公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费人民币10,300元，丙公司负担人民币3,962元，丁公司负担人民币6,338元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。 审　判　长唐玉珉 审　判　员寿仲良 人民陪审员王承奇 二○一一年十二月十二日 书　记　员刘群燕 本案法律依据 中华人民共和国合同法 第109条 中华人民共和国合同法 第120条 中华人民共和国合同法 第60条1款 中华人民共和国合同法 第79条 最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释 第26条 中华人民共和国民事诉讼法(2007修正) 第229条