甲公司发明专利实施许可合同纠纷上诉案（(2010)浙知终字第269号）

甲公司发明专利实施许可合同纠纷上诉案 浙江省高级人民法院 民事判决书 (2010)浙知终字第269号 上诉人（原审被告）李某。 委托代理人（特别授权代理）盛某、诸骥平，某律师事务所上海分所律师。 被上诉人（原审原告）乙公司，住所地浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁市东西大道60KM）。 法定代表人夏某，董某。 委托代理人（特别授权代理）李某2，某律师事务所律师； 委托代理人王某，丙公司专利代理人。 上诉人李某因发明专利实施许可合同纠纷一案，不服浙江省嘉兴市中级人民法院（2010）浙嘉知初字第59号民事判决，向本院提起上诉。本院于2010年11月10日立案受理后，依法组成合议庭，并于同年11月23日公开开庭进行了审理。上诉人李某的委托代理人盛某、诸骥平，丁某（以下简称甲公司）的委托代理人李某2、王某2庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原判认定：2004年8月11日，李某向国家知识产权局申请“炉具盖板”发明专利，专利号为ZL200410053617.6，授权公告日为2006年10月25日。目前，该专利年费缴纳持续正常，为有效专利。2007年12月20日，甲公司与李某签订《专利实施许可合同》一份，约定：李某将其拥有的专利号ZL200410053617.6“炉具盖板”发明专利，戊公司实施，许可方式为独占许可；许可范围为在本专利的所有有效地域内制造、使用、许诺销售、销售；许可期限从合同生效之日至本专利的专利权失去效力之日止；许可方同时授予被许可方许可第三方实施本专利的权利，第三方的实施方式和范围由被许可方确定；专利许可使用费为32万元；合同自双方签字之日起生效。2008年3月4日，双方又签订《专利实施许可合同补充协议》一份，主要约定：一、本专利的许可方式是独占许可(专利权人本人生产普通传统嵌入式炉具、烤箱炉具盖板除外，己公司如由专利权人本人生产供货，被许可方不予追究)，备案合同为独占使用许可；二、专利许可使用费为32万元，合同签订后支付16万元整，合同正式备案完成后支付16万元整，许可方开具正式发票；三、许可方向被许可方提供全套专利文件及年费发票，被许可方并可保留全套专利文件及年费发票复印件一套。许可方保证每年按时交纳专利年费。四、合同双方任何一方发现侵权行为，应及时通知对方。五、许可方同时授予被许可方许可第三方实施本专利的权利，只适用于油烟机灶具消毒柜连体式组合灶具，其他使用范围由许可方同意后确定；六、许可期限至本专利有效期限结束；七、如合同双方发现其他方侵权行为时，由许可方和被许可方对侵权方进行交涉，或负责向专利管理机关提出请求或向人民法院提出诉讼(如由被许可方进行交涉所得赔偿许可方与被许可方四六分成，但扣除相关诉讼费用)；八、专利独占使用许可范围为排除普通传统嵌入式炉具、烤箱炉具盖板；九、双方违约的处罚与处理：双方鉴于专利合同后，被许可方必须在合同备案完成后三天内付清所有专利使用费，如违约，专利实施许可使用合同视为无效；并对被许可方的所付款许可方不予退回。许可方违约退回被许可方的支付款；并处罚违约金32万元整。同年2月2日，甲公司支付李某16万元。同年3月14日，专利实施许可合同在国家知识产权局备案，4月28日，国家知识产权局将备案合同送达给甲公司。同年4月30日，甲公司支付李某156760元。同年5月8日，庚公司开具了32万元的专利使用费发票。同年7月15日，甲公司向国家知识产权局缴纳本专利年费180元。2010年1月11日，辛公司未按双方约定履行合同义务，遂诉至法院，请求判令：1.确认双方专利许可实施合同解除；2.壬公司已支付的316760元不予退还；3.甲公司承担诉讼费用。 原审法院认为，本案系发明专利实施许可合同纠纷，双方签订的专利实施许可合同及补充协议系当事人真实意思表示，并不存在《中华人民共和国合同法》第五十二条所规定的无效情形，亦非可撤销的民事合同，故本案专利实施许可合同及补充协议合法有效，双方应严格予以履行。本案争议的主要焦点为：在专利实施许可合同及补充协议履行过程中，甲公司是否存在未按期足额支付许可使用费的行为，该行为是否导致本案专利实施许可合同及补充协议解除、不再继续履行的问题。首先，双方在补充协议中约定，“被许可方必须在合同备案完成后三天内付清所有专利使用费，如违约，专利实施许可合同视为无效，并对被许可方的所付款许可方不予退回”。虽然该条款中使用了“无效”一语，但合同无效一般限于《中华人民共和国合同法》第五十二条规定的情形，违约并不能产生合同无效的法律后果，从双方约定的主要内容来看，该“无效”的实质含义可以理解为双方在合同中约定，在合同成立以后，全部履行之前，癸公司未按时足额付款时，李某可以通过行使解除权而消灭合同关系，即李某可行使《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款所规定的约定解除权，李某在本案中亦主张约定解除，因此，本案关键是解除条件有否成就的问题。现双方一致确认，甲公司支付使用费的时间及金额为：2008年2月2日160000元，同年4月30日156760元，唯对于“合同备案完成”的理解及是否足额支付许可费存有争议。甲公司认为，子公司收到国家知识产权局的合同备案批准通知，即2008年4月28日，丑公司在同年4月30日支付余款，并未违反合同约定，合同应继续履行；李某则认为，根据国家知识产权局出具的专利实施许可合同备案表，合同的备案日期应为2008年3月14日，丑公司付款的时间已晚于合同约定，由此导致合同终止，不再继续履行 ，甲公司已支付的款项无需退回。对此，原审法院认为，第一，关于付款的时间问题，“合同备案完成”这一说法本身存在多种理解，李某提出，依照《国家知识产权局关于专利实施许可合同备案有关事项的通知》之规定，备案完成日应为受理备案申请的7个工作日，但这一规定系国家知识产权局对于其自身在办理合同备案时所提出的时间方面的要求，针对的对象为备案申请人，而本案的“合同备案完成后三天”系双方对许可费支付时间自行作出的约定，甲公司而言，其并非第一时间即能得悉备案的具体日期，并据此计算应支付许可费的日期。因此，甲公司寅公司的时间，即其知道备案完成的时间，具有一定的合理性。再者，本案中至关重要的是，李某在收到两笔许可费后，至本案诉讼之前，从未就此提出过任何异议，卯公司停止实施本专利，此足以表明，辰公司的付款时间。第二，关于付款金额的问题。巳公司分两次支付的款项共计316760元，但李午公司开具了金额为32万元的许可费发票；并且，关于差额部分3240元，甲公司亦作出了合理解释，称该款系代李某缴纳的专利年费，因当时认为此后的年费均与2008年年费180元相同，故以180元每年计算，18年的费用共计3240元，其为此还提供了2008年、2009年的专利年费交款凭证，而从李某自己提交的合同文本来看，在补充协议第三条确有一行划去的手写文字“专利年费由被许可方负责交纳，共计3240元”，未公司提供的文本上并无此内容，但结合李某开具的发票金额为32万元这一事实，申公司的上述说法，酉公司已无需再另行支付给李某，丑公司已全额履行了支付许可使用费的合同义务。综上，戌公司未按时足额支付许可费构成违约的主张，不能成立，补充协议所约定的解除条件并未成就。况且，依照《中华人民共和国合同法》第九十六条之规定，即便李某行使约定解除权，亥公司，合同自通知到达对方时方能解除，但李某在本案诉讼之前，甲23公司解除合同。综合上述两方面的理由，李某要求解除合同的请求不能成立，专利实施许可合同及补充协议应继续履行，相应地，李某提出的不予退回许可费的请求亦不能成立。综上，原审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条第二款、第九十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百二十八条之规定，于2010年8月20日判决：驳回李某的诉讼请求。本案案件受理费6100元，由李某负担。宣判后，李某不服，向本院提起上诉。 上诉人李某上诉称：1.涉案合同为附解除条件的合同，甲公司未按期足额支付专利许可使用费，根据合同法第四十五条的规定，双方签订的许可合同及补充协议已经自解除条件成就时失效；2.原判将“合同备案完成时间”乙24公司的时间错误，甲公司最迟应在2008年3月22日之前付清专利许可使用费，但至今未足额付清，故涉案合同约定的解除条件已经成就。综上，请求二审法院撤销原判，依法改判。 丙25公司答辩称：原判对合同条款的理解和认定具有事实和法律依据，对本案合同备案时间以及许可费是否足额付清的认定正确；涉案合同系双方真实意思表示，且经备案，应认定有效，甲公司并不存在违约行为。请求二审法院驳回上诉，维持原判。 二审期间，李某提供了200丁26公司戊27公司缴纳专利年费的记帐联和收据，拟证明2008年度的专利年费系李某缴纳。甲公司质证后认为，该证据系复印件，其真实性不予认可，且即使是真实的，己28公司替李某缴纳专利年费的事实。 甲公司提供了其企业名称变更的相关资料，拟证明2010年9月30日其企业名称由“庚29公司”变更为“乙公司”。李某质证后对该证据没有异议。 经审查，本院认为，李某提供的证据系复印件，其真实性无法确认，且即使该证据是真实的，能够证明其缴纳过2008年度专利费，辛30公司代其缴纳年费的事实。甲公司壬31公司企业名称变更的事实。 本院二审查明，2010年9月30日，甲公司的企业名称由“庚29公司”变更为“乙公司”。其余查明的事实与原判认定一致。 根据李癸32公司陈述的答辩意见，本院认为本案的二审争议焦点是：甲公司是否按合同约定期限足额支付了专利许可使用费，涉案合同是否解除。 子33公司未在合同约定的期限内付清专利许可使用费，本案合同因解除条件成就而失效。本院认为，双方在专利实施许可合同补充协议中约定：“被许可方必须在合同备案完成后三天内付清所有专利使用费，如违约，专利实施许可合同视为无效，并对被许可方的所付款许可方不予退回。”虽然该约定中使用了“专利实施许可合同视为无效”的字样，但根据《中华人民共和国合同法》第五十二条规定的合同无效情形，违约并不当然产生合同无效的法律后果。因此，从合同约束双方履约的本意以及李某在本案中主张合同约定解除的诉请理解，原审法院将该约定中的“无效”的实质含义理解为双方约定的合同得以解除的条件符合双方签订合同时的本意以及相关法律规定。至于双方丑34公司支付的156760元使用费是否符合合同约定的期限和金额，甲公司认为根据专利实施许可合同备案流程签发单，其系在4月28日收到备案批准通知，4月30日支付使用费并未违反合同约定；李某则认为根据国家知识产权局出具的专利许可备案合同备案表显示涉案专利许可合同的备案日期为2008年3月14日，甲公司逾期且未足额支付专利许可使用费构成违约。本院认为，涉案合同约定的“合同备案完成后三天”系缔约双方自行设定的义务，甲公司在收到备案批准通知前不可能知晓备案日期，因此以国家知识产权局备案表中的日期作为甲公司的履约期限过于苛求。甲公司将其理解为收到备案批准通知的日期符合双方真实意思表示，具有一定的合理性，丑公司的付款期限并未违反合同约定。寅35公司的付款金额问题，本院认为，甲公司两次实际支付的款项共计316760元，与涉案合同约定的许可费320000元，存有3240元的差额。甲公司对该差额部分解释为代李某支付18年每年180元的专利年费，并提供了缴费凭证，卯36公司的许可费发票为320000元，从未对此提出异议，辰37公司已按期足额支付专利许可使用费，涉案合同的解除条件并未成就。李某就此提出的上诉理由不能成立。 综上，本院认为，甲公司与李某签订的专利实施许可合同及补充协议系双方真实意思表示，也未违反法律规定，应认定有效，双方均应严格依约履行。巳38公司已在约定期限内足额支付了专利许可使用费，履行了相应的合同义务，故涉案合同约定的解除条件并未成就。李某就此提出的上诉理由不能成立，不予支持。原判认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费6100元，由李某负担。 本判决为终审判决。 审　判　长　王亦非 代理审判员　周某 代理审判员　伍某 二○一一年一月十四日 书　记　员　郝梦君 本案法律依据 中华人民共和国合同法 第45条 中华人民共和国合同法 第52条 中华人民共和国合同法 第60条 中华人民共和国合同法 第93条2款 中华人民共和国合同法 第96条 国家知识产权局关于专利实施许可合同备案有关事项的通知[失效] 中华人民共和国民事诉讼法(2007修正) 第128条 中华人民共和国民事诉讼法(2007修正) 第153条1款1项 更多